1.    공공연구개발 계약 및 결과물 기술이전 계약 

 

(1)   피고 회사와 임상의 원고는 국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권을 공동명의로 출원, 등록하여 공동으로 소유하되 그에 대한 독점적 전용실시권은 피고에게 귀속한다. 피고의 독점적 전용실시권은 제3자에게 재실시권 또는 질권 설정을 허락할 수 있는 권리를 포함한다.

 

(2)   국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.

 

(3)   임상의 원고는 계약기술의 연구과정에서 얻은 모든 기술과 노하우를 피고 회사에게 이전하여야 한다.

 

(4)   피고 회사는 임상의사 원고로부터 이전 받은 기술과 노하우를 바탕으로 계약제품의 대량생산 조건의 최적화에 필요한 추가연구를 수행하여 계약기술을 상업화한다.

 

(5)   피고 회사는 계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 하며 피고의 책임하에 계약제품의 제조 및 판매에 필요한 허가 등록을 취득하여야 한다.

 

2.    피고회사의 개발 중단 결정 및 상업화 적극 노력 조항 위반 여부

 

(1)   피고 회사가 복합제의 개발을 중단할 당시 피고에게 복합제를 상업화할 의무가 발생하였다고 보기 어려우므로, 상업화의무가 발생하였음을 전제로 한 주장은 이유 없다.

 

(2)   복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다.

 

(3)   계약서에서 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 한다고 규정하여계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우를 상업화의무의 전제로 하고 있다. 계약서에서 정액기술료를 신약개발의 각 단계별로 나누어 규정하고 있다.

 

(4)   제약회사는 신약개발의 일환으로 실시하는 임상시험을 신약의 안전성, 유효성 이외에 개발하고자 하는 의약품의 장래 시장성, 해당 제품의 사업성을 검토ㆍ확인하면서 계속 진행할지 조기 종료할지 등을 결정하게 된다.

 

(5)   임상시험 과정에서 그 상업적 가치를 판단하여 복합제의 개발 중단 여부를 결정할 수 있고, 그와 같은 피고의 결정은 경영상 판단에 속한다.

 

(6)   따라서 복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다

 

3.    피고회사의 개발중단 및 특허료 불납, 특허권 유지 조항 위반 책임   

 

(1)   계약서에서 국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.’고 규정하고 있다. 위 조항에서 특허권 유지 비용을 피고가 부담한다고 정하고 있으나, 특별한 사정이 없는 한 특허권을 유지하는 데 연차료 납부 외에 별다른 노력이 필요하지 않다는 점을 고려하면, 피고의 특허권 유지비용 부담의무는 곧 특허권 유지의무를 의미하는 것으로 보인다.

 

(2)   피고가 원고에게 아무런 통지 없이 이 사건 해외특허에 대한 연차료 납부를 중단하여 이 사건 해외특허에 대한 원고의 권리(1/2지분)가 모두 소멸하였으므로, 피고는 이 사건 해외특허와 관련한 특허유지의무를 불이행에 따른 손해배상책임이 발생하였다고 봄이 상당하다.

 

4.    기술이전 회사의 특허료 불납으로 인한 손해배상 액수 산정

 

(1)   감정인의 특허기술 가치평가액 국내특허 약 16억원, 해외특허 약 2900억원

 

(2)   특허법원 판단: 사안의 성질상 구체적인 손해액을 증명하는 것이 매우 어려운 경우에 해당한다. 따라서 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 손해액을 정하기로 한다.

 

(3)   특허법원 인정 손해액 27천만원: 이 사건 특허의 가치는 특허를 등록하기까지 기술개발 등으로 소요된 비용이라고 할 것인데, ① 여기에는 원고가 진료기록을 작성하기 위하여 소요한 노력과 비용, 피고가 지출한 전임상시험 비용792,244,374원 및 정액기술료 250,000,000원 등이 포함되어 있는 점, ② 그리고 피고는 전임상시험 실시와 정액기술료 지급 합계 약 10 5천만 원 상당을 지출하고 특허 중 1/2 지분 및 독점적 전용실시권을 취득하였던 점, ③ 이와 함께 원고와 피고가 각각 이 사건 특허 등록을 위해 기여한 정도와 원고가 이 사건 등록특허 중 소멸된 미국, 중국, 일본 특허에 대한 손해배상을 구하고 있는 점들을 종합하면, 피고의 특허유지의무 불이행으로 인하여 원고가 입은 손해액을 270,000,000원으로 봄이 상당하다

 

(4)   판단기준 법리: 손해배상책임이 인정되는 경우 법원은 손해액에 관한 당사자의 주장과 증명이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 증명을 촉구하여야 하고, 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리ㆍ판단하여야 한다. 한편 채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생사실이 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행이나 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 적당하다고 인정되는 금액을 손해의 액수로 정할 수 있다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2018301336 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2024. 4. 17. 선고 202310174 판결

 

KASAN_공동연구개발, 기술이전계약 파탄 및 손해배상책임, 임상의사와 제약회사의 복합제 신약 공동개발계약, 회사의 개발중단, 상업화노력, 특허유지 위반 및 손해배상책임 특허법원 2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 7. 13:22
:

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   공동연구개발, 성과물 이 사건 기술정보 공유 상황

(2)   원고와 피고가 공동으로 보유하는 영업비밀이고, 원고와 피고 사이에 이 사건 기술정보의 사용에 관한 다른 약정이 없음

(3)   쟁점: 영업비밀 공유자 중 일방의 동의 없는 다른 일방의 사용행위가 다른 동의자의 영업비밀 침해에 해당하는지 여부

 

2.    법원의 판단 요지

 

(1)   원심 판결요지: 공동보유자인 피고가 영업비밀성을 상실하게 하지 않는 이상 원고의 동의 없이 이 사건 기술정보를 사용할 수 있는데, 피고는 영업비밀성을 유지하면서 이 사건 기술정보를 사용하였으므로 원고와의 약정 위반이라고 볼 수 없고 ()목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였음

(2)   대법원 판결요지: 영업비밀 침해 불인정

 

3.    대법원 판결 요지

 

(1)   이 사건 기술정보는 원고와 피고 모두가 실질적으로 기여하여 개발한 것으로 그 귀속에 관한 다른 약정이 없는 한 원고와 피고에게 공동으로 귀속된다고 볼 수 있고,

 

(2)   이 사건 기술정보는 원고 또는 피고를 통하지 않고서는 통상 입수할 수 없고 이를 사용하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있으며 원고와 피고가 비밀로 관리하여 온 것이므로 원고와 피고가 공동으로 보유하는 영업비밀에 해당하며,

 

(3)   이 사건 비밀유지서약서에서 정한 원고의 기업비밀에 원고와 피고가 공동으로 개발한 정보까지 포함된다고 보기는 어려워 위 비밀유지서약서를 근거로 영업비밀인 이 사건 기술정보가 원고에게 단독으로 귀속된다고 할 수는 없고,

 

(4)   원고와 피고는 공동으로 보유하는 영업비밀인 이 사건 기술정보의 사용 방법, 사용처 등 사용제한에 관하여 별도의 약정을 하지는 않아, 피고가 이 사건 기술정보를 반드시 원고에게 공급하는 제품의 제작에만 사용하여야 한다거나 원고의 동의를 받고 사용할 의무를 부담한다고 볼 수 없고, 피고의 행위로 인하여 이 사건 기술정보의 영업비밀성이 상실되는 등으로 원고에게 유·무형의 손해가 발생할 가능성이 있다고 단정할 수 없어 영업비밀 보유자인 원고의 경쟁력이 손상될 위험이 있다고 보기도 어려우므로,

 

(5)   결국 피고가 부정한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 입힐 목적으로 이 사건 기술정보를 사용하였다고 볼 수는 없다는 이유로, 피고의 이 사건 기술정보 사용행위는 ()목 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다.

 

(6)   구성요건 목적 판단기준: 구 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제3 ()목은 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위를 영업비밀 침해행위로 규정하고 있다[이하 ‘()목 영업비밀 침해행위라 한다]. 수인이 영업비밀을 공동으로 보유하는 경우에도 그 보유자 중 계약관계 등에 따라 다른 보유자에 대하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 다른 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하였다면 다른 보유자와의 관계에서 ()목 영업비밀 침해행위가 성립할 수 있다. 위와 같은 목적이 있는지 여부는 행위자의 업종, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 행위자의 다른 보유자에 대한 의무의 내용과 범위, 다른 보유자의 경쟁력 손상 위험 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.

 

첨부 대법원 2024. 11. 20. 선고 2021278931 판결

 

KASAN_공동연구개발 성과, 영업비밀 공유 상황에서 일방적 사용행위 영업비밀침해 분쟁 - 불인정 대법원 2024. 11. 20. 선고 2021다278931 판결.pdf
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대법원 2024. 11. 20. 선고 2021다278931 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 7. 13:22
:

 

실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_블록버스터 바이오신약 PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 7. 13:21
:

 

1.    디자인 보호법 규정

 

2(정의) 1: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

92(디자인권의 효력)디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”

93(등록디자인의 보호범위)등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”

 

디자인은 물품을 눈으로 볼 때 미감을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 유사한 디자인에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.

 

2.    디자인 유사판단 법리

 

디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 20123794 판결).

 

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013202939 판결 등 참조).

 

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 201012633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

 

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 951135 판결, 2006. 6. 29. 선고 20042277 판결 등

 

3.    디자인 유사판단 법리의 실무적 함의

 

대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 보는 사람이 느끼는 심미감이라는 표현을 미감과 인상과 동일한 의미로 사용합니다.

 

심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다()는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 미감과 인상의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.

 

결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power , 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는() 어떤 감정, 특성, (), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.

 

4.    핵심 쟁점 유사여부를 판단하는 자 

 

디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.

 

특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 20021218 판결에서 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.

 

그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.

 

이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.

 

KASAN_디자인모방 판단기준 - 디자인보호법 규정, 등록디자인의 보호범위, 디자인 유사 판단기준, 판결 및 실무적 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 7. 10:15
:

 

1.    특허권의 권리범위해석 법리

 

(1)   특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적ㆍ배타적인 실시권을 부여할 수 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 등 참조).

 

(2)   등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 20025514 판결 등 참조).

 

(3)   특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 20072827 판결 참조).

 

(4)   특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다. 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ삭제ㆍ변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 981013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 20061452 판결, 대법원 2011.4.28. 선고 20102178, 대법원 2012. 9. 13. 선고 20121644 판결 등 참조).

 

2.    특허법원 판결요지

 

(1)   구체적 사안 - 선행발명 4가 특허법 제29조 제3항의 다른 특허출원에 해당하는지 여부 - 특허법 제29조 제3항은, 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 출원되고(1), ② 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조 제3항에 따라 등록 공고된(2) ‘다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 다만 그 단서로, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

 

(2)   선행발명 4는 제29조 제3항의 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원에 해당한다. 그러므로 선행발명 4의 발명의 설명 및 도면을 기초로 하여 이 사건 특허발명과의 동일성 여부를 판단한다.

 

(3)   특허권자 원고의 주장과 같이 이 사건 특허발명의 돌출편(11)하우징(1)과 일체로 연장되어 형성되어 있는 것으로 한정하여 해석한다 하더라도, 아래 사항들을 종합하면 위 차이점은 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ변경등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 미세한 차이에 불과하다. 이 사건 제1항 발명의 LED 바닥 신호등은 그 구성요소의 전부가 선행발명 4의 대응구성과 실질적으로 동일하여 양 발명은 서로 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제3항에 위배된다.

 

(4)   이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원 규정에 반하여 특허가 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2025. 1. 9. 선고 202412739 판결

 

KASAN_공지기술 또는 확대된 선원 발명과 동일한 등록특허의 권리범위해석 – 권리범위 부정 특허법원 2025. 1. 9. 선고 2024허12739 판결.pdf
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특허법원 2025. 1. 9. 선고 2024허12739 판결.pdf
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작성일시 : 2025. 2. 7. 09:52
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