부정경쟁__글190건

  1. 09:42:59 [디자인분쟁] 디자인등록 무효심판 – 공지요소 포함 디자인의 유사판단 + 공통되는 공지부분과 디자인의 요부 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2018허1486 판결
  2. 2018.07.11 [영업비밀침해] 미국회사 AMSC vs 중국회사 Sinovel 풍력발전기술 영업비밀 침해사건 Sinovel에 대한 총 US$59 million (약6백억원) penalty 판결 뉴스
  3. 2018.07.10 [디자인분쟁] 디자인 유사 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결
  4. 2018.07.10 [특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668 판결
  5. 2018.07.10 [특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술적 의미 불인정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결
  6. 2018.07.10 [특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해당 없음 + 일사부재리 적용 부정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결
  7. 2018.07.10 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 + 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 + 권리범위에서 의식적 제외 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결
  8. 2018.07.09 [특허분쟁] 발포우레탄폼 쿠션화장품 특허의 무효심판 사건 - 대법원 심리불속행 상고기각 판결 + 특허법원 진보성 불인정 판결 확정 뉴스
  9. 2018.07.05 [특허분쟁] 권리범위확인심판 균등여부 판단 – 과제 동일 but 과제의 해결원리가 동일하지 않음 + 균등 불인정: 대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결
  10. 2018.07.04 [특허분쟁] 엑시머 램프 소극적 권리범위확인심판 + 균등침해 판단: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2016허7589 판결
  11. 2018.07.03 [특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 + 특허발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결
  12. 2018.07.03 [디자인분쟁] 화장품 용기 디자인의 유사 판단 + 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결
  13. 2018.07.02 [상표분쟁] 선사용권 항변 및 선사용 사실여부 판단 : 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결
  14. 2018.07.02 [상표분쟁] 도산 상황의 회사소유 상표권 양도이전 계약 – 사해행위 및 대표이사의 권한남용행위 + 계약무효: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나1650 판결
  15. 2018.06.25 [영업비밀소송] 미국 Lex Machina 통계자료 – 영업비밀침해소송 판결의 승패비율 vs 특허소송 통계와 비교
  16. 2018.06.25 [특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 + 국외 완성품 조립 및 사용 + 국외행위로 인한 Lost Profit 근거 손해배상 인정: 미연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결
  17. 2018.06.22 [상표분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 “AMERICAN UNIVERSITY”의 식별력 판단 – 새로운 식별력 형성 여부 판단기준: 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결
  18. 2018.06.21 [부정경쟁행위] 사업상 아이디어, 기술정보 탈취방지목적 신설 (차)목의 부정경쟁행위 조항
  19. 2018.06.20 [상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례: 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결
  20. 2018.06.15 [실질적유사판단] 저작권침해 판단과 대비하는 두 저작물 사이의 실질적 유사성 판단기준
  21. 2018.06.15 [병행수입분쟁] 전자담배상품을 수입하여 인터넷쇼핑몰에서 판매 + 검찰에서 가품으로 판단하여 상표법위반 혐의로 약식기소 + 법원 진정상품 병행수입으로 인정 – 무죄 판결 사례: 울산지..
  22. 2018.06.14 [디자인유사판단] 디자인 유사판단 사례 몇 가지
  23. 2018.06.14 [디자인침해분쟁] 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준의 구분 - 미국 CAFC 판결
  24. 2018.06.14 [디자인침해분쟁] 디자인 유사여부 판단: 특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016허7503 판결
  25. 2018.06.14 [디자인유사판단] 등록디자인의 보호범위 및 디자인 유사 판단기준
  26. 2018.06.08 [디자인침해분쟁] 타이어디자인 침해여부 – 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기준 - 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결
  27. 2018.06.08 [상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 + 출처의 오인, 혼동 가능성 인정 + 공보가주 수입판매금지가처분: 서울중앙지방법원 2018카합20439 결정
  28. 2018.06.08 [서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결
  29. 2018.06.08 [상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결
  30. 2018.06.07 [사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용 부정경쟁행위 적용범위 – 단서 조항 관련 실무적 포인트

 

 

2. 해당분야의 공지 디자인

 

3. 판단기준 법리

디자인 유사 여부를 판단할 때 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하고 이것을 관할하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000129 판결 등 참조).

 

그 구성요소 중 공지형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2005. 6. 10. 선고 20042987 판결 등 참조).

 

양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일 또는 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 동일 또는 유사하다고 할 수 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 20031666 판결 등 참조)

 

4. 구체적 사안의 판단 비유사 + 등록무효 불인정 

양 디자인의 공통점은 다음과 같다. ①양 디자인은 모두 몸체 패드가 일정한 두께로 형성되고 전체적으로 반원형의 아치 형상으로 치아의 윗니와 아랫니가 안착되는 받침부를 중심에 두고 내·외측 가드가 그 상하부 내·외측의 테두리를 따라 전면부로 갈수록 높아지게 형성되어 있다. ②양 디자인은 외측 가드 전면부 중심에 3개의 통기공이 형성되어 있고, 그 상·하단 중앙에 ‘V' 홈이 몸체부의 안쪽으로 형성되어 있다. ③ 양 디자인은 상부 외측 가드가 그 하부 외측 가드보다 돌출되어 단차를 형성하고 있다. ④ 양 디자인은 내측 가드의 안쪽에 혀를 삽입할 수 있는 타원형의 반구형상의 혀 탭(tongue tag)를 형성하고 있다.

 

양 디자인의 차이점: ①전면부에 있어서, 이 사건 등록디자인은 과 같이 전체적으로 모서리가 둥근 사각형의 형상을 띄고 있고, 중앙의 큰 타원형 통기공과 그 좌·우에 각 작은 통기공을 형성하고 있다. 반면, 선행디자인은 ‘’와 같이 전체적으로 각진 사각형 형상을 띄고 있고, 모서리가 둥근 사각형 모양의 크기가 같은 3개의 통기공을 형성하고 있다.

 

②배면부에 있어서, 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 전체적으로 모서리가 둥근 사각형의 형상을 띄고 있고, 하부에 전면부의 'Λ' 홈을 그대로 유지하고 있고, 그로 인해 하부의 중심부가 살짝 위로 튀어나와 두 개의 반타원형으로 이루어진 혀 탭의 하부를 형성하고 있다. 반면, 선행디자인은 ‘’와 같이 전체적으로 모서리가 둥근 사각형의 형상을 띄고 있고, 하부에 'Λ' 홈을 형성하지 않고 있고, 그로 인해 하나의 반타원형으로 이루어진 혀 탭의 하부를 형성하고 있다.

 

③측면부에 있어서 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 상·하부의 외측 가드가 전체적으로 완만한 곡선으로 유선형에 가까운 형상을 띄고 있고, 상·하부의 외측 가드의 단차가 비교적 크다. 반면, 선행디자인은 ‘’와 같이 상부의 외측 가드의 경우 각진 급격한 경사를 이루고 있고, 하부의 외측 가드의 경우 둥근형의 경사를 이루고 있으며, 상·하부의 외측 가드의 단차가 비교적 작다.

 

공통점 ① 내지 ④의 경우 이 사건 등록디자인 및 선행디자인 출원 전에 이미 공지되어 있었고, 턱관절 교정기의 착용형태 등을 고려할 때 전면부의 형상 및 통기공의 형태와 크기가 가장 눈에 잘 띄는 부분인데 양 디자인은 이 부분에 있어 그 형상이나 크기가 달라 전체적인 심미감의 차이가 있다. 따라서 디자인보호법 제33조 제1항의 무효사유가 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20181486 판결

 

KASAN_[디자인분쟁] 디자인등록 무효심판 – 공지요소 포함 디자인의 유사판단 공통되는 공지부분과 디자인의 요

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2018허1486 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 09:42
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미국기업 AMSCwind turbine 영업비밀을 중국기업 Sinovel에서 불법적 유출하여 획득하였다는 혐의로 민형사 소송이 2013. 6.경 미국에서 시작되었습니다. 아래 연구원과 직원도 기술유출 혐의자로 같이 피소되었습니다. Su Liying, Sinovel’s Deputy Director of Research and Development Department; Zhao Haichun, a technology manager for Sinovel; Dejan Karabesevic, a former employee of AMSC Windtec Gmbh, a wholly-owned subsidiary of AMSC.

 

미국수사기관의 조사를 거쳐 Sinovel의 기술유출혐의를 인정하였고, 민사재판에서도 영업비밀침해 책임이 인정되었습니다. 그 결과 미국지방법원은 2018. 7. 최종적으로 Sinovel에서 AMSC에게 전보배상 $57.5 million 합의금 + 미국정부에 대한 벌금 (fine) $1.5 million, 총액 US$59 million (6백억원)을 지급하는 것으로 사건을 종결하였다는 뉴스입니다.

 

KASAN_[영업비밀침해] 미국회사 AMSC vs 중국회사 Sinovel 풍력발전기술 영업비밀 침해사건 Sinove

 

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작성일시 : 2018.07.11 09:21
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1. 등록디자인과 선행디자인의 비교

 

 

2. 판결요지 심미감 유사 + 디자인등록 무효심결 유지 

두 대상물품은 모두 과일을 보관하기 위한 덮개를 의미하는 점에서 실질적으로 동일하다.

 

두 디자인의 유사 여부를 대비하면 이 사건 등록디자인은 상부면에 8개의 구멍이 있으나, 선행디자인 1은 상부면에 6개의 구멍만 있고, 이 사건 등록디자인의 상부면은 단차가 비스듬하여 형상으로 꺽여진 반면, 선행디자인은 상부면으로부터 하부면으로 거의 수직으로 내려온다. 이와는 반대로 이 사건 등록디자인의 하부면은 수직으로 내려오나, 선행디자인은 비스듬하게 내려오는 형상이다. 또한 이 사건 등록디자인의 돌기는 직경이 일정한 원통형인 반면, 선행디자인의 돌기는 위로 갈수록 직경이 작아지는 원뿔 형상이다.

 

그러나 판매하려는 과일의 종류나 과일상자의 크기에 따라서 구멍의 개수나 배열을 달리할 수 있는 점, 나머지 차이점들은 대상물품의 가장자리 쪽에 위치하고 있어 자세히 보지 않으면 그 차이를 구분하기 어려워 전체적인 심미감에 영향을 미친다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20181950 판결

 

KASAN_[디자인분쟁] 디자인 유사 판단 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결.pdf

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 13:25
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1. 출원발명의 요지

 

 

 

쟁점: 선행발명 1 내지 4에 의한 출원발명의 진보성 여부

 

2. 복수의 선행발명 결합과 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무 판단은 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결 등 참조).

 

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별의 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

 

그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 20053284 판결 등 참조).”

 

3. 구체적 판단

차이점 (1): 특허발명은 반으로 접히는 직사각형 필터와 그 상하부에 각 위치하는 두 개의 삼각형상의 필터에 의하여 호흡공간을 형성하나 선행발명 1은 상하부 각 한 쌍의 삼각형 패널 즉 총 네 개의 삼각형 패널로 피라미드 형상의 호흡공간을 형상하고 있다. 즉 특허발명은 삼각형상 필터들 사이에직사각형 필터 중앙부가 부가된 것이다. 그런데 이는 선행발명 1에다가 선행발명 2에 나타난 사각형상의 필터인 몸체부와 그 상하면에 일체로 형성된 대략 삼각형상의 상부 및 하부파트의 구성을 결합하여 극복할 수 있다.

 

차이점 (2): 특허발명은 첩부(발라서 붙임) 방식으로 탄성 재료를 고정하나 선행발명 1은 스테이플러로 고정한다. 그런데 특허발명은내측에 스펀지체를 첩부하여라고만 기재하여 구체적 방법을 명시하지 않았고, 선행발명 1은 명세서에서 스테이플러 외의 다양한 고정 수단들이 사용될 수 있음을 시사하고 있다. 따라서 통상의 기술자는 통상적으로 사용될 수 있는 고정 수단을 채용하여 이를 극복할 수 있다.

 

차이점 (3): 특허발명은 상하부 삼각형상 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치하나 선행발명 1에는 이러한 구성이 없다. 그런데 선행발명 4에는 코 주변의 폴드 라인을 용접에 의하여 형성할 수 있고 용접에 의하여 형성된 모서리부가 강성을 가진다는 기술적 사상을 내포하고 있고, 따라서 선행발명 1을 기초로 선행발명 2 4를 결합함으로써 차이점 (3)도 극복할 수 있을 것이다.

 

 

그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1을 기초로 선행발명 2, 4를 결합하여 용이하게 제1항 발명에 이를 수 있고, 1항 발명은 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고 현저한 효과도 인정되지 않는다. 따라서 청구항 1은 진보성이 부정되고, 하나의 항에 거절이유가 있는 특허출원은 그 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없어 등록이 거절되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20176668 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 12:30
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흥미로운 내용이고 매우 중요한 판결로 생각합니다. 특허청 심사관 및 심판원의 입장과 달리 판단한 특허법원 판결을 대법원에서 그대로 유지될지 그 귀추가 주목됩니다. 특허법원 판결문 중 그 해당부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

선행발명 2야생 녹차밭에 자생하는 고욤나무 잎을 채취하여 증차로 만든 감잎차를 판매하는 사람이 자기의 네이버 블로그에 자기가 생산ㆍ판매하는 고욤나무 잎차를 광고하기 위하여 게재한 글로 보인다. 이처럼 개인 인터넷 블로그에 게재된 광고성 글인 선행발명 2에는 고욤나무 잎차의 효능에 관하여 아무런 근거 없이비타민 C 다량함유로 레몬의 20배 이상입니다. 칼슘과 타닌 성분이 함유되어 있습니다. 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다. 질병의 저항력을 높이고 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 어린이, 임산부, 여성의 피부미용에 좋다고 합니다.”라고 하여 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, 선행발명 2의 작성자가 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 그러한 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니다.

 

또한, 선행발명 2의 작성자가 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아닌 것으로 보이며, 달리 선행발명 2에 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 신뢰할만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니하다.

 

따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, 선행발명 2는 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에는 부족하다고 봄이 타당하다.

 

명세서 중 발명의 설명에 고욤나무 열매가 전통의료 분야에서진정제, 진해제, 항균제, 항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완화제, 영양제 및 해열제로 사용되었다거나설사, 마른기침, 고혈압을 치료하는 데 사용되었다는 취지의 기재가 있으나, 이러한 고욤나무 열매의 약리적 적응증과 선행발명 2에 기재된 고욤나무 잎차의 약리적 적응증이 다른 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 출원발명의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보인다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177937 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 11:30
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1. 사안의 개요

특허발명에 대해 진보성 흠결로 인한 무효심판 + 청구인용 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기 + 청구기각 및 판결확정 + 무효심결 확정

 

그 후 동일한 특허에 대해 신규성 흠결로 인한 무효심판 청구 + 특허심판원 일사부재리위반 및 청구각하 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기

 

2. 특허법원 판단요지

구 특허법 제163조는이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결, 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 참조).

 

종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 20001177 판결 등 참조).

 

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177005 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 10:30
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

2. 출원심사경과 보정 및 의견서 주장 내용

특허발명의 최초 출원 당시의 청구항 1에 의하면, “지지대는 연결바의 회전에 따른 연결바의 하강에 따라 높이가 조절되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 지지대의 형상에 대해서는 아무런 한정사항이 기재되어 있지 않았다. 따라서 보정 전 1항 발명의 권리범위에는 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인구성요소 6과 같은 사각형 막대 형태의 지지대도 포함되었다고 봄이 상당하다.

 

그 후 특허청 심사관은 특허발명의 출원인이었던 원고 오경근에게, 보정 전 1항 발명과 선행기술에 게재된해체가 용이한 슬라브 거푸집 지지바는 거치대와 연결플레이트, 지지대, 서포터, 장공이 형성되어 연결플레이트와 지지대에 핀 결합되는 연결바를 포함하는 슬레브 거푸집의 지지구조의 구성이라는 점에서 동일하여 선행기술으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것에 불과하므로 보정 전 1항 발명의 진보성을 인정할 수 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 그런데 선행기술의 도면에 의하면, 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인대상발명의 지지대와 같은사각형 막대 형태임을 알수 있다.

 

그러자 출원인은, 보정 전 1항 발명에지지대의 양단 하부는 모따기되되를 추가하고, 과제해결수단항목과발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목에지지대 양단 하부는 모따기되되를 추가하였으며, 나아가발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목 중 지지대에 관하여, “지지대의 양단 하부는 모따기 할 수 있으며지지대의 양단 하부를 모따기하며로 변경하여, 결과적으로 모따기 구성이 선택적으로 기재되어 있는 것을 필수적인 것으로 변경하는 보정서를 제출하였다.

 

또한 출원인은 위 보정서를 제출함과 동시에 지지대 양단 하부가 모따기되어 있는 구성 및 그 효과가 기재되어 있는 의견서를 제출한 결과 특허발명은 특허결정되었다.

 

위와 같은 1항 발명의 출원 경과 등에 비추어 보면, 출원인은 1항 발명의 출원과정에서 심사관이 제시한 양단 하부가 모따기 되지 않은 지지대를 가진 선행기술을 의도적으로 회피하기 위하여 그 형상을 차별화하여지지대 양단 하부를 모따기 한 것으로 한정하여 위 부분이 이 사건 특허발명의 핵심 기술 중 하나임을 강조하여 특허등록을 받았다고 봄이 상당하다.

 

3. 권리범위에서 의식적 제외 균등론 적용 배제

확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되지 않은 사각형 막대 형태의 지지대는 특허발명의 최초 출원 당시의 청구범위에 포함되었다가 출원과정에서 특허청 심사관이 의견제출통지에 제시한 선행기술을 회피하기 위하여 출원인이 의도적으로양단 하부가 모따기 된 사각형 막대 형태의 지지대로 변경하여 그 구성을 배제시킴에 따라 청구범위에서 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이처럼 의식적으로 제외된 구성과 같은 확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되어 있지 않은 사각형의 막대 형태의 지지대는 구성요소 6과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20177432 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 권리범위에서

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 09:23
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1. 특허발명의 개요

특허권자: ()아모레퍼시픽, 특허 제10-1257628, 발명의 명칭 "화장료 조성물이 함침된 발포 우레탄 폼을 포함하는 화장품" 독립 청구항 - "화장도구에 묻혀 사용하는 화장료 조성물이 함침된, 에테르폴리머 타입이고 망상형 구조를 가지는 발포 우레탄 폼을 포함하는 화장품"

 

발명의 개요: 분말인 파운데이션 제제와 수분크림 에멀젼이나 에센스는 서로 다른 물성으로 인해 함께 섞으면 파운데이션이 수분과 분리되어 뭉치거나 불균일하게 분포되는 상황이 생기는 문제점.

 

해결방안 - 쿠션 기술: 스폰지 같은 발포우레탄폼을 활용하여 파운데이션 분말이 수분을 공급하는 에센스 성분과 잘 섞여 있는 상태에서 오랜 기간 건조되지 않고 용기에 보관될 수 있게 함. 발포 우레탄폼은 종래에는 통상 에스테르폴리머(폴리에스테르)로 만들었는데 화장품액에 오랜 시간 함침되면 바스러지는 문제점 있음.

 

특허발명은 발포우레탄폼을 종래의 에스테르폴리머가 아닌 에테르폴리머를 선택 사용함. 에테르폴리머는 오랜시간 화장품액에 함침되어도 바스러지지 않고 안정적으로 화장품액을 유지하는 효과 있음. 아래 비교 사진과 같은 구조의 차이점도 존재함

 

2. 특허심판원 심결 진보성 인정

 

3. 특허법원 20168667 판결: 특허발명의 진보성 부정 + 심결취소 판결 

특허발명과 선행발명을 비교하면, 선행발명에서는 발포 우레탄 폼을 에테르 폼으로 한정하고 있는 특허발명과는 달리 발포 우레탄 폼의 종류를 구체적으로 한정하고 있지 않았고(차이점 1), 선행발명에서는 발포 우레탄 폼이 망상형 구조를 갖는 것으로 한정하고 있는 특허발명과는 달리 단지 오픈 셀 구조를 갖는다고 기재하고 있다(차이점 2).

 

차이점 1에 관하여, 특허발명의 발명자들이 에스테르 폼 타입의 함침재가 부서지는 문제를 처음으로 발견하여 에스테르 폼 대신 에테르 폼을 선택하여 이를 해결하였다고 하더라도,

 

위와 같은 기술적 과제는 화장품 업계가 오랫동안 해결하지 못한 문제나 기술적 장애나 편견이 있었음에도 해결하지 못한 기술적 과제로 보이지 않는 반면,

 

특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 보았을 때 선행발명으로부터 통상의 기술자가 선택할 가능성이 상대적으로 높았거나 적어도 상당한 정도였다고 평가할 수 있는 에테르 폼을 선택한 것에 불과하고 그 효과도 그와 같이 선택하는 경우 예상되는 정도를 넘지 않는 것으로 평가되는 특허발명이 선행발명의 발포 우레탄 폼 중에서 에테르 폼을 선택한 것을 두고 통상의 창작능력을 넘는 기술적 사항의 창작으로서 고도한 것이라고 평가하기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하고 선행발명으로부터 구성요소를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

차이점 2에 관하여, 오픈 셀 구조를 선택할 것인지 망상형 구조를 선택할 것인지는 통상의 기술자가 화장료 조성물을 더 균일하게 함침시키기 위한 필요성의 정도, 비용 등을 고려하여 필요에 따라 선택할 수 있는 정보에 불과하다고 할 것이다. 따라서 통상의 기술자가 차이점 2를 극복하고 선행발명으로부터 구성요소를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

또한 통상의 기술자가 선행발명의 발포 우레탄 폼 중 에테르 폼을 선택할 것인지, 에스테르 폼을 선택할 것인지의 국면에서 선행발명을 참고하여 용이하게 에테르 폼을 선택할 수 있다고 할 것이다.

 

결국 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.”

 

4. 대법원 201810596 판결: 심리불속행 상고기각 판결 - 특허법원 판결 확정

 

KASAN_[특허분쟁] 발포우레탄폼 쿠션화장품 특허의 무효심판 사건 - 대법원 심리불속행 상고기각 판결 특허법원

 

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작성일시 : 2018.07.09 09:21
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1. 판단기준 법리

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

2. 특허발명과 확인대상발명의 구성상 차이점

특허발명 - ‘층상 배수 배관 시스템을 설치하기 위한 세면욕조실 시공방법 및 그 세면욕조실

 

청구범위 제1항 중 구성요소 2, 3, 5 ‘L자형 접속관과 바닥 하수관으로 이루어진 바닥 배수관 장치를 기초 콘크리트 바닥 내부에 설치하는 단계 및 L자형 접속관 상면에 다수개의 작은 구멍이 천공된 취수구를 설치하는 단계

 

확인대상발명 중 대응하는 구성요소는배수연결배관, 천공 연결관, 천공 연장관, 밀봉관을 포함하여 구성되는 배수배관장치를 기포콘크리트 층(1항 발명의 기초 콘크리트 바닥 상부에 위치한 바닥 마감재에 대응하는 부분이다) 내부에 설치하는 것 및 천공 연결관과 천공 연장관에 각각 다수개의 제1 배수 통공과 제2 배수 통공을 형성하는 것

 

3. 균등여부 구체적 판단

(1) 양 발명은 모두 기초 콘크리트 바닥 상부와 바닥 마감재 내부의 수분이 쉽게 배출되도록 한다는 과제는 동일하다.

 

(2) 과제를 해결하기 위하여 제1항 발명은세면욕조실의 기초 콘크리트 바닥 내부에 바닥 배수관 장치를 설치하면서 L자형 접속관 상면에 취수구를 두어 이 취수구를 통해 기초 콘크리트 바닥 상면에 고이는 오수 등을 배출하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다.

 

반면 확인대상발명은화장실의 기초콘크리트 층이 아닌 그 상부의 기포콘크리트 층 내부에 배수배관장치를 설치하면서 배수배관장치의 천공 연결관과 천공 연장관에 다수개의 구멍을 형성하여 이 구멍을 통해 수분을 배출하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다.

 

따라서 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

 

(3) 작용효과의 동일성 여부 - 과제해결원리의 차이로 인하여 확인대상발명은 화장실의 공사 중에 기초콘크리트 층 상부에 고이는 오수 등을 효과적으로 배출하는 작용효과를 기대할 수 없으므로, 1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기 어렵다.

 

(4) 구성변경의 자명성 여부 - 1항 발명의 바닥 배수관 장치와 확인대상발명의 배수배관장치는 그 설치 위치, 구조, 기능 등에서 상당한 차이가 있다. 따라서 제1항 발명의 바닥 배수관 장치를 확인대상발명의 배수배관장치와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 보기도 어렵다.

 

(5) 결론 - 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 균등여부 판단 – 과제 동일 but 과제의 해결원리가 동일하지 않음 균등

 

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작성일시 : 2018.07.05 10:00
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1. 특허청구항 

 

2. 특허발명과 확인대상발명의 대비 구성 1 동일 + 구성 2 상이

 

절결: 일본식 용어, 가장자리 일부를 잘라낸 부분 의미

구성 2의 절결 자체는 공통: 특허 제1항 발명의 구성요소 2의 지지판의 단면에는 절결이 형성되어 있고, 확인대상발명의 투명 삼각 플레이트의 단면에도 개방부가 형성되어 있다는 점에서는 양 발명이 공통된다.

 

3. 특허법원 판결요지 균등 불인정

확인대상발명의 구성이 제1항 발명의 구성요소 2와 동일하거나 균등하다고 볼 수 없다.

 

(1) 구성요소 2의 절결은 내측관 주위의 180° 이하 범위에 있는 지지판의 단면에 형성되는 기술구성을 통해 결과적으로 지지판을 내측관 주위의 180° 이상 범위에 형성함으로써 내측관 지지 기능을 확보하는 것을 기술사상의 핵심으로 한다. 그러나 확인대상발명의 3개 개방부는 3개 지지부와 함께 투명 삼각 플레이트에 포함되는 것으로서, 방전 가스가 양측으로 소통되도록 방향에 관계없이 120° 간격으로 열려 있는 형상일 뿐이고, 내측관 주위의 180° 이하 범위에서 투명 삼각 플레이트의 단면에 형성된다는 내용의 기술구성은 존재하지 아니하며, 또한 이러한 확인대상발명에서는 투명 삼각 플레이트를 내측관 주위의 180° 이상 범위에 형성함으로써 내측관을 지지하는 기능을 확보한다는 기술사상은 발견할 수 없다.

 

(2) 그리고 구성요소 2의 절결은 엑시머 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때 설정되는 특정 방향인 피처리물 표면을 향한 방향 즉 광 취출 방향으로 형성된다는 기술구성을 통해 지지판 바로 아래 피처리물 표면의 광량 저하와 조도 불균일성을 해결하는 것을 기술사상의 핵심으로 한다. 그러나 확인대상발명의 3개 개방부는방향에 관계없이” 120° 간격으로 열려 있는 형상일 뿐이어서, 구성요소 2처럼 방전 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때 설정되는 특정한 방향인 피처리물 표면을 향한 방향 즉 광 취출 방향으로 형성된다는 기술구성을 통해 투명 삼각 플레이트 바로 아래 피처리물 표면의 광량 저하와 조도 불균일성을 해결한다는 기술사상은 보이지 아니한다.

 

(3) 특허권자가 주장하는 것처럼 확인대상발명에서도 적어도 1개 이상의 개방부가 형성되는 방향이 광 취출 방향이 될 수 있고, 또한 방전 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때의 배치관계에 따라서는 위와 같은 방향이 피처리물 표면을 향한 방향과 일치할 수 있기는 하다. 그러나 구성요소 2처럼 절결이 형성되는 방향에 관하여방향성을 가지는 것으로서 한정된 기술적 의미를 가지는 구성과 대비할 때, 그러한 한정구성을 두지 아니한 확인대상발명은 앞서 본 것처럼 기술사상의 핵심을 달리하는 것으로서 그 과제해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

 

(4) 이상을 종합하면, 확인대상발명은 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 것으로서 그 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20167589 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 엑시머 램프 소극적 권리범위확인심판 균등침해 판단 특허법원 2018. 6. 22. 선고

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2016허7589 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.04 10:30
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1. 특허발명과 선행발명의 비교차이점

선행발명과 구성요소를 대비하면 이 발명은 마그네슘, 아연 금속의 산화물 또는 수산화물과 알루미늄의 산화물 또는 수산화물에 있어서, 결정성을 가지는 것으로 명시되어 있는 점(차이점1) 하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경을 레이저 회절산란법으로측정시 0.5∼2㎛인 것으로 명시하고 있는 점(차이점2), 하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분을 80중량ppm 이하인 것으로 명시하고 있는 점(차이점3), 하이드로탈사이트 입자가 철 화합물 및 망간 화합물을 금속(Fe+Mn)으로 환산하여 0.005중량% 이하의 총량으로 함유하는 것으로 명시하고 있는 점(차이점4), 하이드로탈사이트 입자의 비표면적이 BET법으로 측정시 5∼40/g인 것으로 명시하고 있는 점(차이점5)에서 그와 같은 기재가 없는 선행발명과 차이가 있다.

 

2. 선행발명의 기술내용 및 결합발명 

‘하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경’, ‘하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분의 함량’, ‘하이드로탈사이트 입자에서 철과 망간의 함량’, 그리고하이드로탈사이트 입자의 비표면적에 관한 기재가 결여된데 관하여, 구성요소들은 선행발명 2, 4에 의하여 개시되어 있어 선행발명1에 선행발명2를 결합하거나, 선행발명1에 선행발명4를 결합하면 쉽게 극복할 수 있다.

 

3. 선행발명 결합의 용이성 여부 판단

결합의 용이성에 관하여도 선행발명 1, 2, 4는 모두 하이드로탈사이트에 관한 것으로 기술분야가 공통되고, 선행발명 2, 4는 기술적 과제가 명시적으로 공통된다.

 

다만 선행발명1은 환경적으로 해가 없는 출발원료를 사용하여 높은 품질의 하이드로탈사이트를 제조하는 것을 그 기술적 과제가 명시적으로 같지는 않지만,

 

선행발명1의 경제성과 친환경성은 당해 업계에서 기본적으로 추구하는 목적에 불과하여 그 기술적 과제 내지 목적의 특이성이 있는 것은 아니고, 선행발명 2, 4의 각 기술적 과제들도 모두 당해 업계에서 이미 알려져 있거나 기본적으로 추구하는 목적으로서 이를 해결하기 위한 기술적 수단이 각 발명들 간에 충돌되는 것도 아니므로, 단지 선행발명 1에 선행발명 2, 4와 공통된 기술적 과제가 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로는 위 선행발명들을 결합하는 것이 어렵다고 볼 수는 없다.

 

4. 선행발명의 용이한 결합발명 진보성 흠결

결국 이 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로서 그 작용효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20174259 판결

 

KASAN_[특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 특허발

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.03 16:09
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1. 디자인 비교  

특허심판원 20162726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각 

 

2. 디자인권자의 주장

 

 

 

3. 특허법원 판결요지 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소

. 화장품 용기의 디자인 발전 경향

 

. 등록디자인의 지배적 특징 파악

전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새롭고 독창적 심미감을 형성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.

 

. 지배적 특징을 고려한 유사 판단  

(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.

 

(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 밤톨과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.

 

(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.

 

(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 ‘2014 굿디자인 어워드생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.

 

위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.

 

2. comment – 첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 디자인 유사 판단에 관한 훌륭한 판결문으로 생각합니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20182458 판결

 

KASAN_[디자인분쟁] 화장품 용기 디자인의 유사 판단 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향 특허법원

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.03 10:00
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1. 피고의 항변 - 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리 주장 

 

2. 상표법 규정

99(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

 

② 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

 

③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

 

3. 특허법원의 판단  

. 선사용 관련 인정사실

(1) 개인 C2014. 4. 5. ~ 2015. 6. 30. “씨엔케이정보기술(데에터팩토리)” 개인사업체 상호 사용

(2) 피고의 대표이사 B의 배우자 D 명의로 2015. 6. 1. ~ 2016. 1. 31. “데이터팩토리상호 개인사업체 운영

(3) 피고 주식회사 데이터팩토리 2015. 12. 18 법인 설립

 

. 특허법원 판결요지

(1) C, B, 피고법인이 데이터팩토리를 상호로 사용하는 외에 서비스업의 출처표시로 사용하였다고 인정하기에 부족함.

(2) 피고가 제출한 증거자료에 B2014. 3. 28. 인터넷 홈페이지에 데이터팩토리 오시는 길광고글 게시한 사실 + 홈페이지에 데이터팩토리 서비스표가 표시된 사실이 기재되어 있으나, 그 사업자등록번호와 주소가 피고 서울지사와 동일한 점에 비추어 보면, 이 사건 서비스표 출원 당시 사용으로 단정하기에 부족함. (일자를 신뢰하기 어렵다는 취지)

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20172158 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 선사용권 항변 및 선사용 사실여부 판단 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나21

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.02 14:03
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다음과 같은 사정으로, 원고와 A사 사이의 1차 및 2차 양도·양수계약은 모두 A사의 대표이사인 B A사의 영리목적과 관계없이 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 그 권한을 남용한 행위에 해당하고, 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다 할 것이므로, 모두 무효라고 봄이 타당하다.

 

① B 1차 양도·양수계약 체결 이전에 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였고, A사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다.

 

② 1차 양도·양수계약 체결 당시 A사의 유일한 자산은 이 사건 각 상표권 및 제1011780호 상표권과제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리나 발행된 신문에 대한 저작권 등이다. 그런데, A사 이사회는 A사가 비상대책위원회 대표들에게제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 양도하고 이 사건 각 상표권에 대한 전용사용권을 설정한 계약을 추인하였으며, 비상대책위원회는 B를 제주일보의 경영에서 배제하고 새로운 법인을 설립하여 제주일보를 발간하고자 하였다.

 

③ A사의 대표이사인 B와 원고 대표이사 C는 형제이다. 원고의 설립 당시의 목적은 스티로폼 포장상자 및 내장재 제조·판매업 등으로 원고는 신문발행과는 전혀 무관한 회사였는데, B에 대한 형사재판이 진행 중 상호를 현재의 상호로 변경하고 목적도 신문발행업 등으로 변경하였다.

 

④ 1차 및 2차 양도·양수계약 체결 당시 A사는 임직원에 대한 퇴직금채무 등도 변제할 자력이 없었다. 그럼에도 B A사를 대표하여 A사의 유일한 재산인, ‘제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 원고에 무상으로 또는 500만 원을 대가로 양도하였고, A사가 부담하는 채무를 원고로 하여금 인수하도록 하지 않았다.

 

⑤ B 1차 양도양수계약이 업무상배임에 해당한다는 내용의 고소를 당하자 수사기관에 1차 양도양수계약에 관하여 A사 이사회에서 등기이사 3명과 감사 1명 중 이사 B, D가 출석하여 고소 이후 이를 추인하였다는 내용의 이사회 회의록을 제출하였다.

 

⑥ A사의 이사회가 소집되어 이사 3명과 감사 1명 중 이사 B D가 출석하여 청산인 선임, 회사계속 결의 신청, 임원 선출을 위한 임시주주총회개최 의결을 하였다는 내용의 이사회 회의록이 작성되었고, 위 안건을 심의하기 위하여 임시주주총회를 개최한다는 내용의 임시주주총회소집통지서가 발송되었다. 임시주주총회에서 청산인으로 B를 선임하고, 감사 1명과 이사 3명을 선출하고, 잔존 자산은 이사회에 처분권한을 위임하는 것을 승인하였다는 내용의 임시주주총회 의사록이 작성되었고, A사 법인등기부에 대표이사 B, 사내이사 D, E, 감사 F가 취임하였다는 내용의 등기가 마쳐졌다.

 

위 이사회 회의록 작성일자, 결의 내용, 임시주주총회 개최 경위, 안건 및 의결 내용, 이사회 소집통지서, 임시주주총회 소집통지서상의 안건에 제1011780호 상표의 양도에 관한 내용이 포함되어 있지 않았던 점, 임시주주총회일 당시 제1011780호 상표권은 A사가 아닌 원고 명의로 등록되어 있었던 점 등에 비추어 보면, A사와 원고는 형식적으로 원상회복을 한 다음 외관상 거의 동일한 내용으로 2차 양도양수계약을 체결하였다고 보인다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20171650 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 도산 상황의 회사소유 상표권 양도이전 계약 – 사해행위 및 대표이사의 권한남용행위 계약무

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나1650 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.02 13:11
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데이터제공 업체인 Lex Machina에서 발표한 자료를 간략하게 소개합니다. 미국에서 영업비밀(trade secrets)소송의 판결 중에 원고가 승소한 비율 71%, 피고가 승소한 비율은 29%라고 합니다.

 

특허소송의 경우 2000 ~ 2018년 소제기 건수를 기준으로 할 때, Trial 이전 화해(settlement)로 종결된 사건이 68%, Trial 이전 소각하 등 본안의 승패 판단 없이 소송절차상 종결된 사건이 14%, 합하면 제기된 특허침해소송사건 중 82%가 본안심리 없이 종결되었습니다. 특허침해여부에 관한 본안심리 및 판단이 있는 사건 중 원고가 승소한 비율은 소제기 사건 중 7%, 피고가 승소한 비율은 4%라고 합니다.

 

영업비밀침해소송 관련 데이터가 상당히 부족하여 양자를 비교할 수 없을 정도인데, 그래도 그 차이점을 살펴보면 영업비밀소송의 경우 원고의 승소율이 매우 높다(71%)는 점이 주목됩니다.

 

KASAN_[영업비밀소송] 미국 Lex Machina 통계자료 – 영업비밀침해소송 판결의 승패비율 vs 특허소송 통

 

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작성일시 : 2018.06.25 11:00
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1. 사실관계의 개요

(1) 특허권자 WesternGeco – 선발회사, 미국특허 6건 보유, technology for surveying the ocean floor

(2) 침해혐의자 ION – 후발회사, 특허제품의 경쟁품 미국내 부품제조 및 수출, 해외고객사에서 부품을 조립하여 완성품 사용, 특허제품과 구별되지 않는 경쟁제품, 특허권자 시장 잠식

(3) 1심 법원 : ION의 특허침해 인정 + royalty 상실 근거 손해 $12.5 million lost profit 근거 손해 $93.4 million 배상책임 인정

(4) 2 CAFC : 특허침해 인정 + 손해배상 범위에서 royalty 손해만 인정 but 해외 lost profit 근거 손해배상 불인정

(5) 쟁점: Whether a patent owner may recover lost foreign profits for infringement under 35 U. S. C. 271(f)(2)

 

2. 미국 특허법 규정

Section 271(f)(1) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

Section 271(f)(2), the provision at issue, addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

3. 미국연방대법원 판결요지 미국내 부품제조 및 수출의 경우 해외 Lost Profit 근거 손해배상 인정함

“Section 271(f)(2) focuses on domestic conduct. It provides that a company “shall be liable as an infringer” if it “supplies” certain components of a patented invention “in or from the United States” with the intent that they “will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.” The conduct that §271(f)(2) regulates—i.e., its focus—is the domestic act of “suppl[ying] in or from the United States.” As this Court has acknowledged, §271(f) vindicates domestic interests: It “was a direct response to a gap in our patent law,” Microsoft Corp., 550 U. S., at 457, and “reach[es] components that are manufactured in the United States but assembled overseas,” Life Technologies, 580 U. S., at ___ (slip op., at 11). As the Federal Circuit explained, §271(f)(2) protects against “domestic entities who export components . . . from the United States.” 791 F. 3d, at 1351.”

 

4. 참고자료 – ION 입장에서 작성된 자료

 

첨부: 미국연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 국외 완성품 조립 및 사용 국외행위로 인한 Lost Pro

WesternGeco vs Ion Geo_미연방대법원_16-1011_6j37.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.25 09:22
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1. 사안의 개요

미국 Washington D.C. 소재 종합대학교로서 1893년 설립 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있음 + 서비스표 출원 지정서비스업대학교육업, 교수업’ + 출원서비스표(AMERICAN UNIVERSITY)가 현저한 지리적 명칭으로 된 상표의 등록을 불허하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당한다는 이유로 위 서비스표 등록출원에 대하여 거절결정 + 특허심판원 거절불복심판청구 기각 심결 but 특허법원 심결취소 식별력 인정

 

2. 대법원 판결요지

. 사건의 쟁점

▣ 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표뿐만 아니라, 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합된 상표의 경우에도 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 상표로 등록될 수 없다는 것이 확립된 대법원판례의 법리임

▣ 다만 대법원판례는 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우라면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니하여 상표로 등록될 수 있다고 판시해 왔음

▣ 이 사건 출원서비스표도 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장으로서 식별력이 없는 부분인 ‘UNIVERSITY’가 결합된 표장

▣ 따라서 이 사건 출원서비스표가 위 법리에서 상표등록이 가능하다고 판시한현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 표장이 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에 해당하는지가 쟁점

 

. 다수의견의 요지 (8) : 이 사건 출원서비스표는 서비스표 등록이 가능함 상고기각

 

새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부에 관한 판단 기준

현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 부분이 결합된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지는 결국 각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있는지에 따라 결정될 수밖에 없음

● 그리고 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려움

● 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적임

 

▣ 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

● 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있음

이 사건 대학교의 연혁, 학생수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생을 비롯한 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있음

● 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

 

3. 판결의 의의

▣ 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 특히 지리적 명칭을 식별력이 없는 업종명 등과 결합하여 구성한 표장에 대하여 상표등록이 가능한지에 관하여 분쟁이 많이 제기되어 왔음

▣ 이 판결은 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4(현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정되어 있음)의 규정 취지와 그 적용 범위를 분명히 하였음

▣ 나아가 이 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 결합상표의 식별력 유무 및 상표등록 가능 여부에 관하여 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있음

 

첨부: 대법원 2018. 6. 21. 선고 20151454 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 “AMERICAN UNIVERSI

대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.22 10:30
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KASAN_[부정경쟁행위] 사업상 아이디어, 기술정보 탈취방지목적 신설 (차)목의 부정경쟁행위 조항.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.21 09:27
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1. 사안의 개요 및 쟁점

출원상표 - DRAGONFLY OPTIS  vs  선등록상표 - OPTEASE

지정상품 - Catheters used in medical imaging (의료영상용 카테터) - 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구

 

쟁점: 출원상표 ‘DRAGONFLY OPTIS’와 선등록상표 ‘OPTEASE’의 유사 여부를 판단함에 있어서, 출원상표 중 ‘DRAGONFLY’ 부분과 ‘OPTIS’ 부분 중 어느 부분을 요부로 보고 유사여부를 판단해야 하는지 - 특허법원 판결 ‘OPTIS’ 부분을 요부로 보고 양 상표의 표장이 유사하다고 판단함

 

2. 대법원 판결요지

요부 판단 기준: “상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 참조).”

 

구체적 판단: 출원상표 중 ’OPTIS‘ 부분은눈의, 렌즈라는 의미를 갖는 ‘OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C' ’S'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ’OPTIS‘ 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 ‘OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다.

 

반면 이 사건 출원상표 중 ‘DRAGONFLY' 부분은잠자리라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ’OPTIS‘ 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다.

 

따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, ’OPTIS‘ 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY'와 선등록상표를 대비하면, 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

 

첨부: 대법원 2018. 6. 15. 선고 20161109 판결 20161109

 

KASAN_[상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례 대법원 2018. 6. 15.

대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.20 09:29
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어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

 

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, , 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

 

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 9910813 판결 등 참조).

 

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 9910813 판결, 대법원 2009291 판결 등 참조).

 

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 200763409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

 

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 200763409 판결 참조).

 

KASAN_[실질적유사판단] 저작권침해 판단과 대비하는 두 저작물 사이의 실질적 유사성 판단기준.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.15 15:39
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1. 사안의 개요 및 쟁점

피고인이 전자담배를 수입하여 인터넷쇼핑몰을 통해 판매하는 일에 종사하면서 피해 회사가 특허청에 등록한 상표와 동일한 상표가 부착된 전자담배 20개를 수입하여 그 중 14개를 판매한 후 나머지 6개를 판매할 목적으로 보관하다 중국산 짝퉁 수입판매로 인한 상표법 위반행위로 적발됨. 수입판매한 제품이 정품인지 여부가 쟁점. 감정의뢰 회신 등 정품이 아니라는 내용의 증거자료 있음. 검찰은 상표권 침해행위로 판단하여 약식기소함

 

2. 1심 법원 판결요지

수사과정에서 제출한 전자담배의 일련번호를 정품인증 시스템에 입력한 결과 진정상품으로 확인된 점, 이와 다른 취지의 감정의뢰회신서 등은 믿기 어려운 점 등의 사정을 종합하여, 피고인이 전자담배를 수입하여 판매한 행위는 허용되는 진정상품의 병행수입으로 볼 수 있음. 무죄 판결

 

3. 진정상품 병행수입 관련 기본법리 - 대법원 2002. 9. 24. 선고 9942322 판결

병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인 바,

 

상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고(상표법 제1조 참조), 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때,

 

병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다.

 

4. 정품여여 관련 구체적 판단이유   

 

첨부: 울산지방법원 2018. 2. 20. 선고 2016고정1326 판결

 

KASAN_[병행수입분쟁] 전자담배상품을 수입하여 인터넷쇼핑몰에서 판매 검찰에서 가품으로 판단하여 상표법위반 혐

울산지방법원 2018. 2. 20. 선고 2016고정1326 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.15 09:28
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특허법원 판결: “디자인의 기본적 또는 기능적 형태의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 법리에 따라 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 동일·유사 여부를 보면, 양 디자인의 유사점들은 대부분 기본적 또는 기능적 형태의 것으로 유사 여부의 판단에 있어 중요도가 낮은 것이거나 앞면이 볼록하게 나온 물탱크 형상과 같이 그 중요도가 높은 것도 있기는 하나 그 수는 하나뿐이고, 양 디자인의 차이점들은 새로이 창작된 형상으로 유사 여부의 판단에 있어 중요도가 높은 것인데 그 수가 다섯 가지에 이르며, 이러한 차이점으로 인하여 전체적으로 이 사건 등록디자인은 직선적이고 딱딱하며 좌판 깊이가 얕은 의자의 느낌을 줌에 비하여, 비교대상디자인은 부드럽고 날씬하며 좌판 깊이가 깊은 안락한 소파의 느낌을 주어, 느껴지는 심미감이 서로 다르다.”

 

 

 

등록디자인

공지된 선행 디자인

 

 

 

특허심판원 심결: 디자인 유사 but 특허법원 20168223 판결: 비유사

판결이유: “디자인들의 요부라 할 수 있는 부분들(, , 수염, 앞발, 이빨, 코 등)을 종합해 보았을 때, 선행 디자인은 비버 등 설치류를 연상하게 하는 반면, 등록 디자인은 고양이를 연상하게 한다. 이와 같이 양 디자인이 보는 사람으로 하여금 다른 동물의 형태적 특징을 느끼게 하는 이상, 그 차이가 심미감에 영향을 주지 않는 세부적인 차이에 불과하다고 할 수 없다.”

 

KASAN_[디자인유사판단] 디자인 유사판단 사례 몇 가지.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.06.14 19:00
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디자인 분야에서 가장 중요한 문제는 디자인의 유사여부 판단기준입니다. 언뜻 생각하면 어려울 것도 없어 보이지만, 실제 분쟁사건에서는 객관적 합리적 기준을 설정하기가 매우 어렵습니다. 구체적 사건에서 법원 판결을 사건 당사자들이 승복하지 않거나 제3자의 시각에서도 그 판단기준을 쉽게 수긍할 수 없는 경우도 많습니다.

 

그 이유는, 분쟁대상 디자인과 등록 디자인 사이의 유사여부가 누구의 시각에서 어떤 기준으로 판단하는가에 따라 결론이 판이하게 달라질 수 있기 때문입니다. 법적 원칙으로는 판단자가 누구든 똑 같은 결론에 도달하여야 할 것입니다. 희망사항에 불과하거나 현실적으로 달성하기 어려운 목표에 불과한 경우도 있습니다.

 

디자인의 유사여부는 본질적으로 일의적 판단이나 객관적 판단이 어려운 문제이기 때문입니다. 따라서, 어떻게 하면 자의적 판단을 배제할 수 있는지, 또한 판단자의 주관과는 무관하게 객관적으로 평가할 수 있는 요소를 도입할 수 있는지 등이 디자인 분야의 핵심 과제입니다.

 

미국 CAFC은 디자인 침해소송 사건에서 하급심 지방법원 판결을 파기하면서 디자인 유사여부 판단기준을 상세하게 제시한 판결을 하였습니다. High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., No. 2012-1455 (Sept. 11, 2013) 참고가 될 좋은 판결입니다. 그 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다.

 

첫째, 등록 디자인이 공지 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효를 판단할 때에는통상의 지식을 가진 디자이너”, “designer of ordinary skill”의 시각에서 용이한지 여부를 판단해야 한다고 판결하였습니다. 여기서 통상의 디자이너는 해당 디자인 분야에서 디자인 개발을 담당하면서 공지된 관련 디자인을 모두 알고 해당 분야 디자인 개발경험을 충분히 쌓은 상상의 디자이너를 말합니다. 특허법의통상의 지식을 가진 기술자”와 동일한 개념으로 상정합니다.

 

둘째, 등록디자인을 침해한 것인지 여부를 판단할 때에는통상의 관찰자즉 일반 소비자의 시각에서 판단해야 한다고 판결하였습니다. (소위 “ordinary observer” standard) 디자인 침해여부를 판단하기 위한 전제로 하는 디자인 유사판단은 디자인 창작자 시각이 아니라 디자인 제품을 소비하는 일반인의 시각에서 판단해야 합니다.

 

셋째, 해당 디자인 분야의 전문가 의견서를 디자인 등록무효를 판단하는 증거자료로 사용할 수 있다고 판결하였습니다. , 해당 디자인 분야의 수준, 공지 디자인의 내용 및 등록 디자인과의 차이점, 디자인 개발 경향, 디자인의 난이도 등을 판단하는데 고려할 수 있습니다.

 

당연히 예상되는 것처럼, 해당 분야의 디자인 전문가의 시각에서 공지 디자인으로부터 용이창작할 수 있는지 여부를 판단하면 일반인의 시각에서 판단할 때와 비교하여 해당 등록디자인이 용이창작할 수 있다고 볼 가능성이 높습니다. 구체적 판단방법으로는 법원에서 해당 분야 디자인 전문가의 의견을 고려한다는 것입니다.

 

해당분야 디자인에 익숙하고 수많은 디자인 개발을 담당하였던 디자이너에게 해당 등록디자인의 용이창작 여부를 묻는다면 일반인보다 훨씬 용이하다고 답할 가능성이 높습니다. 판결이 제시한 판단기준에 따르면, 앞으로 디자인 등록무효의 가능성이 훨씬 높아질 것으로 예상됩니다.

 

위 판결문에는 문제된 등록 디자인 사진과 침해품의 사진에 포함되어 있습니다. 판결 이유도 구체적이고 상세하게 설명되어 있습니다. 디자인 등록요건을 이해하는데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 또한, 디자인 분야에서 중요한 쟁점인 기능성 판단에 관한 부분도 상세하게 설명되어 있습니다.

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준의 구분 - 미국 CAFC 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.14 18:00
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1. 디자인 유사판단 법리

디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 20123794 판결).

 

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013202939 판결 등 참조).

 

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 201012633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

 

또한, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 20021218 판결 등 참조).”

 

2. 디자인 비교

 

 

3. 판결요지  

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비하여 지배적인 특징이 유사한 반면, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 배열 부분에서 차이가 있는(나머지 공통점과 차이점은 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다),

 

위와 같은 차이에도 불구하고이 사건 등록디자인의 지배적인 특징은 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 뿐만 아니라 전체적인 유사 판단에 있어 그 중요도를 높게 평가하여야 하는 점,

 

 ② 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징으로 인해 오목홈의 형상을 보다 명확히 식별할 수 있도록 해줌으로써, 기존의 천정용 마감재에 비하여 오목한 홈의 입체감을 살려주는 점에서 심미감을 갖는 점, ③ 반면, 차이점과 관련된 확인대상디자인의 변형은 이 사건 등록디자인에서 오목홈으로 이루어진 다섯 줄 중 가운데 한 줄을 제거하는 정도의 단순한 변형에 불과하고, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어려운 점,

 

 만일 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 창작성이 높은 부분을 거의 그대로 모방하면서, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 부분 중 일부를 단순히 변형한 것을 두고 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 평가하게 되면, 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하려는 디자인보호법의 입법 취지에도 반할 여지가 있는 점 등을 고려할 때,

 

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적으로 대비, 관찰할 때 지배적인 특징의 유사함으로 인해 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다.”

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 디자인 유사여부 판단 특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016허7503 판결.pd

 

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작성일시 : 2018.06.14 17:00
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1. 디자인 보호법 규정

2(정의) 1: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

92(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”

93(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”

 

디자인은 물품을 눈으로 볼 때 미감을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 유사한 디자인에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.

 

2. 디자인 유사판단 법리

디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 20123794 판결).

 

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013202939 판결 등 참조).

 

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 201012633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

 

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 951135 판결, 2006. 6. 29. 선고 20042277 판결 등

 

3. 디자인 유사판단 법리의 실무적 함의

대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 보는 사람이 느끼는 심미감이라는 표현을 미감과 인상과 동일한 의미로 사용합니다.

 

심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다()는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 미감과 인상의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.

 

결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power , 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는() 어떤 감정, 특성, (), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.

 

4. 핵심 쟁점 유사여부를 판단하는 자 

 

디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.

 

특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 20021218 판결에서 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.

 

그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.

 

이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.

 

KASAN_[디자인유사판단] 등록디자인의 보호범위 및 디자인 유사 판단기준.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.14 16:30
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1. 등록디자인 주요도면과 침해혐의 피고제품의 사진

  

2. 등록디자인과 피고제품의 대비

 

 

 

3. 서울중앙지방법원 1심 판결 원고승소 + 디자인침해 인정 및 손해배상명령   

 

4. 특허법원 2심 판결 원고패소 + 디자인침해 불인정

 

2) 구체적 사안의 판단

등록디자인과 피고 제품의 공통점 중 ⓛ, ②, ③, ⑤, ⑥은 선행디자인들에 의하여 공지된 부분이므로 디자인권의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 또한, 자동차용 타이어에 다수의 선행디자인들이 존재하는 점에서 등록디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것이다. 이러한 전제에서 등록디자인과 피고 제품은 유사하지 아니하다.

 

피고 제품의 공통점 중 ①, ②, ⑥이 선행디자인 1에 모두 나타나 있으므로, 이러한 공통점들은 양자의 미감에 별 영향을 주지 아니한다고 보아야 할 것이다.

 

공통점역시 다수의 선행디자인에평행사변형 부분에 선형 모양을 배치하는 것 자체가 나타나 있는 점을 고려하면 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니하며, 오히려 차이점 ㉡에서 본 바와 같은 평행사변형 부분에 형성되는선형 모양의 구체적 형상의 차이로 인하여 등록디자인은 중앙부 좌우측의 평행사변형 부분이 통일성이 있는 미감을 주지만, 피고 제품은 중앙부 좌우측 평행사변형 부분이 서로 대칭을 이루는 미감을 준다. 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

 

공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인의 가장자리부 가로선의 구체적 모양 및 등록디자인과 같이 가장자리부에 얇은 가로선과 홈을 일정한 간격으로 형성하는 것 자체는 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니한다. 오히려 가장자리부의 홈은 타이어의 사용 상태에 따라 정면에서는 물론 측면에서 볼 수도 있으므로 그 구체적 형상이 미감에 상당한 영향을 미친다고 할 것이며, 가장자리부의 홈의 구체적 형상은 등록디자인의 특징적 부분이기도 하다. 그런데 가장자리부의 홈의 구체적 형상의 차이로 인하여 공통점 ④, ⑤에도 불구하고 등록디자인은 홈이 가장자리부를 전체적으로 일부 절단한 듯한 느낌을 주는 반면, 피고 제품은 가장자리부의 끝 부분만 파낸 느낌을 주고, 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

 

평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선은 정면에서 바로 보이는 부분이어서 그 구체적 형상이 자동차용 타이어의 미감에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 더욱이 등록디자인에서 중앙부 좌우측 평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선의 구체적 모양은 특징적 부분 중 하나이다. 그런데 등록디자인에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 일체감 있게 연결되는 느낌을 주는 반면, 피고 제품에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 구분되는 느낌을 준다. 이 점에서도 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.”

 

5. 실무적 시사점

공지요소가 다수 포함된 디자인의 유사판단이 매우 어렵다는 것을 잘 보여주는 사례. 유사판단기준에 관한 법리는 그 자체로는 문제없어 보이지만 구체적 사안에 적용하려면 통상 상당한 난관이 존재함. 통상 대비되는 양 디자인이 완전하게 동일하지 않기 때문에 구체적 사안에서 유사여부를 판단하는 것이 매우 어려움. 결국 비유사하다는 판단이 더 많은 경향. 참고로 미국판결은 그 판단기준이 되는 관찰자의 설정을 중요시하는데, 침해판단에서는 기술전문가, 창작자, 디자이너의 시각보다 수준이 낮은 일반수요자를 기준으로 하여 유사사례가 더 많이 나올 수 있는 법리구조를 택하고 있음. 다만, 미국은 독립된 디자인등록제도가 아닌 특허의 일종인 design patent라는 점에서 우리나라 법제와는 근본적 차이점이 존재함.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20181114 판결

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 타이어디자인 침해여부 – 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 13:00
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공부가주(孔府家酒)

공보가주(孔寶家酒)

 

 

 

판결요지: "두 표장은 모두 4음절의 한자이고, 'O家酒'로 구성되어 호칭도 전체적으로 청감이 유사하다. 공부가주는 공자가 제사를 지내기 위해 사용한 술에서 유래한 상품으로, 중국 공자문화축제 전용술과 중국 10대 문화 명주로 지정됐다. 피신청인 금용이 공보가주를 국내에서 먼저 판매하고 있었다고 하지만 공부가주는 그에 앞서 중국에서 '공자 가문의 술'로 널리 알려졌었다. 금용이 공보가주를 판매하면서 '공자 후손들이 제사를 지내기 위해 만들기 시작한 것'이라고 홍보하기도 한 점을 비춰보면 부정경쟁 목적이 없었다고 보기 어렵다.”

 

KASAN_[상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 출처의 오인, 혼동 가

 

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작성일시 : 2018.06.08 12:00
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2. 특허법원 판결요지

(1) 원고는 피고의 서비스표인 1이 일반수요자에게중국에 대한 전문가라는 관념을 일으키는 것으로 상표법 6 1 3호에 해당한다고 주장함. 그러나피고 서비스표는 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지 아니한 조어의 문자표장인 점, ②피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’는 중국 등의 의미가 있으나, 나머지 ‘TONG’은 그릇, 대롱, 편지 등을 세는 단위 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점, ③피고 서비스표의 ‘TONG’이라는 구성이 원고 주장처럼전문가라는 의미로 인식된다 하더라도 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자에게 바로 인식된다고 단정하기 어려운 점 등을 고려하면 상표법 6 1 3호에 해당한다고 보기 어렵다.

 

(2) 서비스표가 상표법 6 1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 이 사건 피고 서비스표의 식별력의 판단 기준시점은 2013. 6. 25.인데 이와 판단시점을 달리하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 대한 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정할 수 없어 상표법 6 1 7호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(3) 피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’ 부분은 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있으나 ‘TONG’부분은 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이어서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 또한 피고 서비스표는 ‘TONG’이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로 그 전체적인 구성에 의하더라도 ‘CHINA’라는 구성부분이 갖는 현저성이 그대로 유지된다고 볼 수 없어 전체적인 식별력이 부정된다고 할 수 없다. 따라서 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 상표법 6 1 4호에 해당한다거나, 6 1 6호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(4) 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 쟁점서비스업 중 교육정보제공업 등에 관하여 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 상표법 6 1 3, 4호 또는 6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 상표법 6 2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20181851 판결

 

KASAN_[서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단 특허

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 11:00
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1. 출원상표 및 쟁점

 

. 쟁점 – (1) 심판단계에서 새로운 거절이유 통지 및 등록거절의 심결을 한 것이 절차적으로 위법한지 여부, (2) 출원상표가 기술적 표장인지 여부

 

2. 특허법원 판결요지

원고는 새로운 거절이유 통지에 근거한 심판에 절차상 위법이 있다고 주장한다. 그러나 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절결정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다. 그런데 이 심결은 그 심판과정에서 새로운 거절이유에 대한 통지를 하여 출원인인 원고에게 그 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 준 다음 이루어져 절차상 위법이 없다.

 

구 상표법 6 1 3호 및 7호 해당 여부를 본다. 이 사건 출원상표를 구성하는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ ‘PRODUCTS’는 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 비교적 쉬운 단어들로서 그 일련의 결합으로 이루어진 문자상표인 이 사건 출원상표는 전체적으로 지구(환경) 친화적인 제품 등의 의미로 해석, 관념될 수 있는 것이므로,

 

그 지정상품인눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제, 공기 탈취제, 종이제 수건등에 이 사건 출원상표가 사용될 경우에는 그 상품들이지구(환경) 친화적인 제품내지친환경 제품이라는 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 한다.

 

위와 같은 이 사건 출원상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장으로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 동종의 거래업계에 종사하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다. 나아가 사용에 의한 식별력을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 상표등록을 받을 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 20181783 판결

 

KASAN_[상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례 특허

특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 10:00
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연속해서 2018. 7. 18. 시행 예정인 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정법 제2조 제1호 차목 조항 중 단서 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

신설 차목의 단서 내용: 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”

 

1. 영업비밀의 비밀성 요건과 전혀 다른 내용임

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀로 보호받기 위해서는공연히 알려져 있지 아니한정보이어야 합니다. 여기서공연히 알려져 있지 아니하다는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말합니다(대법원 2008. 7. 10. 선고 20083435 판결).

 

그 장소는 국내 또는 국외를 불문합니다. 법원은 국내에서 사용된 바 없다고 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태는 영업비밀이 아니라고 판시하였습니다(서울고등법원 1998. 7. 21. 선고 9715229 판결).

 

신설 차목 부정경쟁행위의 보호대상 아이디어는 위와 같은 영업비밀의 비밀성을 요건으로 하지 않습니다. 전혀 다른 각도에서 그 적용대상을 정하고 있습니다. , 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다면, 그 아이디어가 영업비밀인지 여부에 상관없이 차목을 적용할 수 없습니다. 다시 말하면 다수가 알고 있더라도 공연히 알려져 있지 않다면 영업비밀이 성립되는데, 이와 같은 영업비밀 정보인 경우에도 아이디어를 제공받은 자가 알고 있었다면 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다. 공연히 알려져 있지 않더라도 당사자는 이미 알고 있었는지 여부에 따라 달라집니다. 결국 아이디어를 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다는 사실의 입증여부가 실무상 핵심 포인트가 될 것입니다.

 

입니다. 영업비밀이 아닌 경우에도 마찬가지입니다.

 

다음으로, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 신설 차목이 적용될 수 없습니다. 여기서 다시 한번 영업비밀 성립요건 중 공연히 알려져 있지 아니한이란 요건과는 그 구체적 문언이 다르다는 점에 주목해야 할 것입니다. ”동종 업계에서 널리 알려진 경우는 불특정 다수인이 실제 알고 있거나 알 수 있었으면 충족되는 공연히 알려진 상태와 같지 않습니다. 차목에서는 그 알려진 대상의 범위가 동종 업계로 한정될 뿐만 아니라 그 공지수준이 널리 알려진 경우로 훨씬 엄격한 기준을 충족해야 합니다.

 

예를 들어 분쟁이 발생한 후 전세계 기술자료를 조사해보았더니 우리나라에서는 거의 보지 않는 희귀한 외국자료 중에 그 내용이 기재되어 있는 경우를 상정하면, 우리나라 사람이 아니더라도 누군가 그 간행물에 기재된 내용을 볼 수 있기 때문에(소위 불특정 다수인이 그 내용을 알 수 있는 가능성이 있으므로), 해당 정보는 영업비밀의 비밀성을 인정할 수 없습니다. 그러나, 그 정보내용이 동종 업계에 널리 알려진 경우로는 볼 수 없다는 점이 분명하므로 이와 같은 경우는 신설 차목의 단서조항에 해당하지 않습니다.

 

2. 영업비밀과 비교할 때 그 적용범위가 훨씬 광범위할 것임

신설 차목에서는 비밀관리성을 적용요건으로 요구하지 않습니다. 뿐만 아니라 영업비밀의 비밀성 요건을 충족하지 못하는 경우에도 적용될 수 있습니다. 실무상 영업비밀보호를 구하는 많은 사례에서 정보보유자가 비밀관리 미비를 이유로 법적보호에 성공하지 못합니다. 또한 본인이 최초 개발한 기술이나 사업 아이디어로 믿었으나 상대방이 전세계 관련 자료를 모두 조사해서 유사한 내용을 발견하면 비밀성 상실을 이유로 법적보호에 실패하는 경우도 종종 있습니다.

 

신설된 차목은 위와 같은 영업비밀 불인정 상황에서도 부정경쟁행위로 보기 때문에 법적보호가 가능합니다. 형사처벌 조항을 제외하고 나머지 민사상 구제수단을 영업비밀 보호제도와 동일합니다. 반대로 아이디어를 제공받은 측에서는 그만큼 법적 리스크가 증대된 것입니다.

 

KASAN_[사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용 부정경쟁행위 적용

 

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작성일시 : 2018.06.07 11:31
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