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1. 제품 디자인 비교

2. 특허법원 판결요지

가. 소송신탁 해당 여부 판단

나. 디자인 유사 판단

공통점 ①관통 슬리브의 몸체가 전체적으로 일체로 형성된 원기둥 형상인 점, ②관통 슬리브 몸체 측면에는 횡단면이 반원 형상이고 몸체 상단부터 하단까지 이어져 몸체와 일체로 형성된 돌출부가 4개 존재하며, 각 돌출부는 인접한 돌출부와 원기둥 형상 몸체의 중심을 기준으로 약 90°씩 떨어져 있는 점은 관통 슬리브의 몸체에 관한 것으로 등록디자인이나 피고 제품들에서 차지하는 비중이 커 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고 ②와 관련한 돌출부가 기능과 관련된 형태라 볼 수 있더라도 다른 수단에 의하여 돌출부의 기능을 대체하거나 위와 같은 기능을 수행하는 돌출부를 두더라도 그 형상을 얼마든지 다르게 구성할 수 있을 것으로 보이고, 위와 같은 돌출부가 선행디자인에 의하여 공지되었다고 보기도 어렵다. 또한 ③관통 슬리브 몸체의 상면 중앙에 원 모양의 관통홀이 존재하는 점은 관통 슬리브 몸체 상면 중앙에 형성되어 보는 사람의 눈에 잘 띄는 부분인 데다가 선행디자인들에는 이러한 관통홀이 존재하지도 아니한다.

따라서 공통점 ①, ②, ③은 이 사건 등록디자인과 피고 제품들에서 지배적 특징에 해당한다고 봄이 타당하다.

반면 ㉠원기둥 형상의 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형상이 등록디자인은 삼각형이나, 피고 제1제품은 사각형이고, 피고 제2제품은 라운드진 사각형인 점, ㉡관통 슬리브 몸체 하단부에 있는 고정 브래킷의 형성 위치가 등록디자인은 각 돌출부 하단이어서 각 고정 브래킷의 상면이 그에 대응하는 각 돌출부의 하면과 접하지만, 피고 제품들은 각 돌출부 사이이므로 각 고정 브래킷과 각 돌출부가 접하지 아니하는 점 등은 관통 슬리브 하단에 있는 고정 브래킷의 형상 및 설치 위치에 관한 것인데, 이는 관통 슬리브의 고정을 위해 필요한 구성으로 원기둥 형상의 몸체 하단에 비교적 조그맣게 돌출된 것이어서 보는 사람의 주의를 끌기 어려운 부분이라고 할 것이므로 관통 슬리브의 전체적인 심미감에 큰 영향을 주지 아니할 것으로 보인다.

결국, 등록디자인과 피고 제품들은 공통점 ①, ②, ③과 같은 지배적 특징이 유사하여 앞서 본 차이점들에도 불구하고 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 봄이 타당하므로, 등록디자인과 피고 제품들은 유사하다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017나2448 판결

KASAN_[디자인침해분쟁] 디자인 유사 판단 및 소송신탁 해당 여부 판단 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017나2448 판결 .pdf

1. 기초사실

2. 판단기준 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비, 판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

3. 구체적 사안의 판단

(1) “천년구들” 부분은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다.

(2) “천년마루” 부분도 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다.

(3) “천년” 부분은 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없다. 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

(4) 따라서 “천년” 부분은 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰하거나 “천년구들” 부분과 “천년마루” 부분을 중심으로 대비하면, 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다.

첨부: 대법원 2018. 9. 13. 선고 2017후2932 판결

KASAN_[상표분쟁] 결합상표의 유사 여부 판단 – 권리범위확인심판 대법원 2018. 9. 13. 선고 2017후

대법원 2018. 9. 13. 선고 2017후2932 판결.pdf

종전 블로그에 소개한 사건에서 검찰이 본아이에프(브랜드명 본죽) 대표와 부인인 본사랑 이사장에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등을 적용하여 각 징역 5년을 구형했다는 소식입니다. 매우 무거운 형량을 구형하였습니다.

뉴시스 인터넷 기사를 인용하면 다음과 같습니다. 검찰은 "법인이 설립된 이후 개발한 상표를 본인 명의로 등록했다"며 "상표를 개인적으로 소유한 뒤 사용료를 받았고, 특별 위로금 명목으로 회사로 하여금 50억원을 지급하게 했다"고 설명했다.

이어 "법인 차원에서 상표를 개발했는데도, 부당하게 사용료를 지급해야 하는 결과가 발생했다"며 "가맹점주와 소비자들의 정당한 이익을 가로채고, 경제 정의 및 공정한 거래질서를 침해했다"고 지적했다.

그러면서 "수사 및 재판 과정에서 개선 의지를 보이지 않았고, 피해회복도 안됐다"며 "김 대표 부부의 태도를 볼 때 피해가 회복될 가능성도 전혀 없다"고 구형 이유를 밝혔다.

KASAN_[상표분쟁] 창업자 개인명의로 본죽 상표권 등록 법인에서 상표사용료 받은 사안 – 검찰에서 대표에 대

1. 미용실 양도 관련 사실관계 및 쟁점

양도인은 2014. 7. 17. 양수인으로부터 2000만원을 받고 임차하여 운영하던 미용실 시설을 양도 + 양수인은 임대인 건물 소유자와 임대차보증금 1,000만원, 월세 35만원으로 임대차계약을 체결 + 간판 변경 후 미용실 영업 중 + 그런데 양도인이 약 3개월 후부터 약 300m 떨어진 곳에서 새로운 미용실 영업 개시

쟁점: 양수인 주장 – 상법상 영업양도 및 경업금지 위반 주장 but 양도인은 영업양도가 아니라 시설물 비용 등 단순 부동산 이전에 불과함. 상법상 영업양도에 해당하는지 여부가 쟁점

2. 판단기준: 영업양도인의 경업금지의무 – 상법 제41조 적용 전제조건

상법 제41조 (영업양도인의 경업금지) ① 영업을 양도한 경우에 다른 약정이 없으면 양도인은 10년간 동일한 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군과 인접 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군에서 동종영업을 하지 못한다. ② 양도인이 동종영업을 하지 아니할 것을 약정한 때에는 동일한 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군과 인접 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군에 한하여 20년을 초과하지 아니한 범위 내에서 그 효력이 있다.

상법 제41조 적용 조건: 영업을 양도한 경우

대법원 2003. 5. 30. 선고 2002다23826 판결: “상법상의 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고, 영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 하므로 영업재산의 일부를 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지되어 있다고 사회관념상 인정되면 그것을 영업의 양도라 볼 것이지만, 반면에 영업재산의 전부를 양도했어도 그 조직을 해체하여 양도했다면 영업의 양도로 볼 수 없다.”

대법원 1997. 6. 24. 선고 96다2644 판결: “영업양도가 인정되려면 영업양도 당사자 사이에 명시적 또는 묵시적 계약이 있어야 한다.”

3. 구체적 판단 - 상법상 영업양도에 해당하지 않음

4. 명시적 경업금지 약정 부존재 + 묵시적 경업금지 약정도 불인정

KASAN_[경업금지쟁점] 식당, 미용실, 학원 등을 권리금을 지급하고 양도한 경우 양도인의 경업금지의무 여부

1. 영업양도인의 경업금지의무 – 상법 제41조 적용 전제조건

상법 제41조 (영업양도인의 경업금지) ① 영업을 양도한 경우에 다른 약정이 없으면 양도인은 10년간 동일한 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군과 인접 특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군에서 동종영업을 하지 못한다. ② 양도인이 동종영업을 하지 아니할 것을 약정한 때에는 동일한특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군과인접특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군에한하여 20년을 초과하지 아니한 범위내에서 그 효력이 있다.

상법 제41조 적용 조건: 영업을 양도한 경우 - 대법원 2003. 5. 30. 선고 2002다23826 판결: “상법상의 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고, 영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 하므로 영업재산의 일부를 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지되어 있다고 사회관념상 인정되면 그것을 영업의 양도라 볼 것이지만, 반면에 영업재산의 전부를 양도했어도 그 조직을 해체하여 양도했다면 영업의 양도로 볼 수 없다.”

대법원 1997. 6. 24. 선고 96다2644 판결: “영업양도가 인정되려면 영업양도 당사자 사이에 명시적 또는 묵시적 계약이 있어야 한다.”

2. 미용실 양도인의 경업금지의무 판단 사례 - 사안의 개요 및 쟁점

사실관계: 양도인은 2014. 5. 2.경 양수인으로부터 800만원을 지급받고 임차하여 운영하던 미용실 시설을 양도함 + 양수인은 2014. 5. 7. 건물 소유자와 미용실 상가에 관하여 임대차보증금 2,000만원, 월세 80만원으로 임대차계약을 새로 체결한 후 현재까지 이 사건 미용실에서 똑같은 상호를 계속 사용하여 미용실 영업을 하고 있음 + 그런데 양도인이 약 1개월 후부터 인근에서 새로운 미용실 영업을 개시하였음

쟁점: 양수인 경업금지 위반 주장 but 양도인은 영업양도가 아니라 시설물 비용 등 단순 부동산 이전에 불과함. 상법상 영업양도에 해당하는지 여부가 쟁점

3. 인천지방법원 2014가합11174 판결요지

원고와 피고 사이에는 상법상 영업양도계약이 체결되었다고 보기 어렵고, 오히려 시설물 양도 및 임차권 양도계약이 체결되었으며, 그 대금인 800만원도 영업양도대금이 아닌 시설물 양도 대금 및 권리금의 성격을 가지는 것으로 보는 것이 상당하므로, 상법상 영업양도의 경우 인정되는 양도인의 경업금지의무가 양도인 피고에게 있다고 보기 어려움.

KASAN_[경업금지쟁점] 식당, 미용실, 학원 등을 권리금을 지급하고 양도한 경우 양도인의 경업금지의무 여부

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1. 선등록상표와 무효 대상 등록상표

2. 판결요지

무효심판청구인 원고는 등록상표의 ‘러브’ 부분이 화장품의 사용법을 나타내는 용어(Rub)이므로 식별력이 미약하다고 주장한다. 그러나 위 ‘러브’라는 문자부분은 화장품 등의 지정상품에 관한 일반 수요자에게 영어단어 ‘Love’를 직감하게 할 가능성이 농후하고, 그와 달리 위 단어보다 비교적 어려운 영어 단어인 원고 주장의 ‘Rub’를 직감하게 할 가능성은 극히 낮아 보인다. 설령 위 ‘러브’라는 문자부분이 일반 수요자에게 ‘Rub’의 관념을 쉽게 떠올린다고 하더라도, 그러한 관념이 화장품 등의 지정상품과의 관계에서 원고 주장의 ‘화장품의 사용법’ 등의 효능이나 용도를 표시하는 것으로 직접적으로 인식하게 한다고 보기도 어렵다. 왜냐하면 위 ‘Rub’의 ‘문지르다, 비비다’라는 일반적 관념은 아무리 넓게 보더라도 위 효능이나 용도를 암시 또는 강조하는 데에 그치기 때문이다.

그렇다면 등록상표는 원고 주장처럼 ‘롬’이라는 문자부분을 요부로 한다고 볼 수 없어서 ‘러브롬’ 또는 ‘러브’로 호칭된다고 할 것인데, ‘이브롬’으로 쉽게 호칭되는 선등록상표들과는 그 호칭의 면에서 유사하지 않다. 왜냐하면 등록상표가 ‘러브롬’으로 발음되고, 선등록상표가 ‘이브롬’으로 발음되는 경우만을 놓고 보더라도, 모두 3음절이라는 비교적 짧은 음절의 호칭에서 가장 비중이 큰 첫음절이 ’러‘와 ‘이’로 뚜렷하게 달라서 첫음절을 강하게 호칭하려는 일반 수요자들의 경향 등에 비추어 그 청감이 서로 상이하다고 할 것이기 때문이다. 등록상표는 선등록상표들과 전체적으로 표장이 유사하지 아니하다.

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허8275 판결

KASAN_[상표분쟁] 상표등록 무효심판 – 상표 유사 판단 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허8275

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허8275 판결 .pdf

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허3123 판결

KASAN_[상표분쟁] 상표등록무효심판 – 표장의 유사 판단 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허3123

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허3123 판결 .pdf

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1. 사안의 개요 및 쟁점

전용사용권을 설정 등록하지 아니한 상태에서 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대한 금지, 폐기청구권을 행사할 수 있는지 여부

2. 판결요지

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 전부개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용 사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고,

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용 사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며,

2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.

원고의 이 사건 전용사용권은 2012. 3. 15. 이후 설정 또는 변경된 것으로서, 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정상표법 부칙의 경과규정에 따라 구상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용된다.

그런데 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용 사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다.

따라서 원고는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지, 폐기청구권을 행사할 수 있다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2017나2004 판결

KASAN_[상표분쟁] 미등록 전용사용권의 법적 효력 – 독자적인 침해금지청구소송 가능 특허법원 2018. 7. 2

특허법원 2018. 7. 20. 선고 2017나2004 판결 .pdf

1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 제3자의 등록상표에 대한 취소심판이 제기되었으나 원고 등록상표가 업무상 실수 등 원인으로 정당한 이유 없이 부적법하게 소멸 등록됨. 그 상태에서 원고 상표권의 갱신등록기간도 경과됨.

(2) 나중에 본인의 상표권이 부적법하게 말소등록된 사실을 알게 된 상표권자가 상표권의 회복등록 + 존속기간갱신등록 신청함

(3) 특허청은 상표권의 회복등록 허용 but 존속기간 만료로 인한 상표권 소멸을 이유로 다시 상표권의 소멸등록 + 존속기간 갱신등록 거절

(4) 상표권자 원고가 특허청의 존속기간갱신등록 거부처분의 취소를 구하는 행정소송 제기함 + 하급심 원고 패소 판결

(5) 쟁점: 등록 상표권이 정당한 원인 없이 불법 말소된 경우 그 등록말소 전 상표권의 존속기간이 그대로 진행되는지 아니면 부적법 등록말소로 존속기간이 정지되는지 여부

2. 대법원 판결요지

상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다.

상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복 등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복 등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다(대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 참조).

따라서, 존속기간이 이미 만료하였고, 특허청 소속 공무원의 개인적인 부적절한 개입으로 인하여 그 신청기간 내에 존속기간갱신등록 신청을 하지 못하게 되었더라도, 상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있어 상표권의 존속기간 만료 및 그 갱신 여부는 획일적으로 정해져야 하고, 소속 공무원의 개입으로 손해배상을 청구할 수 있는지는 별론으로 존속기간갱신등록 신청기간이 달라진다고 할 수 없다. 상표권자 원고의 신의칙 주장도 배척함.

첨부: 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결

KASAN_[상표분쟁] 특허심판원 업무실수로 등록상표권의 부적법한 소멸등록 소멸등록 후 존속기간 진행여부 회

대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결.pdf

저작권법 제125조 (손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 "저작재산권자등"이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때 에는 그 이익의 액을 저작재산권자 등이 받은 손해의 액으로 추정한다. ② 저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자 등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. ④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(제88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작인접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

제125조의2 (법정손해배상의 청구) ① 저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심(사실심)의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물 등 마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다. ② 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다. ③ 저작재산권자등이 제1항에 따른 청구를 하기 위해서는 침해행위가 일어나기 전에 제53조부터 제55조까지의 규정(제90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 그 저작물 등이 등록되어 있어야 한다. ④ 법원은 제1항의 청구가 있는 경우에 변론의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

제126조 (손해액의 인정) 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

제129조 (공동저작물의 권리침해) 공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 제123조의 규정에 따른 청구를 할 수 있으며 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 제125조의 규정에 따른 손해배상의 청구를 할 수 있다.

제129조의2 (정보의 제공) ① 법원은 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 증거를 수집하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에 대하여 그가 보유하고 있거나 알고 있는 다음 각 호의 정보를 제공하도록 명할 수 있다.

1. 침해 행위나 불법복제물의 생산 및 유통에 관련된 자를 특정할 수 있는 정보

2. 불법복제물의 생산 및 유통 경로에 관한 정보

② 제1항에도 불구하고 다른 당사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보의 제공을 거부할 수 있다.

2. 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호의 영업비밀을 말한다. 이하 같다) 또는 사생활을 보호하기 위한 경우이거나 그 밖에 정보의 제공을 거부할 수 있는 정당한 사유가 있는 경우

④ 법원은 제2항 제2호에 규정된 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에게 정보를 제공하도록 요구할 수 있다. 이 경우 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 정보제공을 신청한 당사자 또는 그의 대리인의 의견을 특별히 들을 필요가 있는 경우 외에는 누구에게도 그 제공된 정보를 공개하여서는 아니 된다.

KASAN_[저작권분쟁] 저작권 침해로 인한 손해배상액 산정 관련 저작권법 규정.pdf

1. 소환된 대표이사의 지위

회사직원이 업무용 컴퓨터에 불법으로 복제된 소프트웨어를 설치하여 이용한 것이 적발되어 수사기관이 법인의 책임을 묻기 위하여 법인의 대표이사를 소환한 경우, 먼저 그 대표이사가 어떤 지위로 소환된 것인지를 검토할 필요가 있습니다.

우선 사건에 적용할 수 있는 법조와 관련하여, 저작권법 제141조는 ‘법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인·사용인 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 이 장의 죄를 범한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당조의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있습니다.

따라서, 직원이 회사의 업무와 관련하여 불법 복제 소프트웨어를 사용하였다 하더라도 양벌규정 상 처벌의 대상이 되는 자는 그 행위자인 종업원 및 법인에 한정되는 것이므로 법인의 대표이사는 양벌규정과 관련된 점에 한하여는 피의자가 될 수 없고, 피의자인 법인의 범죄혐의를 수사하는데 필요한 제3자(참고인)이 될 뿐입니다. (형사소송법 제221조 제1항)

2. 수사에 있어 참고인 출석의 임의성 및 불응시 증인신문으로의 전환

참고인의 지위로 수사에 출석하는 것은 형사소송법 제221조 제1항 규정된 것으로 ‘검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자가 아닌 자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다. 이 경우 그의 동의를 받아 영상녹화할 수 있다.’고 규정하고 있을 뿐 요구에 불응하는 경우 어떠한 제재수단을 설정하거나 이를 강제할 것을 규정하고 있지 아니하므로, 법인의 대표이사가 수사에 있어 참고인의 지위로 소환된 경우 이에 불응하는 것은 가능합니다.

다만, 검사는 범죄의 수사에 없어서는 아니될 사실을 안다고 명백히 인정되는 자가 출석을 거부하는 경우 제1회 공판기일 전에도 판사에게 그에 대한 증인신문을 청구할 수 있는데(형사소송법 제221조의2 제1항), 만약 판사가 해당청구를 받아들여 증인신문을 하는 경우 법인의 대표이사는 증인의 지위로 소환되는 것 이므로 정당한 사유없이 그 소환을 거부하면 과태료가 부과되거나, 감치에 처해지거나 혹은 구인될 수 있습니다. (형사소송법 제151조, 제152조)

3. 실무적 대응

다만 이는 법인의 대표이사가 직접적으로 저작권법 위반의 혐의가 없을 경우에 한정되는 것으로, 만약 법인의 대표이사가 복제권 침해의 교사 또는 방조혐의로 조사를 받는 경우라면 대표이사는 양벌규정에 관계없이 저작권법 위반의 피의자로 조사를 받는 것이어서 실질적으로 그 조사에 불응할 수 없습니다.

비록 회사법인 내에서의 소프트웨어 복제 행위에 관한 판결은 아니지만, 대법원은 소리바다 사건에서 저작권법상 복제권의 침해에 있어 과실에 의한 방조를 긍정하고, 그 과실의 내용을 복제권 침해행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 그 의무를 위반하는 것으로 파악하고 있으므로, 회사 내에서 불법 소프트웨어 복제가 발생한 경우 법인의 대표이사가 소프트웨어 복제에 도움을 주었는지 여부가 중점적인 수사의 대상이 될 것으로 보여지며, 법인의 대표이사가 소환의 대상이 될지 여부 역시 이의 연장선에서 소프트웨어 복제행위의 발생경위, 해당 법인의 규모, 업무의 성격 등에 비추어 판단될 것 으로 보여집니다.

검찰 보도자료를 보면, 양벌규정에 따른 법인 수사에 있어서 반드시 필요한 경우가 아니라면 대표이사의 소환을 최대한 자제할 것이라고 밝혔습니다. 만약 수사기관에서 불법 소프트웨어 복제와 관련하여 법인의 대표이사를 소환하는 경우라면 먼저 어떠한 지위에서 소환되는지 여부를 파악하고 대응하는 것이 바람직할 곳입니다. 통상 변호사의 도움을 받아서 대응하는 것이 필요할 것입니다.

KASAN_[저작권분쟁] 저작권침해 사안에서 회사법인 뿐만 아니라 법인 대표이사의 책임, 조사, 소환 등 관련 실무

서울중앙지방법원 2016. 7. 8. 선고 2014가합50635 판결: 법원은 총 직원 16명의 소규모 주식회사에서 S/W 불법사용이 업무상 행위로 인정하면서 동시에 대표이사 개인의 공동불법행위도 인정하면서 손해배상책임이 있다고 판결하였습니다. 주식회사 대표이사도 회사법인과 부진정연대책임을 부담한다고 보았습니다.

"대표이사는 피고 회사의 신규직원을 채용할 때 이 사건 프로그램을 사용할 수 있는지 여부를 확인하였고, 피고 회사 직원들에게 이 사건 프로그램의 사용을 독려하는 등 피고 회사 직원들에 의해 이 사건 프로그램이 불법복제 되고 사용되는 것을 방조내지 유도하였다.

피고 회사는 총 직원 16명의 비교적 소규모 회사로서 신규직원 채용 시 이 사건 프로그램의 사용여부를 확인하였던 점, 대표이사 피고 B가 직원들에게 이 사건 프로그램의 사용을 독려한 것 등으로 보아 피고 회사는 이 사건 프로그램을 피고 회사의 업무수행 과정에서 필요로 했던 것으로 보이고 실제로 피고 회사의 컴퓨터에 이 사건 프로그램을 사용하여 작업하거나 이 사건 프로그램과 관련된 파일들을 다수 보유하고 있었던 점, 피고 회사에서 사용된 16대의 컴퓨터 중 11대의 컴퓨터에 이 사건 프로그램이 설치되어 있는 등 단순히 단기 아르바이트생만이 사적으로 이 사건 프로그램을 사용하였다고 보기에는 이 사건 프로그램이 설치된 컴퓨터의 수가 많은 점, 피고들이 이 사건 프로그램을 저작권의 동의 없이 업무상 이용하였다는 이유로 유죄 판결을 받은 점 등에 비추어보면,

피고 회사의 직원들은 원고가 저작권을 보유하고 있는 이 사건 프로그램을 원고의 허락 없이 복제한 후 피고 회사의 업무에 이용함으로써 원고의 저작권을 침해하는 불법행위를 하였고, 피고 회사의 대표이사 피고 B는 피고 회사의 직원들이 이 사건 프로그램을 무단으로 복제하여 피고 회사의 업무에 이용하는 사실을 알면서 이 사건 프로그램을 쉽게 사용할 수 있도록 조치하였다고 판단된다.

따라서 대표이사로서 회사 직원들의 저작권 침해로 인한 불법행위를 방지하여야 할 주의의무가 있음에도이에위반하여그불법행위를 방조하거나 유도함에 따른 책임을 부담한다고보아야할것이고,

회사법인은 피고 회사직원들의 사용자로서 그 직원이 피고 회사의 사무집행과 관련한 이 사건 프로그램의 저작권 침해로 인하여 원고에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다.

회사와 대표이사의 위 각 손해배상책임은 부진정연대책임 관계에 있다."

KASAN_[저작권분쟁] 불법 SW 무단사용에 대한 손해배상책임 직원, 개인사업자 사장, 회사법인, 대표이사,

2018. 7. 18. 시행 개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정법 제2조 제1호 차목 조항 중 단서 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

신설 차목의 단서 내용: “다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”

1. 영업비밀의 비밀성 요건과 전혀 다른 내용임

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀로 보호받기 위해서는 “공연히 알려져 있지 아니 한” 정보이어야 합니다. 여기서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말”합니다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결).

그 장소는 국내 또는 국외를 불문합니다. 법원은 “국내에서 사용된 바 없다고 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는자에게 알려져 있는 상태”는 영업비밀이 아니라고 판시하였습니다(서울고등법원 1998. 7. 21. 선고 97나15229 판결).

신설 차목 부정경쟁행위의 보호대상 아이디어는 위와 같은 영업비밀의 비밀성을 요건으로 하지 않습니다. 전혀 다른 각도에서 그 적용대상을 정하고 있습니다. 즉, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다면, 그 아이디어가 영업비밀인지 여부에 상관없이 차목을 적용할 수 없습니다. 다시 말하면 다수가 알고 있더라도 공연히 알려져 있지 않다면 영업비밀이 성립되는데, 이와 같은 영업비밀 정보인 경우에도 아이디어를 제공받은 자가 알고 있었다면 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다. 공연히 알려져 있지 않더라도 당사자는 이미 알고 있었는지 여부에 따라 달라집니다. 결국 아이디어를 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다는 사실의 입증여부가 실무상 핵심 포인트가 될 것입니다.

입니다. 영업비밀이 아닌 경우에도 마찬가지입니다.

다음으로, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 신설 차목이 적용될 수 없습니다. 여기서 다시 한번 영업비밀 성립요건 중 “공연히 알려져 있지 아니한”이란 요건과는 그 구체적 문언이 다르다는 점에 주목해야 할 것입니다. ”동종 업계에서 널리 알려진 경우”는 불특정 다수인이 실제 알고 있거나 알 수 있었으면 충족되는 “공연히 알려진 상태”와 같지 않습니다. 차목에서는 그 알려진 대상의 범위가 동종 업계로 한정될 뿐만 아니라 그 공지수준이 “널리 알려진 경우”로 훨씬 엄격한 기준을 충족해야 합니다.

예를 들어 분쟁이 발생한 후 전세계 기술자료를 조사해보았더니 우리나라에서는 거의 보지 않는 희귀한 외국자료 중에 그 내용이 기재되어 있는 경우를 상정하면, 우리나라 사람이 아니더라도 누군가 그 간행물에 기재된 내용을 볼 수 있기 때문에(소위 불특정 다수인이 그 내용을 알 수 있는 가능성이 있으므로), 해당 정보는 영업비밀의 비밀성을 인정할 수 없습니다. 그러나, 그 정보내용이 동종 업계에 널리 알려진 경우로는 볼 수 없다는 점이 분명하므로 이와 같은 경우는 신설 차목의 단서조항에 해당하지 않습니다.

2. 영업비밀과 비교할 때 그 적용범위가 훨씬 광범위할 것임

신설 차목에서는 비밀관리성을 적용요건으로 요구하지 않습니다. 뿐만 아니라 영업비밀의 비밀성 요건을 충족하지 못하는 경우에도 적용될 수 있습니다. 실무상 영업비밀보호를 구하는 많은 사례에서 정보보유자가 비밀관리 미비를 이유로 법적보호에 성공하지 못합니다. 또한 본인이 최초 개발한 기술이나 사업 아이디어로 믿었으나 상대방이 전세계 관련 자료를 모두 조사해서 유사한 내용을 발견하면 비밀성 상실을 이유로 법적보호에 실패하는 경우도 종종 있습니다.

신설된 차목은 위와 같은 영업비밀 불인정 상황에서도 부정경쟁행위로 보기 때문에 법적보호가 가능합니다. 형사처벌 조항을 제외하고 나머지 민사상 구제수단을 영업비밀 보호제도와 동일합니다. 반대로 아이디어를 제공받은 측에서는 그만큼 법적 리스크가 증대된 것입니다.

KASAN_[기술탈취분쟁] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용 부정경쟁행위 적용범위

2018. 4. 17. 개정, 2018. 7. 18. 시행인 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 개정내용 중 사업상 아이디어 보호 신설규정이 매우 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 개정이유, 법규정, 핵심내용 등을 간략하게 설명드립니다.

1. 국회 의안심의 자료

개정안 제안이유 : “중소기업, 벤처기업 또는 개발자 등의 경제적 가치를 가지는 아이디어를 거래상담, 입찰, 공모전 등을 통하여 취득하고 이를 아무런 보상 없이 사업화하여 막대한 경제적 이익을 얻으면서도 개발자는 오히려 폐업에 이르게 하는 등 기업의 영업활동에 심각한 폐해를 야기하고 있음.

그런데 아이디어 사용에 대한 명시적 계약을 체결하지 않았거나 특허 등 등록에 의한 보호를 위한 구체적 요건을 구비하지 못한 경우 상당한 피해를 입더라도 구제해 줄 명확한 규정이 없어 손해배상은 물론 사용금지를 요청하기도 어려운 실정이므로, 본 개정을 통해 중소·벤처기업 및 개발자의 참신한 아이디어를 적극 보호하려는 것임.”

신설 조항 : 법 제2조 제1호 차목 신설 (기존 차목은 카목으로 변경) “차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”

2. 신설 부정경쟁행위의 요건 - 보호대상 아이디어

새로운 사업 아이디어나 기술을 제안한 개인사업자, 벤처기업, 중소기업이 거래 상대방인 대기업, 공기업, 공공기관 등과의 관계에서 협상력 부족으로 제안한 사업 아이디어나 기술을 탈취당하는 것을 방지하려는 목적으로 신설되었습니다. 기존의 영업비밀 보호제도와는 다른 독립적 내용으로서 새로운 보호방안이 추가된 것입니다. 해당 아이디어가 영업비밀에 해당하는 경우는 물론이고 영업비밀에 해당하지 않더라도 부정경쟁 행위에 해당할 수 있습니다. 즉 아이디어 보유자로서는 영업비밀 보호와 중첩되는 보호는 물론 영업비밀 보호조항이 적용되지 않는 경우에도 독립적 보호청구도 가능합니다.

신설조항 차목을 나누어 살펴보면, (1) 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서(적용가능 상황을 제한하는 의미), (2) 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보(영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우도 해당함. 비밀성과 경제적 가치성만 갖추면 충분함. 그 범위를 제한하기 어려울 것임)를, (3) 그 제공 목적에 위반하여(사업제안, 입찰, 공모 등에서 떨어져 최초 목적을 달성하지 못한 경우 모두 제공목적에 위반된다고 보아야 할 것임), (4) 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나(단순한 사용을 넘어서 부정한 사용이어야 함. 그러나 통상 제공목적에 위반하여 사용한 경우를 부정한 사용으로 볼 수 있을 것임), (5) 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위(관계사, 계열사, 거래처 등 제3자에게 제공하여 사용하게 한 사실만 입증하면 됨. 부정사용이 아니어도 해당함)를 부정경쟁행위 유형으로 규정하였습니다. 거래당사자의 기술탈취를 방지하는 규정으로 기존의 영업비밀보호 제도와 비교할 때보다 훨씬 실효적인 규정으로 작용할 것으로 예상됩니다.

다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 않는다는 단서를 두고 있습니다. 공중의 영역에 속하는 정보를 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하는 당연한 규정입니다.

3. 법적구제 – 보호수단

사업상 아이디어를 무단 사용하는 행위, 그 아이디어를 적용한 제품의 생산, 판매 등 영업활동의 금지를 청구하는 등 해당 부정경쟁행위의 금지 및 그 예방을 청구할 수 있습니다(법 제4조 부정경쟁행위의 금지청구권). 뿐만 아니라 그 완제품, 반제품의 폐기, 생산설비의 폐기 등 해당 부정경쟁행위의 금지 및 예방을 위해 필요한 조치를 청구할 수 있습니다(법 제4조 제2항).

아이디어 보유자에게 손해가 있다면 부정경쟁행위자를 상대로 그 손해배상을 청구할 수 있습니다(법 제5조). 손해액 추정 등 법 제14조의2 손해액산정에 관한 특별 규정도 적용됩니다.

한편, 법 제18조 제3항의 벌칙조항을 보면, 괄호에서 (아목, 차목 및 카목은 제외한다)로 규정하여 부정경쟁행위 유형 중에서 형사처벌 대상에서 제외하고 있다는 점을 유의해야 합니다. 영업비밀 침해행위를 엄중하게 형사처벌하는 것과 구별되는 내용입니다. 따라서 사업상 아이디어를 탈취한 것으로 인정되더라도 비밀괸리성 부족으로 해당 정보가 영업비밀에 해당하지 않는다면 형사처벌은 가능하지 않습니다.

또한, 특허청장 등은 부정경쟁행위를 조사할 수 있고, 그 위반행위의 중지 등 그 시정을 권고할 수 있습니다(법 제7조 및 제8조). 신설 차목의 부정경쟁행위에도 적용되는데, 특허청 등에서 구체적으로 어떤 방식으로 조시하고 어떤 시정권고 조치를 할지 등 실무적 사항은 아직까지 정해지지 않았습니다.

4. 실무적 포인트 – 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어를 부당하게 탈취당한 경우 영업비밀이 아니더라도 보호받을 수 있음. 아이디어 제공자에게 훨씬 유리하므로 실무상 보호청구가 빈발할 가능성 있음. 권리보호를 위해서는 제공한 아이디어의 구체적 내용, 범위, 시기 등의 입증 중요. 기존의 영업비밀 원본증명서비스를 적극 활용하는 방안 고려.

KASAN_[기술탈취분쟁] 개정 부경법 - 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용행위를

특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다. 그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다. 이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 특허법 논리와 영어비밀 보호법 논리는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다. 영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다.

KASAN_[기술탈취분쟁] 영업비밀보호법과 특허법 논리 구별 새로운 기술 아이디어 제안 후 무단 사용자에 대한 권

2. 특허법원 판결요지

이 사건 등록상표인 “한일의료기”는 “한일”과 “의료기”가 결합되어 있는 표장으로, 위 두 단어가 결합됨으로 인하여 새로운 관념이 형성되는 것도 아니고, 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 할 수도 없는데, 그 구성 부분 중 “의료기” 부분은 지정상품인 의료용 전기온열매트와 관련하여 식별력이 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 “한일” 부분이 지정상품과 관련하여 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 할 것이다.

확인대상표장은 상단 및 중앙 부분에 있는 사각 형태의 도형, 그 도형 내부에 한문으로 된 “東醫寶鑑” 및 그 도형의 하단에 한글로 된 “동의보감한일의료기”가 결합되어 있는 표장으로, 위 도형 부분이 특별한 호칭을 갖고 있지 않고, 한문으로 된 “東醫寶鑑”은 한글로 “동의보감”이라고 발음되므로, 확인대상표장은 한글로 “동의보감” 또는 “동의보감한일의료기”로 호칭될 수 있는바, “동의보감”, “한일” 및 “의료기”라는 단어들이 결합됨으로 인하여 새로운 관념이 형성되는 것도 아니고, 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 할 수도 없다. 그런데, 확인대상표장의 “동의보감” 부분은 조선시대에 허준이 지은 의학서적을 뜻하는 것으로 사용상품인 비의료용 전기온열매트와 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이고, “의료기” 부분도 마찬가지이므로, 확인대상표장의 경우 “한일” 부분이 그 사용상품과 관련하여 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있어, 결국 “한일” 부분이 요부에 해당한다고 할 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 “한일” 부분만으로 약칭될 경우 양 표장은 호칭과 관념이 동일하다고 할 것이므로, 양 표장은 호칭 및 관념에 있어서 유사하다고 볼 수 있다.

첨부: 특허법원 2018. 8. 16. 선고 2018허3727 판결

KASAN_[상표분쟁] 문자와 도형의 결합상표 유사판단 특허법원 2018. 8. 16. 선고 2018허3727 판결

1. 등록디자인(상단)과 실시디자인(하단) 비교

2. 공지디자인

3. 특허법원 판결요지

디자인은 전체로서 관찰하여 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 참조). 또한 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적·기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 양 디자인이 서로 동일·유사하다고 할 수도 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결 참조).

양 디자인의 대상물품인 피부미용 마사지기는 손잡이부를 잡고 피부 표면에 접촉부를 대어 문질러 사용하는 물품이므로 일정한 경사면을 지닌 접촉부와 손잡이부의 구성 자체는 이러한 물품에 당연히 있을 수밖에 없는 기본적 내지 기능적 형상에 가깝다. 또한 접촉부와 손잡이부를 이어주는 연결부, 타원형 경사면, 경사면 가운데의 발광다이오드 표시부, 바깥쪽으로 볼록한 곡선 형상의 접촉부의 배면, 하단 직경이 상단보다 넓은 원통형 손잡이부 구성은 피부미용 마사지기 등 미용기기 분야에서 공지된부분에해당하여그중요도를낮게평가하여야한다.

그런데 (1) 등록디자인은 접촉부 경사면이 단일 타원형 구조로 가운데에 한 개의 원형 발광다이오드가 형성되어 있으나 확인대상디자인은 접촉부 경사면 윗부분에 초승달 모양의 면이 추가적으로 형성되고 접촉부 가운데 두 개의 원형 발광다이오드가 연결되어 배치된 점, (2) 확인대상디자인은 접촉부 경사면과 연결부 사이 간격이 다소 넓고 배면에서 본 연결부 상단 경계선이 위로 올라가 있으며, 측면에서 본 연결부 상단 경계선이 사선으로 형성된 반면 등록디자인은 간격이 더 좁고 배면에서 본 연결부 상단 경계선이 아래로 내려와 있으며, 측면에서 본 연결부의 상단 경계선은 가운데 부분이 위로 올라간 완만한 곡선 형상으로 배치된 점, (3) 등록디자인은 손잡이부가 일정 직경을 유지하다가 특정 지점에서부터 넓어지고 각 면에서 바라보는 경사가 동일하나 확인대상디자인은 손잡이부 직경이 아래로 갈수록 일정하게 넓어지고, 정면보다 배면에서 더 큰 경사를 형성하는 점, (4) 등록디자인은 손잡이부에 띠가 형성되어 있지 않은 반면 확인대상디자인에는 띠가 형성되어 있고 배면에서 보면 그 띠가 아래로 내려간 형상으로 배치된 점 등의 차이가 있다. 이러한 부분은 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라 할 것이고, 따라서 양 디자인은 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 준다.

결론: (1) 양 디자인에 공통된 부분은 모두 공지된 디자인이거나 기본적, 기능적 형상에 해당하므로 유사여부 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수 밖에 없고, 양 디자인 사이에 존재하는 차이점들은 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉬워 심마감을 형성하는 특징적 부분이라고 할 것이다. (2) 그것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로 양 디자인은 유사하다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2018. 8. 10. 선고 2017허8565 판결

KASAN_[디자인분쟁] 공지부분을 포함한 디자인의 유사 판단 – 공지부분 제외 특징적, 창작적 부분만 대비 특허법

특허법원 2018. 8. 10. 선고 2017허8565 판결 .pdf

1. 사안의 개요 및 쟁점

2. 특허법원 판결요지

양 표장의 외관을 대비하여 보면 등록상표는 저울 위에 커피잔과 빵이 놓여진 도형 부분과, 저울 몸체 상단에 ‘BREAD’, 하단에 ‘LAB.’이라는 영어 단어가 이단으로 배치된 문자 부분으로 구성된 결합표장이다. 반면 확인대상표장은 문자로만 이루어진 표장이다. 따라서 양 표장은 도형 부분의 유무, 문자의 수 및 배열 형태 등의 차이로 그 외관이 서로 다르다.

호칭과 관념을 대비하여 보면 등록상표는 ‘브레드랩’으로만 호칭되고, ‘BREAD LAB’은 전체적으로 ‘빵 실험실’ 또는 ‘빵 연구소’를 의미하는데 우리나라의 영어 보급수준 등을 고려하면 일반 수요자나 거래자는 이러한 관념을 어렵지 않게 떠올릴 것으로 보인다. 그러나 지정상품과의 관계에서 빵에 대해 연구하거나 실험하는 곳이라는 의미인 ‘BREAD LAB’이 그 성질을 직감시킨다고 할 수 없고, 달리 그 식별력이 없다고 볼 만한 사정도 없다. 오히려 피고는 2011년부터 빵집을 운영하면서 판매하는 빵에 등록상표를 사용해왔는데 이 빵집은 가이드북이나 잡지에 여러 차례 실리면서 모두 ‘브레드랩’으로 지칭되고 소개되었다. 따라서 등록상표의 문자부분은 그 자체가 식별력 있는 요부에 해당한다.

한편 확인대상표장은 전체로서 호칭·관념되거나 또는 그 요부인 ‘BREAD LAB’의 한글 음역인 ‘브레드랩’으로만 호칭되고 관념될 수 있다. ‘LE’는 불어 정관사이므로 확인대상표장은 전체적으로 ‘빵 연구소’ 또는 ‘빵 실험실’을 의미한다. 결국 양 표장의 호칭을 대비해보면 전체적으로 그 호칭이 유사하고, 확인대상표장이 요부인 ‘BREAD LAB만으로 호칭되고 관념될 경우에는 등록상표와 호칭 및 관념이 동일하게 된다.

따라서 양 표장은 그 외관의 차이에도 불구하고 그 호칭 및 관념이 동일·유사하여 이들이 동일·유사한 상품 또는 서비스업에 사용된다면 일반 수요자나 거래자로서는 상품의 출처에 대하여 오인·혼동할 가능성이 충분하므로 전체적으로 유사하다고 보아야 한다.

한편 등록상표의 지정상품 중 ‘단팥빵, 식빵, 크림빵, 빵, 과일케이크, 커피음료, 차음료’와 같은 빵류 및 음료는 일반적 거래 실정상 확인대상표장의 사용서비스업인 ‘제과 및 커피 등의 음료를 제공하는 카페외식업’에서 제공되는 음식에 해당하므로 일반 수요자는 확인대상표장이 사용되는 서비스의 제공자를 위 지정상품의 제조판매자와 동일한 것으로 출처의 혼동을 일으킬 수 있다

첨부: 특허법원 2018. 8. 10. 선고 2018허1172 판결

KASAN_[상표분쟁] 도형과 문자의 결합상표 요부를 문자로 파악 문자만으로 구성된 확인대상상표와 대비 – 유사

특허법원 2018. 8. 10. 선고 2018허1172 판결 .pdf

어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

KASAN_[저작권침해분쟁] 저작권침해 주장과 대비하는 두 저작물 사이 실질적 유사성 판단기준 – 창작적 표현만 비

3. 특허법원 판결요지

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2017허8145 판결

KASAN_[상표분쟁] 도형과 문자 결합상표의 요부 판단 및 유사판단 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2017

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2017허8145 판결 .pdf

2. 특허법원 판결요지

구 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부를 본다. 위 각 구성 부분들 중 영문자 부분 및 도형 부분은 그 배치 및 도안화의 특이성, 표장 전체에서 차지하는 비중 등을 고려할 때 이 사건 등록상표의 요부라고 할 수 있다.

그런데 실사용상표 중 12를 보면 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 도형 부분을 아예 생략한 것일 뿐만 아니라, 한글 부분인 ‘두뇌로’에 가장 큰 비중을 두어 사용된 것으로서 영문자 부분에 가장 큰 비중을 두고 있는 이 사건 등록상표와는 확연히 다르고, 테두리에 영문자 부분 ‘DUNOERO'의 기재가 있기는 하지만 그 배치 등에 있어 한글 부분과 일체로 결합된 것으로 인식되지도 않는다.

또한 실사용 상표 중 34은, 전체적인 형상이 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 도형 부분을 포함하고 있기는 하지만, 그 도형 부분이 문자 부분의 하단에 위치하는 등 이 사건 등록상표와 그 배치에 있어 큰 차이가 있고, 도형 부분 자체 내에서의 색채의 조합도 다를 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 영문자 부분을 아예 생략한 것이다.

나머지 실사용상표들인 5, 6, 7은, 이 사건 등록상표의 요부에 해당하는 영문자 부분 및 도형 부분을 모두 생략한 채, 한글 부분 ‘두뇌로’만을, 그것도 이 사건 등록상표의 한글 부분과는 다른 형태로 사용하고 있을 뿐이다.

따라서 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없다. 결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 73조 4항, 1항 3호에 따른 취소를 면할 수 없다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허2151 판결

KASAN_[상표분쟁] 불사용취소심판 – 실사용상표와 등록상표의 동일성 불인정 사용사실 인정 불가 등록상표

1. 등록디자인과 확인대상디자인 비교

가. 동일한 부분

나. 차이점

2. 등록권자 주장요지  

이용관계 주장: 등록디자인의 요지를 전부 포함하는 구성으로 이루어져 있으며, 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있으므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있어 이 사건 등록디자의 권리범위에 속한다.

3. 특허법원 판결요지 – 디자인 유사 판단

가. 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하며(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조), 유사 여부를 판단함에 있어서 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중요부분으로서 파악하고, 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 일반적으로 종래부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).

나. 구체적 사안의 판단 – 비유사

등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없을 것인데(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결), 욕조에 대한 디자인 중 상부 부분에 등부분을 편안히 기댈 수 있도록 일정한 높이의 곡면으로 돌출된 등받이 부분(비교대상디자인 1 내지 7), 길이방향의 하부 부분이 평평하게 이루어져 있는 모양(비교대상디자인 7) 등은 앞서 본 바와 같이 비교대상디자인들에 의해 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 것임을 함께 고려하여 양 디자인을 전체적으로 대비, 관찰하여 볼 때 그 심미감이 서로 달라 유사하다고 할 수 없다.

4. 특허법원 판결요지 – 디자인 이용관계 판단

가. 디자인 이용관계 판단기준

확인대상디자인의 실시를 위해서는 필연적으로 이 사건 등록디자인의 대상인 부분품에 관한 디자인의 실시가 전제될 수밖에 없어서 확인대상디자인이 이 사건 등록 디자인을 이용하는 관계에 있다면, 확인대상디자인 중 이 사건 등록디자인에 대응되는 부분품에 관한 디자인이 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사한 것으로 인정되는 경우에는 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는데,

여기에서 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계라 함은, (1) 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, (2) 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 있고 (3) 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 권리내용으로 도입하고 있고, (4) 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3349 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 등 참조).

나. 구체적 사안의 판단 – 이용관계 불인정

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 디자인의 본질적인 부분이라고 할 수 있는 욕조 평면의 돌기나 무늬의 유무, 저면의 무늬 형태 등에서 차이가 있고, 확인대상디자인의 이러한 구성들로 인하여 일반 거래자 내지 수요자들로 하여금 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인에 비하여 미끄럼방지, 지압효과, 원활한 배수성 등 기능적인 효과를 기대하게 되는데, 이 사건 등록디자인에서는 이러한 구성 등을 찾아보기 어려우므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인 자체를 확인대상디자인의 부분품으로 채용하였거나, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분을 모두 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 확인대상디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없고, 욕조의 평면과 저면 부분 등의 형상과 모양차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 다른 새로운 심미감을 주고 있으므로, 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 실시하는 관계가 있다고 할 수 없어, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없다.

정리: 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인 자체를 확인대상디자인의 부분품으로 채용하였거나, 이 사건 등록디자인의 본질적 부분을 모두 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 확인대상디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없고, 욕조의 평면과 저면 부분 등의 형상과 모양차이로 인하여 이 사건 등록디자인과는 다른 새로운 심미감을 주고 있으므로, 확인대상디자인을 실시하면 필연적으로 이 사건 등록디자인을 실시하는 관계가 있다고 할 수 없어, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2013. 3. 22. 선고 2012허9921 판결

KASAN_[이용디자인분쟁] 등록디자인을 이용한 관계의 디자인 – 디자인권 침해주장 부분품과 완성품의 관계가 아

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1. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 그 단서에서 상품의 시제품 제작 등 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위에 대하여는 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

2. 부정경쟁방지법 제4조는 부정경쟁행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 금지 또는 예방 등을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 부정경쟁방지법에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조).

3. 원고는 피고를 상대로, 피고 제품은 원고의 아이폰 6용 케이스(이하 ‘원고 제품’이라 한다)의 형태를 모방하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 등의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 같은 법 제4조에 따른 금지청구를 하였다.

4. 피고는 원심에서 ① 주위적으로 원고 제품은 원고의 아이폰 5용 케이스와 실질적으로 동일한 제품이므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 보호대상은 원고의 아이폰 5용 케이스라고 할 것인데, 그 시제품 제작 시점인 2014. 1.경부터 이미 3년의 보호기간이 도과되었고, ② 예비적으로 원고 제품(아이폰 6용 케이스)을 보호대상으로 하더라도 그 시제품 제작 시점인 2014. 9.경부터 이미 3년의 보호기간이 도과되었다고 주장하였다.

5. 피고가 2018. 1. 10.자 준비서면의 진술로써 ’부정경쟁행위 판단의 기준은 원고의 아이폰 5용 케이스가 되어야 할 것이고, 해당 제품은 이미 출시된 지 3년이 경과하였으므로 그 보호대상에서 제외되어야 한다.’라고 주장한 바 있으나, 이는 주위적 주장을 강조하는 취지에 불과하고, 나아가 피고가 위 예비적 주장을 철회하였다고 볼 만한 자료는 찾아볼 수 없다. 

6. 한편 원고는, 원고 제품(아이폰 6용 케이스)의 시제품을 2014. 9. 4. 제작하였음을 인정하고 있다.

7. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심 변론종결일인 2018. 1. 10.을 기준으로 원고가 인정하고 있는 시제품 제작일인 2014. 9. 4.로부터 3년이 경과하였음이 명백하므로, 원고는 원고 제품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위에 대하여 부정경쟁방지법 제4조에 따른 금지청구권을 행사할 수 없다고 할 것이다.

● 실무적 포인트: 상품모방행위에 대한 소송 제기 당시에는 상품의 시제품 제작일로부터 3년 이내 but 소송 진행 중 사실심 변론종결(항소심 변론종결) 당시 시제품 제작일로부터 3년 경과됨 + 금지청구 불인정 대법원 판결 + 판매금지가처분 집행되었더라도 본안소송 패소 후 가처분 취소 사유 + 3년 경과 후부터 부경법에 따른 제품판매금지 허용되지 않음  

KASAN_[상품형태모방] 상품형태 모방행위와 부정경쟁방지법상 제조판매금지청구 판단시점 – 사실심 변론종결 시

1. 대상 상표

2. 판단기준 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조). 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

3. 대법원의 구체적 사안에 대한 판단

(1) 의학용어의 특수성

“나. 양 표장 중 앞부분의 ‘GLIA(글리아)' 부분은 ‘신경교(神經膠, neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’를 의미하고, 뒷부분의 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.

다. ‘신경교(neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’는 백과사전 및 과학용어사전 등에 ’중추 신경계의 조직을 지지하는 세포로 뇌와 척수의 내부에서 신경세포에 필요한 물질을 공급하고 신경세포의 활동에 적합한 화학적 환경을 조성하는 기능을 하는 세포를 일컫는 용어‘라고 설명되어 있다.

라. 의학 및 약학 교재인 ‘신경해부생리학’, ‘인체해부학’, ‘인체생리학’, ‘신경학’ 등에 ‘GLIA(신경교 또는 신경교세포)’에 대한 설명이 기재되어 있다. 그리고 의학 및 약학 관련 신문 등에는 ‘GLIA(글리아)’ 연구를 통해 치매, 파킨슨씨병, 간질, 불면증, 우울증, 자 폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재되어 있다.”

(2) 전문의약 상품거래상의 특수성

“마. 의약품은 오용․남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 ‘일반의약품’과 일반의약품이 아닌 ‘전문의약품’으로 구분된다(약사법 제2조 제9, 10호). 이 사건 등록상표의 지정상품에는 ‘노인성기억감퇴증치료제, 외상퇴행성대뇌증후군치료제, 원발퇴행성대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성대뇌증후군치료제, 우울증치료제’ 등과 같은 전문의약품과 ‘소염제’ 등과 같은 일반의약품이 있고, 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함될 수 있는 ‘약제, 약제용 연고, 약제용 정제’ 등이 있다.

바. 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어[약사법 제68조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙(2018. 4. 25. 총리령 제1455호로 개정되기 전의 것) 제78조 제2항] 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.

일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.”

(3) 구체적 판단

“이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고,

뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없으므로 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하며, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.”

결론: 유사하다고 판단한 특허법원 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송함.

첨부: 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결

KASAN_[상표분쟁] 의학용어를 포함하는 전문의약품 상표의 유사여부 판단 글리아티린 vs 글리아타민 – 특허법

대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결.pdf

1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 대상 물품을 ‘의자용 등받이’로 하는 등록디자인은 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인에 의하여 출원되어 등록된 것

(2) 그러나 그 출원서에 창작자가 사실과 다르게 기재되어 있음

(3) 쟁점: 디자인등록 출원서에 창작자가 사실과 다르게 기재되어 있는 경우 디자인등록무효사유에 해당하는지 여부

2. 대법원 판결요지

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제68조 제1항 제2호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 따라서 디자인을 창작한 자가 아니더라도 그로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 직접 출원하여 디자인등록을 받은 경우에는 그러한 등록무효사유에 해당한다고 볼 수 없다.

대상 물품을 ‘의자용 등받이’로 하는 이 사건 등록디자인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인에 의하여 출원된 이상 그 출원서에 창작자가 사실과 다르게 기재되어 있다는 사정만으로는 구 디자인보호법 제68조 제1항 제2호, 제3조 제1항 본문의 등록무효사유에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669 판결

KASAN_[디자인분쟁] 디자인 창작자로부터 권리 승계 등록 but 출원서에 창작자를 다른 사람으로 허위 기재한

대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669 판결.pdf

광학적으로 투명한 접착제(OCA, Optically Clear Adhesive)는 스마트폰, 태블릿, 노트북 PC, 모니터, LCD TV 용도의 디스플레이를 만드는 중요한 소재입니다. 운점(cloud point)는 냉각 시 백색으로 혼탁해지는 성질로, 최고의 투명성을 확보하여 더 밝고 얇고 다채로우며 에너지 효율이 뛰어난 디스플레이를 만들 수 있는지에 관한 중요한 기술사항입니다.

3M은 “운점 저항성 접착제 및 라미네이트”라는 특허 제1,162,463호의 특허권자로서 엘지하우시스의 투명 접착제가 자사의 특허권을 침해했다는 취지의 특허침해소송을 제기한 것입니다.

특허법원은 그동안 진행된 무효심판 등에 비추어 볼 때, 3M의 해당 특허발명은 진보성 흠결로 인해 무효 개연성이 높기 때문에 특허침해 주장은 권리남용으로 허용될 수 없다고 판결하였습니다. 참고로 특허법원 판결을 첨부합니다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나1957 판결

KASAN_[특허분쟁] 3M의 운점 저항성 접착제 특허발명의 무효 개연성 및 특허침해 불인정 특허법원 2018. 7

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2. 판결요지

선등록상표 사용권자(피고)는 2002. 5. 7. 무렵부터 선사용상표들이 표시된 모기퇴치기(이하 ‘피고 제품’이라 한다)를 생산하여 사기업이나 보건복지부 질병관리본부, 보건소 등 국가기관에 판매하여 온 점, 피고 제품의 매출액은 2010년도에 약 10억 6천만 원, 2011년도에 약 11억 7천만 원, 2012년도에 약 6억 9,800만 원, 2013년도에는 7월까지 약 2억 2천만 원을 기록한 점, 피고는 2006년경부터 지속적으로 축산신문, 한국경제신문, 방역협회 등 모기퇴치기의 주된 수요자들이 구독하는 매체에 각 100만 원 내지 190만 원 가량의 광고비를 지불하고 피고 제품을 광고한 점, 피고의 홈페이지를 방문하는 접속자 수는 2013년 6월에 매일 평균 약 380명 정도에 달하였고, 피고 제품의 판매대행업체인 모기퇴치코리아의 홈페이지에서 선사용상표들이 검색어로 입력된 빈도는 2009년 2위(1위는 ‘모기퇴치’), 2010년 3위(1위와 2위는 각각‘모기퇴치’, ‘모기퇴치기’), 2011년 2위(1위는 ‘모기퇴치기’), 2012년 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘모기퇴치용품’, ‘해충퇴치기’), 2013년 6월까지는 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘해충퇴치기’, ‘벌레퇴치기’)를 기록한 점 등의 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

무효심판 대상 등록상표가 요부인 ”BLACK HALL“ 또는 그 한글 음역에 해당하는 ”블랙홀“ 부분으로 약칭될 경우 등록상표와 선등록상표들은 모두 한글로 “블랙홀”이라고 호칭 및 관념될 수 있으므로, 양자는 그 호칭 및 관념이 동일‧유사하여 유사한 표장에 해당한다.

선사용상표들인 “블랙홀” 및 “BLACK HOLE”은 우리나라 국민들의 보편적인 교육수준에 비추어 대부분이 알고 있는 “강한 중력으로 인해 빛을 포함해 어떤 것도 빠져나올 수 없는 시공간 영역”을 일컫는 말로, 선사용상표들의 사용상품과 관련하여 “모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치”라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장이고, 그 사용상품은 위와 같은 이미지가 매출에 중요한 영향을 미치는 제품이고 선사용상표들이 창작성이 낮다고 볼 수 없는 점, 원고는 다양한 생활용품을 개발하여 판매하는 소규모 사업자로, 2009. 8. 13. 주방용품, 보온냉수통 등을 지정상품으로 하여 등록상표와 동일한 표장을 상표출원하여 등록받았는데, 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일‧유사하여 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인‧혼동을 초래할 가능성이 높은 지정상품에 포함한 점, 모기 퇴치기(모기채) 등의 상품에 등록상표를 사용하였음을 증명하는 증거는 제출되지 않은 반면, 오히려 원고가 제작한 카탈로그에는 위 상품에 선사용상표들과 동일ㆍ유사한 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 비추어 원고에게 부정한 목적이 있다고 봄이 상당하다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6880 판결

KASAN_[상표분쟁] 상표등록 무효심판 - 부정한 목적의 상표 등록 인정 등록무효 특허법원 2018. 7. 1

1. 하도급법 적용대상 범위

하도급법의 적용대상 및 범위는 결국 제조, 수리, 건설, 용역(이하 용역등) 4개 분야의 하도급거래에서 아래와 같이 일정한 요건을 충족하는 경우에 한하여 적용된다.

원사업자란 ① 중소기업자가 아닌 사업자로 중소기업에 용역등을 위탁한 자, 또는 ② 수급사업자에 비해 연간매출액이 더 많은 중소기업자 다만, 연간매출액이 제조위탁·수리위탁의 경우 연간매출액이 20억원 미만인 중소기업자, 건설위탁의 경우 시공능력평가액이 30억원 미만인 중소기업자, 용역위탁의 경우 연간매출액이 10억원 미만인 중소기업자 자신보다 연간 매출액이 적은 중소기업자와 도급거래를 하더라도 원사업자에서 제외한다. ③ 계열회사를 통하여 하도급거래 규제를 우회하는 경우 그 계열회사, ④ 상호출자제한기업집단 소속 회사를 말한다.

하도급법 제2조(정의) ① 이 법에서 "하도급거래"란 원사업자가 수급사업자에게 제조위탁(가공위탁을 포함한다. 이하 같다)·수리위탁·건설위탁 또는 용역위탁을 하거나 원사업자가 다른 사업자로부터 제조위탁·수리위탁·건설위탁 또는 용역위탁을 받은 것을 수급사업자에게 다시 위탁한 경우, 그 위탁(이하 "제조등의 위탁"이라 한다)을 받은 수급사업자가 위탁받은 것(이하 "목적물등"이라 한다)을 제조·수리·시공하거나 용역수행하여 원사업자에게 납품·인도 또는 제공(이하 "납품등"이라 한다)하고 그 대가(이하 "하도급대금"이라 한다)를 받는 행위를 말한다.

② 이 법에서 "원사업자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항 또는 제3항에 따른 자를 말하며, 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합을 포함한다. 이하 같다)가 아닌 사업자로서 중소기업자에게 제조등의 위탁을 한 자

2. 중소기업자 중 직전 사업연도의 연간매출액[관계 법률에 따라 시공능력평가액을 적용받는 거래의 경우에는 하도급계약 체결 당시 공시된 시공능력평가액의 합계액(가장 최근에 공시된 것을 말한다)을 말하고, 연간매출액이나 시공능력평가액이 없는 경우에는 자산총액을 말한다. 이하 이 호에서 같다]이 제조등의 위탁을 받은 다른 중소기업자의 연간매출액보다 많은 중소기업자로서 그 다른 중소기업자에게 제조등의 위탁을 한 자. 다만, 대통령령으로 정하는 연간매출액에 해당하는 중소기업자는 제외한다.

③ 이 법에서 "수급사업자"란 제2항 각 호에 따른 원사업자로부터 제조등의 위탁을 받은 중소기업자를 말한다.

2. 기술자료 제공요구 금지 규정

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. 

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위

2. 제3자에게 제공하는 행위

제18조(부당한 경영간섭의 금지) ① 원사업자는 하도급거래량을 조절하는 방법 등을 이용하여 수급사업자의 경영에 간섭하여서는 아니 된다. 

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당한 경영간섭으로 본다.           1. 정당한 사유 없이 수급사업자가 기술자료를 해외에 수출하는 행위를 제한하거나 기술자료의 수출을 이유로 거래를 제한하는 행위

2. 정당한 사유 없이 수급사업자로 하여금 자기 또는 자기가 지정하는 사업자와 거래하도록 구속하는 행위

3. 정당한 사유 없이 수급사업자에게 원가자료 등 공정거래위원회가 고시하는 경영상의 정보를 요구하는 행위

 제19조(보복조치의 금지) 원사업자는 수급사업자 또는 조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 것을 이유로 그 수급사업자에 대하여 수주기회(受注機會)를 제한하거나 거래의 정지, 그 밖에 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 원사업자가 이 법을 위반하였음을 관계 기관 등에 신고한 행위

2. 제16조의2제1항 또는 제2항의 원사업자에 대한 하도급대금의 조정신청 또는 같은 조 제8항의 하도급분쟁조정협의회에 대한 조정신청

2의2. 관계 기관의 조사에 협조한 행위

3. 제22조의2제2항에 따라 하도급거래 서면실태조사를 위하여 공정거래위원회가 요구한 자료를 제출한 행위

제20조(탈법행위의 금지) 원사업자는 하도급거래(제13조제11항이 적용되는 거래를 포함한다)와 관련하여 우회적인 방법에 의하여 실질적으로 이 법의 적용을 피하려는 행위를 하여서는 아니 된다. 

3. 위반행위에 대한 제재 규정

제30조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 하도급대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌금에 처한다.

1.     제3조제1항부터 제4항까지 및 제9항, 제3조의4, 제4조부터 제12조까지, 제12조

2, 제12조의3 및 제13조를 위반한 자

제31조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제30조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다

제35조(손해배상 책임) ① 원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 원사업자가 제4조, 제8조제1항, 제10조, 제11조제1항·제2항, 제12조의3제3항 및 제19조를 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 법원은 제2항의 배상액을 정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

2. 위반행위로 인하여 수급사업자와 다른 사람이 입은 피해규모

3. 위법행위로 인하여 원사업자가 취득한 경제적 이익

4. 위반행위에 따른 벌금 및 과징금

5. 위반행위의 기간·횟수 등

6. 원사업자의 재산상태

7. 원사업자의 피해구제 노력의 정도

④ 제1항 또는 제2항에 따라 손해배상청구의 소가 제기된 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제56조의2 및 제57조를 준용한다. 

KASAN_[기술탈취분쟁] 대기업의 중소기업 기술탈취 및 유용행위 금지 관련 하도급법상 규정.pdf

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