(1)무효심판 피청구인 주장요지: 등록상표 중 ‘발리다’ 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 높지 않으므로 그 부분만이 요부로서 분리관찰되지 않고, 이 사건 등록상표를 전체로서 선등록상표와 대비하여 보면 외관·관념·호칭이 달라 양 표장은 유사하다고 볼 수 없다.
(2)심판원 심결 – 청구기각, 등록 유효 BUT 특허법원 판결 – 등록무효
(3)특허법원 판결요지: 선등록상표의 영문의 도안화정도에 비추어 선등록상표를 처음 접하는 일반 수요자들이 선등록상표를 어떻게 호칭할 것인지가 문제될 수 있다. 선등록상표의 상표권자가 의도한 바와 같이 선등록상표를 영문 ‘baliida’로 이해하여 ‘발리다’ 또는 ‘발리이다’라고 호칭할 수도 있지만, 선등록상표의 영문 도안화로 인해 알파벳 ‘ii’ 주위의 도안화된 원 부분을 영문자“O”로 인식하여 ‘발로다’로 호칭할 가능성도 배제할 수는 없기 때문이다. 그러나 일반 수요자는 선등록상표를 ‘발리다’로 자연스럽게 호칭하고 있음을 인정할 수 있다.
(4)나아가 설령 수요자 중 일부가 선등록상표를 ‘발로다’로 호칭할 가능성이 있다고 하더라도, 하나의 상표에서 두개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이므로(대법원 2000. 8. 22. 선고 99후3139 판결 등 참조), 선등록상표의 호칭이 ‘발리다’로 불리는 경우를 상정해서 이 사건 등록상표와 호칭의 유사 여부를 검토할 필요가 있다. 선등록상표가 ‘발리다’로 호칭될 경우, 선등록상표는 이 사건 등록상표의 요부와 그 호칭이 동일하다.
(5)선등록상표와 이 사건 등록상표의 요부의 호칭의 동일함에도 불구하고, 양 표장의 외관으로 현저한 차이점으로 인해 양 상표의 오인·혼동 가능성이 없는지 여부에 관하여 본다. 양 표장은 그 외관의 차이에도 불구하고 그 호칭의 동일함으로 인해 수요자에게 출처의 혼동을 일으킨다고 봄이 타당하다.
(1)사용자의 주장요지: 직무발명의 특허등록 이전에는 사용자에게 독점적ㆍ배타적 권리가 없었고, 사용자 피고가 위 기간에 피고제품을 생산ㆍ판매한 것은 발명진흥법 제10조 제1항에 따라 피고가 보유하는 무상의 통상실시권을 행사한 것에 해당하므로, 적어도 이 사건 직무발명에 관한 특허등록전에는 피고가 이 사건 직무발명으로 인하여 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이 없다.
(2)특허법원 판결요지: 직무발명을 늦게 특허출원하거나 심사절차 장기화로 인해 이에 따른 특허등록에 시간이 걸리더라도, 사용자는 경쟁사업자들보다 먼저 직무발명을 실시함으로써 이익을 얻을 수 있다. 나아가 특허출원인은 출원공개 이후에는 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고, 특허권이 설정등록된 후에는 그 경고를 받았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 이러한 보상금은 직무발명의 독점적․배타적 이익에 해당하는 것이 분명하다. 따라서 직무발명이 특허권으로 등록되기 전에도 직무발명과 상당인과관계가 있는 독점적․배타적 이익이 발생할 수 있다.
(3)나아가 사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 직무발명에 대한 정당한 보상을 하여야 하고(구 발명진흥법 제16조), 특허등록에 시간이 소요된 경우에도 이러한 출원 유보시의 보상과 균형을 도모할 필요가 있다. 또한 직무발명보상금은 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 하므로(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조), 직무발명의 승계 후에 직무발명에 따른 특허등록이 우연한 사정으로 늦춰진다고 하더라도 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익이 소급적으로 변경된다고 볼 수는 없다.
(4)따라서 사용자가 직무발명을 승계한 이후 직무발명을 실제로 실시하여 얻은 이익이 있다면, 이러한 이익이 특허로 등록되기 전에 발생한 것이라고 하더라도 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.
(1)저작권법 제2조는 제1호에서 ‘저작물’이란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을, 제2호에서 ‘저작자’란 저작물을 창작한 자를, 제21호에서 ‘공동저작물’이란 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다고 각 규정하고 있다.
(2)위 각 규정의 내용을 종합하여 보면, 2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 저작물의 공동저작자가 된다.
(3)여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻하는 것이라고 보아야 한다.
(4)구체적 사안 - ① 피고인은 자신이 작성한 연극 ‘○○엄마’의 초벌대본이 고소인에 의하여 수정·보완되어 새로운 창작성이 부여되는 것을 용인하였고, 고소인도 피고인과 별개의 연극대본을 작성할 의도가 아니라 피고인이 작성한 초벌대본을 기초로 이를 수정·보완하여 보다 완성도 높은 연극대본을 만들기 위하여 최종대본(이하 ‘이 사건 저작물’이라고 한다)의 작성 작업에 참여한 점, ② 피고인은 초벌대본이 고소인에 의하여 수정·보완되어 연극으로 공연되기까지 극작가의 지위를 유지하면서 대본작업에 관여하였고, 고소인도 이 사건 저작물의 작성 과정에서 피고인으로부터 수정·보완작업의 전체적인 방향에 관하여 일정부분 통제를 받기는 하였으나 상당한 창작의 자유 또는 재량권을 가지고 수정·보완작업을 하여 연극의 중요한 특징적 요소가 된 새로운 캐릭터·장면 및 대사 등을 상당부분 창작한 점, ③ 최종대본은 그 창작적인 표현형식에 있어서 피고인과 고소인이 창작한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물이 된 점 등을 살펴보면, 피고인과 고소인은 이 사건 저작물의 공동저작자로 봄이 타당하다.
2.공동저작물 성립여부 판단 – 순차적 창작 작업의 경우: 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결
(1)2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우 2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 저작물의 공동저작자가 된다. 여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻한다.
(2)그리고 2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우에, 선행 저작자에게 자신의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지는 아니한 상태로서 후행 저작자의 수정⋅증감 등을 통하여 분리이용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있고, 후행 저작자에게도 선행 저작자의 창작 부분을 기초로 하여 이에 대한 수정⋅증감 등을 통하여 분리이용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있다면, 이들에게는 각 창작 부분의 상호 보완에 의하여 단일한 저작물을 완성하려는 공동창작의 의사가 있는 것으로 인정할 수 있다.
(3)반면에 선행 저작자에게 위와 같은 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정⋅증감 등에 의하여 분리이용이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다.
(4)따라서 이때 후행 저작자에 의하여 완성된 저작물은 선행 저작자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물로 볼 수 있을지언정 선행 저작자와 후행 저작자의 공동저작물로 볼 수 없다.
3.공동창작물, 공동저작물의 공동저작권자의 권리행사, 공동저작자 중 1인의 단독 이용행위의 법적 효과 및 책임 관련 대법원 판결요지
(1)저작권법 제48조(공동저작물의 저작재산권의 행사) ① 공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다.
(2)대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결: 저작권법 제48조 제1항 전문은 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다.”고 정하고 있는데, 위 규정은 어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있을 뿐이므로, 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다.
(3)이 사건 저작물의 공동저작자인 피고인이 다른 공동저작자인 고소인과의 합의 없이 이 사건 저작물을 이용하였다고 하더라도, 구 저작권법 제136조 제1항의 저작재산권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 공동저작자 사이의 저작재산권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.
(1)저작권법 제48조 제1항은 ”공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다.“라고 규정하고 있다. 따라서 공동저작물에 관하여 그 저작재산권자 중 1인이 단독으로 그 저작물을 이용한 경우 저작권법 제48조 제1항에 따른 요건(즉, 나머지 저작재산권자 전부와의 합의)을 갖추지 못했다면 그 다른 저작재산권자가 신의에 반하여 합의 성립을 방해하는 등의 특별한 사정이 없는 한 이러한 행위는 최소한 민사적 법률관계에서는 다른 저작재산권자의 저작재산권을 침해하는 행위라고 평가함이 타당하다.
(2)공동저작물에 관하여 각각의 저작재산권자는 저작재산권을 이루는 구체적 권리를 지분적으로 보유하고 있다. 한편 저작권법 제48조 제1항에 의하면 ”공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다. 위 규정의 반대해석상 각각의 저작재산권자는 ‘다른 저작재산권자가 해당 저작물에 대한 구체적 권리를 행사하고자 할 때, 이를 동의해 줄 것인지 여부를 결정할 수 있는 지위’를 갖게 된다. 따라서 일부 저작재산권자가 나머지 저작재산권자의 동의 없이 구체적 권리를 행사하는 것은 그 다른 저작재산권자의 위와 같은 이익을 침해하는 결과에 이르게 된다.
(3)특허법, 디자인보호법, 실용신안법, 식물신품종 보호법, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률은 자기실시를 명문으로 허용하고 있다(특허법 제99조 제3항, 디자인보호법 제96조 제3항, 실용신안법 제28조, 식물신품종 보호법 제60조 제3항, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제10조 제4항 참조). 반면 저작권법은 각 저작재산권자가 공동저작물을 스스로 이용할 수 있다는 규정을 두지 않고, 오히려 앞서 본 것처럼 제48조 제1항 전문에서 공동저작물의 저작재산권 행사에는 그 저작재산권자 전원의 합의를 요구하고 있다. 이는 저작물이 ’인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물‘이므로 저작재산권자 사이에서의 단체성을 강화할 필요가 있기 때문이라고 새길 수 있다. 한편 제129조는 ”공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 제123조(침해의 정지 등 청구)의 규정에 따른 청구를 할 수 있으며 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 제125조의 규정에 따른 손해배상의 청구를 할 수 있다.“라고 규정한다. 이처럼 저작권법은 공동저작물의 저작재산권자 1인이 단독으로 권리 행사할 필요성이 있는 경우 이를 명문으로 허용하는 규정을 두고 있다.
(4)일부 저작재산권자가 자기이용을 하는 경우를 저작재산권 침해로 보지 않는다면(위 대법원 판결에 따라 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법 위반에 해당한다고 하더라도) 구제수단에 중대한 공백이 발생한다. 저작권법상으로 다른 저작재산권자들은 제48조 제2항18)에 따라 이익을 배분받을 수 있을 뿐이다. 저작재산권자의 합의 없이 공동저작물에 관한 자기이용을 하지 않을 부작위의무 위반을 이유로 금지청구를 하는 방안 등을 고려할 수 있으나, 저작권법 제9장은 저작권(또는 저작재산권) 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 ’침해‘에 관한 소송에서 적용되는 특칙을 두고 있는데, 이러한 규정에 따른 보호를 기대하기 어렵다. 나아가 공동저작물의 자기이용 이후 이를 제3자에게 양도한 경우 등을 가정하면 이에 대하여 앞서 본 부작위의무의 효력이 미친다고 볼 수 없어 침해의 정지 등을 구할 수도 없다.
(5)위와 같은 해석론에 따르면, 공동저작물에 관하여 공동저작자가 아님에도 지분양수 등에 따라 저작재산권자의 지위에 있게 된 저작재산권자가 있는 경우 그의 동의 없이는 저작물의 원저작자라 하더라도 공동저작물을 이용할 수 없는 결과가 발생할 수 있다. 또 저작재산권자가 다른 저작재산권자의 동의 없이 공동저작물을 이용할 수 있게 할 정책적 필요가 있다고 볼 수도 있다. 그러나 이러한 문제는 기존 공동저작물의 이용 행태, 합의를 위한 노력의 정도, 적절한 보상 등의 제시 여부, 동의 거부의 경위 및 이유, 각 저작재산권자가 공동저작물에 대하여 갖는 재산적․인격적 이익의 정도 등 여러 사정을 고려하여, 저작권법 제48조 제1항 후문에서 말하는 ’저작재산권자가 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부하는 경우‘를 탄력적으로 해석하여 해결할 수 있다. 법령 개정이 되지 않는 한 이러한 사정을 들어 명문의 규정에 어긋나는 해석으로 나아갈 수는 없다.
(6)결국 공동저작자의 다른 공동저작권자와 합의 없는 자기이용이 문제되는 경우에도, 공동저작물의 행사에 관한 합의를 위한 노력의 정도, 그러한 행사에 대한 거부의 경위와 이유, 각 공동저작권자가 공동저작물에 대하여 가지는 재산적·인격적 이익 등을 종합하여 신의에 반하여 합의를 방해하였는지 여부를 개별적으로 살펴 침해행위에 해당하는지 여부를 판단할 수 있을 것으로 보인다.
(7)만일 공동저작자의 다른 공동저작자와 합의 없는 자기이용을 저작권 침해행위로 보지 않는다면, 공동저작자는 침해금지청구(저작권법 제123조), 명예회복조치 등(제127조) 저작권법에 따른 보호를 기대하거나 실효적인 구제수단을 갖기 어렵게 된다.
(1)발명의 명칭: 전력수급 온라인 연동형 최대전력관리 방법 및 그 관리장치 – 한전 또는 관련 장치 판매자(피고) 제품 그 자체로는 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 볼 수 없으므로, 피고가 단독으로 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 전부 실시함으로써 위 발명에 관한 특허권을 직접 침해하였다고 볼 수는 없다.
(2)복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배․관리하면서 영업상 이익을 얻는 그 주체가 단독으 로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.
(3)그런데 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 실시에만 사용되는 물건이 아니고, 오히려 한국전력과 전력수용가 사이에 직접부하제어 약정이 체결되지 않아서 이 사건 제1항 발명이 실시될 수 없는 수용가들에게 자체적인 최대전력관리장치 용도로 주로 공급되었던 것으로 보이는 사정을 고려하면, 피고의 피고 제품 공급행위가 한국전력과 공동으로 이 사건 제1항 발명을 실시할 의사를 가지고 그 일부 구성요소를 분담하여 실시한 것이라고 보기는 어렵다.
(4)이 사건 제1항 발명에서 핵심적인 기술사상을 이루는 부분은 구성요소 1-2, 1-3, 1-4라고 볼 수 있는데, 이 구성요소들은 모두 피고 제품이 아닌 한국전력의 DLC 서버에서 실시되는 점, 피고는 한국전력의 승인을 받은 제품만을 교육청 등 관공서에 판매할 수 있는 지위에 있었던 점등에 비추어 보면, 피고가 당시 한국전력의 이 사건 제1항 발명 실시행위를 지배․관리하고 있었다고 보기도 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 결국 피고가 피고 제품의 제조․판매를 통해 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 직접 침해하였다는 원고의 주장은 모두 이유 없다.
(5)제1항 발명의 간접침해에 해당하는지 관련 법리: 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조). 나아가 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(위 2007후3356 판결 등 참조). 이와 같이 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장․증명하여야 하는바(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허가 방법의 발명인 경우의 간접침해에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 한다.
(6)다만 특허 방법의 실시“에만” 사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 특허권침해소송의 상대방이 생산하는 제품(이하 ‘침해의심제품’이라 한다)이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 상대방이 자신이 공급한 침해의심제품이 객관적으로 특허발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에, 특허권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라 는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다.
제1항피고 제품의 전용성 인정 여부: 원고가 제출한 증거만으로는 피고 주장 사용방법이 단지 이론적ㆍ실험적 또는 일시적인 사용가능성에 불과하다거나 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 실시에만 사용하는 물건이 라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 사실조회 결과, 이처럼 전력수용가에 판매된 피고 제품들 중에는 이 사건 발명의 실시가 아닌 다른 방법으로 사용되는 사례가 실제로 존재한다.
