국책과제, 국가연구개발사업 관련 법규정과 제도는 상당히 복잡할 뿐만 아니라 허점도 많습니다. 연구개발과제를 성공적으로 마친 후 주관기관이나 참여기관이 납부해야 할 기술료에 관련된 규정도 마찬가지입니다. 이미 여러 차례 개정되어 적용법령을 찾기도 어려울 뿐만 아니라 각 과제의 적용법률과 해당 부처에 따라 그 구체적 내용도 차이가 있기 때문에 변호사와 같은 법률전문가도 정확하게 파악하기 쉽지 않습니다. 실무상 문제가 있을 때에는 과제 협약서 뿐만 아니라 적용 법령 및 하위 규정까지 모두 확인하는 꼼꼼한 일처리가 필요합니다.

 

분쟁사례 항소심 판결

국책과제 기술료 분쟁에 관한 중요한 항소심 판결을 소개합니다. 분쟁사안은 산자부 산기평의 국가연구개발사업에서 비영리기관 대학산학협력단은 주관기관으로, 제약회사는 영리기관 참여기관으로서 국책과제를 성공적으로 종료하였습니다. 그 다음 주관기관 대학산학협력단에서 영리기업 참여기관에 대해 실시계약체결 및 기술료 납부를 요구하자, 참여기관에서는 사업상 이유로 산단에서 실시계약을 위해 제시한 기술을 실시할 이유가 전혀 없다는 사정을 설명하면서 기술실시계약을 거절하였습니다. 추가 협의를 하였으나 최종적으로 기술실시계약은 체결되지 않았습니다.

 

위와 같이 국가연구개발사업을 협력하여 성공적으로 수행하였던 비영리기관 대학산학협력단과 영리기업 참여기관 사이에 어떤 사정으로 기술실시계약이 체결되지 못한 경우에도 영리기업 참여기관에게는 여전히 주관기관 산학협력단에 대한 기술료 납부의무가 있는지 문제된 사안입니다.

 

1심 법원은 위와 같은 경우에도 영리기업 참여기관의 기술료 납부의무는 인정된다고 판결하였습니다. 그러나 항소심 법원은 산촉법과시행령의관계규정, 협약서 규정의 문언과 내용에 비추어 볼 때, 기술개발사업의 결과를 사용, 양도, 대여 또는 수출하려고 하는 등 그 결과를 사용하거나 사용하게 하는 경우를 협약에 따른 기술료 납부의 정지조건으로 하고 있다고 봄이 타당한데, 위와 같이 실시계약이 체결되지 않은 경우 참여기관의 기술료 납부의무가 발생한 것으로 볼 수는 없다고 판결하였습니다. 즉 기술실시계약체결이라는 정지조건이 충족되지 못했으므로 기술료 납부의무도 발생하지 않았다고 판단하였습니다. 이와 같은 이유로 항소심 법원은 참여기관이 실시계약체결을 거절해도 여전히 기술료 납부의무가 있다는 취지1심 판결을 취소하였습니다.

 

국책과제, 국가연구개발사업 분야에 중대한 영향을 미칠 수 있는 판결입니다. 항소심 재판부에서 정반대 결론의 1심 판결이유와 반대편에 선 주관기관 산학협력단의 주장을 모두 고려한 끝에 내린 판단이므로 항소심 판결이 현행 법령, 하위 규정 및 협약서 내용을 보다 정확하게 반영한 것으로 보입니다. 대법원에서 항소심 판결을 유지할 가능성이 높지만, 국가연구개발사업 관련 기술료 실무에 미치는 영향이 크다는 점에서 실제 어떤 방향의 대법원 판결이 나올지 그 귀추가 주목됩니다.

 

국가연구개발사업 관련 기술료 제도 변천과정 정리표

 

국가연구개발사업의 총괄주관기관 및 세부주관기관으로 2중적 지위 대학산학협력단의 기술료 면제범위: 대법원 2016. 12. 27. 선고 20148226 판결

 

1. 사안의 개요

산자부 공고 국가연구개발사업에서 전문기관은 한국에너지기술평가원(피고), 가천대학교 산학협력단(원고)은 과제의 총괄 주관기관, 3개의 세부과제 중 제1세부과제의 주관기관, 을 주식회사(영리회사)는 제2,3 세부과제의 주관기관

 

과제 종료 후 전문기관에서 을 주식회사(주관기관, 영리기업)과 참여기업으로부터 기술료 징수 착수 + 총괄 주관기관 가천대 산학협력단에서 비영리 주관기관에 관한 기술료 납부 면제를 근거로 기술료 반환청구 소송 제기

 

쟁점: 주관기관 대학교 산학협력단의 기술료 납부의무를 면제받을 수 있는 부분

 

2. 기술료 납부면제 규정 개정 경위

기술료 징수 및 관리에 관하 통합요령(산자부 고시) 2008.5.27.개정으로 주관연구기관이 대학인 경우에는 전문기관에 대한 기술료 납부를 면제 + 2008.12.31.개정으로 주관연구기관이 대학뿐만 아니라 공공연구기관 등 비영리법인인 경우 전문기관에 대한 기술료 납부 모두 면제

 

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

19(기술료의 사용) 중앙행정기관의 장은 제18조제1항에 따라 주관연구기관의 장이 징수한 기술료 중 정부출연금 지분의 20퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우에는 30퍼센트) 이상을 전문기관에 납부하도록 하여야 하며, 정부출연금 지분의 50퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우를 제외한다) 이상을 그 연구개발과제에 참여한 연구원에 대한 보상금으로 사용하도록 하여야 한다. 다만, 주관연구기관이 대학인 경우에는 전문기관에의 납부를 하지 아니하며, 중앙행정기관의 장은 제18조제1항에 따라 주관연구기관의 장이 징수한 기술료 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액이 정부출연금을 초과하는 경우에는 다음 각 호의 금액을 합산한 금액을 보상금으로 사용하도록 하여야 한다. <개정 2008. 5. 27.>

 

3. 대법원 판결요지

비영리 주관기관이 전담기관에 납부할 기술료를 면제하고 이를 당해 연구과제개발에 참여한 연구원이나 기술이전·사업화에 기여한 자에 대한 성과보상금 등으로 사용하도록 함으로써 그 연구원 등의 기술개발의욕을 북돋우려는 위 각 규정의 취지에 비추어,

 

기술개발에 직접 기여함이 없이 단순히 세부주관기관의 세부과제를 행정적으로 관리하거나 지원하는 업무만을 담당한 총괄주관기관의 경우에는 위 기술료 면제규정의 적용대상에 포함되지 않는다.

 

대학 산학협력단은 총괄주관기관이자 제1세부과제의 세부주관기관으로 선정되었으나, 총괄주관기관으로서 수행하였다는 기술 표준 제안, 세부주관기관에 대한 구체적 연구개발 지시, 통합 테스트베드의 설치·운영 등은 모두 1세부주관기관의 지위에서 행하였다고 봄이 상당한 점 등 그 판시와 같은 사정을 종합하여 보면,

 

대학 산학협력단이 전담기관에의 기술료 납부의무를 면제받을 수 있는 부분은 실제로 기술개발에 관여한 제1세부주관기관으로서의 업무에 한정되고, 그 이외 제2, 3세부과제의 행정적인 통합관리 등 총괄주관기관으로서의 업무는 이에 해당하지 아니한다.

 

한편, 산업자원부장관은 그 연구개발과제 성과물의 귀속과 관계없이 이 사건 총괄협약에 따라 주관기관으로부터 기술료를 징수할 수 있다.”

 

KASAN_국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 완료 후 성과물 활용에 대한 지식재산권 귀속 및 기술료 납부

 

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작성일시 : 2019.04.22 12:00
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국책과제의 연구책임자나 연구원이 정당한 절차 없이 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람 명의로 특허 출원한 경우, 과학기술기본법제11조의2 1항 제7호 위반을 이유로, 국책과제 신규 참여제한 3, 정부출연금 연구개발비 중 해당 출원으로 인한 부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 정부출연금 전액 이내의 사업비를 환수하는 제재처분을 할 수 있습니다.

 

대법원은 제3자 명의의 모인출원은 업무상 배임죄에 해당한다고 명확하게 판결한 바 있습니다. 또한, 특허법상 모인출원은 특허무효사유에 해당합니다. 이와 같은 책임은 연구책임자 또는 연구자가 국가연구 개발사업의 수행 결과물 전부 또는 일부를 자신의 명의(공동명의 포함) 또는 제3자 명의로 특허 등록한 경우에 모두 적용될 것 입니다.

 

국가연구개발사업에 관한 법령은 매우 복잡합니다. 기본법령에 해당하는 과학기술기본법만을 살펴보면, 연구책임자나 연구원이 국책과제에 참여하지 않은 개인(예를 들어 대표이사 등 사주오너) 또는 법인이나 기관(예를 들어 자회사, 관계사 등)와 연구책임자 또는 연구원 공동명의도 출원한 경우에는 과학기술기본법 제11조의2 1항 제6호 제재규정에 해당하고, 회사오너 또는 가족 등 제3자 명의로만 출원한 경우라면 과학기술기본법 제11조의2 1항 제7호의 기타 제재사유 조항에 해당하는 것으로 해석됩니다.

 

따라서, 연구개발성과를 특허법리에 따라 발명자를 정확하게 판단하고, 직무발명 승계절차를 적법하게 거쳐 특허법뿐만 아니라 국가연구개발사업에 관한 법령을 준수하면서 특허출원을 진행해야 합니다.

 

기술분야에 상관없이 국가연구개발과제 관련 최상위 법률은 과학기술기본법입니다. 각 부처마다 다른 법령이 있지만 그 기본구조와 내용은 비슷합니다. 국책과제의 성과물에 대한 지식재산권 소유관계와 그 기술활용에 대한 기술료 징수에 관한 법령 규정도 비슷합니다. 과학기술기본법에서 관련 조항을 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.

 

1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)

국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 20(연구개발성과의 소유)

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

 

3. 처리규정(훈령) 36(연구개발에 따른 결과물의 소유)

연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

 

4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

연구개발성과 소유기관의 장(11조의32항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한.

 

5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 22(기술료의 징수)

법제11조의4 1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

 

6. 처리규정(훈령) 38(기술료의 징수)

과학기술기본법11조의41항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 과학기술기본법11조의41항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10%

2. 중견기업(산업발전법10조의21항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%

 

7. 처리규정(훈령) 39(기술료의 사용)

연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(공공기관의 운영에 관한 법률5조제3항제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.

1. 전문기관에의 납부(중소기업: 정부출연금 지분의 10퍼센트, 중견기업: 정부출연금 지분의 30퍼센트, 대기업: 정부출연금 지분의 40퍼센트)

2. 1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

 

KASAN_국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 진행결과 성과 활용에 대한 지식재산권 귀속, 특허출원, 모인출

 

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작성일시 : 2019.04.22 09:49
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벤처캐피털(VC) 또는 사모펀드(PEF)로부터 투자를 받는 스타트업, 벤처 기업이 VC PEF로부터 투자계약서에 불리한 안전장치를 요구 받는 경우가 있습니다. 안전장치의 대표적인 규정이 투자자에 대한 동반매각청구권과 확정수익보장 규정입니다.

 

규정에 따르면 아래와 같이 투자금액에 대하여 일정한 기한을 두고 기한이 만료되면 투자자가 임의로 M&A 시도할 있고 피투자자는 M&A 등을 포함한 Exit 시에 투자자에게 확정수익을 보장하여야 합니다.

 

[동반매각청구권 규정]

을이 yy mm dd일까지 거래소시장 또는 코스닥시장에 상장되지 못할 경우 갑은 M&A 추진할 있고, 을과 을의 경영진등은 이에 적극 협조하여야 한다. 갑이 추진한 M&A 아래 사항을 만족할 경우에는 을의 경영진등의 지분은 갑과 동일 가격으로 매각하여야 한다.

 

[확정수익보장 규정]

을의 경영진등은 보유지분의 전부 또는 일부를 매각, 포괄적 주식 교환, 주요자산 매각, 기타 주식 처분 등의 모든 방법으로 을이 3자에게 인수 또는 합병(M&A) 방식으로 갑에게 투자금회수가 발생하는 경우에 갑에게 아래와 같은 규정에 따라 산정한 금액이 배분되도록 한다

i. 산정된 M&A 주식단가에 따른 갑의 투자금 회수총액이 본건 우선주식의 투자원금과 연 복리 8% 이자를 합한 금액에 미치지 못할 경우 갑에게 다른 보통주주에 우선하여 투자원금과 연 복리 8% 이자를 합한 금액을 우선 배분한다.

ii. 산정된 M&A 주식단가에 따른 갑의 투자금 회수총액이 본건 우선주식의 투자원금과 연 복리 8% 이자를 합한 금액에 초과하나 투자원금의 2배에 미치지 못할 경우 투자원금의 2배에 해당되는 금액을 갑에게 배분한다.

iii. 산정된 M&A 주식단가에 따른 갑의 투자금 회수총액이 투자원금의 2 이상인 경우에는 모든 주주들이 보유한 지분율에 따라 배분한다. 이때 지분율은 갑이 보유한 우선주의 보통주 전환을 가정한다.

 

대법원은 합작투자계약에서 아래와 같은 제한 규정을 것에 대하여 "설립 5년간 일체 주식의 양도를 금지하는 내용으로, 이와 같은 내용은 위에서 바와 같이 정관으로 규정하였다고 하더라도 이는 주주의 투하자본회수의 가능성을 전면적으로 부정하는 으로서 무효라고 하면서 그와 같이 정관으로 규정하여도 무효가 되는 내용을 나아가 회사나 주주들 사이에서, 혹은 주주들 사이에서 약정하였다고 하더라도 또한 무효라고 판시한 바가 있습니다(대법원 2000. 9. 26. 선고 9948429 판결). 그러므로 주주의 투하자본회수의 가능성을 부정하는 계약 규정은 위와 같이 무효 가능성이 상존한다고 보입니다.

 

한편, 유사한 용어처럼 보이지만 공동매도 참여권은 개념적으로 공동매도 요구권과 엄격하게 구별됩니다. 공동매도요구권(Drag along)은 투자자가 자기 주식을 매도할 때 대주주 또는 다른 주주의 주식도 같은 조건으로 같이 매도할 수 있도록 하는 것입니다. 투자자가 Exit을 목적으로 대주주 지분을 동반 매각할 수 있기 때문에 경영권 프리미엄을 주장해 비싸게 매각할 수 있는 있습니다. , 발행회사 입장에서는 매우 불리한 조항입니다.

 

반면, 공동매도참여권(Tag along)은 대주주(또는 이해관계인)가 지분을 제3자에게 매각하려 할 때 투자자도 대주주 지분의 매각 거래와 동일한 가격 조건으로 함께 매도할 수 있는 권리입니다. 투자를 받는 발행회사 입장에서는 불리할 것이 없습니다.

 

[발행주식의 양도제한 규정]

합작회사가 사전에 공개되는 경우를 제외하고 합작회사의 설립일로부터 5 동안, 합작회사의 어느 주주도 합작회사 주식의 전부 또는 일부를 다른 당사자 또는 3자에게 매각, 양도할 없다. , 법률상 또는 정부의 조치에 의하여 주식의 양도가 강제되는 경우 또는 당사자들 전원이 양도에 동의하는 경우는 예외로 한다.

 

대법원의 법리와 같이 추후에 투자자와 기업 간에 법적 분쟁이 발생하는 경우에 위와 같은 조항들에 대하여 약관규제법 위반, 민법의 불공정 또는 공서양속 규정 위반 등의 이유로 무효라고 주장할 소지가 있습니다. 그러나 동반매각청구권 등은 주주의 투하자본 회수를 부정하는 것이 아니라 그와 반대로 일정한 조건으로 거래를 강제하는 것일 뿐이고 계약 자유의 원칙 대등한 당사자 간의 계약으로 가능성이 보다 높다고 보이므로 법원이 유효한 규정으로 가능성이 충분히 있습니다.

따라서 스타트업 또는 벤처 기업들과 경영진들은 위와 같은 투자자들의 과도한 엑시트 요구와 이익분배 요구에 대하여 IPO등의 목표 달성 가능성과 손해 발생 여부에 대하여 충분히 검토한 후에 투자계약을 체결하여야 것입니다.

 

KASAN_벤처기업 투자계약 시 자주보는 공동매도요구권(Drag Along) 조항, 공동매도참여권(Tag Along

 

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작성일시 : 2019.04.20 08:00
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투자자, VC, PEF 등에서 스타트업, 벤처기업, 중소기업에 대해 투자할 때 상환전환우선주(RCPS, Redeemable Convertible Preferred Stock) 인수방식을 취하는 경우가 많습니다. 법률전문가도 아닌 경영자라도 투자금을 갚는 조건으로 설정하는 상환조건은 그 의미를 이해하는데 별 문제가 없습니다. 그러나 전환조건은 통상 상당히 복잡하게 규정되어 있기 때문에 그 내용을 정확하게 이해하기 어렵습니다. 정확한 내용을 모른 채 계약서를 체결하고 나서 나중에 전환청구를 받고 큰 곤경에 처하는 경우도 많습니다.

 

상환전환우선주(RCPS, Redeemable Convertible Preferred Stock) 투자방식은 투자자에게 유리하고, 투자를 받는 발행회사에게 부담이 되는 조건이 많습니다. 회사 입장에서는 계약서 조항을 꼼꼼하고 신중하게 검토해야 합니다. 정확한 내용을 모른 채 계약서를 체결하고 나서 나중에 곤경에 처하는 경우도 많습니다. 참고로 실무적으로 중요한 몇 가지 포인트를 간략하게 설명합니다.

 

먼저 상환주(Redeemable)는 인수했던 주식을 상황에 따라 회사에 되팔 수 있는 권리가 붙어있는 주식입니다. 따라서 상환권을 갖는 투자자 VC로서는 주식을 인수한 후 회사가 잘 될 것 같으면 주식을 보유하고, 반대로 회사 사업 전망이 어둡다면 주식 인수대금에 이자를 붙인 가격으로 주식을 다시 회사에 팔고 투자금을 회수하면 됩니다.

 

한편, 투자자가 회사에서 투자계약서 특정조항을 위반했다는 이유로 상환청구권을 행사하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어, 스타트업에서 VC로부터 10억원의 투자금을 유치했으나 얼마 지나지 않아서 회사에서 투자계약조항 위반을 들면서 투자금을 회수하겠다고 위협하는 것입니다. 투자금 상환여력이 없는 경우 회사 경영권이 위협당하거나 경영활동을 제한하는 등 무리한 요구를 받을 수도 있습니다.

 

빈번한 분쟁사례로는 투자금 용도제한 조항과 투자자 동의권 조항을 들 수 있습니다. 투자금의 용도제한 조항이 예를 들어 특정분야의 R&D(개발연구비)로 제한된다면 다른 기술개발 용도로 사용하려고 해도 서면동의 등을 받아야 합니다. 막연하게 연구개발비로 사용하면 된다고 생각하여 집행하는 경우 계약위반의 소지가 있고, 상환권 행사의 근거가 될 수 있습니다.

 

이와 같이 적법한 절차를 거치지 않고 다른 용도에 사용하면 투자금 반환, 손해배상청구, 횡령 배임 등 복잡한 분쟁이 발생할 수 있습니다. 투자자의 사전동의를 받아야 하는 항목이 광범위할수록 회사의 경영권에 대한 심각한 간섭으로 작용할 수 있습니다.

 

이와 같은 불필요하고 소모적인 분쟁을 피하려면 상환조항을 미리 잘 검토하고, 변호사의 자문을 받아 회사의 입장을 합리적으로 반영한 투자계약을 체결하는 것이 필요합니다.

 

전환주(convertible)은 주주의 청구에 의해 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식입니다. 전환권은 다른 종류의 주식으로, 통상 보통주로 전환해 달라고 청구할 수 있는 권리입니다. , 전환청구기간동안 인수한 주식을 계약에서 정한 전환조건에 따라 일정한 비율로 보통주로 전환할 수 있는 권리입니다. 따라서 전환조건이 매우 중요합니다.

 

전환주식 관련 상법 규정

 

상법 제346(주식의 전환에 관한 종류주식) 회사가 종류주식을 발행하는 경우에는 정관으로 정하는 바에 따라 주주는 인수한 주식을 다른 종류주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 전환의 조건, 전환의 청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용을 정하여야 한다.

 

회사가 종류주식을 발행하는 경우에는 정관에 일정한 사유가 발생할 때 회사가 주주의 인수 주식을 다른 종류주식으로 전환할 수 있음을 정할 수 있다. 이 경우 회사는 전환의 사유, 전환의 조건, 전환의 기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용을 정하여야 한다.

 

2항의 경우에 이사회는 다음 각 호의 사항을 그 주식의 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지하여야 한다. 다만, 통지는 공고로 갈음할 수 있다.

 

1. 전환할 주식

2. 2주 이상의 일정한 기간 내에 그 주권을 회사에 제출하여야 한다는 뜻

3. 그 기간 내에 주권을 제출하지 아니할 때에는 그 주권이 무효로 된다는 뜻

 

344조제2항에 따른 종류주식의 수 중 새로 발행할 주식의 수는 전환청구기간 또는 전환의 기간 내에는 그 발행을 유보(유보)하여야 한다.

 

347(전환주식발행의 절차) 346조의 경우에는 주식청약서 또는 신주인수권증서에 다음의 사항을 적어야 한다.

1. 주식을 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있다는 뜻

2. 전환의 조건

3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용

4. 전환청구기간 또는 전환의 기간

 

348(전환으로 인하여 발행하는 주식의 발행가액) 전환으로 인하여 신주식을 발행하는 경우에는 전환전의 주식의 발행가액을 신주식의 발행가액으로 한다.

 

349(전환의 청구) 주식의 전환을 청구하는 자는 청구서 2통에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다. 1항의 청구서에는 전환하고자 하는 주식의 종류, 수와 청구년월일을 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 한다.

 

350(전환의 효력발생) 주식의 전환은 주주가 전환을 청구한 경우에는 그 청구한 때에, 회사가 전환을 한 경우에는 제346조제3항제2호의 기간이 끝난 때에 그 효력이 발생한다. 354조제1항의 기간 중에 전환된 주식의 주주는 그 기간 중의 총회의 결의에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다. 전환에 의하여 발행된 주식의 이익배당에 관하여는 주주가 전환을 청구한 때 또는 제346조제3항제2호의 기간이 끝난 때가 속하는 영업연도 말에 전환된 것으로 본다. 이 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여는 정관으로 정하는 바에 따라 그 청구를 한 때 또는 제346조제3항제2호의 기간이 끝난 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 할 수 있다.

 

351(전환의 등기) 주식의 전환으로 인한 변경등기는 전환을 청구한 날 또는 제346조제3항제2호의 기간이 끝난 날이 속하는 달의 마지막 날부터 2주 내에 본점소재지에서 하여야 한다.

 

상환전환우선주 관련 분쟁 사례 전환조건 중 전환가격 재조정(Re-fixing) 조항 쟁점: 대법원 2014. 9. 4. 선고 201340858 판결

1. 계약서의 전환가격 조정 refixing 조항

 

보통주의 시가하락 시 신주인수권의 행사가액을 하향조정하는 내용의 리픽싱 조항 : “사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날(행사가액 조정일)마다 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 기산일로부터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격, 1주일 거래량 가중평균가격, 기산일 종가를 산술평균한 가격과 기산일 종가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가액으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가액은 액면가액을 하회하지 못한다.”

 

반희석화 조항 : “자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가액을 조정한다.”

 

2. 주가하락 + 1차 가격조정 + 감자결정

발행회사는 주식의 시가하락을 이유로 리픽싱 조항에 따라 수차례 신주인수권 행사가액을 하향조정한 후, 결국 행사가액의 최저한도인 액면가 500원까지 하향조정하였음. + 그 후 재무구조 개선을 위하여 보통주 10주를 1주로 병합하는 감자결정 + 반희석화 조항에 따라 이 사건 신주인수권의 행사가액을 종전 500원에서 5,000원으로 상향조정 + 그러나, 그와 같은 조정 이후에도 주식의 시가가 지속적 하락함

 

3. 양 당사자 주장요지

투자자 주장: 추가 주가 하락 + 리픽싱 조항에 따라 기준일 당시 다시 가격재조정 필요 + 행사가격 798원으로 하향조정 주장 + 기존 하한액까지 조정된 것과 무관하게 기준일 당시 계약서의 가격조정조항에 따라 다시 가격조정 필요함

 

발행회사 주장: 이미 행사가격 조정으로 하한선 500원까지 조정되었음 + 감자 후 반희석화 조항을 적용하여 상향조정된 가격을 그 후 주가하락을 이유로 행사가액을 다시 재조정을 할 수 없음

 

4. 서울고등법원 항소심 및 대법원 판결요지

이 사건의 쟁점은 피고의 주식병합에 따른 감자로 인하여 반희석화 조항의 적용이 이루어진 후에 주가가 다시 하락하였을 경우 리픽싱 조항에 의하여 이 사건 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원 이하로 추가 조정할 수 있는지에 있다.

 

반희석화 조항은 신주인수권부사채를 발행한 회사의 자본구조에 변동이 발생한 때 공평의 견지에서 신주인수권부사채권자가 보유하였던 신주인수권의 경제적 가치를 그대로 유지되도록 조정하기 위한 것이고, 리픽싱 조항은 신주인수권부사채계약 체결 당시의 투자액 가치 그 자체를 보장하는 것으로서 신주인수권부사채권자가 주가 하락으로 인하여 입을 수 있는 투자위험을 제거하기 위해 조정하는 것으로서, 양자의 조정은 원칙적으로 별개의 사유에 의한 것이고 독립적으로 적용되는 것인 점,

 

발행회사 기존 주식 각 10주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 방식으로 감자를 실시하고 그 무렵 이를 원인으로 반희석화 조항에 따라 이 사건 신주인수권의 행사가격을 500원에서 5,000원으로 조정함으로써 감자에 의한 행사가액 조정은 종료된 점,

 

이 사건 신주인수권의 행사가액 조정에 관한 규정에서 감자에 따른 신주인수권 행사가액 조정 이후에 리픽싱 조항에 따른 행사가액 조정을 배제하는 것으로 규정한 바가 없는 점,

 

이 사건 신주인수권의 행사가액에 관하여는 주식의 액면가를 하한으로 하고 있을 뿐이고 다른 제한은 없으므로, 감자가 있었다는 사유만으로 신주인수권 행사가액의 하한을 주식병합비율을 반영하여 액면가의 10배인 5,000원으로 조정되어야 하는 것으로 볼 수는 없는 점,

 

이 사건 신주인수권의 행사가액 조정에 관한 규정에 따르면 주가의 변동으로 인한 행사가액의 조정은 하향조정만이 가능하고, 기존의 조정일에 조정이 이루어졌는지 여부와 관계없이 그 후의 조정일에도 추가로 조정이 이루어질 수 있다고 규정하고 있는 점,

 

상법 제516조의2 3항은 신주인수권부사채의 발행에 있어서는 신주인수권부사채권자와 기존주주의 이해조정을 고려하여 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 금액을 초과할 수 없다고 규정하여 신주의 발행가액의 합계액이 신주인수권부사채의 금액을 넘지 않도록 하는 총액제한만을 규정하고 있고, 신주인수권의 행사가액의 조정에 관하여는 규정을 두고 있지 않으므로 신주인수권의 행사가액 조정은 신주인수권부사채의 발행회사와 인수인의 합의로 정해져야 하는 점 등의 사정에 비추어 보면,

 

발행회사의 감자로 인하여 반희석화 조항의 적용이 이루어진 후에 주가가 다시 하락하였을 경우 리픽싱 조항에 의하여 이 사건 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원 아래로 추가 조정할 수 있는데 제한이 없다.”

상환전환우선주 관련 분쟁 사례 전환가격 재조정(Re-fixing) 조항 관련 소송법적 쟁점: 대법원 2014. 9. 4. 선고 201340858 판결

 

신주인수권만의 양도가 가능한 분리형 신주인수권부사채를 발행한 발행회사가 신주인수권의 발행조건으로 주식의 시가하락 시 신주인수권의 행사가액을 하향조정하는 이른바 리픽싱(refixing) 조항을 둔 경우, 주식의 시가하락에 따른 신주인수권 행사가액의 조정사유가 발생하였음에도 발행회사가 그 조정을 거절하고 있다면, 신주인수권자는 발행회사를 상대로 조정사유 발생시점을 기준으로 신주인수권 행사가액 조정절차의 이행을 구하는 소를 제기할 수 있고, 신주인수권자가 소송과정에서 리픽싱 조항에 따른 새로운 조정사유의 발생으로 다시 조정될 신주인수권 행사가액의 적용을 받겠다는 분명한 의사표시를 하는 등의 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 이행의 소에 대하여 과거의 법률관계라는 이유로 권리보호의 이익을 부정할 수는 없다.

 

위와 같은 발행조건의 리픽싱 조항에서 신주인수권의 행사를 예정하고 있지 아니하고 신주인수권자가 소로써 신주인수권 행사가액의 조정을 적극적으로 요구하는 경우와 발행회사가 자발적으로 행사가액을 조정하는 경우를 달리 볼 이유가 없는 점, 주식의 시가하락이 있는 경우 리픽싱 조항에 따른 신주인수권 행사가액의 조정이 선행되어야만 신주인수권자로서는 신주인수권의 행사 또는 양도 등 자신의 권리행사 여부를 결정할 수 있는 점, 반면 위와 같은 이행의 소에 신주인수권의 행사가 전제되어야 한다면 이는 본래 신주인수권의 행사기간 내에서 신주인수권의 행사 여부를 자유로이 결정할 수 있는 신주인수권자에 대하여 신주인수권의 행사를 강요하는 결과가 되어 불합리한 점 등을 종합하면,, 신주인수권 행사가액 조정절차의 이행을 구하는 소는 신주인수권의 행사 여부와 관계없이 허용된다고 보아야 한다.

 

KASAN_벤처기업 투자 시 자주보는 RCPS 상환전환우선주 관련 상법 규정, 기본법리, 투자계약쟁점, 판결 등 실

 

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작성일시 : 2019.04.19 10:23
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1. 미국소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  Litigation Hold 발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반 시 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

5. 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 (sanction) 일반적 내용 정리 

 

미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

(1)  Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

(2)  GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

(3)  Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

(4)  z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

(5)  US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

(6)  Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

6. 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

(a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

(f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

7. 미국연방대법원 상고심 미국 CAFC 판결의 확정 시기 및 상고심 절차

                                                

B형 간염치료제 Entecavir 화합물 특허에 대한 미국특허소송에서 항소심 CAFC에서 패소한 특허권자 BMS는 이제 위 판결에 불복하는 방법으로는 미국연방대법원에 상고하는 단계가 남았습니다. 이와 같이 상고심까지 거쳐야만 물질특허 무효가 확정될 것입니다. 그런데, 미국의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 참고로, 항소심 3인 합의부 판결에 불복한 BMS에서 제출하였던 CAFC 전원합의체 재심리 신청도 기각하는 결정이 2014. 10. 20. 선고되었습니다. 이제 어떤 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거쳐, 도대체 언제 특허무효가 확정될 수 있는지 궁금합니다. 흥미 삼아 관련 사항을 간략하게 정리하여 보았습니다.

 

(1)  상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

 

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다. 따라서, CAFC 전원합의체 재심리신청 기각결정이 2014. 10. 20. 났으므로, 상고허가신청서 제출기한은 2015. 1. 18.경으로 보입니다. 아직 상당한 기간이 남았고, 현재까지 상고허가신청은 제출되지 않았습니다. BMS 입장에서 최후의 불복절차이므로 신중하게 진행할 것이므로, 위 기한에 거의 임박하여 상고허가신청서를 제출할 것으로 예상됩니다.

 

(2)  상고허가신청 심리 및 결정

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클럭으로써트 풀(Cert pool)’을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

 

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

 

(3)  상고심 절차 및 판결

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.

 

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작성일시 : 2019.04.18 08:45
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