Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

이 사건 등록상표의 문자 부분은 그 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 그 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없어서 결국 식별력이 인정된다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다).

이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다.

어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결

대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결.pdf

KASAN_허니버터아몬드 포장지 그림 상표 – 문자부분 식별력 부정 BUT 그림 포함한 전체 식별력 인정 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결.pdf

[질문 또는 상담신청 입력하기]

공지의약 Oxycodone Controlled Release 제형 발명으로서 그 제형의 구성요소도 각각의 선행발명(Shell formulation + Baveja formulation)으로 공지되어 있고, 그 공지요소를 결합한 특허발명은 신규성은 인정되지만 나아가 진보성이 인정되는지 여부가 쟁점인 사건입니다. 발명요지는 다음과 같은 제형발명 claim 1과 방법발명 claim 43을 보면 쉽게 알 수 있습니다.

Claim 1. A controlled-release oral drug dosage form for releasing a drug whose solubility in water is greater than one part by weight of said drug in ten parts by weight of water,

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 15:85 to about 80:20,

said polymeric matrix being one that swells upon imbibition of water thereby attaining a

size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

that releases said drug into gastric fluid by the dissolution and diffusion of said drug out of said matrix by said gastric fluid,

that upon immersion in gastric fluid retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion and releases substantially all of said drug within about eight hours after such immersion,

and that remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact limitation”].

Claim 43. A method of administering to a subject a drug that is therapeutic to said subject when absorbed in the stomach where said drug has at least one ionized group in the pH range 5 through 8,

said method comprising orally administering to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode, said dosage form comprising a solid polymeric to said subject a dosage form of said drug while said subject is in a fed mode,

said dosage form comprising a solid polymeric matrix with said drug dispersed therein at a weight ratio of drug to polymer of from about 0.01:99.99 to about 80:20,

said polymeric matrix being one that:

(a) swells upon imbibition of gastric fluid to a size large enough to promote retention in the stomach during said fed mode [“the swelling limitation”],

(b) releases said drug into gastric fluid by the dissolving of said drug by said gastric fluid and either erosion of said matrix or diffusion of said dissolved drug out of said matrix,

(c) retains at least about 40% of said drug one hour after such immersion in gastric fluid,

(d) releases substantially all of said drug within about ten hours after such immersion, and

(e) remains substantially intact until all of said drug is released [“the substantially intact

limitation”],

thereby extending the release rate of said drug with time during said fed mode while releasing substantially all of said drug within said stomach where said drug is maintained in an acidic environment.

USPTO PTAB 인정사실에 의하면 선행발명 Shell formulation에는 위 청구항에서 bold로 표시한 swelling limitation과 substantially intact limitation를 제외하고 모두 기재되어 있고, 위 추가된 한정요소는 Baveja formulation에 기재되어 있습니다. 따라서, 2건의 선행발명을 결합하면 특허발명의 구성이 모두 충족되는 상황입니다.

이와 같은 상황에서 미국 특허청 PTAB와 CAFC는 모두 등록특허의 유효를 전제로 결합발명의 진보성 흠결로 특허무효라는 특허무효도전을 무효 입증 부족을 이유로 받아들이지 않았습니다. 전형적인 pro-patent 논리에 따른 진보성 판단 법리를 보여주는 것 같습니다.

CAFC 판결요지를 인용하면, “a patent challenger must demonstrate that a skilled artisan would have had reason to combine the teachings of the prior art references to achieve the claimed invention, and that the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success from doing so.”는 진보성 판단법리를 전제로,

당해 사안에서 “an expert opined generally on the interrelated teachings of those references, but did not explain in sufficient detail how or why a skilled artisan would have been motivated to combine the “swelling” and “substantially intact” features of the Shell formulation with the Baveja formulation to attain the claimed dosage form.”라고 판시하였습니다.

공지요소의 결합 가능성(could)을 넘어서 시도할 동기 내지 개연성(would)에 대해 충분하고 구체적인 이유와 방법이 설명되어야 한다는 취지입니다.

공지의약의 Formulation 특허발명은 유효성분이 공지되어 있을 뿐만 아니라 formulation 요소도 대부분 공지되어 있습니다. 그와 같은 상황에서 미국 USPTO PTAB과 CAFC에서 결합발명의 진보성을 어떻게 판단하는지, 특허도전자의 진보성 흠결 주장에 관한 입증요구 수준 등을 제시하는 판결입니다.

KASAN_공지 구성요소의 결합발명의 진보성 판단 – CR formulation 특허발명의 진보성 인정 Purdue v. Depomed 사건 CAFC 2016. 3. 24 선고 2015-2029 판결.pdf

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

전화 통화만으로 환자에게 전문의약품을 처방한 처방전을 작성하여 교부한 사안에서 의사를 의료법 위반죄로 기소함

2. 법원 판단 – 1심 유죄, 2심 무죄, 3심 유죄

3. 대법원 판결요지 

의사가 전화 통화 이전에 환자를 대면하여 진찰한 적이 단 한 번도 없고, 전화 통화 당시 환자의 특성 등에 대해 알고 있지도 않았던 점을 들어, 위와 같은 피고인 의사의 행위는 신뢰할 만한 환자의 상태를 토대로 한 것이라고 볼 수 없으므로 결과적으로 피고인이 환자에 대하여 진찰을 하였다고 할 수 없다.

4. 대법원 판결이유 – 의료법 해석 및 판단기준  

구 의료법(2016. 5. 29. 법률 제14220호로 개정되기 전의 것) 제17조 제1항(이하 ‘이 사건 조항’이라 한다)은 의료업에 종사하고 직접 진찰한 의사가 아니면 처방전 등을 작성하여 환자에게 교부하지 못한다고 규정하고 있다.

여기서 ‘직접’이란 ‘스스로’를 의미하므로 전화 통화 등을 이용하여 비대면으로 이루어진 경우에도 의사가 스스로 진찰을 하였다면 직접 진찰을 한 것으로 볼 수는 있다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2010도1388 판결 참조)..

한편 ‘진찰’이란 환자의 용태를 듣고 관찰하여 병상 및 병명을 규명하고 판단하는 것으로서, 진단방법으로는 문진, 시진, 청진, 타진, 촉진 기타 각종의 과학적 방법을 써서 검사하는 등 여러 가지가 있다(대법원 1993. 8. 27. 선고 93도153 판결 등).

이러한 진찰의 개념 및 진찰이 치료에 선행하는 행위인 점, 진단서와 처방전 등의 객관성과 정확성을 담보하고자 하는 이 사건 조항의 목적 등을 고려하면, 현대 의학 측면에서 보아 신뢰할 만한 환자의 상태를 토대로 특정 진단이나 처방 등을 내릴 수 있을 정도의 행위가 있어야 ‘진찰’이 이루어졌다고 볼 수 있고, 그러한 행위가 전화 통화만으로 이루어지는 경우에는 최소한 그 이전에 의사가 환자를 대면하고 진찰하여 환자의 특성이나 상태 등에 대해 이미 알고 있다는 사정 등이 전제되어야 한다.

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2014도9607 판결

대법원 2020. 5. 14. 선고 2014도9607 판결.pdf

KASAN_원칙 – 의사가 환자와 대면 없이 전화 통화만으로 처방 – 의료법위반죄 대법원 2020. 5. 14. 선고 2014도9607 판결.pdf

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 이 사건 제1, 2계약에 따라 발명자(甲회사의 직원)→甲회사→피고를 거쳐 피고보조참가인에게 최종적으로 이전되었는데, 甲회사는 甲회사 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받고, 그 후 원고에게 특허권을 이전해 준 사안임

2. 대법원 판결요지

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인(甲회사)은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인(甲회사)이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

3. 대법원 법리 판시 부분

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

KASAN_계약상 특허권리 이전한 양도인의 특허출원 – 무권리출원, 특허무효 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.pdf

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.pdf

1. 기초사실

(1)   부대체물 자동차부품 제조 납품계약 – 도급계약

(2)   도급인 주문업체 직원이 수급인 공장에 출입, 제작과정 점검, 제품공급 검수함

(3)   품질하자는 외관검사로 확인 불가, 엑스레이검사 등 정밀내부검사 필요한데 불실시하여 납품 당시 품질하자 발견하지 못함.

(4)   2차 납품업체 외국 수입회사에서 품질하자 발견, 선적중지 및 품질검사 요청

(5)   도급인 간과하고 계속 선적함 - 2개 제품에 대하여는 하자를 발견할 수 있는 충분한 여지가 있었음에도 불구하고 이를 간과한 중요한 잘못을 저지른 사실, 과실 참작 여부

2. 서울고등법원 판결요지

수급인은 그 제품의 하자로 인하여 도급인이 지급받지 못하게 된 수출대금 상당의 손해를 배상할 책임이 있다.

수급인의 하자담보책임에 관한 민법 제667조는 법이 특별히 인정한 무과실책임으로서 여기에 민법 제396조의 과실상계 규정이 준용될 수는 없다 하더라도 담보책임이 민법의 지도이념인 공평의 원칙에 입각한 것인 이상 이 사건 하자발생 및 그 확대에 가공한 원고의 잘못을 참작하여 손해배상의 범위를 정함이 상당하다.

최소한 2개 제품에 대하여는 하자를 발견할 수 있는 충분한 여지가 있었음에도 불구하고 이를 간과한 중요한 잘못을 저지른 사실, 과실 참작해야 함

3. 대법원 판결요지

(1) 원심이 수급인의 하자담보 책임으로서 이 사건 손해배상액을 정함에 있어 원고의 과실을 참작한 것은 정당하다.

(2) 납품 당시 품질하자를 발견하지 못한 도급인의 과실 – 불인정

수급인과 도급인 사이에 수급인의 재료에 의하여 도급인이 제시한 설계도와 품질규격에 따른 제품을 제작공급하기로 한 계약에 있어서는 수급인은 당연히 계약내용에 따른 하자없는 완전한 제품을 제작공급할 의무가 있는 것이고,

따라서 제작과정에서의 하자에 대하여는 기술상의 이유 등 특수한 사정으로 도급인이 하자발견의무를 부담하는 특약을 하지 않은 이상 그 하자에 대하여 도급인에게 과실이 있다고 할 수는 없다.

제품인수시의 검사의무에 관하여 보더라도 이 사건 하자가 육안으로도 쉽게 확인될 수 있는 정도의 간단한 것도 아니고 엑스선을 투시하거나, 제품을 해체하여 보지 않으면 발견하기 어려운 성질의 것이라는 점에 비추어 볼 때 원고가 제품인수시 어떤 수단을 써서라도 제품의 하자를 발견할 의무가 있다는 특약이 없는 한 위와 같은 숨은 하자를 발견하지 못한 점에 과실이 있다고 할 수도 없을 것이다.

(3) 수급인의 손해배상액 산정

수급인의 하자담보책임에 대하여 도급인이 취할 수 있는 수단으로서는 하자보수청구 및 하자보수에 갈음하거나 보수와 함께 하는 손해배상청구(민법 제667조) 그리고 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우의 계약해제권(민법 제668조)이 있는 바,

앞의 두 경우의 권리는 계약의 존속을 전제로 하는 것이지만 이 사건에서 원고는 계약목적달성의 불능을 이유로 수출대금전액을 손해로 한 전보배상을 구하고 있는 터이므로 위 두 경우와 달라서 이 사건 계약은 당연히 해제되었음을 전제로 하는 청구라 할 것이다.

채무의 이행으로 물건이 인도된 경우 원상회복의 범위는 그 수령한 원물을 반환하는 것이 원칙이나 수령한 원물이 멸실 등으로 반환할 수 없게 되었을 때에는 예외적으로 그 가격을 반환하여야 한다.

이 사건 제품을 고철로 처분한 경우 처분가격에서 처분비용을 공제한 잔액 반환 - 손해배상액에서 공제함이 상당하다.

KASAN_자동차부품 품질하자 – 제조사 수급인의 수출업체 도급인에 대한 손해배상 책임 범위 - 과실상계 또는 손해배상예정액의 감액 불가 BUT 이익공제, 손익상계 가능 대법원 1990. 3. 9. 선고 8.pdf

[질문 또는 상담신청 입력하기]