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1. 디자인 출원 전 제품을 인터넷 블로그에 공개함

2. 디자인 출원 시 신규성 상실 예외 규정 적용 주장하여 디자인 등록함      

등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그에 공개한 아래와 같은 디자인의 “핸디 토네이도 휴대용 미니선풍기”에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며, 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다.

3. 문제의 소지 및 쟁점 – 국내 출원 전 중국에서 디자인 출원공개 또는 등록 공고된 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 가능여부

등록디자인의 출원일인 2015. 7. 23. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공고되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었음

2건의 공지 일자는 모두 최초 다자인 공지일보다 늦음 - (1) 2015. 3. 12. 최초 디자인 공지, 인터넷 블로그에 제품 공개, (2) 중국에서 2015. 5. 20. 디자인 출원 공개, (3) 중국에서 2015. 7. 8. 디자인 등록 공고, (4) 국내 2015. 7. 23. 디자인 출원 및 신규성 상실 예외 주장, (5) 국내 2016. 3. 15. 디자인 등록

4. 특허법원 판결요지 - 국내 출원 전 외국에서 디자인 출원공개 또는 등록공고된 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 불가 – 단서 규정 적용 

구 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

한편, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있는 바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 재출원의 기회를 부여할 필요가 없기 때문인 것으로 이해된다.

그런데 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 22. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공고되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었는 바, 선행디자인 1, 2는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 규정된 법률에 따라 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에 해당하므로, 피고의 2015. 3. 12.자 공개 디자인에 대해서는 신규성 상실 예외 규정이 적용된다고 하더라도 위 선행디자인들에 대해서는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 없다.

5. 특허법원 판결요지 – 단서 규정의 적용범위에 대한 등록권자의 제한적용 주장에 대한 특허법원의 판단

이에 대하여 피고는, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 최초 공지가 출원공개 또는 등록공고에 해당할 경우 신규성 상실 예외 조항이 적용되지 않는다는 취지일 뿐이고,

이 사건 등록디자인에 대한 심사 단계에서 최초 공지인 2015. 3. 12.자 공지에 대한 피고의 신규성 상실 예외 주장이 인정되었으므로,

그 후의 공지에 대해서는 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)는 법리에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서의 입법취지에 비추어 볼 때, 단서가 여러 번의 공개행위 중 최초의 공개행위에 대해서만 제한적으로 적용되는 것으로 볼 수 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2653 판결

특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2653 판결 .pdf

KASAN_디자인 등록출원 전 복수의 디자인 공개 이벤트 발생 시 신규성 상실 예외 적용 여부 – 최초 디자인 공개 후 외국 출원공개 또는 등록공고 시 신규성 상실 예외 적용 불가 특허법원 2019..pdf

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첨부: 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2018나2063 판결

특허법원 2019. 11. 1. 선고 2018나2063 판결 .pdf

KASAN_특허침해로 인한 손해액 산정 –특허법 제128조 제7항 적용에서 침해자의 소득신고 국세청 자료 참조 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2018나2063 판결.pdf

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1. 사용자의 직무발명보상 규정 – 실시보상 조항

회사는 직무발명의 실시 또는 실시권의 허락 또는 처분에 의한 상당한 이익을 얻을 때에는 직무발명자에게 포상금을 지급한다.

2. 직무발명자 주장요지 및 쟁점

회사에서 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하고 있고, 매년 그 실적에 대한 결산을 하고 있음. 직무발명 실시로 인한 이익은 매년 발생하는 것으로 결산 후 그 이익을 대상으로 보상금을 청구할 수 있음. 따라서 직무발명자의 실시보상금 청구권의 행사가능 시기도 매년 결산시기로 보아야 함. 직무발명 실시 실적에 대한 결산이 10년 전에 완료된 경우는 소멸시효가 완성되었으나 최근 생산, 판매된 제품의 결산 부분에 대한 실시보상금 청구권은 소멸시효가 완성되지 않음.

3. 일본 판결요지 – 최초 실시일부터 소멸시효 기산 + 소멸시효 완성

회사의 보상금 지급의무는 직무발명의 실시로 회사에서 이익을 얻을 수 있을 때부터 기산됨. 매년 영업실적 및 이익의 결산은 보상금 지급방법과 관련된 것이고, 그것이 보상금의 지급여부 자체와는 무관한 것임. 회사의 직무발명 보상금 지급실무 또는 관행이 매년 영업 결산 이후라는 증거도 없음.

따라서 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 사용자가 직무발명을 실시하였던 최초일부터 기산되고, 그 이후 최근 실시행위에 대한 실시보상도 마찬가지임. 그로부터 10년이 지나 소멸시효가 완성되었음.

Comment: 특허침해 판단 시 발명의 실시행위 독립의 원칙에 따라 각 실시행위마다 독립적으로 특허침해가 각 성립하고, 그로 인한 손해배상청구권의 소멸시효도 각 침해행위로부터 독립적으로 진행된다고 보는 것과 구별됨.

예를 들어, 11년 전부터 계속하여 직무발명, 특허발명을 실시하는 제품을 생산, 판매하고 있는 경우 – 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 11년 전 권리행사 가능하다는 점에서 시효완성. BUT 특허침해 및 손해배상청구권의 경우 3년 이내 생산, 판매부분은 소멸시효 완성되지 않음. 11 ~ 4년 부분은 단기 소멸시효 완성

첨부: 일본 판결

KASAN_직무발명보상, 실시보상 청구권의 소멸시효 쟁점 – 매년 직무발명 실시제품 실적 결산일 아니라 최초 실시일이 기간점 일본 도쿄지방법원 영화원년(2019년) 11월 6일 선고 평성31년(와) .pdf

089181_hanrei.pdf

첨부: 대법원 보도자료

KASAN_특허무효심판 중 정정심결 확정의 효과 – 재심사유라는 판례 변경 대법원 전원합의체 판결 보도자료 - 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결.pdf

보도자료 2016후2522(등록무효(특) 사건).pdf

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1. 사안의 개요 및 쟁점

특허등록 무효심판 청구, 특허심판원 청구기각 심결, 특허법원 심결취소의 소 제기, 특허법원 특허발명의 진보성 부정, 심결취소 판결, 대법원 상고, 상고심 진행 중 특허 정정심판 청구 및 정정심결, 정정 확정

특허권자 주장 – 특허법원 진보성 부정 특허무효 취지의 심결취소 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로 주장함 – 종래 판례 입장

2. 대법원 판결요지 – 판례 변경

대법원은 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고, ④ 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하여 이와 다른 취지의 선례를 변경하였음.

다만, 정정 전 명세서 등에 따라 진보성을 판단하면서 선행발명 1, 2, 3에 의해 정정 전 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기함

3. 대법원 전원합의체 판결이유

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조).

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다.

이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

KASAN_특허 무효심판 심결취소소송의 특허법원 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정, 특허청구범위 정정으로 무효심판 대상 변경 – 재심사유라고 본 종래의 판례 변경한 대법원 전원합의체 .pdf

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결.pdf

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