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Types of Royalties :

Lump Sum, 분할불

Net Present value (현가율(WACC), 이자율 등 적용)

Running Royalties

정율 (%)

정액 ($ per unit)

Sliding scale

Minimum Royalty vs Maximum Royalty

Gross Sales Price vs Net Sales Price

공제항목 (할인, 반품, tax, 수수료, 광고료, 설치비, 포장, 운송비 …)

Royalty Bearing Product

Tax

Report & Audit

4.1 License Fees. On or before the Effective Date, the Licensee Kite shall pay to the Licensor Cabaret a one-time upfront license fee of twenty-five thousand United States dollars (US$25,000). On or before each anniversary of the Effective Date until First Commercial Sale of the first Licensed Product, Kite shall pay to Cabaret an annual license fee of thirty thousand dollars (US$30,000).

4.3 Royalties.

4.3.1 Royalty Rate. During the applicable Royalty Term for a Licensed Product, subject to the terms and conditions of this Agreement, Kite shall pay to Cabaret royalties, with respect to each Licensed Product, equal to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product by the Licensee Kite, its sublicensees and their respective Affiliates; provided, however, if the Licensed Product is made, used, or sold in such country where such Licensed Product would not infringe a Valid Claim, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product. Only one royalty shall be owing for a Licensed Product regardless of how many Valid Claims cover such Licensed Product.

4.3.2 Third Party Royalties. If the Licensee Kite, its Affiliate or Sublicensee is required to pay royalties in consideration for a license to such Third Party IP to any Third Party in order to exercise its rights hereunder to make, have made, use, sell, offer to sale or import any Licensed Product, then Kite shall have the right to credit [*] percent ([*]%) of such Third Party IP royalty payments against the royalties owing to Cabaret under Section 4.3.1 with respect to sales of such Licensed Product in such country; provided, however, that Kite shall not reduce the amount of the royalties paid to Cabaret under Section 4.3.1 by reason of this Section 4.3.2, with respect to sales of such Licensed Product in such country, to less than [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product in such country.

4.3.3 Generic Product. On a country-by-country and Licensed Product-by-Licensed Product basis, if at any time during the applicable Royalty Term, one or more Generic Products are commercially launched by a Third Party (other than a Third Party sublicensee) in a country, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product beginning from the launch of such Generic Product and continuing so long as such Generic Product is being sold in such country. Notwithstanding anything to the contrary set forth in this Agreement, to the extent that Kite has entered into a Sublicense Agreement pursuant to which Kite is not entitled to receive royalties in a country in which a Generic Product has been commercially launched, Kite shall have no obligation to pay, and Cabaret shall have no right to receive, royalties with respect to sales of Licensed Product in such country.

4.3.4 Combination Products. If a Licensed Product either (a) is sold together with another active ingredient product or device product which is not covered by a Valid Claim for a single price, or (b) consists of components that are covered by a Valid Claim and an active ingredient or device component that is not covered by a Valid Claim, then (except in the case where (i) the other active ingredient or device product or component which is not covered by Valid Claim also is not covered by any other valid patent claim, and (ii) a sublicensee pays to Kite a royalty which is not subject to an adjustment for such other active ingredient or device product or component) for purposes of the royalty payments under Section 4.3 for Net Sales of such Licensed Products, such Net Sales, prior to the royalty calculation set forth in Section 4.3, first shall be multiplied by the fraction A/(A+B), where A is [*], and B is [*]. If the parties cannot reach an agreement as to the Value of each of the products or components then a Third Party arbitrator who is an industry expert shall be appointed to provide such determination which shall be binding on the parties. The parties shall equally share all costs associated which such determination. Until such determination is made Kite shall make payment under Section 4.3 to Cabaret in accordance with its own determination and if following the Third Party arbitrator’s decision an increase in payments is required Kite shall make such adjustment payments retroactively.

KASAN_라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 구성, 산정기준 등 판단기준, 미국판결 사항, 체크포인트, 계약조항 샘플 등 실무적 포인트 몇 가지.pdf

특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다.

그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다.

이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 기술공개를 전제로 하는 특허권은 비밀성을 전제로 하는 영어비밀보호 논리와는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다.

상대방 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다.

구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다.

영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다. 실무상 유념해야 할 주요한 포인트로 생각합니다.

KASAN_기술탈취, 영업비밀침해 분쟁, 영업비밀소송 vs 특허소송의 장단점, 실무적 차이점 – 아이디어 제안 후 무단 사용 주장은 특허소송보다 영업비밀침해소송 유리.pdf

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지난해 2019년부터 아마존에서 시행하고 있는 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용을 소개하고 실제로 미국변호사가 시도해본 실무경험을 소개한 블로그 내용입니다. 기본적으로 양 당사자가 자율적으로 동의한 경우 중립적 전문가로 하여금 특허침해여부를 판단하고, 그 판단에 따라 아마존 온라인 쇼핑몰에서 해당 상품의 노출 리스팅을 삭제할지 아니면 그대로 유지할지 여부를 결정하는 것입니다. 법원에서 특허소송에 어떤 영향을 미치는 것은 아닙니다. 블로그 포스팅 링크: Navigating Amazon’s Neutral Patent Evaluation in Real Life: Part I

Neutral Patent Evaluation Process 절차 및 기본내용

1. The patent owner requests to participate in Amazon’s Neutral Patent Evaluation Process.

2. The patent owner also submits a statement identifying the accused infringing products by their Amazon Standard Identification Number (or ASIN) and explains how the products infringe the patent. The number of products a patent owner may accuse is limited to 50 products.

3. Upon receipt of the patent owner’s request and the list of accused products, Amazon sends a neutral patent evaluation agreement to the patent owner and the infringing seller(s). Both must complete and execute this agreement in its entirety. The infringing seller has a three-week period of time to consider the agreement and to notify Amazon whether it agrees to participate in the Neutral Patent Evaluation Process. (1) If the seller agrees to the evaluation, its listings remain active until the conclusion of the neutral evaluation. (2) If, however, the seller does not comply with the agreement, or if the seller does not agree to participate in the evaluation process, the listings for the seller’s accused products are removed from Amazon’s marketplace.

4. If both parties agree to participate in the neutral evaluation, Amazon selects a neutral third-party patent lawyer and requires each party to pay the evaluator a $4,000 deposit.

5. After both parties pay the deposit the evaluator, the evaluator establishes a schedule for the submission of written arguments by both parties. Generally, the patent owner has 21 days to submit its initial arguments, the seller has 14 days to respond, and the patent owner has 7 days to optionally reply. No modifications to the schedule are permitted. The evaluator must announce his or her decision within 14 days of the patent owner’s reply deadline. The evaluator determines that the patent owner is or is not likely to prove that the accused product infringes the asserted claim. The evaluator only provides an explanation for the decision if he or she decides in favor of the seller. Some reasons the evaluator may cite for deciding in favor of the seller include: (1) the accused product does not infringe (i.e., it does not include all elements of the asserted claim); (2) a court has found the patent invalid or unenforceable; or (3) the accused products (or physically identical products) were on sale more than one year before the earliest effective filing date of the patent.

6. If the evaluator determines that the accused product infringes the patent, Amazon will take down the listings for the accused products.

7. If the evaluator’s conclusion is in favor of the seller, the accused products will remain listed on Amazon.

8. The prevailing party in the Patent Neutral Evaluation Process is refunded the $4,000 deposit. The $4,000 deposit from the losing party is retained by the evaluator. If there are multiple sellers who paid the $4,000 deposit but did not prevail, a total of $4,000 is retained by the evaluator. The remaining amount in excess of the $4,000 deposit is donated to an Amazon Smile charity of the patent owner’s choice. Amazon does not retain any portion of the deposit.

9. The losing party may not file an appeal or request reconsideration. However, the patent owner may commence a federal court action for patent infringement or the seller may file a federal declaratory judgment action as to infringement or validity of the patent.

KASAN_아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용 소개.pdf

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사기죄는 타인을 기망하여 착오에 빠뜨리고 그 처분행위를 유발하여 재물을 교부받거나 재산상 이익을 얻음으로써 성립하는 범죄로서 그 본질은 기망행위에 의한 재물이나 재산상 이익의 취득에 있다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2011도48 판결 등 참조).

그리고 사기죄는 보호법익인 재산권이 침해되었을 때 성립하는 범죄이므로, 사기죄의 기망행위라고 하려면 불법영득의 의사 내지 편취의 범의를 가지고 상대방을 기망한 것이어야 한다.

사기죄의 주관적 구성요건인 불법영득의 의사 내지 편취의 범의는 피고인이 자백하지 않는 이상 범행 전후 피고인의 재력, 환경, 범행의 내용, 거래의 이행과정 등과 같은 객관적인 사정 등을 종합하여 판단할 수밖에 없다.

특히 공사도급계약에서 편취에 의한 사기죄의 성립 여부는 계약 당시를 기준으로 피고인에게 공사를 완성할 의사나 능력이 없음에도 피해자에게 공사를 완성할 것처럼 거짓말을 하여 피해자로부터 공사대금 등을 편취할 고의가 있었는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 이때 법원으로서는 공사도급계약의 내용, 그 체결 경위 및 계약의 이행과정이나 그 결과 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2007도10416 판결, 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9802 판결 등 참조).

한편 사기죄의 보호법익은 재산권이므로, 기망행위에 의하여 국가적 또는 공공적 법익이 침해되었다는 사정만으로 사기죄가 성립한다고 할 수 없다.

따라서 공사도급계약 당시 관련 영업 또는 업무를 규제하는 행정법규나 입찰 참가자격, 계약절차 등에 관한 규정을 위반한 사정이 있더라도 그러한 사정만으로 공사도급계약을 체결한 행위가 기망행위에 해당한다고 단정해서는 안 되고, 그 위반으로 말미암아 계약 내용대로 이행되더라도 공사의 완성이 불가능하였다고 평가할 수 있을 만큼 그 위법이 공사의 내용에 본질적인 것인지 여부를 심리․판단하여야 한다(대법원 2019. 12. 27. 선고 2015도10570 판결 참조).

첨부: 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015도9130 판결

대법원 2020. 2. 6. 선고 2015도9130 판결.pdf

KASAN_면허대여, 자격증대여 등 행정법규 위반행위와 사기죄 성립여부 판단기준 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015도9130 판결.pdf

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조만간 대법원 판결문이 공개되면 판결문까지 붙여 다시 소개하겠습니다. 우선 중요한 판결이므로 기사에 나온 판결요지를 간략하게 소개합니다.

사안의 개요

(1)   연구책임자 서울대교수 - 학생인건비 2억6000여만원 중 7000여만원을 공동관리 계좌로 받아서 연구실 운영비, 학술회 참가 항공권 구매 비용 등으로 사용함

(2)   제재처분 - 7000여만원 사업비 환수 및 3년의 참여제한 처분

2심 판결의 요지 – 제재처분 적법, 공동관리계좌 운영기간이 4년으로 장기이고, 지급된 총 인건비에서 공동관리계좌 운영 금액이 차지하는 비율이 약 27%로 높아 비난가능성이 크다. 환수처분은 공익 목적 달성에 필요한 최소한이며, 제외처분 역시 정당하다.

대법원 판결요지 – 제재처분 위법, 항소심 판결 파기 환송

대법원 판결이유

환수처분 및 제외처분을 통해 얻게 될 공익보다 해당 교수가 입게 될 불이익이 지나치게 크다. 환수처분 및 제외처분은 비례의 원칙을 위반해 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로서 위법하다.

공동관리된 돈은 대부분 형식적으로는 해당 연구과제에 참여하지 않지만 실질적으로는 참여하고 있는 학생연구원의 인건비, 등록금, 회식비용, 소속 학생연구원들의 학술대회 참가비용, 연구실의 통상의 운영경비, 등 연구실 소속 전체 학생들을 위해 사용하였다. 교수는 이 돈을 개인적·자의적으로 운용하지 않았다.

공동관리계좌 운영은 학생인건비 공동관리를 금지하는 공익 목적을 침해하는 정도나 그 위법성의 정도가 높다고 보기 어렵다.

KASAN_국책과제, 국가연구과제의 학생연구비 공동관리 사안에서 연구관련 용도에 사용하고 사적 사용 없음 – 사업비 환수 및 참여제한 처분은 과도하여 위법하다고 본 최근 대법원 2018두56237.pdf

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