Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

(1)   근로기준법 제20조는 “사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.”라고 규정하고 있다.

(2)   근로자가 근로계약을 불이행한 경우 반대급부인 임금을 지급받지 못한 것에서 더 나아가 위약금이나 손해배상금을 지급하여야 한다면 근로자로서는 비록 불리한 근로계약을 체결하였다 하더라도 그 근로계약의 구속에서 쉽사리 벗어날 수 없을 것이므로, 위와 같은 위약금이나 손해배상액 예정의 약정을 금지함으로써 근로자가 퇴직의 자유를 제한받아 부당하게 근로의 계속을 강요당하는 것을 방지하고, 근로자의 직장선택의 자유를 보장하며 불리한 근로계약을 해지할 수 있도록 보호하려는 데에 위 규정의 취지가 있다(대법원 2004. 4. 28. 선고 2001다53875 판결 참조).

(3)   사용자가 근로자에게 일정한 금전을 지급하면서 의무근로기간을 설정하고 이를 지키지 못하면 그 전부 또는 일부를 반환받기로 약정한 경우, 의무근로기간의 설정 양상, 반환 대상인 금전의 법적 성격 및 규모·액수, 반환 약정을 체결한 목적이나 경위 등을 종합할 때 그러한 반환 약정이 해당 금전을 지급받은 근로자의 퇴직의 자유를 제한하거나 그 의사에 반하는 근로의 계속을 부당하게 강요하는 것이라고 볼 수 없다면, 이는 근로기준법 제20조가 금지하는 약정이라고 보기 어렵다.

(4)   매각위로금 지급하면서 의무근무기간 내 퇴직 시 잔여기간 월할 계산하여 반환 약정함 – 안내문 위로금 지급 배경에 관하여 ‘주주 변경에 따라 그간 헌신해 온 임직원들의 노고와 열정에 대해 감사를 표하고, 새로운 출발을 위한 도약의 의지를 다지고 격려코자 함 . 위로금은 주주가 지급하는 금액으로 세법상 근로소득이 아닌 기타소득으로 분류되어 지급 시 22%의 세금 공제됨’

(5)   항소심 판결 – 위 약정은 근로기준법 제20조 위반, 무효

(6)   대법원 판결 – 약정 유효 “이 사건 약정은 근로자들에게 소속 기업집단의 변경에 따른 매각위로금을 지급하되 그 지급일로부터 8개월 안에 퇴사하는 경우 이를 월할 계산하여 반환하기로 하는 내용일 뿐, 근로자들이 근로계약상 정해진 근로기간 약정을 위반할 경우 위약금이나 손해배상으로서 일정 금액을 지급하기로 하는 내용으로는 보이지 않는다.”

첨부: 대법원 2022. 3. 11. 선고 2017다202272 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다.

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.

한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘스킨케어용 화장품’은 ‘완제품으로서의 화장품’을 의미하는 것으로 해석한 다음, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스킨케어용 화장품’은 원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 규정하고 있다. 위 규정에서 말하는 창작물이란 창작성이 있는 저작물을 말하고 그 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니므로, 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니라 저작자가 사상이나 감정 등을 자신의 독자적인 표현방법에 따라 정리하여 기술하였다면 창작성이 인정될 수 있다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009도291 판결 등 참조).

따라서 국가고시나 전문자격시험의 수험서와 같은 실용적 저작물의 경우, 그 내용 자체는 기존의 서적, 논문 등과 공통되거나 공지의 사실을 기초로 한 것이어서 독창적이지는 않더라도, 저작자가 이용자들이 쉽게 이해할 수 있도록 해당 분야 학계에서 논의되는 이론, 학설과 그와 관련된 문제들을 잘 정리하여 저작자 나름대로의 표현방법에 따라 이론, 학설, 관련 용어, 문제에 대한 접근방법 및 풀이방법 등을 설명하는 방식으로 서적을 저술하였다면, 이는 저작자의 창조적 개성이 발현되어 있는 것이므로 저작권법에 의해 보호되는 창작물에 해당한다.

다만 복제 여부가 다투어지는 부분이 기존의 다른 저작물의 표현과 동일ㆍ유사한 경우는 물론 기존 이론이나 개념을 그 분야에서 일반적으로 사용하는 용어에 의하여 설명하거나 정리한 경우 또는 논리구성상 달리 표현하기 어렵거나 다르게 표현하는 것이 적합하지 아니한 경우 등 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 발현될 여지가 없는 경우에는 저작물의 창작성이 인정되기 어렵다 할 것이므로 복제권 등의 침해도 인정될 수 없다.

한편 원 저작물이 전체적으로 볼 때는 저작권법 소정의 창작물에 해당한다 하더라도 그 내용 중 창작성이 없는 표현 부분에 대해서는 원 저작물에 관한 복제권 등의 효력이 미치지 않는다.

따라서 어문저작물에 관한 저작권침해소송에서 원 저작물 전체가 아니라 그 중 일부가 상대방 저작물에 복제되었다고 다투어지는 경우에는, 먼저 원 저작물 중 복제 여부가 다투어지는 부분이 창작성 있는 표현에 해당하는지 여부, 상대방 저작물의 해당 부분이 원 저작물의 해당 부분에 의거하여 작성된 것인지 여부 및 그와 실질적으로 유사한지 여부를 개별적으로 살펴야 하고, 나아가 복제된 창작성 있는 표현 부분이 원 저작물 전체에서 차지하는 양적ㆍ질적 비중 등도 고려하여 복제권 등의 침해 여부를 판단하여야 한다(대법원 2012. 8. 30. 선고 2010다70520, 70537 판결 등 참조).

결론 - 원고 서적이 전체적으로 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다고 하더라도 창작성이 인정되지 않는 개별적인 부분에 대해서는 원고 저작권의 효력이 미치지 아니하며, 원고 서적과 피고 게시글의 서술방식, 체계의 차이, 양자 사이의 실질적인 표현의 유사 정도, 위 표현들이 원고 서적과 피고의 게시글 등에서 차지하는 비중 등에 비추어 보면, 저작권의 침해는 인정되지 아니한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합537427 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

상품형태 모방행위 형사처벌 조항 신설 개정 부경법 2017. 7. 18. 시행

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목 “자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

​(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위”

제18조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 제2조 제1호(아목, 차목 및 카목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

l  구법에서 형사처벌 대상에서 제외되는 부정경쟁행위를 규정한 괄호에서 자목도 포함되어 있었으나 자목을 삭제하여 제18조 형사처벌 조항의 적용대상으로 함. 2017. 7. 18. 개정법 시행일 이후 자목의 부정경쟁행위에 대해 제18조 제3항 적용 형사처벌 가능함

제19조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

판결 사안의 개요: 모방상품을 알리바바에서 구매하여 국내 판매한 행위

적용법조: (1) 디자인보호법 – 디자인등록함, (2) 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제18조 제3항 제1호, 제2조, 제1호 자목

판결문상 기재된 죄명: 디자인보호법위반, 부정경쟁방지및영업비미보호에관한법률위반

처벌수위: 벌금 1백만원 선고

판결문 일부 인용

실무적 코멘트

종래 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못합니다.

상품형태 모방행위 (자)목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정되어 시행 중입니다. 이제 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있습니다.

다소 경미한 사안에서 벌금 1백만원의 가벼운 처벌이지만, 실제 형사처벌 판결이 나온 점을 주목해야 할 것입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

[질문 또는 상담신청 입력하기]

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 계약조항 – 원고 라이센서 vs 피고 라이센시

2. 위약금 약정 – 제15조 “일방적 해지 시 계약금의 50%를 위약금으로 변상한다”

3. 계약분쟁 및 당사자의 주장요지

원고 라이센서는 2016. 11. 10. 피고 회사가 이 사건 총판계약 제13조가 정하고 있는 계약금 10억 원과 2016. 9.부터의 연구비 월 500만 원을 지급하지 않고 있고, 이 사건 D를 무단반출하는 등 채무를 불이행하였다고 주장하면서 만일 피고 회사가 이 사건 총판 계약에서 정한 채무를 이행하지 아니하면 피고 회사가 위 총판계약을 일방적으로 해지한 것으로 간주하여 이 사건 총판계약 제15조 단서에서 정한 위약금을 청구하겠다는 취지의 내용증명 우편을 피고 회사에게 발송하였고, 피고 라이센시 회사는 2016. 11. 11.자로 이 사건 총판계약을 해지하였다.

피고 Licensee의 주장요지 – 특허기술 효용가치 없음, 원고 licensor의 기술이전채무 불이행, 원고의 기망행위 주장

4. 판결요지 – 라이센서의 기술이전채무 불이행이라는 피고 라이센시의 주장 불인정, 일방적 계약해지 인정 BUT 위약금 조항 적용, 실제 금액은 감액 판결

위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되고, 민법 제398조 제2항에 의하면, “손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액할 수 있다.”고 규정하고 있다.

여기서 ‘부당히 과다한 경우’라 함은 채권자와 채무자의 각 지위, 계약의 목적 및 내용, 손해배상액을 예정한 동기, 채무액에 대한 예정액의 비율, 예상손해액의 크기, 그 당시의 거래관행 등 모든 사정을 참작하여 일반 사회관념에 비추어 그 예정액의 지급이 경제적 약자의 지위에 있는 채무자에게 부당한 압박을 가하여 공정성을 잃는 결과를 초래한다고 인정되는 경우를 뜻하는 것으로 보아야 한다.

한편 위 규정의 적용에 따라 손해배상의 예정액이 부당하게 과다한지의 여부내지 그에 대한 적당한 감액의 범위를 판단하는 데 있어서는, 법원이 구체적으로 그 판단을 하는 때, 즉 사실심의 변론종결 당시를 기준으로 하여 그 사이에 발생한 위와 같은 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2004. 12. 10. 선고 2002다73852 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 – 금액 감축 근거

이 사건으로 돌아와 보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 총판계약에 따른 사업을 진행함에 있어 피고 회사는 수억 원을 지출하였으나 원고가 지출한 비용은 거의 없는 것으로 보이는 점, ② 수요자 주식회사 건농이 원고의 특허 및 이에 따른 제품의 생산 등에 대하여 이의를 제기함으로써 위 총판계약에 따른 사업이 원만하게 진행되기 어려울 가능성이 있었던 점, ③ 피고 회사는 이 사건 총판계약에 의하여 원고에게 이미 2억 2,000만 원과 6개월간 연구비를 지급한 점, ④ 그럼에도 이 사건 계약이 실효됨으로써 피고에게도 손실이 발행하였을 가능성이 있는 점 등을 종합하여 보면,

위 총판계약에서 정한 손해배상 예정액에 해당되는 위약금 5억 원은 부당하게 과다하다고 판단되므로, 그 금액을 감액하여 그 금액의 60%인 3억 원(= 5억 원 X 0.6)으로 정함이 상당하다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    합의서 예문 – 부제소 합의 및 위반시 위약벌 조항

부제소 합의 조항 - ‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’

위약벌 조항 – ‘종업원은 합의서를 위반한 경우 사용자로부터 지급받은 보상금 전액을 즉시 반환하고 이로 인해 입은 손해를 배상한다.”

2.    특허법원 판결요지

종업원 발명자 - 합의서에 포함된 위약벌 약정은 공서양속에 반하여 무효라고 주장

가.  위약벌 약정의 무효 법리

“위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결 등 참조).

나.  구체적 사안의 판단

사용자가 합의에 따라 종업원 발명자에게 지급하기로 한 금원이 적지 않기는 하나, 이는 이 사건 특허발명에 관한 구 특허법 제40조 제1항에 따른 보상금으로서 피고가 원고에게 당연히 지급하여야 하는 금원이다.

나아가 이에 관한 부제소 합의까지 하였으므로 합의 후 발명자가 구 특허법 제40조 제1항에 따른 추가적인 보상금의 지급을 소로써 구하더라도 그 소는 각하될 수밖에 없다. 따라서 부제소 합의에 따른 발명자의 의무를 그 위반에 따른 위약벌 약정을 추가로 두어 강제함으로써 사용자가 얻는 이익은 거의 없다.

반면, 발명자는 부제소 합의를 위반한 경우 그 위반에 따른 추가 위약벌 약정에 따라 사용자로부터 정당하게 지급받은 보상금원을 반환하여야 할 뿐만 아니라 이로 인한 사용자의 손해 일체를 별도로 배상하기까지 하여야 한다.

따라서 합의서에 포함된 위약벌 약정 중 부제소 합의 위반을 사유로 한 부분은 그 약정에 의하여 발명자의 부제소 의무를 강제함으로써 얻어지는 사용자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우므로, 공서양속에 반하여 무효로 봄이 상당하다.”

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사실관계 및 쟁점

(1)   임대차 계약서의 조항

제7조(연체료 및 지체상금) ① 임차인 원고가 본 계약에 따라 피고에게 지급하여야 할 임대보증금과 월임대료, 관리비 기타 금전채무를 체납한 경우에는, 납부일자로부터 체납일수에 대하여 체납금액에 연 19%의 비율을 곱하여 산정한 연체료를 가산하여 납부하여야 하며, 납부액이 원고의 그 당시 임대인 피고에 대한 채무액 전부를 상환하기에 부족한 경우 연체료, 관리비, 월임대료, 임대보증금의 순서로 납부한 것으로 본다.

제21조(계약해지) ② 전항 각 호에 해당하는 사유로 본 임대차계약을 해지한 경우에는 임대인 피고는 임대보증금의 총액의 10%에 해당하는 금액을 위약벌로써 몰취하며, 원고는 목적물을 명도하는 날까지 발생한 임대료 및 관리비를 피고에게 지급하여야 한다. 이 때 피고는 위 금액을 원고에게 반환하여야 할 임대보증금에서 우선 공제할 수 있다.

(2)   계약위반 및 위약벌 청구 분쟁

임대인은 월차임 연체를 이유로 임차인에게 계약해지를 통보하고, 계약서 제21조에 따라 임대차 보증금의 10%를 위약벌로 몰취한 후 그 차액에 해당하는 임대차보증금을 반환하였습니다. 이에 임차인 A(원고)가 위약벌로 몰취한 금액이 부당하게 과다하여 무효라고 주장합니다.

2.    법규정 및 법리 - 위약금과 위약벌의 구별 및 차이점

A.    위약금

민법 제398조(배상액의 예정) ① 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다. ④ 위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.

위약금이란 "채무 불이행에 관한 손해배상액" 으로 당사자는 실제 손해액을 산정하기 어려운 경우를 대비하여 위약금을 미리 정해 놓을 수 있습니다. 민법 제565조 제1항에 따라 계약서에 아무 말이 없어도 계약금을 해약금으로 보나 위약금으로는 보지 않습니다. 계약서에 ‘계약금을 위약금으로 본다‘라는 특약이 있어야만 한다는 것이 판례 입장입니다.

B.    위약벌

일반적으로 위약금에는 두 가지 성질이 있다고 보는데 손해배상액의 예정과 위약벌이 그 것입니다. 우리 민법은 위약금을 손해배상액의 예정으로 보고, 특별한 사정이 있을 경우에만 위약벌로 보고 있습니다. 그래서 위약금이라고 하면 손해배상액의 예정을 말하는 것입니다. 위약벌은 채무자에게 심리적인 압박을 통해 계약의 이행을 강제하기 위하여 손해배상과는 상관없이 물릴 수 있는 벌금같은 것으로 위약금보다 큰 경우가 많습니다.

그렇다면 이 둘의 중요한 차이점은 무엇일까요? 우선 민법 제398조 제2항에 의하면, 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액할 수 있다고 규정하고 있는 바, 위약금은 법원은 직권으로 이를 감액할 수 있습니다(대법원 2000다35771 판결).

그러나 위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과는 그 내용이 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 법원이 직권으로 그 금액을 감액할 수는 없습니다(대법원 92다46905 판결). 다만 위약벌은 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 볼 수 있습니다(대법원 92다46905 판결). 결국 위약벌로 인정되면 그 금액이 부당하게 과다하다고 주장 및 입증하지 않는 이상 감액을 할 수 없는 것입니다.

그렇다면 어떠한 약정이 유효한 위약벌로 인정이 되는 것일까요? 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로 위약금이 위약벌로 해석되기 위하여는 특별한 사정이 주장·입증되어야 합니다(대법원 2000다35771 판결). 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우면 안됩니다(대법원 92다46905 판결).

3.    사안의 판결요지

가. 특별한 사정의 존재 여부 - 1) 이 사건 계약 제21조 제2항은 ‘위약벌’이라는 문구를 사용하고 있는 점, 2) 이 사건 계약에 계약 종료 후 명도 및 원상회복 지체로 인한 손해배상책임은 따로 규정하고 있는 점 등 특별한 사정이 인정되어 이 사건 계약 제21조 제2항은 임차인의 채무이행을 확보하기 위한 위약벌을 정한 것으로 법원은 판단하였습니다,

나. 약정된 위약벌이 과도한지 여부 - 1) 이 사건 계약이 차임 연체를 이유로 해지되는 경우 피고는 연체차임 및 관리비에 대하여 연 19%의 비율로 계산한 지연 손해금을 가산하여 지급받음으로써 원고의 채무불이행에 따른 손해를 보전 받을 수 있는 점, 2) 인도 및 원상회복 지연으로 인한 손해에 대하여는 월 차임의 2배에 해당하는 손해배상예정액이 별도로 약정되어 있는 점, 3) 이 사건 계약 위약벌 약정에 기한 위약벌금은 원고의 월 차임의 5배 이상으로서 상당히 많은 금액인 점, 등을 종합적으로 고려하면,

임대인의 이익에 비해 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거우므로, 보증금의 5% 상당의 범위 내에서만 유효하고 이를 초과하는 나머지 부분은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효라고 판단하였습니다.

4.    시사점  

결국 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거운가 여부가 중요한 쟁점입니다. 종합적으로 여러 사정을 살피더라도 5%라는 비율이 적정한지는 법관의 자유심증주의에 의하여 결정된 것입니다. 상급법원에서 그 비율이 바뀔 수도 있지만 특별한 사정이 없는 한 상급법원에서도 하급심의 판단을 존중하므로 실무상 특별한 사정이 인정되지 않는다면 1심과 다른 비율의 판단을 할 가능성은 그리 높지 않습니다. 따라서 이와 같은 소송의 경우 당사자는 위와 같은 논점에 대한 최대한 유리한 주장과 입증을 1심에서 모두 다해야만 가장 유리한 판단을 얻어낼 수 있을 것입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

■ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제1항에서 정한 ‘사람을 비방할 목적’이 있는지를 판단하는 기준

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제1항에서 정한 ‘사람을 비방할 목적’이란 가해의 의사나 목적을 필요로 하는 것으로서, 사람을 비방할 목적이 있는지는 적시된 사실의 내용과 성질, 사실의 공표가 이루어진 상대방의 범위, 표현의 방법 등 표현 자체에 관한 여러 사정을 감안함과 동시에 그 표현으로 훼손되거나 훼손될 수 있는 명예의 침해 정도 등을 비교·형량하여 판단하여야 한다.

‘비방할 목적’은 공공의 이익을 위한 것과는 행위자의 주관적 의도라는 방향에서 상반되므로, 적시한 사실이 공공의 이익에 관한 것인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 비방할 목적은 부정된다.

여기에서 ‘적시한 사실이 공공의 이익에 관한 것인 경우’란 적시한 사실이 객관적으로 볼 때 공공의 이익에 관한 것으로서 행위자도 주관적으로 공공의 이익을 위하여 그 사실을 적시한 것이어야 한다.

공공의 이익에 관한 것에는 널리 국가·사회 그 밖에 일반 다수인의 이익에 관한 것뿐만 아니라 특정한 사회집단이나 그 구성원 전체의 관심과 이익에 관한 것도 포함한다.

그 사실이 공공의 이익에 관한 것인지는 명예훼손의 피해자가 공무원 등 공인인지 아니면 사인에 불과한지, 그 표현이 객관적으로 공공성·사회성을 갖춘 공적 관심 사안에 관한 것으로서 사회의 여론형성이나 공개토론에 기여하는 것인지 아니면 순수한 사적인 영역에 속하는 것인지, 피해자가 명예훼손적 표현의 위험을 자초한 것인지 여부, 그리고 표현으로 훼손되는 명예의 성격과 침해의 정도, 표현의 방법과 동기 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

행위자의 주요한 동기와 목적이 공공의 이익을 위한 것이라면 부수적으로 다른 사익적 목적이나 동기가 포함되어 있더라도 비방할 목적이 있다고 보기는 어렵다(대법원 2011. 11. 24. 선고 2010도10864 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012도10392 판결, 대법원 2018. 11. 29. 선고 2016도14678 판결 등 참조).

사이버대학교 법학과 학생인 피고인이 법학과 학생들만 회원으로 가입한 네이버밴드에 총학생회장 출마자격에 관한 조언을 구하는 게시 글에 대한 댓글로써 총학생회장 후보자가 지양해야 할 사항을 언급하면서 직전년도 총학생회장에 입후보하였다가 중도 사퇴한 특정인의 실명을 적시하여 구체적인 사례를 든 것이 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)으로 기소된 사안에서, 이 사건 댓글 작성 경위 등 제반 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고인이 이 사건 댓글을 작성한 주요한 목적과 동기는 공공의 이익을 위한 것으로서 피고인에게 비방할 목적이 있다고 보기는 어렵다는 이유로, 이와 달리 원심이 이 사건 공소사실을 유죄로 인정한 것에 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제1항에서 정한 ‘비방할 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아 원심판결을 파기한 사례

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

(1) 특허권자 Licensor 원고 vs licensee 피고 사이 2011년 6월경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정 체결

(2) 라이센시 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 특허권자 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지

(3) 그런데, 대상 특허권이 무효로 확정된 상황 – 해당 실시료의 지급의무 분쟁 발생

2. 쟁점 및 판결요지

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없으므로

(1) 특허권자는 특허무효 확정 전 이미 지급받은 특허실시료를 특허무효 확정 후 반환할 의무가 없다(대법원 2012다42666, 42673 판결), 또한

(2) 특허권자는 특허무효 확정 이전 지급해야 할 특허실시료 중 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있다(대법원 2018다287362 판결).

3. 대법원 판결이유

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

(1)   명예퇴직자 3년 이내 동종 경쟁업체 취업 시 명예퇴직금 전액 각서 서명

(2)   직원들의 명예퇴직 과정에 수반하여 제출된 각서 - ‘직원들의 퇴직 후 3년 내 동종 경쟁업체에 취직하는 경우 명예퇴직이 아니라 일반퇴직으로 전환되는 것을 인정하고 명예퇴직금을 전액 반납하겠다’

(3)   명예퇴직자의 3년 내 경쟁업체 취직 상황, 회사에서 퇴직자에 대해 명예퇴직금 전액 반환청구 소송 제기

(4)   회사 패소 – 명예퇴직시 제출한 각서의 엄격, 제한 해석함

2.    대법원 판결 요지 – 회사 패소

(1)   각서의 법적 성질 – 경업금지약정이 아니라 명예퇴직의 해제조건

(2)   근로자에게는 헌법상 보장된 직업선택의 자유가 있으므로 퇴직하는 근로자에게 퇴직 후 일정 기간 다른 회사로의 전직이 금지되는 의무가 있다고 인정하기 위해서는 그러한 의무를 명시적으로 부과하는 규정이 있는지 여부를 면밀히 살펴야 한다. 이 사건 각서에는 퇴직 후 일정 기간 다른 회사로의 전직을 명시적으로 금지하는 의무규정이 포함되어 있지는 아니하므로, 위와 같은 문언만으로 곧바로 피고들에게 경업금지의무가 부과된다고 보기는 어렵다.

(3)   오히려 그 문언의 내용과 그 작성 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하면, 명예퇴직 후 3년 내 동종 경쟁업체에 취직하면 명예퇴직의 효력이 상실되어 지급받은 명예퇴직금을 반환해야 하는 ‘명예퇴직의 해제조건’에 관하여 약정한 것으로 봄이 타당하다.

3.    경업금지약정 유효요건 판단기준  

사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 한다. 이와 같은 경업금지약정의 유효성에 대한 판단은 보호할 가치가 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간ㆍ지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 여기에서 말하는 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’이라 함은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 정한 ‘영업비밀’뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결).

4.    경업금지약정이 아닌 명예퇴직 해제조건 각서의 엄격해석 – 동종업체에 단순 재취업금지 불가

명시적 경업금지약정도 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는지 여부에 따라 그 유ㆍ무효가 달라지므로, 이 사건 각서가 경업금지약정에 해당하지 않더라도 그 약정에 의해 피고들의 전직이 일부 제한되는 결과가 발생하는 이상, 각서에 담긴 의사를 해석함에 있어 피고들의 헌법상 보장된 직업선택의 자유와 근로권 등이 과도하게 제한되지 않도록 주의하여야 한다.

이 사건 각서에서 정한 명예퇴직 해제조건의 성취는 ‘명예퇴직 후 3년 내 취직한 직장이 원고와 동종 경쟁관계에 있어 원고에서 알게 된 정보를 부당하게 영업에 이용함으로써 원고에 손해를 끼칠 염려가 있는 경우’로 엄격하게 해석하는 것이 타당하다.

원고의 명예퇴직제도가 회사 내의 인사적체를 해소하고 재무구조를 개선하는 한편 장기근속자들의 조기퇴직을 도모하기 위한 사례금 내지 공로금의 성격도 함께 가지고 있어, 원고가 지급한 명예퇴직금이 온전히 경쟁업체에 전직하지 않는 대가로 지급된 것이라고 보기 어렵다.

피고들의 재취업에 원고에서 근무하며 습득한 기술상 또는 경영상의 정보가 도움이 되었더라도, 그것이 원고의 영업비밀이거나 또는 원고만 가지고 있는 지식 또는 정보에 이르지 아니고 그러한 기술 내지 정보는 이미 동종의 업계 전반에 어느 정도 알려져 있거나 수년간 동종업무를 담당하면서 통상 습득하게 되는 수준 정도로 보인다.

명예퇴직자는 원고에서 장기근속한 자로서 원고에서 수행한 업무를 통하여 습득한 일반적인 지식과 경험을 이용하는 업무에 종사할 수 없다면 직장을 옮기는 것이 용이하지 않을 것으로 보이는데, 이 사건 각서에 따라 간접적으로 전직이 제한되는 기간이 3년으로 비교적 길다.

이 사건 각서에서 정한 명예퇴직에 관한 해제조건은 단순한 경쟁업체에의 재취업만으로는 부족하고, ‘재취업 직장이 원고와 동종 경쟁관계에 있어 원고에서 알게 된 정보를 부당하게 영업에 이용함으로써 원고에 손해를 끼칠 염려가 있는 경우’로 엄격하게 해석할 필요가 있다.

첨부: 대법원 2021. 9. 9. 선고 2021다234924 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 다양한 이유로 체결하는 독점판매계약에서 계약종료시 보상청구권이 자주 쟁점으로 대두됩니다. 원칙적으로 우리 상법의 대리상 계약에 해당하는 agent 계약과 판매점 계약에 해당하는 distributor 계약은 서로 구분되고, 대리상이 아닌 판매상의 경우 보상청구권을 인정하지 않습니다. 다만, 예외적인 입법예로서 벨기에는 대리상은 물론이고 계약기간을 정하지 않은 독점판매점까지도 계약종료시 보상청구권을 인정합니다.

2. 실무적으로는 독점판매계약의 종료시에도 대리상의 보상청구권 법리를 유추 적용할 수 있는지 여부가 문제입니다. 우리나라 대법원 판례도 형식적으로 독점판매계약이지만 실질적으로 대리상(agent)와 같은 특별한 경우에는 상법의 대리상 보상규정을 유추 적용하여 보상청구권을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 그 요건을 상당히 엄격하게 보는 입장입니다.

3. 해외진출을 위해 외국회사와 독점판매계약을 체결하는 경우 계약종료시 상대방의 보상청구권에 관한 상법 등 우리나라 법령 뿐만 아니라 해당국가 법령을 신중하게 검토해야 합니다. 국제계약 실무상 통상적으로 보상청구권 사전포기 조항을 넣는 것이 바람직합니다. 이때 해당 국가에서 보상청구권 조항을 강행규정으로 보고, 보상청구권 사전 포기조항을 무효로 보는지도 체크할 포인트입니다. 독일 등 소수의 유럽국가를 제외하고 보상청구권 사전 포기조항은 유효합니다.

4. 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우 뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다.

5. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk는 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

6. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약 뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

7. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방 당사자가 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

8. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 84다1532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다23598 판결).

9. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

10. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. 즉, 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "갑"은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

11. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술 뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

12. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 Change of Control 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

16. CONFIDENTIALITY. 

16.1 Confidentiality. 

During the Term and for a period of ten (10) years thereafter, each Party shall maintain in confidence all Information and materials of the other Party disclosed or provided to it by the other Party (either pursuant to this Agreement, or the Confidential Disclosure Agreement entered into by the Parties dated January 11, 2013 (the “Confidential Disclosure Agreement”) (together with all embodiments thereof, the “Confidential Information”).  Confidential Information also includes Information generated hereunder, and Information regarding intellectual property and confidential or proprietary Information of Third Parties, in each case as described by one Party to the other Party. 

In addition and notwithstanding the foregoing, any Information under Article 9 constituting Inventions and discoveries owned by one Party shall be deemed to be Confidential Information disclosed by such Party and received by the other Party, even if such Information is initially generated and disclosed by the other Party.  The terms and conditions of this Agreement and the Confidential Disclosure Agreement shall be deemed Confidential Information of both Parties. 

16.2 Degree of Care; Permitted Use. 

Each Party shall take reasonable steps to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other Party, which steps shall be no less protective than those steps that such Party takes to protect its own Confidential Information of a similar nature, and in no event less than a reasonable degree of care. 

Neither Party shall use or permit the use of any Confidential Information of the other Party except for the purposes of carrying out its obligations or exercising its rights under this Agreement or the Confidential Disclosure Agreement, and neither Party shall copy any Confidential Information of the other Party except as may be reasonably necessary or useful for such purposes. 

All Confidential Information of a Party, including without limitation all copies and derivations thereof, is and shall remain, as between the Parties, the sole and exclusive property of the disclosing Party and subject to the restrictions provided for herein.  Neither Party shall disclose any Confidential Information of the other Party to Third Parties, other than to those of its directors, officers, Affiliates, employees, actual or potential licensors, independent contractors, actual or potential Sublicensees, actual or potential assignees, agents and external advisors directly involved in or concerned with the carrying out of this Agreement, on a strictly applied “need to know” basis; provided, however, that such persons and entities are subject to confidentiality and non-use obligations at least as stringent as the confidentiality and non-use obligations provided for in this Article 16.  Except to the extent expressly permitted under this Agreement, the receiving Party may not use Confidential Information of the other Party in applying for Patents or securing other intellectual property rights without first consulting with, and obtaining the written approval of, the other Party (which approval shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned). 

16.3 Exceptions. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to any portion of Confidential Information that the receiving Party or its Affiliates can demonstrate by contemporaneous written records was: (a) known to the general public at the time of its disclosure to the receiving Party or its Affiliates, or thereafter became generally known to the general public, other than as a result of actions or omissions of the receiving Party, its Affiliates, or anyone to whom the receiving Party or its Affiliates disclosed such portion; (b) known by the receiving Party or its Affiliates prior to the date of disclosure by the disclosing Party; (c) disclosed to the receiving Party or its Affiliates on an unrestricted basis from a source unrelated to the disclosing Party and not known by the receiving Party or its Affiliates to be under a duty of confidentiality to the disclosing Party; or (d) independently developed by the receiving Party or its Affiliates by personnel that did not have access to or use of Confidential Information of the disclosing Party. 

Any combination of features or disclosures shall not be deemed to fall within the foregoing exclusions merely because individual features are published or known to the general public or in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates unless the combination itself are published or known to the general public or are in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates. 

16.4 Permitted Disclosures. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to the extent that the receiving Party or its Affiliates: (a) is required to disclose Information pursuant to: (i) an order of a court of competent jurisdiction; (ii) Applicable Laws; (iii) regulations or rules of a securities exchange; (iv) requirement of a governmental agency for purposes of obtaining approval to test or market Licensed Products, or maintaining Regulatory Approval of a Licensed Product; (v) disclosure of Information to a patent office for the purposes of filing a Patent as permitted in this Agreement; or (vi) the exercise by each Party of its rights granted to it under this Agreement or its retained rights; or

(b) discloses such Confidential Information solely on a “need to know basis” to Affiliates, potential and future collaborators (including without limitation Sublicensees), potential or actual acquirers, merger partners, licensees, or assignees permitted under Section 19.3, potential or actual Development collaborators, subcontractors, investment bankers, investors, lenders, or other potential financial partners, and their respective directors, employees, contractors and agents, provided that such Third Party or person or entity in subsection (b) agrees to confidentiality and non-use obligations with respect thereto at least as stringent as those specified for in this Article 14; provided that, in the case of (a)(i) through (iv), the receiving Party shall provide prior written notice thereof to the disclosing Party and provide the opportunity for the disclosing Party to review and comment on such required disclosure and request confidential treatment thereof or a protective order therefor; provided, however, that in connection with filings made pursuant to this Section 16.4 in connection with the transaction contemplated under this Agreement, Licensor shall redact from such filings terms and information as requested by Licensee so long as such redactions are not inconsistent with Applicable Law. 

16.5 Return of Confidential Information. 

Each Party shall return or destroy, at the other Party’s instruction, all Confidential Information of the other Party in its possession upon termination or expiration of this Agreement, or destroy such Confidential Information; provided, however, that each Party shall be entitled to retain one (1) copy of such Confidential Information of the other Party, (a) to the extent reasonably required to allow the relevant Party to carry out any remaining obligations under this Agreement or to exercise any of its rights that expressly survive termination or expiration of this Agreement, and (b) for legal archival purposes and/or as may be required by Applicable Law. The receiving Party shall provide a written confirmation of such destruction within thirty (30) days of such destruction. 

16.6 Public Disclosure. 

The Parties agree that Licensor’s initial announcement of the execution of this Agreement shall be in the form of a filing with the Korea Exchange that is mutually acceptable to each of the Parties and attached to this Agreement as Exhibit 16.6-1 (the “Filing”).  The Parties agree to release a limited joint press release upon the Effective Date, attached to this Agreement as Exhibit 16.6-2, (the “Press Release”) and a second joint press release upon the Closing; provided that the form and content of each joint press release shall be mutually agreed by the Parties.  Unless otherwise required by Applicable Laws, beginning with the initial announcement of the execution of this Agreement and continuing through the duration of the Term, in all cases other than the announcement set forth in the Filing, Licensor shall submit to Licensee for review and approval all proposed press releases, academic, scientific, and medical publications and public presentations relating to activities performed under this Agreement that have not been previously reviewed and approved by Licensee or disclosed. 

Such review and approval shall be conducted for the purposes of preserving intellectual property protection and determining whether any portion of the proposed publication or presentation containing the Confidential Information of Licensee should be modified or deleted, and to determine whether such disclosure is in the best interests of the Parties in connection with the Development of Licensed Products in the Territory. 

Written copies of such proposed publications and presentations (other than press releases) shall be submitted by Licensor to Licensee no later than thirty (30) days before submission for publication or presentation, and Licensee shall provide written comments, if any, within fifteen (15) days of receipt.  Unless otherwise required by Applicable Laws, written copies of proposed press releases shall be submitted to the other Party no later than four (4) Business Days before release and the receiving Party shall provide written comments, if any, within two (2) Business Days of receipt.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다.

그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다.

이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 기술공개를 전제로 하는 특허권은 비밀성을 전제로 하는 영어비밀보호 논리와는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다.

상대방 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다.

구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다.

영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다. 실무상 유념해야 할 주요한 포인트로 생각합니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

민사소송에서 청구의 취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하고 청구취지의 특정 여부는 직권조사 사항이므로, 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 직권으로 보정을 명하고 보정명령에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다111459 판결 등 참조).

영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 경우에는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정도의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 8. 22. 자 2011마624 결정 등 참조).

이러한 법리는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당한다는 이유로 부정경쟁행위의 금지를 구하는 소송에서도 마찬가지이다.

부정경쟁행위의 금지를 구하는 청구취지는 구체성, 개별성, 명확성, 집행가능성을 모두 갖추어야 한다.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 주된 불법행위자: 자산관리회사의 경영진 – 투자사기 및 투자금 편취 행위 vs 피해자 (원고) – 투자자

(2) 쟁점: 회사의 영업부장(피고) - 비록 경영진의 투자금 편취행위에 직접 가담하거나 구체적으로 공모하지는 않았다고 하더라도 투자자 원고에게 경영진으로부터 교육받은 내용을 그대로 들려주며 투자를 권유하고 적극 유도함으로써 경영진으로 하여금 원고가 투자한 금원을 불법적으로 수신 편취할 수 있도록 방조하였다고 볼 수 있는지 여부

2. 대법원 판결요지

(1) 고의 방조 불인정 – 영업부장 본인도 투자하여 손해를 본 사정 등 고려 

(2) 과실의 방조행위 성립 여부 – 인정 

“민법 제760조 제3항은 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다고 규정하여 교사자나 방조자에게 공동불법행위자로서 책임을 부담시키고 있는 바,

방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 여러 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하는 것이고,

이러한 불법행위의 방조는 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 방조도 가능하다고 할 것이며,

이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서의 책임을 지우기 위해서는 방조행위와 피방조자의 불법행위 사이에 상당인과관계가 있어야 한다(대법원 1998. 12. 23. 선고 98다31264 판결 참조).

피고 영업부장이 투자매개자로서의 주의의무를 위반하여 위와 같은 투자에 따른 문제점을 간과한 채 원고에게 투자를 적극 권유한 과실로 투자의 위험성을 올바르게 인식하지 못한 원고로 하여금 투자금 상당의 손해를 입게 하였다고 하더라도 그와 같은 투자유치행위가 회사 경영진의 유사수신행위를 통한 투자금 편취행위와 객관적으로 관련공동성이 있는 방조행위로서 공동불법행위를 구성하는데 장애가 없다.”

(3) 손해배상책임의 범위 – 전부  

“공동불법행위로 인한 손해배상책임의 범위는 피해자에 대한 관계에서 가해자들 전원의 행위를 전체적으로 함께 평가하여 정하여야 하고, 그 손해배상액에 대하여는 가해자 각자가 그 금액의 전부에 대한 책임을 부담하는 것이며, 가해자의 1인이 다른 가해자에 비하여 불법행위에 가공한 정도가 경미하다고 하더라도 피해자에 대한 관계에서 그 가해자의 책임 범위를 위와 같이 정하여진 손해배상액의 일부로 제한하여 인정할 수는 없는 것이다(대법원 1998. 10. 20. 선고 98다31691 판결, 2001. 9. 7. 선고 99다70365 판결 등 참조).”

(4) 과실방조 불법행위자의 과실상계 – 인정    

“공동불법행위의 경우 법원이 피해자의 과실을 들어 과실상계를 함에 있어서는 피해자의 공동불법행위자 각인에 대한 과실비율이 서로 다르더라도 피해자의 과실을 공동불법행위자 각인에 대한 과실로 개별적으로 평가할 것이 아니고 그들 전원에 대한 과실로 전체적으로 평가하여야 할 것이며(대법원 1998. 11. 10. 선고 98다20059 판결, 2000. 4. 11. 선고 99다34055 판결 등 참조),

이 경우 피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없는 것이나(대법원 1987. 7. 21. 선고 87다카637 판결, 1995. 11. 14. 선고 95다30352 판결 등 참조),

이는 그러한 사유가 있는 자에게 과실상계의 주장을 허용하는 것이 신의칙에 반하기 때문이므로, 불법행위자 중의 일부에게 그러한 사유가 있다고 하여 그러한 사유가 없는 다른 불법행위자까지도 과실상계의 주장을 할 수 없다고 해석할 것은 아니다.

그렇다면 피고가 과실로써 방조행위를 하여 공동불법행위책임을 부담하게 된 이 사건에서 다른 공동불법행위자인 소외인 등이 원고의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저질렀다는 사유만으로 피고의 과실상계 주장이 허용되지 않는 것으로 볼 수는 없다.”

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요 및 공소사실

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안.

형법 제314조 '위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

2. 하급심 판결 요지

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

3. 대법원 판결요지 – 업무방해죄 무죄 판결

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

표준, 샘플 계약서가 항상 통용되는 것은 아니지만, 실무자 참고용 자료로 올려드립니다.

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

상법 제385조 (해임) ① 이사는 언제든지 제434조의 규정에 의한 주주총회의 결의로 이를 해임할 수 있다. 그러나 이사의 임기를 정한 경우에 정당한 이유없이 그 임기만료전에 이를 해임한 때에는 그 이사는 회사에 대하여 해임으로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

쟁점: 상법 제385조 제1항에서 해임대상으로 정하고 있는 ‘이사’에 ‘임기만료 후 이사로서의 권리의무를 행사하고 있는 퇴임이사’가 포함되는지 여부 – 불인정

대법원 판결요지 – 퇴임이사 관련 법리

주식회사의 이사는 임기가 만료됨에 따라 이사의 지위를 상실하는 것이 원칙이지만, 소유와 경영의 분리를 원칙으로 하는 주식회사에 있어 경영자 지위의 안정이라는 이사의 이익뿐만 아니라 주주의 회사에 대한 지배권 확보라는 주주의 이익 또한 보호되어야 하므로, 위와 같은 주주와 이사의 이익을 조화시키기 위해 상법 제385조 제1항은 회사가 언제든지 주주총회의 결의로 이사를 해임할 수 있도록 하는 한편 이사를 선임할 때와 달리 이사를 해임할 때에는 주주총회의 특별결의를 거치도록 하고, 임기가 정해진 이사가 그 임기만료전에 정당한 이유 없이 해임된 때에는 회사에 대하여 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 있다(대법원 2004. 12. 10. 선고 2004다25123 판결 참조).

한편 임기만료로 퇴임한 이사라 하더라도 상법 제386조 제1항 등에 따라 새로 선임된 이사의 취임시까지 이사로서의 권리의무를 가지게 될 수 있으나(이하 ‘퇴임이사’라고 한다), 그와 같은 경우에도 새로 선임된 이사가 취임하거나 상법 제386조 제2항에 따라 일시 이사의 직무를 행할 자가 선임되면 별도의 주주총회 해임결의 없이 이사로서의 권리의무를 상실하게 된다(대법원 2005. 3. 8.자 2004마800 전원합의체 결정, 대법원 2009. 10. 29.자 2009마1311 결정 등 참조).

이러한 상법 제385조 제1항의 입법취지, 임기만료 후 이사로서의 권리의무를 행사하고 있는 퇴임이사의 지위 등을 종합하면, 상법 제385조 제1항에서 해임대상으로 정하고 있는 ‘이사’에는 ‘임기만료 후 이사로서의 권리의무를 행사하고 있는 퇴임이사’는 포함되지 않는다고 보아야 한다.

첨부: 대법원 2021. 8. 19. 선고 2020다285406 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 상가건물 임대차보호법 관련 조항

상가건물 임대차보호법 제10조의4(권리금 회수기회 보호 등) ① 임대인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 아니 된다. 다만, 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 그 밖에 정당한 사유 없이 임대인이 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절하는 행위

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제4호의 정당한 사유가 있는 것으로 본다.

3. 임대차 목적물인 상가건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니한 경우

2. 사안의 개요 및 쟁점 – 1년 6개월 공실 유지 기간 중 건물 매도 시 전후 공실유지 기간을 합산하여 예외 인정할 수 있는지 여부 

3. 대법원 판결 요지 – 합산 가능

「상가건물 임대차보호법」 제10조의4 제2항 제3호에서 정하는 “임대차 목적물인 상가건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니한 경우”는 임대인이 임대차 종료 후 임대차 목적물인 상가건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니하는 경우를 말하고, 위 조항에 따른 정당한 사유가 있다고 하기 위해서는 임대인이 임대차 종료 시 그러한 사유를 들어 임차인이 주선한 자와 신규 임대차계약 체결을 거절하고, 실제로도 1년 6개월 동안 상가건물을 영리목적으로 사용하지 않아야 한다(대법원 2021. 11. 25. 선고 2019다285257 판결 참조).

이때, 종전 소유자인 임대인이 임대차 종료 후 상가건물을 영리목적으로 사용하지 아니한 기간이 1년 6개월에 미치지 못하는 사이에 상가건물의 소유권이 변동되었더라도, 임대인이 상가건물을 영리목적으로 사용하지 않는 상태가 새로운 소유자의 소유기간에도 계속하여 그대로 유지될 것을 전제로 처분하고, 실제 새로운 소유자가 그 기간 중에 상가건물을 영리목적으로 사용하지 않으며, 임대인과 새로운 소유자의 비영리 사용기간을 합쳐서 1년 6개월 이상이 되는 경우라면, 임대인에게 임차인의 권리금을 가로챌 의도가 있었다고 보기 어려우므로, 그러한 임대인에 대하여는 이 사건 조항에 의한 정당한 사유를 인정할 수 있다.

4. 구체적 사안의 판단

(1) 상가점포의 기존 임차인은 임대차계약 종료 무렵 신규 임차인과 권리금 계약을 체결하고 건물주 임대인에게 신규 임차인을 소개함

(2) 임대인은 기존 임차인과 신규 임차인에게 상가건물의 재건축 계획을 알리고 그 이유로 신규 임차인과 임대차계약을 상가건물 철거 전까지 기간으로 제한한다는 의사를 통지함.

(3) 신규 임대차계약 체결 무산, 기존 임차인의 권리금 상실, 손해배상청구 소송 제기

(4) 기존 임대차 계약기간 만료 후 상당 기간 공실 상태로 유지하다 건물 매도된 다음 철거되어 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용되지 않았음.

(5) 「상가건물 임대차보호법」 제10조의4 제2항 제3호의 정당한 사유를 인정할 수 있다고 판결함

(6) 대법원은 임대차계약기간 종료 후 새로운 임대차 계약을 체결하지 않았다면 해당 상가건물의 소유권 변동이나 건물의 철거여부와 관계없이 임대차 없는 기간의 전부를 합산하여, 그 기간이 권리금회수기회 방해를 원인으로 하는 손해배상청구소송의 사실심 변론종결일 기준으로 1년 6개월 이상 여부로 판단함.

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021다272346 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 상가건물 임대차보호법 관련 조항

상가건물 임대차보호법 제10조(계약갱신 요구 등) ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 목적 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우

가. 임대차계약 체결 당시 공사시기 및 소요기간 등을 포함한 철거 또는 재건축 계획을 임차인에게 구체적으로 고지하고 그 계획에 따르는 경우

나. 건물이 노후ㆍ훼손 또는 일부 멸실되는 등 안전사고의 우려가 있는 경우

다. 다른 법령에 따라 철거 또는 재건축이 이루어지는 경우

제10조의4(권리금 회수기회 보호 등) ① 임대인은 임대차기간이 끝나기 3개월 전부터 임대차 종료 시까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 아니 된다. 다만, 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 건물주 임대인이 신규 임차인에게 철거, 재건축계획 고지하는 경우 – 권리금회시 기회 방해 행위로 손해배상책임 인정 사례: 서울중앙지방법원 2021. 12. 21. 선고 2020나73008 판결

(1) 기존 임차인이 소개한 신규 임차인에게 임대인이 상가건물의 철거 및 재건축계획 고지하고 임대차 계약서에 명시하겠다고 알림

(2) 신규 임차인의 임대차 계약 포기

(3) 기존 임차인이 임대인을 상대로 권리금 회수기회 방해로 인한 손해배상청구 소송 제기

(4) 서울중앙지법 판결요지 – 철거, 재건축계획 최초 임대차 계약에 포함되어 있지 않았던 사유로서, 동일한 조건의 계약갱신권 침해 및 정당한 사유 없이 권리금 회수를 방해한 것에 해당함

3. 실무적 함의

(1) 위 판결의 취지는 법규정상 최초의 임대차계약체결 당시부터 “철거, 재건축”계획을 고지하지 않았다면 권리금회수기회 방해 해당한다는 것

(2) 새로운 소유권자, 임대인도 기존 임차인에게 권리금회수기회를 보장해야 하므로, 신규 임차인에 대한 철거, 재건축계획 고지를 임대차계약조건으로 허용할 수 없음.

(3) 결국 임대인에게 가능한 적법한 방안은 “1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니하는 경우” 예외 조항 활용만 가능함

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

(1) 회사 규정 - 매월 공용폴더에 자료를 백업해야 함

(2) 본부장 등 직원이 사용하는 노트 북에 개발업무, 거래처, 구매 등 업무용 자료 파일 있었고, 매월 회사 서버의 공용폴더에 백업하여 왔음

(3) 본부장 등 퇴사 직원들은 회사의 매달 백업 규정과 달리 퇴사 전 3개월 동안 자료를 백업하지 않았음.

(4) 퇴사자들은 퇴직 직전에 사용하던 노트북을 백업하지 않고 포맷하여 모두 삭제한 후 인수인계없이 퇴사함

(5) 회사에서 퇴사자들의 업무현황을 파악하기 어려웠음. 퇴사자들을 업무방해죄 등으로 고소함  

(6) 형법 제314조(업무방해) 1항 “허위 사실을 유포하거나 위계, 위력으로 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.”

2. 항소심 수원지방법원 판결 – 업무방해죄 인정, 징역 10월 집행유예 2년 선고

퇴사 무렵 업무용 노트북에 저장되어 있던 업무 관련 자료를 모두 삭제함으로써 회사의 업무를 방해한 것으로 죄질이 불량하고 회사가 이들의 범행으로 영업을 제대로 영위할 수 없을 정도의 큰 경제적 피해를 입은 것으로 보이며 그 피해가 회복되지도 않았다. 그 행위는 업무방해죄의 위력에 해당하고 그로 인해 회사의 경영업무가 방해되었거나 방해될 위험이 발생했다고 판단되며 이들에게는 적어도 미필적으로 업무방해의 범의도 있었다.

3. 대법원 판결요지 – 원심 유지

퇴사 직전에 회사의 공용폴더로 백업하지 않았던 자료를 인수인계 없이 무단 삭제한 행위를 업무방해죄의 "위력"에 해당한다고 본 원심의 판단은 정당하다. 업무방해죄 유죄 판결 유지

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2017도16384 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 상표법상 전용사용권 설정 등록과 제3자 대항 효력 범위

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15. (‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.

위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하다.

여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 아니한다고 할 것이다.

2. 전용사용권 설정 등록하지 않아도 침해자에게 손해배상청구 가능

따라서 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도, 원고로서는 피고에 대하여 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 관하여 손해배상청구권을 행사할 수 있다.

3. 단기 소멸시효 3년의 기산점 – 법리

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식한 날을 의미하며, 그 인식은 손해발생의 추정이나 의문만으로는 충분하지 않고, 손해의 발생사실뿐만 아니라 가해행위가 불법행위를 구성한다는 사실, 즉 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 손해의 발생 및 가해행위와 손해 사이의 인과관계 등이 있다는 사실까지 안 날을 뜻한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다13282 판결 등 참조).

한편 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다22249 판결 등 참조)

4. 구체적 사안의 판단 – 자술서, 형사고소, 형사판결과 소멸시효 기산점 관계  

(1) 침해사실 발각 2014. 7.경 원고의 직원에게 침해행위 사실 발각, 2014. 9. 11. 자술서, 침해사실 확인서 작성

(2) 형사고소 및 2016. 10. 31. 시작된 형사 사건 공판절차에서, 침해자는 「진정상품을 병행수입 하였고, 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없다.」라고 다툼

(3) 제1심 법원 2017. 10. 19. 유죄 판결 선고, 2018. 2. 2. 판결 확정

(4) 피고의 소멸시효 주장요지 - 2014. 9. 11.경 자술서 작성 시점에 침해행위로 인한 손해 및 가해자를 알았다. 소송 제기된 2018. 11. 14.로부터 역산하여 3년인 2015. 11. 14. 이전의 피고의 침해행위로 인한 손해배상책임은 민법 제766조 제1항에 따라 시효로 소멸하였다.

5. 특허법원 판결 요지

자술서를 작성하여 준 것만으로, 원고가 이 사건 침해행위 전체, 그 위법성 및 그로 인한 손해의 발생 등을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵다.

피고에 대한 형사사건의 제1심판결 선고일인 2017. 10. 19. 또는 그 판결의 확정일인 2018. 2. 2.에야 불법행위인 이 사건 침해행위로 인한 원고의 손해배상채권의 소멸시효가 진행된다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2021. 8. 12. 선고 2020나2226 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    상표법 제34조 제1항 제13호 (상표등록을 받을 수 없은 상표)

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

2.    사안의 개요 및 특허법원 판결요지

(1)   외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된 사안

(2)   특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판결함.

3.    대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송  

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.

이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

계속적 계약에서 신뢰관계 파탄 및 일방적 계약 해지 여부 - 온라인게임 영상물 및 캐릭터 라이선스사업계약 후 라이센시의 사용료 미지급 및 정산서 미제출 – 계약해지 인정: 서울중앙지방법원 2014. 11. 6. 선고 2013가합509352 판결

사안의 개요

(1)   온라인게임 개발사(라이센서, 원고)와 영상캐릭터 사업자(라이센시, 피고) 사이 온라인게임의 영상물, 캐릭터 상업화 사업을 위한 라이선스사업계약 체결

(2)   라이선스 계약기간 2023년까지 약 13년의 장기간

(3)   라이센시(피고)는 일정한 사용료(매출의 3%)를 분기별로 정산하여 저작권자(라이센서, 원고)에게 지급하기로 함

(4)   피고 라이센시 회사 2011년 3/4분기부터 사용료 미지급 및 정산서 미제출 등 채무불이행

(5)   원고 라이센서 저작권자의 라이선스사업계약 해지 통지

(6)   라이센시 회사(피고) – 회생절차개시결정

쟁점: 라이선스 계약서 계약해지 조항 없음에도 계속적 계약의 신뢰관계 파탄을 이유로 라이센서의 일방적 계약 해지 인정 여부

법리 - 계속적 계약의 해지 요건 – 신뢰관계 파탄

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

법원의 구체적 사안 판단 – 신뢰관계 파탄 이유로 계속적 계약의 일방적 해지 인정

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

(1) 뉴질랜드 은행 법인에서 한국인 피고를 상대로 뉴질랜드 오클랜드 법원에 소송 제기

(2) 뉴질랜드 법원에서 외교경로를 통하여 우리나라에 거주하는 피고에 대한 소송서류의 송달을 요청하였음.

(3) 한국 법원은 피고의 거소에서 피고의 남편에게 소송서류를 보충 송달하였음,

(4) 뉴질랜드 법원에서 피고는 응소하지 않았고, 뉴질랜드 법원은 피고 패소 판결

(5) 뉴질랜드 은행은 위 승소판결(‘외국법원 판결)을 국내에서 집행하기 위한 집행판결을 구하는 제기함

2. 대법원 판결 – 적법한 송달 효과 인정, 강제집행 허용

보충송달은 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 외국법원의 확정재판 등을 승인․집행하기 위한 송달 요건에서 제외하고 있는 공시송달과 비슷한 송달에 의한 경우로 볼 수 없고, 외국재판 과정에서 보충송달 방식으로 송달이 이루어졌더라도 그 송달이 방어에 필요한 시간 여유를 두고 적법하게 이루어졌다면 위 규정에 따른 적법한 송달로 보아야 한다. 이와 달리 보충송달이 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 요구하는 통상의 송달방법에 의한 송달이 아니라고 본 대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2585 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008다65815 판결을 비롯하여 그와 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 모두 변경하기로 한다.

3. 외국판결을 국내에서 집행하기 위한 요건 – 민사소송법 제217조

(1) 외국법원의 국제재판관할권이 인정될 것

(2) 패소한 피고가 소장 등을 적법한 방식에 따라 방어에 충분한 시간 여유를 두고 송달받았을 것

(3) 외국판결의 효력을 인정하는 것이 선량한 풍속에 어긋나지 아니할 것

(4) 상호보증이 있을 것

첨부: 대법원 2021. 12. 23. 선고 2017다257746 판결, 대법원 보도자료

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    디자인권리자의 주장 및 쟁점

등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.

2.    특허법원 판결 요지

신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).

그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 ‘등록디자인과의 관계’에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요

원고 - 등록상표 상표권자, 피고 - 등록상표와 동일 또는 유사한 사용상표를 붙여 상품 판매, 특허법원 상표권 침해 인정

2. 상표침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법

3. 특허법원 판결요지

피고회사는 원고의 상표권을 침해하였다. 분쟁의 경과, 상표권침해를 부인하는 피고회사의 태도 등 제반사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있으므로, 구 상표법 65조에 따라 원고는 피고회사에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다.

따라서 피고 회사는 피고사용표장이표시된피고사용상품을양도하거나광고에상표를표시하여전시, 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소 등에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 사용표장을 제거할 의무가 있다.

원고는 사용표장이 표시된 사용상품의 ‘생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약’의 금지도 구하나, 이 중 ‘생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약’은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로,

그리고 ‘수입, 수출’은 피고가 실제 침해행위를 하였다거나 침해행위가 임박하였다는 입증이 없어 금지명령을 할 필요가 없으므로, 모두 이유없다.

원고는 ‘사용상품의 폐기’도 구하나, 제반사정을 고려할 때 사용상품에 표시된 사용표장의 제거만으로도 충분히 침해예방의 효과를 달성할 수 있으므로 위 인정범위 내에서만 받아들인다.

첨부: 특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    하자담보책임의 기본법리

종류물의 하자로 인한 매도인의 담보책임에 관한 민법 제581조 제1항, 제2항, 제580조 제1항, 제575조 제1항의 각 규정에 의하면, 종류물 매매에 있어서 매수인은 특정된 목적물에 있는 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 계약을 해제할 수 있고, 그 밖의 경우, 즉 그 하자로 인하여 계약의 목적을 달할 수 없는 정도에 이르지 아니한 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있되, 다만 이러한 계약의 해제 또는 손해배상의 청구 대신 하자 없는 물건을 청구할 수 있는 권리를 갖는다.

민법 규정에 의할 때 원칙적으로 매수인은 계약해제권, 손해배상청구권, 완전물 급부청구권만을 갖는다고 하는 점(대금감액청구권, 하자보수청구권 등의 권리는 법문상 매수인에게 인정되지 아니한다), 매수인이 계약 목적 달성 여부에 따라 계약해제권 또는 손해배상청구권을 행사할 수 있되, 그에 대신하여 완전물 급부청구권을 행사할 수 있다는 점, 계약 해제나 손해배상청구 대신 완전물 급부청구권을 행사할 것인지 여부에 관한 선택권은 매수인에게 주어져 있다는 점, 완전물 급부청구권을 행사하는 경우에는 계약 목적 달성 여부를 문제삼지 아니한다는 점은 법문상 명백하다.

2.    완전물 급부청구권

매도인의 하자담보책임을 인정하는 근거가 매매라는 유상계약의 쌍무성을 유지하기 위함이라는 점을 감안해 볼 때 그 하자의 중대성 여부나 그 하자를 이유로 한 매매 목적물의 교환으로 인하여 발생할 수 있는 매도인의 불이익 정도를 고려하지 않고 무조건, 전면적으로 완전물 급부청구를 허용하게 되면 매도인에게 지나치게 가혹한 결과를 초래할 수 있는 예외적 사정이 입증된 경우에는 신의칙이나 권리남용금지의 일반원칙으로 돌아가 그러한 완전물 급부청구권의 행사는 제한될 수 있을 것이다.

완전물 급부청구권 행사에 대한 제약은 목적물의 하자가 경미하여 계약의 목적을 달성하는 데 별반 지장이 없고 손해배상이나 하자보수를 통하여 능히 적은 비용으로 매수인에 대한 권리구제의 수단이 마련될 수 있을 것임에도 완전물 급부의무의 부담을 매도인에게 부과한 결과 매도인이 입게 될 불이익이 지나치게 크고 가혹하여 이러한 완전물 급부청구권의 행사가 신의칙에 반하여 권리남용에 이르게 될 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 이를 인정할 수 있다고 할 것이고, 이 경우 그 하자로 인하여 계약 목적이 달성될 수 없는 것인지 여부 및 계약 목적의 달성에는 지장이 없는 경우라면 그 목적 달성에 영향을 미치는 장애의 정도, 하자의 경미·중대성 정도, 완전물 급부의 이행으로 인하여 매도인에게 초래될 불이익의 정도 등을 두루 참작하여야 할 것이다.

3.    제품하자 판단기준 

물품을 제조하여 판매하는 제조자는 제품의 구조, 품질, 성능 등에 있어서 현대의 기술수준과 경제성에 비추어 기대 가능한 범위 내의 안전성과 내구성을 갖춘 제품을 제조하여야 할 책임이 있고, 그 물품이 이러한 통상의 품질이나 성능 또는 안전성과 내구성을 갖추지 못한 경우 이를 민법상 매도인의 하자담보책임에서 요구되는 결함 또는 하자라고 할 것이다(대법원 1992. 11. 24. 선고 92다18139 판결 등 참조).

하자의 중대성 여부는 하자 그 자체를 객관적으로 보아 전체 매매 목적물에서 당해 하자가 있다는 구성 부분이 담당하고 있는 기능의 내용과 중요성 정도, 당해 하자로 말미암은 하자 부분의 기능 저하나 상실 때문에 매매 목적물 전체가 원래 가져야 하는 기능이나 효용의 감소나 상실에 미치는 영향력 정도를 고려하여 결정할 것이고, 나아가 거래 당사자가 상호 간에 명시 또는 묵시적으로 양해한 당해 거래의 구체적 내용과 사정, 즉 실제로 구매한 목적물이 거래에서 제시된 설명서나 샘플과 근본적으로 다른 점이 있어 실질적으로 사용 용도에 적합하지 않거나 구매자가 그 물건의 구매로써 얻게 될 기대와 만족감에 현저한 손상을 초래함으로써 매수인이 당해 하자를 알았다면 그 물건을 구매하지 않았을 것인지 여부 등 당해 거래에서 외부적으로 표현된 매수인의 주관적인 의사까지도 포함한 구체적 사정도 아울러 종합적으로 고려하여야 할 것이다.

4.    계약목적의 달성 여부 판단 

하자가 계약 목적 달성 여부에 미치는 영향력의 정도에 관하여 보건대, 대체로 중대한 하자라면 계약 목적의 달성에 부정적 영향을 미칠 것이고 경미한 하자라면 그러한 부정적 영향력은 감소할 것이기는 하나, 다만 하자로 인하여 매매계약의 목적을 달성할 수 없다는 의미는 매수인이 의도한 목적에 적합하게 목적물을 사용·수익할 수 없는 경우를 가리키는 것으로서, 비록 하자가 중대하다고 하더라도 ‘하자를 쉽게 또한 저렴하게 보수할 수 있는 경우’라고 한다면 매매계약의 목적은 비록 사후적이기는 하지만 종국에 이르러서는 용이하게 달성될 수 있을 것이므로 중대한 하자가 있다고 하여 언제나 그러한 하자로 인하여 계약 목적을 달성할 수 없다고 볼 것은 아니고 더 나아가 즉각적인 보수의 용이성과 경제성도 아울러 참작하여 계약 목적 달성 여부를 판정할 것이다.

따라서 이를 판단함에 있어서는 전체 매매 목적물의 객관적 제조원가나 가격에서 당해 하자가 있다는 구성 부분의 제조원가나 조달가격이 차지하고 있는 비중 또는 그 보수비용이나 보수에 소요되는 시간, 보수 절차나 방식의 용이성 등도 아울러 고려하여 계약 목적 달성 여부를 판단하여야 할 것이다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]