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1.    사안의 개요 

(1)   스마트공장 구축사업 공급기업과 도입기업 사이 분쟁, 과제 중단

(2)   추진단에서 쌍방 기업 귀책으로 협약 해제 및 정부지원금 반납 통보

(3)   공급기업은 추진단에 협약해약에 따른 정부지원금 전액 반납 – 추진단에서 기정원으로 반납금 이체

(4)   제재조치위원회 – 공급기업 소명 내용 “정부출연금 전액 환수에 이의 없으며 이미 반환함”

(5)   추진단장 명의 제재통지 – 정부지원금 전액 환수 및 참여제한

2.    쟁점

(1)  과제 중단에 따라 협약 해약 및 공급기업에서 정부지원금 전액 반환하였음에도 추가로 정부지원금 전액 환수 및 참여제한 제재조치가 적법한지?

(2)  공급기업에서 추진단에 대해 반환한 정부지원금을 부당이득반환으로 청구할 수 있는지?   

3.    공급기업의 주장 요지

환수조항에 따라 정부지원금 전액을 환수하도록 한 것은 원고에게 과중한 원상회복의무를 부담하게 하는 규정으로서 약관규제법 제9조 제4호를 위반한 것이고, 그렇지 않더라도 ‘공정성을 잃은 약관’으로서 약관규제법 제6조를 위반하여 무효이므로, 반환한 정부지원금을 부당이득으로 반환하여야 한다.

4.    서울행정법원 판결 요지 – 정부지원금 전액 환수 협약서 조항 쟁점

(1)   협약서의 환수조항은 피고들이 다수의 공급기업 및 도입기업과 이 사건 사업 관련 협약을 체결하는 과정에서 협약이 해지되는 경우 정부지원금 반환에 관한 사항을 일정한 형식에 의해 미리 마련해 놓은 것으로서 약관규제법이 적용되는 약관에 해당한다.

(2)   환수조항이 약관규제법을 위반하여 무효인지 여부 - 원고는 이 사건 환수조항이 약관규제법 제9조 제4호에서 정하고 있는 ‘계약의 해제 또는 해지로 인한 원상회복의무를 상당한 이유 없이 고객에게 과중하게 부담시키거나 고객의 원상회복 청구권을 부당하게 포기하도록 하는 조항’에 해당한다고 주장하나, 앞서 본 정부지원금의 용도 및 지급경위, 공급기업인 원고는 관리지침과 세부관리기준을 숙지하고 준수하여야 하며 사업목표 달성을 위하여 도입기업인 D과 협력할 의무가 있는 점, 원고가 기투입한 비용의 회수 문제는 궁극적으로 공급기업 원고와 도입기업 사이에서 해결되어야 할 문제로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 환수조항에서 원상회복의무로서 수령한 정부지원금의 전액 환수를 규정한 것이 특별히 과중하다고 보기 어렵다.

(3)   환수조항 중 이 사건 협약 제13조 제5항은 컨소시엄 구성원 중 ‘공급기업’의 귀책사유로 협약이 해지된 경우 공급기업은 ‘도입기업’이 지급한 기업부담금 및 정부지원금을 모두 반환하도록 규정하고 있는 반면에, 제4항은 ‘도입기업’의 귀책사유로 협약이 해지된 경우에는 정부지원금의 지급 중단 및 기지급된 정부지원금의 반환만을 규정하고 ‘도입기업’에 대한 기업부담금의 반환을 정하고 있지 아니하여 그 책임의 소재에 따른 반환범위가 합리적인 점, 세부관리기준 제42조 제1항, 제4항은 전액환수 사유와 관련하여 ‘협약 해약된 과제 및 최종판정 결과 “실패”인 경우’ 및 ‘협약체결 이후 도입기업 및 공급기업의 부도, 폐업 등의 사유로 지원사업이 중단되거나 포기된 경우’를 규정하고 있는 점 등에 비추어, 이러한 규정이 ‘고객에게 부당하게 불리한 조항’이라거나 ‘고객이 계약의 거래형태 등 관련된 모든 사정에 비추어 예상하기 어려운 조항’ 또는 ‘계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 계약에 따르는 본질적 권리를 제한하는 조항’으로서 약관규제법 제6조 제2항에서 말하는 공정성을 잃은 것으로 보기는 어렵다.

(4)   지원금, 보조금 전액 환수가 너무 가혹하지 여부 - 환수사유가 인정되면 환수액의 전액을 환수하는 것이 가능한 것이므로 정부지원금 전액의 환수 그 자체로 위법하다고 보기는 어려운 점, 제재조치위원회를 거쳐 쌍방 귀책사유가 인정되므로 전액환수가 타당하다는 취지의 결정을 받은 점, 이 사건 사업 전체에 공통적으로 적용되는 관리지침에 따르더라도 제재사유의 등급에 따라 차등적으로 제재의 정도를 정하고 있는 ‘참여제한’ 제재조치와는 달리, 정부지원금 환수의 경우에는 제재사유와 무관하게 예외 없이 전액을 환수하도록 정하고 있는 점(관리지침 [별표] 참조) 등을 종합하여 보면, 이 사건 정부지원금 반납통보가 비례원칙을 위반하였다거나 그 밖에 재량권을 일탈·남용하여 위법·무효라고 볼 수 없다.

(5)   원고의 이 사건 정부지원금 반납의무는 공법상 계약인 이 사건 협약 제13조 제5항에 의하여 발생하므로, 원고가 주장하는 비례원칙 위반으로 이 사건 정부지원금 반납통보가 위법하다고 볼 수도 없다.

5.    서울행정법원 판결 요지 – 추진단에 반납한 정부지원금 전액의 부당이득 쟁점

(1)   부당이득제도는 이득자의 재산상 이득이 법률상 원인을 갖지 못한 경우에 공평·정의의 이념에 근거하여 이득자에게 그 반환의무를 부담시키는 것이어서, 이득자에게 실질적으로 이득이 귀속된 바 없다면 그 반환의무를 부담시킬 수 없고, 부당이득반환 청구의 상대방이 되는 자는 실질적으로 그 이익이 귀속된 주체여야 한다(대법원 2015. 5. 29. 선고 2012다92258 판결, 대법원 2016. 12. 29. 선고 2016다242273 판결 등 참조).

(2)   공급기업 원고가 협약에 따라 추진단으로부터 정부지원금을 수령하였다가 다시 반납한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 한편 협약과 더불어 해약의 근거가 되는 관리지침상 ‘정부출연금’의 실질적인 지급주체는 중소벤처기업부가 그 정부지원금 교부 업무를 위탁한 기술정보진흥원이고, 그 실질적인 환수 주체도 피고 기술정보진흥원이며, 실제로 추진단은 원고로부터 반환받은 정부출연금을 그대로 기술정보진흥원에게 다시 이체하여 그 ‘실질적 이득’이 귀속되었다고 볼 수 없다.

(3)   협약 및 관리지침, 세부관리기준 등 관계법령에 비추어 보더라도, ① 평가위원회의 평가위원단을 구성하는 전문가 Pool은 전담기관이 직접 구성하게 되고, 제조혁신센터에는 전문가 Pool에서 선정된 평가위원회의 평가결과에 귀속되어 정부지원금을 교부하거나 환수하는 역할만이 부여된 것인 점, ② 지원사업의 선정결과에 따른 사업비의 조성 및 요청 권한도 원칙적으로는 기술정보진흥원이 중소벤처기업부에 직접 요청하도록 되어 있는 점, ③ 이러한 정부출연금 지원 및 환수의 지침이 되는 세부관리기준의 제·개정 권한이 기술정보진흥원에 있는 점 등을 종합하면, 추진단은 기술정보진흥원의 정부출연금 교부 및 평가, 환수 업무를 지역 단위에서 직접 수행하고 집행 및 보고하는 역할을 담당한다.

첨부: 서울행정법원 2022. 7. 7. 선고 2021구합59922 판결

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(1)   이행이익 - 손해는 계약이 완전히 이행된 것과 동일한 경제적 이익, 즉 이행이익 상당의 손해를 주된 내용으로 한다.

(2)   신뢰이익 - 계약이 이행되리라 믿고 지출한 비용, 즉 신뢰이익 상당의 손해를 주된 내용으로 한다.

(3)   신뢰이익 상당의 손해배상청구는 그 성질상 목적이 불능한 계약을 체결한 경우이거나(민법 제535조 제1항 본문) 유효하게 성립한 계약이 해지 또는 해제되는 경우(대법원 2016. 4. 15. 선고 2015다59115 판결 등 참조)에 인정되는 것이어서, 계약이 유효함으로 인하여 생기는 이익(민법 제535조 제1항 단서)인 이행이익 상당의 손해배상청구와는 성립요건이나 산정방법을 달리한다.

(4)   계약의 일방 당사자가 상대방의 이행을 믿고 지출한 비용도 그러한 지출사실을 상대방이 알았거나 알 수 있었고 또 그것이 통상적인 지출비용의 범위 내에 속한다면 그에 대하여도 이행이익의 한도 내에서는 배상을 청구할 수 있으며 다만 이러한 비용 상당의 손해를 일실이익 상당의 손해와 같이 청구하는 경우에는 중복배상을 방지하기 위하여 일실이익은 제반 비용을 공제한 순이익에 한정된다고 보아야 한다(대법원 1992. 4. 28. 선고 91다29972 판결 등 참조).

(5)   중복배상은 허용되지 않으나, 신뢰이익의 배상과 별도로 제반 비용을 공제한 순이익에 한하여 일실이익, 즉 이행이익의 배상이 허용될 수 있다. 피고는 자신이 입은 손해에 관하여 법적 성격을 달리하는 두 개의 주장을 하였고, 그중 어느 하나를 명시적으로 철회한 바 없으며, 이행이익 상당의 손해배상청구에 관한 주장을 그대로 유지하고 있다. 피고의 주장은 이 사건 계약이 전부 유효함을 전제로 하여 하자 있는 연사로 제직한 원단 가액상당의 손해배상을 구한 주장과는 양립하기 어려우나, 하자 있는 연사 부분에 관한 이 사건 계약의 효력 상실을 전제로 피고가 원고의 계약 이행을 믿고 지출한 비용 상당의 배상을 구한 주장과는 양립이 가능하다. 사정이 이와 같다면 이행이익 상당의 손해배상 청구를 하는 한편 신뢰이익 상당의 손해배상 청구 역시 선택적으로 한 것으로 볼 여지가 있다. 설령 손해배상에 관한 주장이 불분명한 면이 있다고 하더라도, 원심으로서는 이행이익 상당의 손해에 관한 주장을 철회하고 반소 청구취지를 감축하는 취지인지 여부 등 피고 주장의 의미를 보다 분명히 밝히도록 촉구하는 방법으로 석명권을 행사하여 그에 따라 심리하였어야 한다.

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1.     권리소진 개요

특허권자, 상표권자, 권리자 또는 적법한 실시권자에 의해 적법하게 양도되면 특허건, 상표권, 지식재산권이 소진되고, 양수인은 소유권자로서 권리제한을 받지 않기 때문에 양수인, 그 이후 거래자, 취득자는 모두 특허권, 상표권, 지식재산권의 침해하지 않는다는 것이 권리소진의 이론입니다. 적법하게 양도된 물건에 대해서도 실시할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 유통 및 거래안전을 저해하고, 특허권자, 권리자에게 반복적인 권리행사를 허용한다면 특허발명의 실시 대가를 중복하여 확보할 수 있는 기회가 부여되여 부당하기 때문입니다.

2.    미국연방대법원 Impression v. Lexmark (May 30, 2017) 판결

미국연방대법원은 특허 제품의 판매 조건이나 국내외 판매 지역을 불문하고 최초판매로 특허권이 소진된다고 판결하였습니다. 즉, 특허권자가 정한 판매조건을 위반하여 특허 제품을 구매한 자에게도 최초 판매 원칙이 적용된다는 것입니다. 특허권자가 구매자에게 특허 제품을 정당하게 사용하거나 재판매할 수 있는 권리를 제품의 판매와 동시에 부여하였다고 판단하였습니다. 즉, 최초 판매 원칙은 특허권자의 특허 제품 판매 시에는 예외 없이 자동적으로 적용된다는 취지입니다.

또한, 미국 Impression 판결은 특허권자의 판매 뿐만 아니라 라이선스 실시권자의 판매에도 그 즉시 특허소진 법리를 적용된다는 내용입니다. 라이센시 실시권자의 판매도 특허권자의 판매와 동일하게 취급하여 실시권자가 판매하는 즉시 특허권 효력은 소멸된 것으로 해석하였습니다. 조건부 실시권에 의해 특허 소진이 배제될 여지를 완전하게 차단한 것입니다.

3.    방법발명 특허권리 소진 범위 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결

(1)   특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(2)   ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(3)   방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

4.    상표라이선스 계약조건 위반 판매제품과 권리소진: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결

(1)   상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

(2)   한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

(3)   하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

(4)   상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안에서, 대법원 판결은, 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 판결함. 권리소진 인정 사례

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1.    법리 – 상표권 권리소진  

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상 사용권의 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

2.    사용허락계약을 위반한 상품 및 상표사용행위는 권리소진의 범위에서 벗어남 – 상표권 침해소지 있음  

지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

3.    계약위반 상품 유통 시 권리소진 배제 범위 및 판단기준  

통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

4.    구체적 사안의 계약조항 및 라이센시의 계약위반 행위 

상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안

5.    대법원 판결의 요지

대법원은 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 보아, 무죄로 판결함

6.    대법원 판단이유

피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소외 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다.

또한 상표권사용계약상 공소외 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조․판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영 몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였다.

이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어렵다.

피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.

결국 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.

그런데도 원심은, 공소외 2 회사가 상표권자와의 판매장소 제한약정을 위반하여 시계를 피고인에게 판매한 행위는 상표권 침해에 해당하고, 피고인에게 상표권 소진이론이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

7. 상표권 침해고의에 관한 판단

형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 한다. 검사의 증명이 이러한 확신을 가지게 하는 정도에 충분히 이르지 못한 경우에는 설령 유죄의 의심이 든다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단하여야 한다.

이 사건에서 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 E 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 하는데, 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다.

피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔고, E 또는 피해자 희사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거가 없다.

피해자 회사의 고소장에는 2012. 9. 11.경 피고인에게 경고문을 발송했다는 취지가 기재되어 있으나 피고인은 이를 받지 못했다고 다투고 있을 뿐만 아니라, 위 경고문에는 판매장소 제한약정을 위반했다는 내용도 나타나지 않는다.

오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 B은 2015. 1. 5. 'G 손목시계 정품 확인서' 및 2016. 3. 2. ’G 손목시계 생산 확인서'를 피고인에게 작성해 주었는데 여기에는 "피고인에게 납품한 제품은, E이 정식 라이센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다"는 내용이 기재되어 있다.

그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비추어 볼 때, 피고인에게는 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

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1.    사안의 개요

2.    상표권자 루이비통의 주장 및 피고의 반박 요지

(1)   피고는 리폼을 통해 실질적으로 이 사건 각 상표를 부착한 가방 및 지갑을 생산한 것으로서, 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하였다. 피고의 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다. 또한 피고가 이 사건 각 리폼 제품을 가방 소유자에게 돌려주는 것은 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상품의 인도에도 해당한다.

(2)   부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위 - 리폼 제품은 원고의 품질관리기준을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 여기에 사용된 부품은 모두 위조품이어서, 피고가 리폼 제품을 판매함에 따라 상표의 식별력이나 명성이 손상되었다. 따라서 피고의 이 사건 각 리폼 상품을 판매한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

(3)   피고의 상표권 소진 주장 - 원고의 이 사건 각 상표에 관한 상표권은 이 사건 각 상표가 표시된 원고 가방을 소비자들에게 양도함으로써 소진되었다. 피고는 가방 소유자가 원하는 형태, 용도에 맞게 이 사건 각 리폼 제품을 제작하여 가방 소유자에게 반환하였고, 제3자에게 판매할 목적이 없었다. 따라서 피고의 리폼 행위는 상표권 소진의 예외사유인 ‘원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우’에도 해당하지 않는다. 따라서 피고가 이 사건 각 상표가 부착된 상품을 새로 생산하였다고 볼 수 없다.

(4)   피고의 상표적 사용 부정 주장 - 상표법에서 말하는 ‘상품’으로 평가되기 위해서는 동일한 형태의 물품을 반복적으로 계속하여 생산하는 ‘양산성’ 내지 생산자에서 소비자에게 도달하기까지 여러 단계에서 교환․분배되는 ‘유통성’을 갖추어야 한다. 그런데 이 사건 각 리폼 제품은 소비자로부터 개별적으로 수급하여 원고 가방을 리폼한 후 소비자에게 반환한 것에 불과하여 양산성 및 유통성이 없으므로, 상표법에서 말하는 ‘상품’에 해당하지 않는다.

3.    판결 요지 – 상표권 침해 인정

(1)   상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 더 이상 미치지 않음이 원칙이다. 그렇지만 원래의 상품과의 동일성을 해칠 정도로 가공이나 수선을 한다면 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 한다. 이처럼 동일성을 해칠 정도의 가공이나 수선으로서 새로운 생산행위에 해당하는지 여부는 해당 상품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결 등 참조).

(2)   피고는 리폼 과정에서 원고가 생산, 판매한 가방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 만들어진 이 사건 리폼 제품은 크기, 형태, 용도 등이 원래의 원고 가방과 전혀 다른 사실을 인정할 수 있다. 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해칠 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당하므로, 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이다.

(3)   ① 이 사건 상표는 지갑, 가방 등에 관한 원고 회사의 출처표시로서 널리 알려져 있고, 이 사건 리폼 제품은 이 사건 상표가 표시되어 있어 그 교환가치가 작다고 보기 어려운 점, ② 고가의 사치품(시쳇말로 ‘명품’)을 리폼한 제품은 통상 중고 상품으로 시장에 유통될 가능성이 다분한 점, ③ 상표법 제2조 제1항 제11호는 양도행위에 이르지 않았더라도 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만으로도 ‘상표의 사용’에 해당한다고 규정하고 있는 점, ④ 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 침해행위 자체가 양산성까지 갖추어야 한다고 볼 근거는 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 리폼 제품은 상표법상 ‘상품’에 해당한다.

(4)   ① 이 사건 상표는 상당히 주지저명하고, 원고는 원단에 이 사건 상표를 반복적으로 나타내는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용한 점, ② 이 사건 리폼 제품도 원고 가방의 원단을 사용함에 따라 외부에 이 사건 상표가 반복적으로 나타나는 점, ③ 원고가 이 사건 리폼 제품과 매우 유사한 형태의 가방 및 지갑을 제작ㆍ판매한 경우도 있는 점, ④ 피고가 이 사건 리폼 제품을 의뢰인 이외의 제3자에게 판매할 목적이 있었던 것은 아니지만, 의뢰인이 이 사건 리폼 제품을 제3자에게 양도하거나 이 사건 리폼 제품을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼 제품에 부착된 이 사건 상표는 출처표시를 위한 것으로서, 피고는 이 사건 상표를 상표적으로 사용하였다고 봄이 타당하다.

(5)   따라서 피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 리폼 제품을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’ 및 (나)목에서 말하는 ‘상품의 인도’로서 이 사건 상표를 사용한 행위로 평가되고, 이 사건 리폼 제품은 이 사건 상표의 지정상품과 동일ㆍ유사하므로, 피고의 위와 같은 리폼 행위 등은 이 사건 상표에 관한 상표권을 침해한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결

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