미국시장 진출을 생각하는 기업이라면 미국소송을 염두에 두고 대비하여야 합니다. 미국소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서 상상할 수 없는 가혹한 것입니다. 미국 연방민사소송법 규칙(FRCP)에는 discovery 범위가 소송의 청구(claim) 또는 항변(defense)에 관련된 사항은 정당한 이유를 불문하고, 그 밖에도 소송의 subject matter에 관련 사항으로 정당한 사유가 있다면 모두 해당한다고 규정하고 있습니다. 실무상 소송의 사안에 관련될 수 있는 거의 모든 자료는 원칙적으로 discovery 대상이라고 생각하는 것이 안전합니다. 또한, 연방민사소송법 규칙(FRCP)에는 법원이 discovery 위반시 제재조치를 할 수 있는 근거 및 제재내용을 규정하고 있습니다. 관련 규정을 간략하게 소개하면서, 실제 위반행위에 대한 제재조치를 명령한 사례를 간략하게 소개합니다.

 

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 디스커버리 절차에서 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence을 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 TechnologiesMS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

[참고자료] 미연방민사소송규칙(FRCP)

범위 - Rule 26. Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery

 

(b) Discovery Scope and Limits.

(1) Scope in General. Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defenseincluding the existence, description, nature, custody, condition, and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26(b)(2)(C).

 

위반행위에 대한 제재조치 - Rule 37. Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions

(b) Failure to Comply with a Court Order.

 

(1) Sanctions in the District Where the Deposition Is Taken. If the court where the discovery is taken orders a deponent to be sworn or to answer a question and the deponent fails to obey, the failure may be treated as contempt of court.

(2) Sanctions in the District Where the Action Is Pending.

(A) For Not Obeying a Discovery Order. If a party or a party's officer, director, or managing agentor a witness designated under Rule 30(b)(6) or 31(a)(4)fails to obey an order to provide or permit discovery, including an order under Rule 26(f), 35, or 37(a), the court where the action is pending may issue further just orders. They may include the following:

(i) directing that the matters embraced in the order or other designated facts be taken as established for purposes of the action, as the prevailing party claims;

(ii) prohibiting the disobedient party from supporting or opposing designated claims or defenses, or from introducing designated matters in evidence;

(iii) striking pleadings in whole or in part;

(iv) staying further proceedings until the order is obeyed;

(v) dismissing the action or proceeding in whole or in part;

(vi) rendering a default judgment against the disobedient party; or

(vii) treating as contempt of court the failure to obey any order except an order to submit to a physical or mental examination.

(B) Payment of Expenses. Instead of or in addition to the orders above, the court must order the disobedient party, the attorney advising that party, or both to pay the reasonable expenses, including attorney's fees, caused by the failure, unless the failure was substantially justified or other circumstances make an award of expenses unjust.

 

KASAN_미국소송에서 디스커버리 관련 위반행위에 대한 제재조치(sanction) 관련 규정 및 판결사례.pdf

 

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작성일시 : 2020. 4. 10. 16:00
:

 

미국법원, 한국법원에서 동시에 진행하고 있는 영업비밀침해 소송에 관한 뉴스입니다. 매우 중요한 사안으로 쟁점도 매우 흥미로운 사건입니다. 미국 로펌의 블로그에 올린 미국법원의 최근 결정내용과 실무적 사항에 관한 포스팅을 소개합니다. 원문 링크: Global Reach: U.S. Federal Rules Provide Assistance for Discovery in Foreign Matters

 

관련 미국법 조항 - 28 USC §1782 Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals

 

(a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure. A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege.

 

(b) This chapter does not preclude a person within the United States from voluntarily giving his testimony or statement, or producing a document or other thing, for use in a proceeding in a foreign or international tribunal before any person and in any manner acceptable to him.

 

관련소송 및 미국법원 판단의 개요

 

Medytox가 제기한 미국소송 중에서 Indiana 법원 사건에서 지난 713일 메디톡스에서 위 조항에 의한 디스커버리 신청함 + 한국법원에 진행 중인 재판의 증거조사를 위해 미국 거주하는 증인에 대한 디스커버리 신청 + 미국법원은 위 신청을 받아들여 디스커버리 허용함

 

관련 미국 법리 설명

 

(1) 목적 - Section 1782 is intended to provide an efficient means of assistance to parties in international litigation seeking discovery domestically.

 

(2) 요건 - Before a district court can grant an application for discovery, four prima facie requirements must be met: (1) the request must be made “by a foreign or international tribunal,” or by “any interested person”; (2) the request must seek evidence; (3) the evidence must be “for use in a proceeding in a foreign or international tribunal”; and (4) the person from whom discovery is sought must reside or be found in the district of the district court ruling on the application for assistance.

 

(3) 판례법리 Intel v. Advanced Micro Devices, Inc 판결에서 제시한 고려요소: (1) whether “the person from whom discovery is sought is a participant in the foreign proceedings”; (2) “the nature of the foreign tribunal, the character of the proceedings underway abroad, and the receptivity of the foreign government or the court or agency abroad to U.S. federal-court judicial assistance”; (3) whether the “§ 1782(a) request conceals an attempt to circumvent foreign proof-gathering restrictions or other policies of a foreign country or the United States”; and (4) whether the discovery is otherwise “unduly intrusive or burdensome.”

 

KASAN_한국 영업비밀침해소송의 증거조사 목적으로 미국법원의 디스커버리 절차를 활용할 수 수 있는 미국법 조항 및 미국법원 Medytox vs Daewoong 판결 소개 블로그.pdf

 

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작성일시 : 2020. 4. 10. 15:00
:

 

흥미로운 내용이라서 앞서 소개한 포스팅에 연속하여 해당 사건의 미국법원의 결정문 요지를 다음과 같이 인용합니다. - 미국법원, 한국법원에서 동시에 진행하고 있는 영업비밀침해 소송에 관한 뉴스입니다. 매우 중요한 사안으로 쟁점도 매우 흥미로운 사건입니다. 미국 로펌의 블로그에 올린 미국법원의 최근 결정내용과 실무적 사항에 관한 포스팅을 소개합니다. 원문 링크: Global Reach: U.S. Federal Rules Provide Assistance for Discovery in Foreign Matters

 

미국 법 규정 및 법리

(1) 목적 - Section 1782 is intended to provide an efficient means of assistance to parties in international litigation seeking discovery domestically.

(2) 요건 - Before a district court can grant an application for discovery, four prima facie requirements must be met: (1) the request must be made “by a foreign or international tribunal,” or by “any interested person”; (2) the request must seek evidence; (3) the evidence must be “for use in a proceeding in a foreign or international tribunal”; and (4) the person from whom discovery is sought must reside or be found in the district of the district court ruling on the application for assistance.

(3) 판례법리 Intel v. Advanced Micro Devices, Inc 판결에서 제시한 고려요소: (1) whether “the person from whom discovery is sought is a participant in the foreign proceedings”; (2) “the nature of the foreign tribunal, the character of the proceedings underway abroad, and the receptivity of the foreign government or the court or agency abroad to U.S. federal-court judicial assistance”; (3) whether the “§ 1782(a) request conceals an attempt to circumvent foreign proof-gathering restrictions or other policies of a foreign country or the United States”; and (4) whether the discovery is otherwise “unduly intrusive or burdensome.”

 

미국법원의 판결요지

 

Medytox가 제기한 미국소송 중에서 Indiana 법원 사건에서 지난 713일 메디톡스에서 위 조항에 의한 디스커버리 신청함 + 한국법원에 진행 중인 재판의 증거조사를 위해 미국 거주하는 증인에 대한 디스커버리 신청 + 미국법원은 위 신청을 받아들여 디스커버리 허용함

 

첨부: 미국법원 결정문

 

KASAN_미국법원의 디스커버리 절차를 한국법원 영업비밀침해소송의 증거조사 목적으로 이용할 수 있다는 미국법원의 Medytox vs Daewoong 사건 판결문.pdf

미국법원 결정.pdf

 

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작성일시 : 2020. 4. 10. 14:00
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한국정보통신산업 진흥원의 임직원들에게 과제 수행업체의 정부출연금 회계부정에 가담한 책임을 물어서, 진흥원 임직원들은 2016년 업무상배임, 뇌물 등의 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 형사소송에 이어서 민사책임을 추궁하는 소송을 제기하였고, 2심에서 불법행위를 한 임직원들은 진흥원에게 손해배상으로 89천만원을 지급하라는 판결이 났다는 뉴스입니다.

 

쟁점: 진흥원은 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 완성으로 1심에서 패소하였으나, 2심에서 손해배상청구 원인을 불법행위에서 채무불이행을 원인으로 변경하였습니다. 민법 제1621항의 채무불이행 책임과 관련한 소멸시효는 10년으로 소멸시효 쟁점이 해결되었던 것입니다.

 

서울고등법원 판결요지

A씨 등은 진흥원과의 근로계약에 따라 공정한 직무수행과 부당이득 수수금지는 물론 진흥원에 대한 충실의무가 있는데, 업무상 배임행위를 하거나 묵인하고 그 이익을 분배받음으로써 진흥원과의 근로계약을 위반했다고 봄이 타당하며 그로 인해 진흥원이 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

 

진흥원은 윤리경영추진위원회, 윤리경영실무위원회 등을 운영하며 반부패청렴교육, 공익신고제도 등 임직원의 부패행위를 경계하고 이에 대비한 정책을 기획·실시했다. A씨는 사업 담당자로 진흥원을 대신해 수행업체들을 관리·감독할 의무가 있음에도 공모했고, B씨는 자신의 배임행위를 적극 은폐하고자 했으므로 진흥원으로서는 A씨 등의 잘못을 적발하기가 쉽지 않았다.

 

설령 진흥원 측에 A씨 등에 대한 감독을 소홀히 한 과실이 있다고 하더라도, A씨 등은 청렴서약서까지 작성하고도 진흥원의 부주의를 이용해 고의적으로 배임행위를 하고 그에 따른 이익을 취득했다. A씨 등은 근로계약을 위반하면서 교부받은 금액 상당을 배상할 책임이 있다.

 

KASAN_국가연구개발과제, 국책과제의 회계부정 사안에 적극 가담한 전문기관의 임직원에게 8억9천만원 손해배상책임 인정 서울고등법원 2019나2022621 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 4. 9. 16:36
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특허법원 판결요지

 

출원상표는 알파벳 9자로 이루어져 있다. 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다. 이러한 점에서 볼 때 출원상표는예방원이라는 발음으로 불리어 인식된다고 할 것이다.

 

출원상표의 지정상품은한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업등이다.

 

예방이라는 단어는 일반적으로질명이나 재해 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일을 의미하는 것으로서, 위와 같은 지정상품의 서비스가 제공되는 분야에서질병을 예방한다.’라거나탈모를 예방한다.’라는 식으로 흔히 사용되고 있고, 또한 위와 같은 서비스의 제공 장소를 가리키기 위하여이라는 용어가 ‘○○의 방식으로 흔히 사용되고 있다.

 

현대인의 기대수명이 늘어나면서예방의학에 대한 관심이 높아져, 질병의 예방과 관련하여 서울대병원 등 대학병원에서는예방의학교실등을 운영하고 있고, ‘강릉원주대학교 치과병원 예방치과’, ‘충북대학교병원 암예방검진센터’, ‘단국대학교 치과대학병원 예방치과’, ‘강북삼성병원 예방검진센터’, ‘조선대학교치과병원 예방치과’ 등의 국내 다수의 의료 기관은예방이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있다.

 

이러한 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 그 수요자로서는 위와 같이 출원상표의 호칭을 이루는예방원을 특별한 의미를 갖지 않는 임의의 조어로 인식하기보다는, ‘질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일의 뜻을 갖는예방과 의료행위 등이 이루어지는 장소를 뜻하는이 결합한 것으로 인식할 것이라고 봄이 타당하다.

 

따라서, 출원상표 ‘’한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업등 지정상품의 수요자에게 전체적으로질병 예방에 중점을 둔 서비스를 제공하는 곳이라는 관념을 불러일으킴으로써 그 지정상품의 품질, 용도, 제공방법 등을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어서 이를 표시하는 것으로 바로 인식될 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_영문자상표 YEBANGWON 성질표시 상표로 식별력 불인정, 등록 거절 특허법원 20202. 3. 13. 선고 2019허6808 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 4. 8. 12:00
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