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동일한 특허에 대한 침해품의 발매행위, 특허제품인 선발 의약품의 약가 인하 처분에 관련된 침해자의 손해배상 책임에 관한 2건의 판결입니다. 서울고등법원과 특허법원에서 서로 다른 견해를 밝힌 것이라서 향후 대법원 판결이 주목되는 사안입니다. 참고로 각 판결의 요지를 간략하게 소개합니다.

1. 선행 서울고등법원 2015나2040348 판결 요지

특허침해자 제네릭 회사(피고)의 행위가 "최초의 원인이 되어 결과적으로 약가가 인하되기에 이르렀다고 하여, 피고의 행위와 원고(특허권자)의 손실 사이에 상당인과관계가 존재한다고 단정하기 어렵다. 특허쟁송의 결과와 결부되어 발생한 약가 인하 및 회복에 따른 원고의 손실은 피고의 법령에 따른 신청행위로 발단이 되었으나 보건복지부 장관의 법령에 따른 행정처분으로 인하여 발생한 것으로 볼 수 있다.

약가 인하로 인한 이득은 보험자인 국민건강보험공단과 보험급여의 수급자들에게 귀속되었고, 피고가 제품 판매를 통하여 취득한 이득은 특허권자에게 대하여 이루어진 배상으로 회수된 것으로 보인다.

특허권자에게 발생한 손실을 공익적 차원에서 보상 등의 문제로 접근할지는 별론으로 하더라도, 사회적 연대성에 기초한 의료보장 정책의 일환으로 도입된 약가 인하 제도가 법령에 따라 집행됨으로써 발생한 손실을 불법행위로 보아 피고에게 부담시키는 것은 수긍하기 어렵다."

2. 후행 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결 요지

- 유의사항: 항소심 당사자(원고)는 특허권자가 아니라 독점적 통상실시권자

“보건복지부장관의 원고 제품에 대한 급여 상한금액 인하는 피고의 약가등재 신청 등을 포함하는 일련의 피고 제품 판매행위가 없었다면 이루어지지 아니하였을 것인 점, 보건복지부장관의 급여 상한금액 조정은 원칙적으로 재량행위이나, 국민건강보험법 및 시행령 등의 위임을 받아 보건복지부장관이 고시한 ‘약제의 결정 및 조정기준’은 대외적 구속력이 있는 법규명령으로서 보건복지부장관은 요양급여 상한금액을 조정함에 있어서 위 약제의 결정 및 조정기준에 의하여야 하는데, 위 기준에서 일정한 예외사유에 해당하지 않으면 재량의 여지없이 일률적으로 상한금액을 80%로 조정하도록 규정하고 있으며, 실제로도 위 기준에 따라 일률적으로 약가가 조정되어 온 점, 원고 제품에 대해 다른 약가 조정 사유가 발생하지 않은 점, 피고로서는 피고 제품에 대해 약가등재 신청을 하고 즉시 판매 할 경우 관련법령에 따라 보건복지부장관이 원고 제품의 약가를 인하하는 조치를 할 것이고, 그로 인해 원고가 손해를 입을 수 있다는 점을 알았거나 알 수 있었던 점을 고려하면, 피고가 피고 제품에 대해 약가등재 절차를 거쳐 이를 판매한 행위와 원고의 손해 사이에 상당인과관계가 인정된다.”

KASAN_[특허침해손해배상] 특허의약품의 제네릭 제품 발매는 특허침해 특허의약품의 약가 인하 처분 특허침해

미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

위 8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 약 4천억 원, 위 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억 원이라는 것입니다. 그 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억 원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 1조 2천억 원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억 원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총 이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될 만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

KASAN_[손해배상쟁점] 손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는 사례

1. 일반 법리 – 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결

저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

2. 영업비밀 침해자의 기여율 반영 주장

침해자 피고는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장합니다. 따라서 판매 제품을 기준으로 산정된 매출액에서 변동비용을 공제한 한계 이익액에 이와 같은 기여율을 곱하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상액을 산정해야 한다는 취지입니다.

3. 서울고등법원 판결

"제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.

그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나 구입동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘하는 것이라면, 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.

찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다."

4. 대법원 판결

대법원은 원심 서울고등법원 판결을 거의 그대로 승인하였습니다. 즉, 찰떡 쿠키는 일반 쿠키에 찰떡이 추가된 제품이지만, 찰떡 성분으로 인해 차별화된 제품으로 인식되고 판매되고 있으므로 찰떡 관련 영업비밀의 기여율을 고려하여 손해배상액을 감액해야 한다는 주장은 이유 없고, 또한 침해 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술이지만, 판매제품 찰떡 쿠키를 기준으로 포천공장 전체의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 매출금액 대비 찰떡 쿠키의 매출금액 비율로 계산하여 필요, 변동경비를 산정하고, 찰떡 쿠키 제품의 매출액에서 공제하여 산정한 한계 이익액을 영업비밀 보유자의 손해배상액으로 본 것은 옳다고 판결하였습니다.

즉, 판매제품 찰떡 쿠키 중에서 그 일부에 해당하는 찰떡에 관한 영업비밀 침해를 인정한 바탕에서도, 제품의 일부 구성부분으로 한정하지 않고 제품 전체를 기준으로 매출액과 변동비용을 계산하고, 이를 기준으로 산정된 한계이익을 손해배상액을 판단한 것에 문제없다는 입장입니다. 물론 모든 사안에 적용된다는 뜻은 아니고, 본 사례와 같이 제품의 일부를 구성하는 부분이 어떤 의미를 갖는가에 달려있다 할 것입니다.

KASAN_[손해배상쟁점] 제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수

특허침해 등 지재권침해에 대한 손해배상청구소송에서 권리자의 정확한 손해액의 산정과 입증은 매우 어렵습니다. 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제6항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 자주 활용합니다.

이때 손해액 산정근거를 자세하게 밝히는 경우가 많지 않습니다. 법원은 대부분 특허침해 당시 국세청 발표 해당 업종의 단순경비율 중 기본율을 기초로 산정된 이익율(소득률)을 침해품의 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정합니다.

침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정하는 방식입니다. 특허로 인한 독점시장에서 얻는 이익과 침해품 출시로 인한 경쟁시장에서 침해자가 얻는 이익이 같을 수 없습니다. 즉, 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다.

위와 같은 방법으로는 특허권자에게 충분한 손해배상을 하기 어렵습니다. 침해자는 업계평균이익만 손해배상으로 내 놓으면 되므로 특허침해를 억제할 이유가 없습니다. 특허권 보호에 미흡합니다. 그럼에도 불구하고 현실적으로 다른 대안을 찾기 어렵다는 이유로 현재 판결에서 가장 많이 사용되는 손해배상액 산정 방법입니다.

Pro-Patent policy, 강한 특허권 보호를 정책 슬로건으로 표방한지 꽤 오랜 시간이 흘렀습니다. 그러나 달라진 것은 없는 현실입니다. 현행과 같은 손해배상 산정방식이 고집한다면 공허한 말 장난에 그칠 것입니다. 현실에 대한 반성적 고려가 반영된다면 앞으로 특허침해 등 지재권 침해소송에서 손해배상액 산정이 크게 달라질 가능성도 있습니다.

KASAN_[손해배상쟁점] 특허침해, 지재권침해소송에서 손해배상액 산정방법과 국세청 업종별 수익율(100-단순경비율

1. 손해액 산정의 기준

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 다음과 같이 손해액 산정기준을 규정하고 있습니다. 특허법 등 지식재산권 전반에 채용된 공통된 규정입니다. 특허권 침해소송에서 손해배상액을 산정하는 것과 동일하다고 보면 될 것입니다.

제14조의2 (손해액의 추정 등) ① 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

② 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

2. 실제 소송에서 가장 자주 사용된 손해배상액 산정의 기준

부경법 제14조의2 제1항, 제2항, 제3항에 규정된 3가지 산정 방법 중 원고는 자신에게 유리한 규정을 선택할 수 있습니다. 이론적 측면에서는 제1항을 사용하여 산정하는 손해배상액이 가장 고액이므로 원고에게 가장 유리합니다. 그러나, 실제 상황에서는 여러 가지 난관이 있습니다. 그와 같은 사정 때문에 실제 소송에서 가장 자주 사용되는 방법은 제2항 규정에 따른 손해액 산정방법입니다.

제2항은 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 침해자를 상대로 손해배상을 청구하는 경우 ‘영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해의 액으로 추정한다’고 규정하고 있으므로 피해자의 손해액의 추정액인 ‘영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익’을 산정해야 합니다. 여기에 추가로 부경법은 특칙으로 제5항을 두어 입증자료가 없거나 부족하더라도 법원이 어느 정도 범위 내에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있습니다. 영업비밀을 침해당한 권리자에게 손해액에 관한 엄격한 증명을 요구함으로써 실질적으로 손해배상을 받지 못하게 되는 불합리한 상황을 방지하기 위한 특별 규정입니다.

제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액의 총액에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 ‘그 침해행위에 의하여 받은 이익’을 어떻게 해석하여 산정하는가에 달려 있습니다. 권리자에게 가장 유리한 경우는, 침해자의 영업비밀 침해행위로 인한 매출금액에서 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요 변동 경비 등을 공제한 금액(한계이익)입니다. 위 판결 사례에서도 한계이익으로 산정하였습니다.

3. 구체적 사례의 손해액 산정 방법

가. 산정기간 및 동 기간의 매출액

위 사건의 영업비밀의 보호기간은 2003. 6. 30.부터 3년간인 2006. 6. 30.까지고 침해자는 2005. 10.경부터 찰떡쿠키를 제조판매하기 시작하였으므로, 침해자의 영업이익의 산정기간은 2005. 10. 1.부터 2006. 6. 30.까지로 합니다. 이 기간동안의 침해자의 찰떡쿠키 매출액은 2,635,763,884원으로 산정되었습니다.

나. 필요변동경비

법원은 위 산정기간 동안의 필요변동경비, 즉, 재료비와 노무비, 경비를 포함한 제조원가를 산정할 수 있는 자료가 없으므로, 찰떡쿠키를 생산하고 있는 피고의 포천공장의 전체 제조원가를 기준으로 포천공장의 전체 매출액과 찰떡쿠키만의 매출액을 비교하여 찰떡쿠키만의 필요변동경비를 비율적으로 산정하였습니다.

즉, 찰떡쿠키의 필요변동경비는 {(찰떡쿠키의 매출액 / 포천공장 전체 매출액) × 포천공장 전체 제조원가 }로 계산됩니다.

다. 이익액

산정기간동안 침해자가 받은 매출액에서 변동경비를 공제한 금액, 즉 한계이익을 이익액으로 산정하였습니다. 구체적으로 이 사건에서 침해자의 이익액은 877,216,874원 { 203,220,397원(2005. 10.부터 같은 해 12.까지 찰떡쿠키 매출액 977,661,615원 – 찰떡쿠키의 필요변동경비 774,441,218원) + 673,996,477원(2006. 1.부터 같은 해 6월까지 찰떡쿠키 매출액 1,658,102,269원 – 찰떡쿠키의 필요변동경비 984,105,792원) }이 됩니다. 따라서, 영업비밀 권리자는 위 침해자의 이익으로 산정된 금액을 손해배상으로 받을 수 있습니다.

4. 국세청 고시 표준수익율에 의한 손해액 산정 방법

다른 사건에서 자주 사용되는 국세청 고시 산업별 표준수익율에 따라 손해액을 산정해 볼 수도 있습니다. 2013년 국세청 고시에 따르면 빵, 떡, 건빵의 경우 단순경비율이 91.9%로 나와 있습니다. 이에 따라 매출액 약 26.3억원 x 표준 소득율 8.1% = 2억 1천만원으로 산정됩니다. 실제 사건에서 필요변동경비를 공제하는 방식, 즉 한계이익으로 산정한 액수가 평균 표준 소득율로 산정한 방식보가 원고 권리자에게 유리하다는 점을 알 수 있습니다. 또한, 이 사건에서는 그 금액도 상당한 차이가 있습니다.

5. 손해액 산정의 중요성

위 사례에서 알 수 있는 것처럼, 손해액수를 산정하는 방법에 따라 실제 당사자에게 미치는 영향이 지대합니다. 이론적으로는 제1항에 따른 산정이 권리자에게 가장 유리한 것으로 알려져 있지만 현실 소송에서 실제 사용하는데 있어서는 수많은 난관이 있습니다. 반면 제2항에 따른 산정방식이 용이하고, 그 중에서도 국세청 고시 업종별 표준 소득율에 따른 산정방식이 가장 용이합니다. 그렇지만, 위 사례에서 비교해 보았듯이 표준소득율에 따른 손해액 산정은 그 액수가 많지 않을 수 있다는 단점이 있습니다. 최대한 다른 방식으로 산정해보고 나서 최후의 수단으로 사용하는 것이 바람직합니다.

KASAN_[손해배상쟁점] 영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정 – 찰떡파이 영업비밀 침해 사건 1심 의정부지방법원

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1. 특허법

제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

2. 실용신안법, 디자인보호법 – 실질적으로 동일한 내용

3. 상표법

제110조(손해액의 추정 등) ① 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다.

② 제1항에 따른 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

③ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.

④ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑥ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

제111조(법정손해배상의 청구) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

4. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률

제14조의2 (손해액의 추정 등) ① 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

② 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

5. 저작권법

제125조(손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 "저작재산권자등"이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 추정한다.

② 저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(제88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작인접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

제125조의2(법정손해배상의 청구) ① 저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물등마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다.

② 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다.

③ 저작재산권자등이 제1항에 따른 청구를 하기 위해서는 침해행위가 일어나기 전에 제53조부터 제55조까지의 규정(제90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 그 저작물등이 등록되어 있어야 한다.

④ 법원은 제1항의 청구가 있는 경우에 변론의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

제126조(손해액의 인정) 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

KASAN_[손해배상쟁점] 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임과 손해액산정에 관한 특칙 조항 정리.pdf

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1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2. 대법원 판결요지  

가. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나. 판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

KASAN_[출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대

1. 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위확인심판의 판단범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조).

2. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 위 대법원 2012 후4162 전원합의체 판결 등 참조).

3. 그러나 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기 술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).

4. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

특허침해소송에서 손해배상을 산정하는 방법은 특허권자의 일실이익액, 침해자가 얻은 이익액, 실시료 상당액 등이 사용됩니다. 이를 위해서는 통상 특허발명에 관련된 제품의 매출액을 먼저 산정해야 합니다. 이후 관련 제품에서 특허발명이 기여하는 정도인 기여도를 특정해서 관련 매출액에 곱하여 손해배상액을 계산합니다. 이때에 특허발명의 기여도를 산정하는 것이 어려운 문제가 됩니다.

관련 최종 제품이 자동차인 경우에 먼저 자동차 전체의 가격을 기준으로 매출액을 산정하는 전체시장가치원칙 (entire market value rule)을 적용할 수 있습니다. 미국 연방대법원이 1884년 Garretson v. Clark 사건에서 전체제품이 특허발명의 특징에서 기인한 것이라면 전체제품을 기준을 손해배상액을 산정할 수 있다고 판단하였습니다.

그리고 자동차 중에서 특허발명이 적용된 최소 판매 가능 부품을 기준으로 매출액을 산정할 수 있는데, 이를 최소판매가능부품원칙 (smallest salable patent-practicing unit)이라 합니다. 미국에서 Cornell v. Hewlett-Packard 사건에서 특허발명이 컴퓨터 프로세서의 성능을 향상시키는 기술인데, 특허권자가 전체시장가치원칙에 따라 PC 전체 가격을 기준으로 손해배상액을 산정해야 한다고 주장하였으나 법원이 CPU의 부품인 프로세서 제품이 판매가능한 최소부품이라고 보아 이를 기준으로 손해배상액을 산정한 바가 있습니다.

판매가 되는 하나의 제품 속에 특허기술이 적용된 부품이 별도로 판매되지 않거나 따로 확정할 수 없는 경우에 해당 제품에서 특허 기술이 차지하는 비중인 기여도를 결정하여 최소 제품의 판매가를 산정할 수 있습니다.

미국의 Lucent v. Gateway 사건에서 침해제품은 MS Outlook 제품인데, 특허발명은 달력에서 특정일자를 선택하는 방법에 대한 것이었습니다. 이 경우에 전체제품인 MS Outlook에서 위 부분이 기여하는 정도를 판단하여 Outlook 제품의 판매가에서 손해액을 산정할 수 있습니다. 미국 AVM Tech v. Intel 사건에서 특허발명은 프로세서 처리속도를 높이면서 사용전력은 절감하는 회로에 관한 것인데 최소판매가능부품은 마이크로프로세서로 결정되었고 법원은 마이크로프로세서 매출액에 위 특허발명 부분의 기여도를 산정하였습니다.

서울중앙지방법원도 2011가합1339 판결에서 침해제품이 ①온로더 장치, ②임시탑재장치, ③이송장치, ④절단장치, ⑤세정장치, ⑥건조반전 장치, ⑦적재장치, ⑧검사장치, ⑨피크 앤 플레이스(Pick & Place) 장치, ⑩오프로더 장치 등 약 10개 부분으로 나뉘고, 특허권자의 제1,2특허가 이송장치에 사용되고, 제4특허가 건조반전장치에 해당한 사실을 인정하면서, 피고 제품의 매출액 중에서 위 제1,2,4특허의 기여도를 10%로 판단한 바가 있습니다.

따라서 전체시장가치를 이용하거나 최소판매가능부품을 이용하여 제품 매출액을 산정하더라도 해당 제품에서 특허발명만으로 이루어져 있지 않은 경우에는 해당 제품에서 특허발명의 기여도를 산정하여야 합니다. 기여도 산정에는 Georgia-Pacific 15개 항목과 함께 침해제품의 복잡도, 특허발명의 전체제품에서의 중요도, 특허발명의 부가가치, 관련 산업의 성격 등이 고려되고 있습니다.

정회목 변호사

KASAN_특허침해 손해배상액 계산시의 기여도 산정.pdf

링크 https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=122223&kind=AD 기사원문은 아래와 같습니다.

“특허범죄중점검찰청인 대전지검(검사장 이상호)이 고도의 전문성을 요하는 지식재산권 침해 사건에서 사건 당사자가 직접 기술을 시연하고 그 자리에서 검사가 신문할 수 있는 새로운 변론절차를 도입했다.

대전지검 인권·특허범죄전담부(부장검사 김욱준)는 24일 특허범죄 사건에서 당사자와 변호인이 직접 쟁점 기술을 시연·설명하고 검사가 기술적 쟁점 등을 신문하는 '원스톱(One-Stop) 특허기술 변론절차'를 도입했다고 밝혔다.

대상 사건은 특허범죄 사건 중 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차 및 신문이 필요하다고 인정되는 사건이다. 당사자나 변호인 등 사건 관계인이 직접 검찰에 신청을 하거나 직권으로 담당검사가 선정할 수 있다.

대전지검 관계자는 "최근 5세대 이동통신(5G) 전송 기술, 나노기술과 바이오기술이 융합된 신약개발, 인공지능 등 최첨단 기술이 비약적으로 발전해 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차가 필요하다는 판단에 따라 새로운 절차를 마련했다"고 설명했다.

특허기술 변론절차에 참가하는 당사자들은 사건에 대해 자유롭게 프리젠테이션을 할 수 있으며, 기자재를 이용해 별도의 기술시연도 할 수 있다. 담당검사의 진행발언, 사건관계인의 기술설명 및 변론, 담당검사의 질문과 사건관계인의 답변 순으로 변론절차가 진행된다. 특히 △기술적 쟁점 정리 △당사자들의 기술설명 및 변론 △전문가 자문 △피의자신문 △대질조사 등 모든 수사과정을 한 기일에 진행해 수사의 신속성과 정확성도 담보했다.

새 변론절차에 참여한 한 변호사는 "충분한 시간과 공간이 확보된 상태에서 사실관계를 설명하고 피해자의 입장과 의견을 개진할 수 있는 기회가 생겨 좋았다"며 "제조기술의 경우 공간적·시간적 제약 때문에 변론에 현실적인 제약이 많았는데, 새 절차로 직접 기술을 시연하고, 기술이 어떻게 이뤄지는지 구체적으로 설명할 수 있어 변론권 향상에 많은 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.

권정훈(48·사법연수원 24기) 대전지검 차장은 "특허권 침해 여부에 대한 신속하고 전문적인 수사를 통해 기업의 특허권을 보호하고 전문적이고 정확한 특허 범위 판단을 통해 기업의 자유로운 기술적 창작 활동을 도모하겠다"며 "새 변론절차가 원활히 시행될 수 있도록 수시로 이행 상황을 점검해 사건 관계인과 변호사 등의 애로사항이 반영되도록 정비하고, 주기적으로 진행 상황과 성과를 분석해 제도 확대 시행 여부를 검토할 예정"이라고 했다. 

2015년 11월 검찰은 지식재산권 침해 사건에 대한 신속한 권리구제와 분쟁해결을 도모하고 관련 수사역량을 강화하기 위해 대전지검을 특허범죄중점검찰청으로 지정했다. 이에 따라 2015년 62건에 불과하던 대전지검의 특허법 위반, 영업비밀유출 등 특허범죄 사건이 1년 만인 2016년 253건으로 늘어나 4배 이상 증가했다.”

1. 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명

소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다.

위 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할 수 없었습니다. 제도의 본질적 한계로서 해결하기 어려운 난제입니다. 지식이 아니라 지혜, 형식적 논리보다 사회적 합의가 필요한 쟁점이 아닌가 생각합니다.

2. 객관적 기술내용

특허발명의 명세서에는 소라페닙 토실레이트의 다형체 I은 그 융점이 223-231°C로서 다형체 III에 비해 훨씬 융점이 높고, 다형체 III은 약 187-190°C 사이에서 용융되어 재결정화되고, 이렇게 재결정화로 형성된 결정은 223-231°C에서 다시 용융되는 것으로 기재되어 있는 사실, 이와 같이 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 열을 가하면 다형체 I로 변환을 일으키는 반면, 다형체 I은 그러한 변화가 없는 것으로 알려진 사실, 다형체 I, III을 슬러리 실험으로 0°C, 25°C (RT: 실온), 80°C에서 1주일간 방치한 후 X선 회절로 분석한 결과, 모두 다형체 I로 전환된 것으로 확인된 사실, 다형체 III 시료로 슬러리 실험을 추가로 실시하여 라만 분광법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 소라페닙 토실레이트 다형체 I의 특징적인 피크들이 나타나 다형체 I로 모두 전환된 것으로 확인된 사실을 인정할 수 있다.

정제의 연속 생산을 위한 제조경로는 공급, 블렌딩 및 정제화를 공통적으로 포함하고 밀링과정과 정제화 과정에 각각 분쇄압과 압축력이 가해지는 사실, 고형제제의 제조 과정에서 약물이 열, 압력, 수분, 건조에 노출되면 약물의 결정형 변환이 촉진될 수 있는 사실, 고형제제의 제조 과정 중 밀링 과정에서 라미티딘 염산염, 파모티딘 및 인도메타신과 같은 소분자 약물의 다형체 변환을 일으키는 것으로 알려져 있는 사실, 파모티딘 결정형 B를 분쇄하면 그 결정성이 감소될 뿐만 아니라 입자의 크기도 줄어들어서 결정형 A로의 변환이 일어나기 쉬운 사실, 라니티딘 염산염의 결정형 1 및 2를 다양한 온도 및 다양한 시간 동안 각각 밀링한 결과, 180분 및 120분 동안 12℃ 및 35℃에서 밀링한 경우 결정형 1이 결정형 2로 변환되는 것이 관찰된 사실을 인정할 수 있다.

3. 당사자 주장의 요지  

특허권자의 주장: 확인대상발명의 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 확인대상발명을 실시하는 과정 중에 약물이 받는 열, 압력, 건조 및 수분 등의 노출로 인하여 다형체 중에서 열역학적으로 가장 안정한 다형체 I로 변환될 가능성이 높아서 확인대상발명은 다형체 I을 포함하고 있거나 포함할 가능성이 매우 높고, 소라페닙 토실레이트 다형체 III이 다형체 I로 변환될 수 있음은 실험으로도 확인되었으므로, 확인대상발명의 다형체 III은 정제로 제조하여 실시하는 과정 중에 일부가 다형체 Ⅰ로 전환될 것이 명백하다. 따라서 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 조금이라도 포함하는 이상 이 사건 제1항, 제5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장: 심판청구서에서 확인대상발명으로 특정한 결정형에 한정하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 특허권자가 주장하는 발생가능한 다른 결정형은 더 이상 확인대상발명이라 할 수 없다.

4. 특허법원 판결요지

“권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 특허심판원으로서는 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특정된 확인대상발명인 다형체 Ⅲ을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐이고, 확인대상발명을 실시하는 동안에 결정형이 전환될 경우 이는 더 이상 심판청구인이 특정한 확인대상발명이라고 할 수 없다.

특허권자 원고는, 이 사건 심판청구인인 피고가 확인대상발명이 어떠한 경우에도 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증하여야 함에도 피고는 이에 관한 입증을 다하지 않았다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 이 사건 심판청구인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지, 피고가 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 확인대상발명의 결정다형으로 특정하지 않은 다형체 Ⅰ과 관련하여 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증할 책임이 있다고 보기는 어렵다.”

KASAN_소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판.pdf

과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가 권리를 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 같습니다. “확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다41153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95다5622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005다60239 판결 등 참조)”는 확립된 법리가 있습니다.

앞에서 설명한 사안에서는 심판청구인에게 특허권자와 관계에서 “법적 지위가 불안, 위험할 때”라는 요건을 충족된다고 할 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 심결을 이용하여 우선판매품목허가를 획득하는 것이 특허권자와 사이에 존재하는 법적 불안, 위험을 제거하는 유효 적절한 수단으로 보기도 어려울 것입니다. 누구도 쉽게 풀기 어려운 난제에 대해 대법원의 지혜로운 판결을 기대합니다.

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 확인의 이익 쟁점.pdf

권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

KASAN_권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불

카스포펀진 아세테이트 주사제 조성물 특허발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는“으로 기재되어 있는 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에서,

그 확인대상발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는 것”으로 기재한 특정한 사안입니다.

특허법원은 위와 같은 확인대상발명을 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않고, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있어서 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고,

그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지 않을 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다”고 판결하였습니다.

즉, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는“이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다고 판단하였습니다.

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정.pdf

특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(제133조 제3항), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(제136조 제8항), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(제176조 제1항).

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

2. 확인의 이익

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다41153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95다5622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005다60239 판결 등 참조).

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005다40709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

3. 특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

4. 특허법원 심결취소의 소 판결

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고, 변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

판결이유:

① 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호․장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

KASAN_권리범위확인심판 관련 법리.pdf

특허 침해 소송에서는 증거 확보가 우선되어야 합니다. 그 이유는 특허 침해 소송을 제기하려는 자가 상대방의 특허 침해 행위를 입증하여야 할 책임이 있기 때문입니다. 다만 침해 사실을 입증할 자료가 상대방에게 존재하는 경우에는 이를 수집하여 침해 행위를 입증하기가 어렵습니다. 따라서 금번 포스팅에서는 이와 같은 경우에 이용할 수 있는 제도 중 하나인 증거 보전 신청 제도를 설명 드리겠습니다.

증거 보전 신청은 특허 침해 소송 제기 전단계에서 증거를 미리 수집할 수 있는 절차입니다. 증거 보전이란 소송 전 또는 소송 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본안소송에서 사실을 인정하는 데 사용하기 위한 증거조사방법 입니다. 소송 절차 내에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다려서는 증거를 본래의 사용가치대로 사용하는 것이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 판결절차의 부수절차 입니다(민사소송법 제375조).

증거보전은 미국식 공판전의 증거개시제도(Pretrial Discovery)가 없는 우리나라 법제 하에서 소송 전 증거수집 제도로 이용될 수 있고, 당사자 한 쪽의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방 당사자에게 알리는 증거 공개 기능도 가집니다.

요건에 있어서 증거보전의 대상이 되는 것은 모든 증거방법 입니다. 따라서, 증인신문, 감정, 서증조사, 문서제출명령, 검증은 물론 당사자신문도 가능합니다. 특허침해소송의 경우에는 제품에 대한 검증, 제품의 설계도 및 사양서에 대한 서증 조사 등이 가능합니다.

다만 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있어야 합니다(민사소송법 제375조). 따라서 증거가 소멸되고 있어 조사가 불가능하게 될 경우는 물론이고, 시간의 경과에 따라 조사가 더 어렵게 되는 현상이 변경될 염려가 있는 경우도 포함됩니다. 이러한 증거보전을 필요로 하는 사유는 신청인이 이를 소명하여야 합니다(민사소송법 제377조 제2항).

특허침해소송에 있어서는 상대방의 증거 훼손의 용이성 및 개연성에 대한 입증이 필요합니다. 예를 들어 침해 장치의 설계 변경이 용이하여 침해 증거 훼손이 가능하거나, 다른 심판절차에서 심판이 진행 중이거나 해외에서의 특허 분쟁이 개시되어 설계 변경의 개연성이 높다는 점 등으로 입증할 수 있습니다.

이와 같은 보전의 사유가 소명되어야 증거보전신청이 받아들여질 수 있습니다. 다만, 그 증거에 의하여 증명할 사실이 소송에서 중요한 사실인지의 여부는 신청의 허부와는 관계가 없습니다. 그리고 신청 절차에 있어서는, 소제기 전에는 신문을 받을 사람이나 문서를 가진 사람의 거소 또는 검증하고자 하는 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원에 신청하여야 하고, 그 증거조사비용은 예납해야 합니다.

아래는 증거보전신청서의 예시 입니다.

특허 침해 소송의 시작은 증거의 수집입니다. 이때 물품에 따라 회피 설계가 용이하고 단시간 내에 증거 훼손이 가능한 경우가 있습니다. 이러한 케이스에서는 설명 드린 소송 전 증거 보전 신청이 효율적입니다. 즉 지식재산권 소송에서는 침해의 형태에 맞추어 증거를 수집하는 방법을 강구하는 법률 자문을 받는 것이 필수적입니다.

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

KASAN_특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차.pdf

KASAN_경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요.pdf

KASAN_특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항.pdf

지난 3월 28일 블로그에 스프라이셀 신규화합물 특허등록을 취소한다는 EPO opposition 결정과 Appeal Board 결정을 소개하였습니다. 신규 화합물 자체만 청구한 원천특허 + 후속 의약용도 특허 상황 – 신규 화합물 특허발명의 진보성 불인정 EPO Opposition + Appeal Board Decision 이번에 Appeal Board 결정문(Decision T 488/16)이 공개되었습니다. 참고자료로 첨부해 드립니다.

특허등록취소 여부가 다투어진 등록특허 EP 1 169 038의 특허발명은 다음과 같은 신규화합물 자체입니다.

특허취소의 주된 이유로 신규화합물의 의약용도를 확인하기 전에, 또는 의약용도에 관한 충분한 기재없이 화합물 자체만 기재한 특허출원 명세서는 “Plausibility Requirement” 위반이라는 것입니다. 다소 생소한 용어인 plausible은 credible과 같은 의미입니다. 우리 특허법리로 보면 발명의 미완성 또는 광의 기재불비에 대응된다고 볼 수 있습니다.

EPO 심판부는 신규화합물 특허명세서의 기재가 plausible 하지 않다면 그것은 곧 신규화합물의 효과를 평가할 수 없는 것으로 귀결되어, 결국 신규화합물의 진보성 inventive step 흠결이라는 판단입니다.

우리나라에도 대응특허가 등록되어 있습니다. 공부삼아 사실관계와 판단이유를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

첨부: EPO Appeal Board Decision

EPO T 16 488 Appeal Decision_Sprycel case .pdf

Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc., No. 14-CV-062-WMC (W.D. Wisc.) 사건의 2017. 7. 25. 선고 판결문(judgment)을 첨부해 드립니다. 1심 법원이 최종 판결한 손해배상금액이 $506,084,992.66(대략 5천7백억원)입니다. 우리나라에서는 상상할 수 없는 진짜로 딴 나라 소식입니다. 특히 대학보유 특허로 그 같은 거액의 손해배상 판결을 받았다는데, 이것이 더 우리나라와는 무관한 딴 나라 얘기처럼 들립니다.

Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)는 미국 특허판결에 자주 등장합니다. 특허소송을 통한 특허권 행사에 적극적이라는 표시일 것입니다. 미국대학 중 기술이전 로열티 수입이 많은 대학으로 자주 기사에서 나오기도 합니다.

판결이유에 해당하는 2017. 6. 6. Opinion도 첨부합니다. 흥미로운 점은 특허침해를 인정하면서도 현재 및 장래의 특허침해행위의 금지명령(permanent injunction) 청구를 기각했습니다. 대학과 같은 NPE 특허침해금지청구라는 점을 고려한 것으로 보입니다.

반면, 장래 계속적 침해행위에 로열티율을 과거 침해부분보다 상향 조정했습니다. 즉 배심이 과거 침해분에 대한 로열티율을 $1.61 per unit로 인정하였고, 특허권자 WARF에서는 그 3배를 주장하였지만, 1심 법원은 배심 평결일 이후 계속 침해행위 부분에 대해서는 과거분에 비해 약 2배에 가까운 $2.74 per unit로 판결하였습니다. 애플은 위 판결에 대해 CAFC에 항소했다고 합니다.

첨부: 

 1. Judgment

1_WARF-judgment-7-25-17.pdf

2. Opinion

2_opinion_WARFvApple-3-14-cv-00062-wmc-6June2017.pdf

최근 미국 연방항소법원은 Genband v. Metaswitch (No.2017-1148; Fed Cir. July 10,2017)에서 특허침해 에 따른 금지명령 요건중,  irreparable harm관련 인과관계(Causal Nexus) 기준에 대한 종전 판례의 입장을  명확히 재해석하였다.

특허권자인 Genban사는 후발 경쟁업체인 Metaswitch사의 통신관련 제품에 대해 특허침해소송을 제기하였고, 배심원들로부터 특허침해에 따른 손해배상 판정을 받은 후, 법원에 영구금지명령을 신청하 였으나, 1심법원은 원고가 침해행위에 따른 irreparable harm을 입증하지 못했다는 이유로 거절하자, 원고는 항소를 제기하였고, 아래와 같은 사유로 항소법원은 1심 법원에 재심을 명령하였다.

미국 연방대법원 판례[eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006))에 따르면 특허침해소송에서도 일반 금지명령에서 같이 아래 4대요건을 충족시켜야 하는 데,.

(1) 특허권자가 치유불가한 피해를 입었는가? (irreparable harm),

(2) 금전적 손해배상으로는 피해보상이 충분치 않은가?

(3) 특허권자와 침해자간 이해 형평성

(4) 공공의 이익에 반하는가?

Irreparable harm 존재여부를 평가함에 있어, 특히, 여러 기능과 부품으로 구성된 복합제품의 경우, 특허 받은 기능과 소비자의 구매 동기간에 인과관계(causal nexus)가 입증되어야 하는 바, 이때 인과관계는 해당 기능이 구매의 유일한 동기 (the exclusive driver for demand)라야만 하는 것은 아니고, 여러 동기중 하나(one of several features for consumer demand) 이면 충족된다고 판시하면서, 1심법원은exclusive driver for demand기준으로 판단한 오류를 범했으므로 파기 환송하고 재심을 명령하였다. 즉, 침해된 특허 기능이 없었다면 구매 선호도가 상당히 감소될 것이라는 정도의 인과관계만 입증되면 irreparable harm요건은 충족된다는 것이 판례상 해석이다.  

한편, 특허권자가 침해소송 제기를 상당기간 지연한 사실과, 제소시 임시금지 가처분을 신청하지 않았 다는 사실만으로 금지명령 허가를 거부할 수는 없으나, 제소시기/가처분 신청하지 않은 사유 등은 irreparable harm존재여부를 판단함에 있어 여러 증거들과 함께 종합적으로 고려될 수 있다고 판시 하였다.  

*별첨: 판례원문 참조

Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp., No. 2017-1148 (Fed.

금지명령 인과관계기준 판례.pdf

이용태 미국변호사

대전지방검찰청이 2015년 11월 ‘특허범죄 중점검찰청’으로 지정되었습니다. 2014년 서울서부지검이 '식품·의약품 안전 중점검찰청'으로, 2015년 서울남부지검이 금융·증권범죄 수사를 전담하는 '금융범죄 중점검찰청'으로 지정된 것과 같습니다.

이에 대전지방검찰청은 2016년 1월부터 형사 1부에 ‘지식재산권 수사 전담팀’을 구성하여 운용 중입니다. 이 전담팀에는 변리사 자격과 지식재산권법 석사 학위가 있고, 관련 분야를 전공한 검사 3명 및 특허심판원 소속 특허수사 자문위원(서기관급) 4명, 수사관 등 모두 13명이 배치되었습니다. 그 성과로 2016년 대전지방검찰청에 접수된 특허수사 사건 수가 그 이전해 같은 기간보다 85%가량 증가하여, 특허 검찰청으로 자리를 잡아가고 있습니다. 아울러 적극적인 수사로 동 전담팀은 특허청과 합동으로 3천200억원 상당의 위조상품 유통업자를 적발해 2명을 구속하고 20명을 불구속하였습니다. 또한 변리사 자격 없이 특목고 진학용 스펙으로 특허출원을 대리한 발명원장도 적발하였습니다.

또한 대전지방검찰청은 특허 관련 노하우 등을 쌓기 위해 특허청·중소기업청 등과 협력을 강화하는 한편, '지식재산연구회’를 구성해 격주로 운용하고 있으며, ‘특허소송실무연구회'를 구성하여 전문성 제고를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

다만, 관할문제가 해결되지 않고 있습니다. 즉 검찰에서 조사받는 피의자는 주거지와 범죄지에서만 기소하도록 규정되어 있습니다. 예를 들어 부산 지역에서 특허 범죄로 기소된 피의자를 대전지검에서 조사하려고 할 때, 피의자가 이를 거부할 경우 강제할 권한이 없습니다. 또한 검찰청 내부에서도 관할권이 집중되는 것에 저항감이 있는 것은 사실입니다. 하지만, 전문성 제고와 효율성 증대를 위해 특허검찰청 관할 집중이 요구되어, 관련법 개정안이 이상민 의원의 발의로 상정되어 있습니다.

또한, 2016년 6월 ‘시한부 기소중지 제도’가 폐지되었습니다. 이 제도는 관련 특허심판이나 특허소송 등이 확정될 때까지 형사사건을 기소중지하는 제도입니다. 즉 특허에 대한 형사사건이 개시되어도, 관련 특허심판 및 민사 특허 소송이 종결된 이후 수사를 재개시하는 제도입니다. 하지만 이 제도가 폐지됨으로써, 특허소송이 종결되지 않은 상태에서도 형사사건의 수사가 개시될 수 있습니다. 이에 대하여 대검찰청은 지식재산권 침해를 신속하고도 강력하게 수사하여 피해를 보상한다는 강력한 의지를 표시한 것이라고 밝혔습니다.

그러므로, 특허침해 형사사건의 경우 먼저 대전지방검찰청 내지 경찰청에 고소장을 접수할 수 있습니다. 다만 피의자가 자신의 주거지에서 수사를 받기 원하여 이송 신청을 하는 경우 이를 강제할 방법은 없습니다. 따라서 일단 피의자 주거지와 범죄지에 고소장을 접수한 뒤에 ‘특허범죄 중점검찰청’으로 지정된 대전지방검찰청에 송치를 위한 신청을 하는 방안도 고려해볼 수 있습니다.

김동섭 변호사, 변리사

첨부 : 151116_보도자료(특허범죄_중점_검찰청_지정)-대전지검

151116_보도자료(특허범죄_중점_검찰청_지정)-대전지검.pdf

대전지방검찰청 ‘특허범죄 중점검찰청’ 지정 및 특허침해 형사 사건 관할.pdf

의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 법리는 명확합니다. 그러나 구체적 사례에서 명세서 기재요건 위반여부를 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 정신병 영역에서는 더욱 쉽지 않다고 봅니다.

아리피프라졸 화합물 자체와 그 정신병 치료효능은 오래전부터 잘 알려진 공지기술입니다. 그 상황에서 여러 정신병 중 조증과 우울증의 양쪽을 오가는 양극성 장애(bipolar)에도 아리피프라졸이 치료 효능이 있다는 것을 새로 발견하여 별개의 특허로 출원, 등록한 것입니다.

그런데 위와 같은 공지물질 아리피프러졸의 새로운 치료용도에 대한 명세서 기재가 특허법상 요구되는 명세서 기재요건을 충족하는 못하였다는 특허무효심판이 청구된 사안입니다.

무효주장의 핵심 포인트는 공지물질 아리피프라졸이 양극성 장애와 관련된 D2 수용체에 작용하는 길항물질인 점은 알려져 있으나 수용체 수준은 넘어서 양극성 치료효과를 직접적으로 확인하는 구체적 데이터도 기재되어 있지 않고, 양극성 장애 치료에 관한 약리기전도 명확하게 밝혀지지 않았다는 것입니다. 반면, 특허권자는 그 약리기전이 이미 밝혀진 경우라서 수용체 레벨의 데이터만으로도 충분하다고 주장하였습니다. 

특허심판원은 위 사안에서 의약용도발명의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 판단하여 특허무효 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러나 특허법원은 견해를 달리하여 의약용도발명에 대한 명세서 기재요건을 위반하여 특허무효라고 판결하였습니다. 동일한 명세서 기재내용을 두고 특허심판원과 특허법원이 달리 판단한 것입니다. 정신병 영역에서 의약용도발명을 기재하는 정도를 판단하는 것이 쉽지 않다는 점을 보여주는 것입니다.

첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 의약용도발명의 약리효과 기재요건, 특히 정신병 영역에서의 약리효과 기재 정도를 상세하게 설시하고 있습니다. 그런데 판결문을 읽고 나서도 여전히 기재요건 판단이 쉽지 않다고 생각하더라도 별로 이상하지 않습니다.

-      특허법원 판결요지 –

이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 양극성 장애 환자에 대하여 아리피프라졸이 D2 수용체 길항제이면서 동시에 5-HT1A 수용체 작용제로서 이를 투여하는 경우 조증 삽화/우울 삽화/혼재 삽화에 대한 치료효과가 있다는 점 및 위 각 삽화의 치료와 동시에 다른 증상으로의 전환 또는 다른 증상의 발현을 억제하기 위한 효과가 있다는 것이 그 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이나,

이 사건 특허발명의 상세한 설명 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상이 된 환자의 전체 수, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 양극성 장애의 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없어, 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다

다만 이 사건 특허발명의 우선일 전에 위 각각의 경우 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있다면, 위와 같은 약리 효과가 있다는 것이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하더라도 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없으므로 이를 살피건대,

이 사건 특허발명의 우선일 이전에 5-HT1A 수용체 작용제의 우울증 치료효과에 대한 약리기전 및 D2 수용체 길항제의 조증(단극성) 치료효과에 대한 약리기전은 각각 명확하게 밝혀져 있었다고 볼 수 있으나, 약물의 ‘양극성 장애 치료효과’에 대한 약리기전이 명확하게 밝혀져 있었다고 보기는 어렵다.

나아가 약리기전이란 약물이 생체 내에서 어떠한 효소 또는 수용체와 결합하여 어떠한 생화학 작용을 일으키는지에 관한 생리활성작용을 나타내는 것이므로 약리기전은 질병의 진단이나 처방 또는 치료효과의 달성과 구분되는 개념이어서 설령 단극성 우울증과 양극성 우울증에 대하여 공통적인 치료수단을 적용하여 치료효과를 얻었다고 하더라도 ‘단극성(주요) 우울증 치료효과에 대한 약리기전’이 ‘양극성 우울증 치료효과에 대한 약리기전’ 동일하여 명확히 밝혀진 것이라고 보기에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

뿐만 아니라 아리피프라졸의 양극성 장애의 치료 또는 유지라는 약리효과가 명확히 밝혀져 있었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 특허발명은 의약의 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다.” 

첨부: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 2016허8414 판결

특허법원 2016허8414 판결.pdf

Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 .pdf