(1)물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산․사용․양도․대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’).
(2)한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공․조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공․조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.
(3)간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).
(4)구체적 사안의 쟁점: ‘폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물’을 대상으로 한 조성물 발명에 관한 특허권. 피고는 조성물 자체가 아니라 그 조성물을 구성하는 ‘13종 개별 접합체 원액’을 국내에서 생산하여 러시아에 있는 다른 회사에 수출하였고, 그 다른 회사가 러시아에서 각 원액의 혼합 공정을 통하여 13가 면역원성 조성물을 완성하였는데, 피고를 상대로 피고의 행위가 특허권의 직접침해, 간접침해 등에 해당한다고 주장한 사안임
(5)대법원 판결요지: ① 13종 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없어서, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 특허권의 직접침해에 해당하지 않고, ② 피고가 국내에서 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 러시아에서 완성품으로 생산되었으므로, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다.
1.특허법 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가ㆍ품목신고 및농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
2.사안의 개요
(1)피고 국내업체에서 생산한 제품으로 외국에서 품목허가용 임상시험 사용, 특허권림범위에 속하는 제품임
(2)원고 특허권자 주장요지 – 국내업체의 생산, 판매 행위는 상업적 특허발명의 실시에 해당하므로 특허권 침해를 구성한다.
(3)특허법원 판결 요지 – 특허법 제96조 예외 해당, 특허권 침해 불인정
3.쟁점 – 생산업체 본인이 아닌 제3자에게 판매하는 경우
(1)원고 주장 – 생산업체는 연구 시험의 주체가 아닌 별개의 법적 지위에서 자신의 경제적 이익을 위하여 생산하였고 연구 시험 결과에 대한 직접적 이익은 제3자에게만 귀속되었으므로 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.
(2)특허법원 판결 – 특허권자 주장 부정, 예외 적용 인정, 특허발명의 실시자에 의한 연구․시험에 비하여 제3자에 의한 연구․시험이 특허권자의 이익을 침해할 위험성이 더 크다고 할 수도 없다. 시험적 실시의 예외를 인정하더라도 특허권자의 이익이 과도하게 침해되는 등의 불합리한 결과가 발생하지 않는다.
(3)대법원 판결 – 원심 유지, 상고기각 상고
4.국내가 아닌 해외업체용 수출의 경우
(1)특허권자 주장 - 국외 품목허가를 위한 연구․시험에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다는 주장, 특허법 제96조 제1항 제1호에서 말하는 연구․시험은 특허법의 속지주의 원칙에 따라 국내에서의 연구․시험을 의미하므로, 러시아에서의 품목허가를 위하여 생산된 경우 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.
(2)특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허발명의 실시 목적이 ‘연구 또는 시험인 것’으로 정하고 있을 뿐, 그 연구․시험의 장소가 국내일 것을 요건으로 하고 있지 않다.
(3)특허법 제96조 제1항 제1호는, 연구 또는 시험을 위하여 특허발명을 실시하는 행위는 기술발전에 기여할 수 있는 것이어서 특허권의 효력이 미치지 않도록 한 규정이다. 그런데 국제적 교류가 일상화된 현실에서 시험결과의 공유 등을 통해 해외에서의 시험이 국내에 영향을 미쳐 개량발명을 촉진하고 기술적 진보에 기여하는 계기가 될 수도 있으므로, 해외에서의 연구․시험이 국내 기술발전에 도움이 되지 않는다고 단정할 수는 없다. 따라서 위 규정의 연구․시험의 장소가 국내일 것으로 제한하는 해석은 특허법 제96조 제1항 제1호의 입법 취지에도 부합하지 않는다.
5.목적상 상업적 개발, 시험에 적용되지 않는다는 주장
(1)특허권자 주장 - 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험에 해당한다고 하기위해서는 특허발명의 실시 행위 자체가 연구․시험을 하기 위한 경우, 예컨대 특허성의 확인이나 개량발명 등을 목적으로 한 것이어야 하는데, 의약품 품목허가를 취득하여 궁극적으로 상업적 이익을 얻기 위한 것은 위 규정의 연구 또는 시험으로 볼 수 없다.
(2)특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구․시험의 목적을 기준으로 적용 범위를 나누고 있지 않고, 달리 상업적 목적이 배제되어야 한다고 볼 근거가 없다. 연구․시험의 본질상 어떤 종류의 연구․시험이라도 기본적으로 기술발전에 기여할 수 있는 가능성을 포함하고 있으므로 기술발전과 전혀 무관한 연구․시험이라는 것을 상정하기 어렵다. 또한 연구․시험은 다양한 형태로 기술발전에 기여할 수 있으므로, 반드시 특허성의 확인, 기능 조사나 개량발명 등을 통해서만 기술발전이 도모된다고 할 수 없다. 연구․시험의 목적이 무엇인지, 즉 특허성 실증이나 기술 개량을 목적으로 하는지 또는 상업적 이익을 목적으로 하는지 등에 따라 특허법 제96조 제1항제1호의 적용을 달리하는 것은 위 규정의 취지에도 부합하지 아니한다.
6.대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결
(1)특허법은 발명을 보호․장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가․품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.
(2)특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다.
(3)다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인․검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 ‘발명의 보호’와 ‘발명의 이용 도모’ 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.
(4)이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적․배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다. 피고가 국내에서 완성 백신을 생산한 행위는 특허발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한 것에 해당하고, 그로 인하여 원고들의 독점적․배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기 어려우므로, 국내에서의 완성 백신 생산 행위는 특허권의 직접침해에 해당하지 않는다.
(1)특허권자(원고) 주장요지: 부스덕트(부수품)는 조인트 키트(특허제품)와 세트를 이루어 함께 판매 및 시공되는 물품으로, 이 사건 각 특허가 포함된 것은 아니지만 조인트 키트 및 부스덕트의 기능과 목적을 고려해 보면 조인트 키트와 함께 판매될 수밖에 없다. 조인트 키트와 부스덕트는 그 설치 장소, 현황 등에 비추어 그 판매자에 의해 설치 시공(부수용역)이 이루어진다. 원고와 피고도 모두 오랜 기간 조인트 키트 및 부스덕트 판매와 함께 시공을 해 온 점에서, 피고의 각 특허침해로 인하여 원고는 조인트 키트(특허침해제품)외에도 함께 판매되는 부스덕트의 매출이익 및 시공용역 이익 상당을 상실하였을 것이고, 이러한 손해는 충분히 예상 가능하다. 따라서 피고는 이 부분 손해도 배상해야 한다.
(2)실시자 피고의 주장요지: 부스덕트와 조인트 키트는 별개의 물품이고, 부스덕트와 조인트 키트는 얼마든지 다른 형태의 제품으로 대체 가능하며, 부스덕트 내부의 도체와 도체를 연결하기 위하여 반드시 조인트 키트가 필요한 것도 아니다. 이 사건 각 특허는 피고 제품에만 적용되었으므로 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 피고 제품의 판매수량과 매출액만을 기준으로 해야 한다. 부스덕트 내부의 도체 및 조인트 키트를 연결 시공하는 행위는 단순한 노무행위에 불과할 뿐 특허권의 실시에 해당하지 않으므로 시공용역과 같은 부대 서비스에 관한 매출액은 손해액 산정에 고려해서도 안 된다.
(3)특허법원 판결요지: 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다.
(4)판단기준 법리
A.특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 ’부수품‘이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 ’부수용역‘이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 ’부수손해‘라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.
B.특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다.
C.특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다.
D.특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 ’하나의 제품을 구성하는 여러 부품‘처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.
(1)법원이 선정한 감정인의 감정 결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2006다67602 판결)
(2)법원은 감정인의 감정 결과 일부에 오류가 있는 경우에도 그로 인하여 감정사항에 대한 감정 결과가 전체적으로 서로 모순되거나 매우 불명료한 것이 아닌 이상, 감정 결과 전부를 배척하여야 할 것이 아니라 그 해당되는 일부 부분만을 배척하고 나머지 부분에 관한 감정 결과는 증거로 채택하여 사용할 수 있다(대법원 2012. 1. 12. 선고 2009다84608 판결).
(3)불리한 감정결과에 대해 다른 감정인을 선정해 재감정을 요청하는 방안은 실무상으로는 거의 받아들여지지 않습니다. 다른 감정인 선임해서 기존 감정인과 다른 감정결과가 나왔을 때 재판부에서 어느 결과를 받아들일지 난감한 상황에 처하기 때문입니다. 감정은 법원이 해당 쟁점에 대한 전문적 식견이 부족하여 전문가의 평가 및 의견을 구하는 것이므로 복수의 다른 의견보다 단일한 의견을 받기를 원합니다.
(4)소송당사자는 법원의 감정절차에 앞서 사적으로 미리 감정을 의뢰하여 감정결과를 받아 참고하는 것이 바람직합니다. 다만 사적 감정결과를 의견서로 제출하더라도 상대방에서 다른 감정결과를 제출할 수 있으므로 재판부는 양측에서 감정인 선정, 감정항목, 감정절차 등에 동의한 후 진행하는 정식 감정절차에 따른 감정결과를 우선 적용합니다. 원칙적으로 양측에서 서로 다른 감정결과를 제출하였다면 재판부에서 그 중 하나를 선택할 수도 있지만, 실무상 상대방에서 동의하지 않고 다툴 것이므로 통상 중립적인 제3자에게 정식 감정을 의뢰하는 방안을 택할 것입니다.
(5)법원에 감정결과가 제출된 후에는 당사자는 기존 감정인에 대한 사실조회신청(감정인에게 사실확인 또는 의견 요청)을 통해 감정결과에 대한 의견을 제출하면서 본인에게 유리한 의견을 구하는 방식을 취할 수 있습니다. 그 과정에서 다른 감정전문가의 의견을 첨부하는 방안도 있습니다. 사실조회신청에서 전문가의 식견이 반영되면 기존 감정인에게 감정결과에 대한 보정이나 의견 변경의 가능성도 있기 때문입니다.
(6)특허법원 판결사례 - 특허침해로 인한 손해액 산정 감정방식에 관한 피고 주장 및 판단: 피고는 감정인이 한계이익률 산정에 사용한 원가하방경직성 분석방법론은 수 개월에서 수 년 이상의 단위로 매출과 비용이 연동되는 부스덕트 사업의 한계이익 산정에 적합하지 않은 점, 동일하거나 유사한 성질의 항목에 대해 원고와 피고를 서로 달리 판단하거나, 해당 항목의 객관적인 성격에도 전혀 부합하지 않는 점에서 이 사건 감정결과를 믿을 수 없다고 주장한다.
(7)판결요지: 불수용 - 업종의 특성, 생산 공정의 성질 등에 따라 원가에 대한 분석이 달리 평가될 수 있는 점, 감정인이 사용한 방식이 회계분석 시 업계에서 사용되고 있을 뿐 아니라 그 원리나 방식이 비합리적이라고 볼 만한 사정도 없는 점에서 고정비/변동비를 단순한 항목으로 구분하는 대신 매출액 변화에 따른 실질적 변동 여부를 기준으로 판단한 감정방법이 경험칙에 반하거나 합리성이 없다고 보기는 어렵다. 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(1)기여율 관련 법리: 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우,
(2)침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.
(3)그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조).
(4)기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조).
(5)이 사건 각 특허의 기술적 의의 및 기여율 고려: 피고 실시제품은 여러 부품으로 구성되어 있고, 이러한 요소들과 피고의 인지도, 영업능력, 지속적인 연구·개발 등이 종합적으로 피고 실시제품의 이용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 따라서 피고가 피고 실시제품으로 얻은 이익액 전부가 이 사건 각 특허발명으로 인한 것이라고 볼 수는 없으므로 피고의 이익액 중 이 사건 각 특허의 침해와 관계된 부분의 기여율을 별도로 산정할 필요가 있다.
(6)이 사건 각 특허의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 종합적으로 평가하여 기여율을 산정한다. 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 이익 중 이 사건 특허의 제1항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%, 이 사건 제3 특허 제2항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%로 정한다.
(7)구체적 판단: 가) 불가결성 평가, 나) 중요성 평가, 다) 가격 비율 및 양적 비율 평가, 라) 이 사건 각 특허의 기술적 가치 등 평가, 마) 그 외 이익 발생 및 증가에 기여한 요소 - 피고의 인지도, 영업능력, 기술력, 전선 제품과 관련된 연구개발, 관련 시장에 원고와 피고 외 다른 업체의 제품도 판매되고 있는 점 등 피고 제품의 외적 요소도 이익의 발생 및 정도에 영향을 준 것으로 보이므로 기여율 산정에 고려한다.
