특허침해__글117건

  1. 2017.08.01 공유특허 법리 비교
  2. 2017.07.31 공동발명 관련 특허법리 비교
  3. 2017.07.30 미국 특허분쟁 – 공동발명자 판단
  4. 2017.07.29 미국 특허분쟁 사례 - 공동발명자 판단기준과 위반 효과
  5. 2017.07.28 공동연구개발분쟁 + 공동발명자 확정 + 특허무효 여부
  6. 2017.07.27 직무발명자 배임행위 + 타인명의등록 모인특허 + 사용자의 권리회복 방안
  7. 2017.07.25 미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법: Amicus Curiae Brief 제도
  8. 2017.07.21 미국연방대법원 상고심 절차
  9. 2017.07.21 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정
  10. 2017.07.18 공유특허권 매각 후 대금분할방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결: 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
  11. 2017.07.18 유럽특허소송 관련 실무적 사항
  12. 2017.07.17 미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold
  13. 2017.07.14 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례
  14. 2017.07.12 특허무효와 특허권의 행사로 인한 업무방해죄 책임여부
  15. 2017.07.10 프로포폴 바이알 마개 특허무효 IPR 결정 : Bass v. Fresenius Kabi
  16. 2017.06.14 정형외과 전문의 의료기기 아이디어제안 + 의료기기 회사의 영업비밀침해 인정 + 손해배상으로 과거 Net Sale의 5% + 장래 15년 판매 Net Sale 5% 로열티 인정 미국판결
  17. 2017.06.14 영업비밀보호법과 특허법의 논리구분 – 새로운 기술 아이디어 제안 후 무단 사용자에 대한 권리주장은 영업비밀보호법이 훨씬 유리
  18. 2016.08.25 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결
  19. 2016.08.24 Wyeth의 Tigecycline 주사제 조성물 특허분쟁 국내사건 심결 및 판결
  20. 2016.06.30 성형용 의료용 실에 대한 균등침해 판단: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결
  21. 2016.06.14 존속기간연장등록 특허의 존속기간 만료일에 대한 공중의 신뢰 상실
  22. 2016.05.26 일본 동경고등 지식재산전문법원 5인 합의체 특별재판부의 균등론 적용기준 확대 판결
  23. 2016.05.19 민법상 공동불법행위의 성립요건: 대법원 2016. 4. 12. 선고 2013다31137 판결
  24. 2016.05.02 Healthcare 관련 Wearable Device 분야 분쟁사례 Jawbone v. fitbit 다양한 복수의 소송 중 하나 ITC 2016. 4. 27 결정 – Jawbone 특허무효 판단 fitbit 승소
  25. 2016.04.29 Repatha® (Evolocumab) 미국특허소송 Amgen v. Sanofi & Regeneron 특허유효 + 침해인정 배심평결
  26. 2016.04.25 OPANA ER (oxymorphone) & LIDODERM (lidocaine patch 5%)의 오리지널 회사 Endo Pharmaceuticals과 제네릭 회사 Watson & Impax 사이 "pay–for-delay" agreement 혐의 소송개시
  27. 2016.04.18 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결
  28. 2016.04.14 Lyrica (성분: pregabalin) 통증치료 적응증을 제외한 제네릭 대상 특허침해소송 프랑스판결
  29. 2016.03.08 Carnegie Mellon Univ. (CMU) v. Marvell 미국특허침해소송 2016. 2. 17. 화해종결: Marvell사에서 특허권자 CMU에 US$750 million (약9천억원) 지불하기로 합의
  30. 2016.03.08 특허권자 캐나다 Queen's University v. 삼성전자 미국특허소송 중 “Patent Agent Privilege” 인정 CAFC 판결

 

 

 

 

 

작성일시 : 2017.08.01 13:00
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작성일시 : 2017.07.31 13:00
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작성일시 : 2017.07.30 13:00
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작성일시 : 2017.07.29 13:00
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작성일시 : 2017.07.28 13:00
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작성일시 : 2017.07.27 13:00
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미국에서 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다. 라틴어인 amicus curiae "friend of the court"라는 의미입니다. 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다.

 

특정사건에서 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들 뿐만 아니라 동종업계 회사 등 이해관계자들도 의견서를 제출할 수 있습니다. 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다.

 

amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

미국법원은 원칙적으로 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다.

 

그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

물론 여론재판이 옳다는 것은 아니지만 사회적으로 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고한다면 보다 타당하고 정확한 판결에 이를 수 있을 것입니다. 그와 같은 과정을 통해 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 바람직하다 싶습니다.

 

참고로 중요사건의 경우 미국 CAFC에서는 구성원 재판관 전원이 심리와 결정에 참여하는 en banc 재심리제도를 두고 있습니다. 이것도 중요한 쟁점에 대해 조금이라도 나은 판결을 도출하려는 노력입니다.

 

우리나라 특허심판원에서 운영하는 5인 심판관 구성의 확대심판부, 특허법원의 특별재판부도 미국 en banc와 동일한 취지의 제도일 것입니다. 여기서 한걸음 더 나아가서, 관련 정부부처, 협회 등 단체, 대학교수 등 학술 연구자, 동종업계 회사 등 산업계 의견까지 공식적으로 청취할 수 있는 여론수렴 수단인 amicus brief 제도의 도입까지도 고려해볼만 하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.25 09:07
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미국연방대법원의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거치는지 등을 관련 사항을 간략하게 정리합니다.

 

1. 상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

 

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다.

 

2. 상고허가신청 심리 및 결정

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클럭으로써트 풀(Cert pool)’을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

 

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

 

3. 상고심 절차 및 판결

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.

 

KASAN_미국연방대법원 상고심 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.21 11:00
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우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

      (a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

      (f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

KASAN_미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.21 10:00
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통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

KASAN_공유특허권 매각 후 대금분할방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결_대법원 2014. 8. 20.

 

 

 

작성일시 : 2017.07.18 09:00
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1. 특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

 

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다. 또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. , 독일에서 판매되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된 독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는 것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는 부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일 특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

 

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

 

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

 

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention, Agreement)은 모든 체약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. , 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장차 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

 

2. 특허침해소송 법원선택의 문제

 

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인지가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

 

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나옴으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

 

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

 

3. 유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

 

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. , 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

 

4. 유럽특허소송에 대한 대응방안

 

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친 때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

 

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부만을 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

 

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

 

5. 독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

 

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해주장을 담은 답변서를 제출해 둠으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

 

KASAN_유럽특허소송 관련 실무적 사항.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.18 07:00
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1. 미국특허소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.17 07:00
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.14 13:00
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1. 판결동향

 

특허권자가 특허침해금지를 요구하는 경고장을 보내는 것은 적법한 권리행사이다. 그런데, 특허가 나중에 무효로 된 경우 특허권자가 허위사실 유포로 인한 업무방해죄로 처벌받는 사례가 종종 있었다. 종전 특허권자가 특허권 행사로 인해 형사처벌을 받았던 하급심 판결들이 있었지만, 대법원 2010. 10. 28. 선고 20094949 판결에서 특허권자의 고의를 부정하고 무죄로 판단한 사례가 있었습니다. 상당기간이 지난 지금까지 후속 대법원 판결이 없어서 아쉽지만, 위 대법원 판결 내용을 정리해 드립니다.

 

2. 형법 규정 및 종전 하급심 판결의 내용

 

형법 제314조 제1항은 “허위의 사실을 유포하거나 기타 위계 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1 5백만원 이하의 벌금에 처한다”라고 규정하고 있습니다. 판례에 따르면, ‘업무’는 사실상 범위에 거의 제한을 두지 않고, ‘방해’ 또한 그 현실적 방해를 요구하는 것이 아니라 일말의 위험성만 인정되어도 족하다고 보므로, ‘업무방해’ 부분은 실무상 거의 문제되지 않는다. 또한 물리력의 행사를 의미하는 ‘위력’과 타인을 속이는 일체행위를 말하는 ‘위계’도 특허권 행사와는 큰 관계가 없습니다.

 

결국, 특허권 행사로 인한 업무방해의 인정여부는 특허무효로 처음부터 특허권이 없었던 것으로 보는 경우 무효확정 전에 특허권 행사가 ‘허위의 사실을 유포하는’이라는 요건에 해당하는지 여부에 달려 있었습니다. 이제까지 하급심 법원은 무효의 소급효를 중시하여 무효로 되는 특허권에 기초한 경고장은 허위사실을 포함하고 있고 또한 이것을 당사자를 넘어서 거래처 등 불특정 다수에게 보내면 허위사실을 전파시키는 유포행위로 보았습니다. 이렇게 판단하면 특허권자에게는 꼼짝없이 업무방해죄가 성립할 수 있게 된다. 대부분의 경우 명예훼손죄도 동시에 인정됩니다.

 

3. 대법원 2010. 10. 28. 선고 20094949 판결

 

. 사실관계

 

대상특허에 대해 무효심판이 청구되었고 특허심판원에서 진보성 결여를 이유로 무효심결이 난 후, 특허권자가 특허법원에 제기한 심결취소소송이 계속 중인 상황이었습니다. 특허권자는 경쟁회사 A의 거래처에 ‘A가 생산, 판매하는 제품은 자신의 특허권을 침해한 제품이다‘라는 내용증명을 발송하였고, 자신의 홈페이지에도 이와 같은 내용의 공지문을 올렸습니다.

 

그 후 대상 특허는 대법원에서 결국 무효로 확정되어 소멸되었다. 실시자 A회사는 특허권자를 허위사실 유포로 인한 업무방해, 명예훼손, 정통망법상 명예훼손으로 고소하였고, 수사 후 검사는 특허권자를 허위사실을 유포한 책임이 있다고 판단하여 기소하였습니다.

 

. 대법원 판결요지  

 

하급심은 허위사실 유포를 인정하여 모두 유죄로 판결하였으나, 대법원은 견해를 달리하여 무죄 취지로 원심을 파기 환송하였습니다. 대법원은 판결에서 명예훼손죄 등이 성립하려면 “적시 사실이 허위이어야 할 뿐만 아니라 피고인이 그 사실을 적시할 때 적시사실이 허위임을 인식하여야 하고, 그 인식에 대한 입증책임은 검사에게 있다”고 판시하여, 무효의 소급효로 특허권 주장이 결국 허위사실로 되는 것만으로는 부족하고, 특허권자가 당시 허위사실에 대한 인식, 즉 고의(범의)를 가지고 행위를 했음을 입증하여야 한다는 판단기준을 제시하였습니다.

 

대법원은 위 사안에서 “당시 대상 특허발명에 대한 무효심결이 있었다는 사유만으로 위 심결이 확정되지 않은 상태에서 그 무효사유를 알고 있었다고 단정하기 어렵고, A회사 제품이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있어 특허권을 침해하는 것이라고 판단할 여지가 없지 않은 사정들에 비추어 당시 적시사실이 허위라는 인식이 있었다고 보기 어렵다”고 판단하였습니다. 진보성 결여로 무효심결이 있었고, 결국 추후 무효로 확정되었다는 사정만으로는 허위인식에 관한 검사의 입증책임을 다했다고 보기 어렵다는 것입니다.

 

4. 대법원 판결의 실무적 의미  

 

특허권 행사 후 대상 특허가 무효로 된 경우 특허권자에게 어떤 형사책임을 지울 수 있는지를 자세하게 설시한 최초의 대법원 판결입니다. 무효의 소급효 때문에 장차 무효로 확정된 특허권의 침해주장은 소급하여 언제나 허위사실에 관한 주장으로 귀결됩니다.

 

이와 같은 경우 법원은 무효의 소급효를 중시하는 입장이었습니다. 대법원 20094949 판결도 무효의 소급효로 인해 특허침해가 허위사실에 해당한다는 점에 대해서 별다른 이의가 없는 것으로 보입니다.

 

그러나, 그것만으로는 부족하다고 보고, 특허권자가 허위사실을 인식하였는지에 대해서는 이제까지의 하급심 판결들과 달리 엄격한 기준을 제시하였습니다. 무효심결이 있었으나 확정 전이라면 특허무효를 인식했다고 쉽게 단정해서는 안된다는 취지입니다.

 

구체적으로 무효사유가 진보성 문제이고 특허법원에 심결취소소송이 계속 중이라는 점이 중요하게 고려되었을 것입니다. 그와 같은 상황에서 특허권자가 강하게 특허유효를 주장하고 있었다면 특허무효를 전제로 하여 허위사실에 대한 인식이 있었다고 보기는 어려울 것입니다.

 

그렇다고 특허권자가 부인하면 항상 고의가 없었다고 단정해서는 안됩니다. 형법상 고의는 확정적일 필요까지는 없고 미필적 고의의 존재만으로도 충분하기 때문입니다. 여기서 미필적 고의의 대상은 허위사실 유포행위에 대한 것이므로, 결국 대상 특허가 무효로 확정될 가능성, 그로 인해 특허권 주장이 허위사실이 될 수 있는 위험성을 용인하는 내심의 의사가 있었는지 여부로 평가될 것입니다.

 

판례는 행위자 내심의 의사인 고의, 특히 미필적 고의를 당사자가 부인하거나 직접 증거가 없어도 인정할 수 있다는 것입니다. , 행위자의 행태, 전후 상황 등 정황증거를 종합적으로 고려하여 일반인의 입장에서 합리적으로 판단할 때 행위자가 허위사실 여부를 용인하였는지 여부에 관한 심리상태를 추인하여 인정할 수 있습니다.

 

결국, 수사 단계에서는 검사, 공판단계에서는 판사가 어떤 심증을 형성하는지 여부에 달려 있습니다. 참고로 예를 들면, 대법원은 허위사실유포죄 사건에서 그 소문의 진실성에 강한 의문을 품고서 공표하면 적어도 미필적 고의가 인정된다고 판시한 사례(대법원 2002. 2. 10. 2001193 결정)가 있습니다.

 

대법원 20094949 판결 사례에서도 특허권자는 부인하였지만 검사와 하급심 판사들은 특허권자의 고의를 인정하였습니다. 특허침해 주장 시점이 무효심결이 난 이후라는 사정이 중요하게 작용했을 것으로 추측됩니다. 그러나, 대법원은 그와 같은 사정만으로는 허위사실에 대한 인식이 있었다고 단정할 수 없다고 보다 엄격하게 보았습니다.

 

무효심결 이후 특허법원에서 심결취소소송이 계속 중으로 무효가 확정되기 전이었으므로 검사에게 허위사실 인식에 관한 증명책임을 더 엄격하게 요구하는 취지로 해석됩니다. 만약, 특허권자를 조사하는 과정에서 무효 가능성을 인정하는 듯한 불리한 진술이 있었거나, 또는 그 시점이 특허법원에서도 무효로 판결된 이후에 대법원에 상고 중이었다면 달리 판단되었을 가능성이 높습니다. 사법통계에 따르면 특허법원 판결이 대법원에서 파기 환송되는 확률이 10%미만으로 특별한 사정이 없다면 무효가 거의 확정적이기 때문입니다.

 

KASAN_특허무효와 특허권의 행사로 인한 업무방해죄 책임여부.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.12 12:00
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Fresenius Kabi에서 등록한 미국특허 제8,476,010호 발명은 propopol 주사제의 바이알 마개 소재를 실리콘 코팅한 고무마개로 특정한 것입니다. 출원일 당시 시판 중인 propopol 제품인 Diprivan 바이알의 마개는 bromobutyl rubber 소재였습니다. 해당 특허의 대표 청구항을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1.     A sterile pharmaceutical composition of propofol in a container, comprising:

a container which includes a closure and a composition in the container, and

the composition in the container comprising from 0.5% to 10% by weight propofol and from about 0 to about 10% by weight solvent for propofol,

where when the composition in the container sealed with the closure is agitated at a frequency of 300–400 cycles/minute for 16 hours at room temperature, the composition maintains a propofol concentration (w/v) measured by HPLC that is at least 93% of the starting concentration (w/v) of the propofol;

where the closure is selected from the group consisting of siliconized bromobutyl rubber, metal, and siliconized chlorobutyl rubber.

 

쟁점은 공지기술 bromobutyl rubber 마개를 siliconized bromobutyl rubber 마개로 변경한 것에 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부입니다. 소재만 다른 마개로 교체하는 간단한 발명인데 USPTO 심사관은 진보성을 인정하여 특허등록을 허용하였습니다.

 

IPR에서 특허권자 주장의 핵심요지는, 공지기술 자료 중 어디에도 선행발명의 마개가 문제가 있거나 다른 소재의 마개로 교체해여 한다는 증 기술적 과제나 발명의 필요성에 대한 언급이 전혀 없다는 점에서 특허발명에 대한 motivation를 찾아볼 수 없다는 것입니다. 따라서 진보성을 부정할 근거가 없다고 주장합니다.

 

PTAB Board에서는 선행기술자료에서 특정제품에 관한 사항을 명시적으로 언급하지 않았다고 하더라도 일반적 문제점의 해결수단에 관한 기술적 상식으로도 소재변경에 관한 동기를 뒷받침하는데 충분하다고 판단하였습니다. (Even where the prior art does not explicitly disclose any issues with a particular commercial product, knowledge of a solution to a general problem may provide sufficient motivation for a POSA to modify the product.)

 

특별한 판결은 아니지만 가끔 너무 간단해서 기술문헌에서 명시적 기재나 설명 등 확실한 근거를 찾지 못한 경우 기술적 상식을 근거로 진보성을 판단한 사례입니다. 참고로 첨부한 결정문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: IPR 결정문

IPR2016-00254.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.10 14:00
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앞서 소개한 Bianco v. Globus Medical 사건의 미국법원 2014년 선고 판결입니다. 흥미로운 점은 의료기기 회사의 영업비밀침해책임을 인정한 다음, 의료기기 회사에 대해 발명자 의사에게 손해배상으로 해당 의료기기의 과거 판매 Net Sale5%에 달하는 로열티와 장래 15년 동안 판매될 의료기기 Net Sale 5%에 해당하는 running royalty를 지급해야 한다고 판결하였습니다. 판결당시 과거 판매분에 대한 손해배상액은 $4,295,760(45억원)입니다.

 

그런데 의료기기회사 Globus Medical에서는 영업비밀도 일정한 보호기간을 상정할 수 있는데, 위 의료기기에 대해서 과거 판매분은 물론 장래 15년 동안 판매분에 대한 로열티까지 지급하라는 판결은 그 영업비밀보호기간을 넘어서까지 손해배상을 명령한 것으로서 부당하다고 주장합니다.

 

원칙적으로 영업비밀은 기술개발의 Head Start 기간만 보호하면 충분하고, 그 기간은 통상 단기간으로서 특허존속기간과 구별해야 한다는 입장입니다. 문제된 의료기기의 경우 판결일 당시 연구개발에 필요한 Head Start 기간은 모두 경과하였다고, 과거 침해분에 대한 손해배상으로 충분하다고 주장하였습니다. 또한, 특허침해의 경우 그 특허발명이 적용된 제품의 판매에 대한 running royalty를 기초로 손해배상액을 산정할 수 있지만 trade secret의 경우 보호기간 때문에 동일한 법리를 적용하면 안된다고 주장하였습니다.

 

미국법원은 침해자 Globus Medical의 주장을 받아들이지 않았습니다. 오히려 만약 당사자가 trade secret license 계약을 체결하였다면, 영업비밀기술이 적용되는 제품이 판매되는 기간 동안 그 판매제품에 대한 reasonable ongoing royalty를 채택하였을 것이라고 보았습니다.

 

그와 같은 가상의 라이선스 계약(hypothetical license negotiation)을 기준으로 영업비밀침해로 인한 손해배상액을 산정할 수 있다고 보았습니다. 관련 의료기기 분야의 라이선스 관련 증거자료에 따르면 통상 라이선스 로열티 지급기간이 약 15년이었습니다. 미국법원이 장래 15년 판매분에 대한 경상로열티를 손해배상으로 산정한 이유입니다.

 

한편, 원고 영업비밀보유자는 장래 경상로열티를 현재가치로 환산해서 한번에 즉시 지급할 것을 청구하였지만 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 통상 판결일 기준으로 현재가치로 환산하여 판결하는 우리나라 재판실무와는 다른 입장입니다. 그 이유로 미국법원은 침해자가 실제로 제품을 판매하는 경우에만 Net Sale 5%로 산정되는 금액을 손해액으로 받을 수 있고, 침해자가 영업비밀 기술을 더 이상 사용하지 않는다면 그때부터 경상로열티를 지급하지 않아도 된다는 입장입니다.

 

영업비밀 침해사건에서 손해배상액을 산정하는 것은 매우 중요합니다. 우리나라 재판실무는 Head Start 기간을 정하여 해당 영업비밀의 보호기간으로 봅니다. 영업비밀 보호기간은 특허존속기간과 같다는 입장에서 침해로 인한 손해배상액을 산정합니다. 이론적으로는 가상의 라이선스 로열티를 기초로 하는 손해배상액 산정도 가능하지만 실제로 적용한 판결은 아직까지 없는 것 같습니다.

 

여러 측면에서 위 미국판결은 매우 흥미롭습니다. 영업비밀관련 실무적으로도 중요한 내용으로 생각합니다. 첨부한 미국판결을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국판결 Bianco v. Globus Medical 사건

미국판결_Bianco vs Globus Medical.pdf

 

작성일시 : 2017.06.14 10:00
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특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다. 그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다. 이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 특허법 논리와 영어비밀 보호법 논리는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.

 

미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여 주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.

 

그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다. 영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

 

 

작성일시 : 2017.06.14 09:00
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-- 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결 --

 

종래 특허법리에 따라 판단한 사례이고 특별히 새로운 법리를 판시한 것은 아니지만 참고자료로 최근 선고된 특허침해소송 1심 판결을 소개합니다. 위 판결요지는 다음과 같습니다.

 

"어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2009832 판결 등 참조).

 

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정 되지 않은 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

 

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다.

 

따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다.

 

또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구 할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나다.

 

이러한 점들을 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리판단 할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 1. 19. 선고 201095390 전원합의체 판결 등 참조)."

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결

서울중앙지법 2015가합557430 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.08.25 17:00
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-- WyethTigecycline 주사제 조성물 특허분쟁 국내사건 심결 및 판결 --

 

앞서 미국 PTAB(IPR 결정) CAFC에서 공지의약 조성물 특허의 진보성을 인정한 판결 소식을 전했습니다. 국내 제약회사와 사이에서 진행 중인 무효심판 심결과 특허침해소송 1심 판결을 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부

1. 특허무효심판 심결

1_무효심판 심결_2014100003424_.pdf

2. 특허침해소송 1심 판결

2_서울중앙 2016가합503614_판결.pdf 

 

작성일시 : 2016.08.24 09:14
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-- 성형용 의료용 실에 대한 균등침해 판단: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결 --  

 

1.    특허청구범위 vs 실시제품

 

                        

 

 

2. 쟁점: 균등여부 - 구성 3에 관한 판단

 

"구성 3은 메쉬부재가 이를 관통하는 생체 삽입용 실과 양단부에서만 실로 묶여서 결합되는 반면, 피고 실시제품은 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실이 겹쳐지는 부분 전반에 걸쳐 간격을 두고 점점이(도트) 초음파 융착되어 결합하는 점에서 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실의 결합 부위 및 수단에 차이가 있는 바, 위 두 구성이 균등관계에 있는지 여부가 쟁점이 된다.

 

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 구성3과 이에 대응이 되는 피고실시제품의 구성이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식과 초음파 융착 결합 방식은 실질적으로 동일한 적용 효과를 나타낸다고 보기 어렵다. 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식은, 시술 후 이물감 발생 가능성(얼굴과 같이 피부조직이 얇은 부위에서 특히 문제가 될 수 있다), 매듭 부위의 실이 똑바로 펴지지 않고 꺽이는 현상 발생, 대량생산이 어려운 점 등의 문제점이 있다. 이에 피고 회사는 2011. 11. 24.경부터 다른 결합 방식의 개발에 착수하여 2012. 2. 28.경 위와 같은 문제점을 극복한 초음파 융착 방식을 채택하였고, 그 후 연구 개발을 계속하여 2012. 4. 19.경 피고들 실시제품에 적용되는 결합 방식을 완성하였다. 한편, 원고 회사의 제품도 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식이 아닌 가열 융착에 의한 결합 방식을 사용하는 것으로 보인다. 실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식을 초음파 융착결합 방식으로 치환하는 것이 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 보기도 어렵다. 합성수지 제품에 있어 초음파를 이용한 융착 방식이 널리 사용되기는 하나, 의료용(생체 삽입용) 합성수지 실의 매듭을 대체하는 결합 방식으로까지 널리 사용된다거나 이를 통상의 기술자가 용이하게 유추할 수 있다고 단정하기는 어렵다."

 

3. 특허청구범위 제3항이 독립항인지 종속항인지 여부

 

"특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것이 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 20043546 판결 등 참조).

 

이 사건 특허벌명의 청구항 제3항의 문언(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 하는”)을 보더라도 실로 묶는 결합을 접착제 등에 의한 결합으로 대체하는 내용이라고 단정하기 어려운 점(일반적인 사용례나 그 문맥에 비추어 위 뿐만 아니라대신에”, “외에도와 같이 앞의 내용을 배제하는 것으로 해석된다고 단정하기 어렵다), ② 반면 이 사건 특허발명의 청구항 제3항의 문언을 메쉬와 실의 보다 확실한 결합을 위하여 이 사건 제1항 발명의 매듭 결합 방식에 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 방식을 부가하는 발명으로 해석할 여지도 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에도 청구범위의 기재를 단순히 반복하는 수준으로만 기재되어 있을 뿐(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 한다”, “묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 접착부재로 접착시키거나 소재를 가열압착시켜 부착시킬 수도 있다”), 실로 묶는 결합 방식을 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 결합 방식으로 대체할 수 있다는 점이 구체적으로 개시되거나 암시되어 있지 않은 점, ④ 이 사건 특허발명의 명세서에 첨부된 도면들에도 실과 메쉬가 매듭으로 결합된 형태만이 도시되어 있는 점 등에다가 설령 원고 A가 이 사건 제3항 발명을 독립항으로 하려는 내심의 의사가 있었더라도 그 특허청구범위를 명확히 기재하지 못한 책임은 출원인이 져야 하는 점을 보태어 보면, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에 의료용 접착제 등의 부착부재로 부착시키는 구성을 추가한 종속항으로 봄이 옳다.

 

따라서 피고실시제품의 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항에 불과한 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 여지도 없다."

 

특허비침해 결론

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결

서울중앙지법 2015가합546911 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.30 17:16
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-- 존속기간연장등록 특허의 존속기간 만료일에 대한 공중의 신뢰 상실 -- 

 

특허등록원부에 대한 공중의 신뢰가 요즈음 보다 더 낮은 때가 있었는지 의문입니다. 존속기간연장등록 특허가 소멸되는 때, 즉 연장된 존속기간의 만료일을 특허등록원부의 기재만으로 판단한다면 큰 불이익을 당할 수도 있습니다.

 

최근 서울중앙지방법원에서 특허등록원부에 기재된 존속기간만료일 이전에 특허권이 소멸되었을 것으로 보는 판결이 연달아 나왔습니다. 앞으로도 동일, 유사한 판결이 더 나올 것 같습니다.

 

결국 특허존속기간연장등록특허의 특허등록원부에 기재된 존속기간 만료일, 즉 특허권 소멸일자를 그대로 믿어서는 안된다는 의미입니다.

 

그렇다고 그 특허권 소멸일자를 언제라고 판단하는 것도 어렵습니다. 존속기간 연장기간을 정확하게 산정할 수 있는 근거 자료를 공개하지 않기 때문입니다. 특허권자와 특허청만 알고, 그 정확성을 체크할 중요한 이해관계를 갖고 있는 자와 일반 공중은 알 수 없습니다. 공중이 존속기간 연장기간에 대해 신뢰할 수 없는 구조입니다.

 

현재 존속기간연장등록특허의 경우 특허등록원부로 그 특허권이 언제까지 존속한다는 공시기능을 거의 상실한 것으로 보아야 할 것입니다.

 

가장 중요한 특허공문서인 특허등록원부를 공중이 신뢰할 수 없는 상황은 그 이유가 무엇이든 바람직하지 않습니다. 관련 자료를 공개하고, 공중심사를 통해 정확한 존속기간 연장기간을 확인하는 것만이 특허등록원부의 공신력을 회복하는 길이라 생각합니다.

 

작성일시 : 2016.06.14 16:33
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-- 일본 동경고등 지식재산전문법원 5인 합의체 특별재판부의 균등론 적용기준 확대 판결 --

 

일본대법원 1998Ball Spline Bearing 판결에서 제시한 특허침해 균등론 적용요건은 우리에게도 잘 알려져 있습니다. 수많은 검토와 토론을 거친 내용입니다. 그 후 나온 우리나라 대법원의 균등론 판결은 그 핵심내용은 동일하지만 구체적 내용은 조금 다릅니다.

 

얼마 전 받은 뉴스레터는 동경고재 지식재산전문법원 확대재판부가 2016. 3. 25. 특허침해소송에서 균등론 적용범위를 확대하는 판결을 했다는 것입니다. 균등침해의 폭을 확대하여 특허권 보호를 강화한 판결이라고 합니다.

 

위 일본판결의 요지는 다음과 같습니다. (1) 변경된 구성요소가 특허발명의 필수적 구성요소가 아닐 것이란 요건의 판단기준을 완화하였습니다. 본질적 구성은 발명의 과제 및 해결수단과 그 효과를 파악한 다음, 공지기술에 비추어 특유의 기술적 사상을 갖는 특징적 요소인지로 판단해 왔습니다. 이때 특허청구범위 기재내용만으로 엄격하게 판단하지 않고 명세서 전체 기재와 종래기술 내용을 참작할 수 있다는 것입니다.

 

일본판례의 논리는 복잡하지만 그 요지는 종래 변경된 구성요소가 (1) 요건을 충족하지 못한다는 이유로 균등론 적용범위를 엄격하게 좁게 해석하던 것을 그 적용범위를 완화한다는 것입니다.

 

참고로 위 (1) 요건은 우리 대법원 판결에서 제시한 5가지 요건에는 포함되지 않는 포인트입니다.

 

그 다음으로, (2) "의식적 배제" 요건의 판단기준을 완화하였습니다. 침해혐의 기술내용이 명세서 기재내용과 다르다는 것만으로 의식적 배제로 볼 수 없습니다. 출원 당시 평균적 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 기술내용을 명세서 또는 청구항에 기재되지 않았다고 하여도 "의식적 배제"라고 단정하지 않는다는 것입니다.

 

결론적으로 균등론 적용요건을 완화하여 그 적용범위를 확대했다고 합니다. 그 중에서도 "의식적 배제" 요건을 완화하여 균등침해 인정범위를 확대한다는 내용이 중요합니다. 특허보호 강화 경향을 보여주는 일본판결입니다. 우리나라에도 영향을 미칠 것으로 생각합니다.

 

첨부

1. 영문 뉴스레터

1_SHIGA IP NEWS vol.44.pdf

 

 2. 일문 뉴스레터

2_판결 평석_일본어 뉴스레터.pdf

 

3. 일본동경고재 판결   

3_일본동경고재 판결 원문.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.26 08:30
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-- 민법상 공동불법행위의 성립요건: 대법원 2016. 4. 12. 선고 201331137 판결 --

 

1.     민법상 공동불법행위는 객관적으로 관련 공동성이 있는 수인의 행위로 타인에게 손해를 가하면 성립하고, 행위자 상호 간에 공모는 물론 의사의 공통이나 공동의 인식을 필요로 하는 것이 아니다.

 

2.     또한 공동의 행위불법행위 자체를 공동으로 하거나 교사방조하는 경우는 물론 횡령행위로 인한 장물을 취득하는 등 피해의 발생에 공동으로 관련되어 있어도 인정될 수 있다.

 

3.     불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정할 때 당연히 이를 참작하여야 하고, 배상의무자가 피해자의 과실에 관하여 주장을 하지 아니한 경우에도 소송자료에 따라 과실이 인정되는 경우에는 이를 법원이 직권으로 심리판단하여야 한다.

 

4.     피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없으나,

 

5.     이는 그러한 사유가 있는 자에게 과실상계의 주장을 허용하는 것이 신의칙에 반하기 때문이므로, 불법행위자 중 일부에게 그러한 사유가 있다고 하여 그러한 사유가 없는 다른 불법행위자까지도 과실상계의 주장을 할 수 없다고 해석할 것은 아니다.

 

6.     피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 바로 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것이 허용되지 아니하는 것은, 그와 같은 고의적 불법행위가 영득행위에 해당하는 경우 과실상계와 같은 책임의 제한을 인정하게 되면 가해자로 하여금 불법행위로 인한 이익을 최종적으로 보유하게 하여 공평의 이념이나 신의칙에 반하는 결과를 가져오기 때문이므로, 고의에 의한 불법행위의 경우에도 위와 같은 결과가 초래되지 않는 경우에는 과실상계와 공평의 원칙에 기한 책임의 제한은 얼마든지 가능하다."

 

작성일시 : 2016.05.19 09:22
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-- Healthcare 관련 Wearable Device 분야 분쟁사례 Jawbone v. fitbit 다양한 복수의 소송 중 하나 ITC 2016. 4. 27 결정 – Jawbone 특허무효 판단 fitbit 승소 --

 

성공한 벤처 fibit에 대해 경쟁회사 Jawbone의 특허침해소송, 영업비밀침해소송, ITC 소송 등 일련의 공격이 계속 중입니다. 그 중 ITC에서 2016. 4. 27. Jawbone 보유 USP No.  8,961,413 & 8,073,707"abstract ideas of collecting and monitoring sleep and other health-related data”라는 이유로 미국특허법 제101조 위반으로 무효라고 판단하였습니다. 다만, trade secret 침해여부는 계속 심리한다고 합니다. 영업비밀 침해주장 부분에 대한 재판은 5월 초순경으로 예정되어 있다고 합니다. 참고로 fitbit은 한국인 창업자 및 CEO 스토리로 언론매체의 관심을 끌었습니다.

 

작성일시 : 2016.05.02 08:58
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-- Repatha® (Evolocumab) 미국특허소송 Amgen v. Sanofi & Regeneron 특허유효 + 침해인정 배심평결 -- 

                         

                

미국 델라웨어지방법원에서 2016. 3. 16. 암젠의 특허유효 + 사노피 후발제품의 특허침해를 인정하는 배심평결(Jury Verdict)이 났다는 뉴스입니다.

 

암젠 특허는 USP No. 8,829,165 & No. 8,859,741로서 proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)에 대한 human monoclonal antibody 발명입니다. 암젠의 신약 상품명은 Repatha, 유효성분 일반명칭은 evolocumab, 효능효과는 혈액에서 LDL cholesterol 레벨을 낮추는 것입니다.

 

배심평결은 특허유효 + 특허침해라는 것에 한정되므로, 암젠은 향후 손해배상청구를 추가할 예정이라고 밝히고 있습니다. 미국법원에서 배심평결에 따라 조만간 특허침해 판결을 먼저 한 후 손해배상 쟁점을 추가 재판할지 아니면 손해배상까지 심리한 후 하나의 판결을 할지는 조금 더 지켜보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2016.04.29 08:53
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-- OPANA ER (oxymorphone) & LIDODERM (lidocaine patch 5%)의 오리지널 회사 Endo Pharmaceuticals과 제네릭 회사 Watson & Impax 사이 "pay–for-delay" agreement 혐의 소송개시 --

 

미국 공정위(FTC)에서 2016. 3. 30. 제네릭 의약품 발매를 저지하기 위한 “pay-for-delay” settlement agreement 관련 공정거래법 위반혐의로 소장을 접수했습니다. 공개된 소장을 첨부해 드립니다. 소장에서 당사자 사이 거래금액 등 민감한 정보는 삭제되었지만, 미국 공정위에서 문제 삼는 계약의 배경, 쟁점 등을 기재하고 있습니다. 비록 미국소송이자만 한국 제약업계 실무자도 참고할만한 좋은 사례입니다.

 

제네릭 발매와 관련되는 공정거래법 위반의 소지는 퍼스트 제네릭의 우선판매품목허가와 연계되는 경우가 많습니다. 위 소장에서도 특히 LIDODERM의 퍼스트 제네릭 권리를 확보한 Watson180-day exclusivity와 관련된 부정경쟁행위 혐의에 대해 상세하게 지적하고 있습니다.

 

양사의 Lidoderm Agreement에 따르면 퍼스트 제네릭 발매지연의 대가로 오리지널사에서 제네릭사에게 2013 1월부터 8월까지 매월 $12 million( 14십억원)에 해당하는 오리지널제품을 공급한다고 합의했습니다. $96 million( 11백억원)에 이르는 거액입니다. FTC에서는 정당한 근거가 없는 거래금액으로 보고 있습니다.

 

미국 FTC에서 제기하는 “pay-for-delay” agreement 관련 공정거래법 위반혐의 소송은 통상 판결까지 3,4년 걸리는 복잡한 소송입니다. 사적 계약을 공정거래법 위반으로 볼 수 있는지 여부에 관한 주장과 방어, 심리가 복잡하기 때문입니다. 그 판결은 당사자에게 거액의 과징금 부과 등 매우 중대한 결과를 초래합니다.

 

뿐만 아니라 그 판결에서 제시하는 지침은 제약업계의 실무에 중대한 영향을 주게 됩니다. 앞으로 우리나라에서도 오리지널사와 제네릭사 사이의 계약에 관한 공정거래법 소송이 발생할 것으로 예상합니다.

 

미국소송이지만 공부 삼아 소송진행 경과를 주기적으로 모니터링해 보고, 우리나라 제약업계 실무자에게 의미 있는 판결이나 뉴스가 나오면 그 내용을 업데이트해 드리겠습니다.

 

첨부

1. FTC 제출 소장

소장_160331_endocmpt.pdf

2. Lidoderm Agreement  

Lidoderm Agreement.docx

 

작성일시 : 2016.04.25 12:00
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-- 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결 --

 

소규모 회사로 미국지사도 없을 뿐만 아니라 미국에 직접 수출실적도 없음에도 불구하고 미국회사가 한국회사를 상대로 한국이 아니라 미국법원에 특허소송을 제기하면 그 소송관할이 인정되는지 문제됩니다. 미국 내 주소가 전혀 없으므로 미국특허 소송서류의 송달도 실무적으로 매우 어려운 문제입니다.

 

첨부한 소장을 보면, BackJoy Orthotics (“Plaintiff) v. Forvic International (“Defendants”) No. 14-cv-00249 (M.D. Fla. 2014) 사건에서 자세교정용 의자 S-Back 제품을 판매하는 한국 회사를 상대로 특허권자 미국회사가 미국법원에 특허침해, NDA 계약위반, 영업비밀침해 등을 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

온갖 난관을 거친 소장송달 다음에 대두된 쟁점은 미국 내 지사나 직접 판매 등 영업활동을 하지 않는 한국회사에 대한 소송관할 인정여부입니다. 한국회사는 관할부재로 소각하 신청을 하였으나 미국법원은 2016. 3. 9. 피고신청을 기각하고 관할인정 결정을 하였습니다.

 

미국법원은 한국기업이 온라인 판매영업을 통해 미국현지 소비자가 제품을 주문하면 언제든지 제품을 보내고 그 대금을 받을 수 있다는 점을 관할인정 사유로 들었습니다. 해당 판시는 다음과 같습니다. "Defendants had purposefully availed themselves of the forum by manufacturing devices for a forum-based buyer, to be transported to the forum, to be sold in the forum to forum consumers; receiving payment from the forum; tendering the devices for transportation to the forum; and sending invoices to the forum."

 

정리하면, 판매회사의 소재지와 상관 없이 온라인 판매를 통해 미국 소비자와 거래할 가능성이 있는 경우라면 전세계 어느 국가 회사에 대해서도 미국법원은 미국특허침해소송을 심리할 수 있다는 적극적 입장입니다.

 

해당 국가에서 미국법원의 판결을 승인하고 집행할 수 있을지는 또 다른 문제이지만, 일단 특허분쟁의 주도권을 미국법원이 갖는다는 의미입니다.

 

국내 소규모 사업자 입장에서 참고할 흥미로운 사례입니다. 특허기술 내용도 난해하지 않고, 소장에 미국회사와 국내회사의 사업상 거래관련 배경사실, 특허침해혐의 제품사진, 판매형태 등도 상세하게 기재되어 있으며, 법원 결정문에는 송달과정, 관할인정 이유 등이 잘 설명되어 있습니다. 특허, 법무, 국제거래 실무자에게 좋은 참고자료가 될 것 같습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부:   1. 특허권자 제출 소장

    complaint.pdf

    2. 미국법원 관할인정 결정문

            미국법원 결정문.pdf

작성일시 : 2016.04.18 09:28
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-- Lyrica (성분: pregabalin) 통증치료 적응증을 제외한 제네릭 대상 특허침해소송 프랑스판결 --

 

France 법원이 2015. 10. 26. 선고한 Warner-Lambert Company & Pfizer v. Sandoz 특허침해소송 판결입니다. 피고 Sandoz의 제네릭은 Pregabalin의 통증치료 적응증을 제외하고 진경제로만 허가 및 발매되었습니다. 소위 carved out" 또는 skinny label제네릭 제품입니다.

 

그럼에도 불구하고 임상현장에서 의사의 판단에 따라 통증치료에 사용되는 사례가 있다면 Pregabalin 통증치료 용도특허를 침해하는지 여부가 쟁점입니다. 우리나라는 물론 선진국에서도 가끔 제기되는 소위 off label issue는 판단하기 어려운 문제입니다.

 

Lyrica 특허권자 및 품목허가권자 Warner-Lambert & Pfizer 주장의 요지는 skinny label만으로는 임상현장에서 통증치료용으로 사용되는 것을 방지하는데 충분하지 못하고, 실제 특허침해의 우려가 있으므로 제네릭의 제조판매금지명령을 해 달라는 것입니다.

 

이에 대한 유럽 각국 법원의 판결은 엇갈립니다. 영국법원은 특허권자 주장을 배척하였으나 독일법원과 덴마크법원은 특허권자의 주장을 받아들여 제네릭 판매금지명령가처분 결정을 하였습니다.

 

그러나 프랑스법원은 Sandoz에서 통증치료 작응증을 제외한 "carved out" 허가뿐만 아니라 약 5만명에 이르는 임상의에개 통증치료용으로 처방하면 안된다고 통지한 사실을 중시하여, Lyrica 특허침해의 우려가 없다고 판결하였습니다. 다시 제네릭사 손을 들어 준 것입니다.

 

정리해 보면, 특허내용과 제네릭 허가사항이 동일하더라도, 제네릭 회사에서 구체적으로 어떤 조치를 취하였는지에 따라 각국의 판결내용이 달라진 것입니다.

 

우리나라 법원도 제네릭 허가사항뿐만 아니라 실제 프로모션 상황, 임상현장에서의 처방현황 등을 종합적으로 고려할 것입니다. 따라서 구체적 주장과 입증에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 향후 유사한 off label 사안, skinny label 허가사안에 대한 중요한 가이드라인이 될 수도 있는 판단기준을 설시하는 판결이 나올지 그 귀추가 주목됩니다.

 

첨부:   1. 프랑스법원 판결

1_FR-Warner-Lambert-Pfizer-v-Sandoz.pdf

2. 영문번역문

2_translation-EN_FR-Warner-Lambert-Pfizer-v-Sandoz-.pdf

 

작성일시 : 2016.04.14 10:20
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-- Carnegie Mellon Univ. (CMU) v. Marvell 미국특허침해소송 2016. 2. 17. 화해종결: Marvell사에서 특허권자 CMU US$750 million (9천억원) 지불하기로 합의 -- 

 

지난 2009 CMU에서 Marvell사를 상대로 대학보유 특허권 침해를 주장하는 소를 제기하여, 연방지방법원 1심의 배심평결 손해배상액이 $1.17 billion, 여기에 고의침해를 이유로 한 징벌적 배상 등을 포함하여 2014. 5. 7. 최종 Marvell CMU에게 $1.54 billion의 손해배상판결을 하였습니다.

 

Marvell 2014. 5. 14. 1심 판결에 대하여 CAFC에 항소하였습니다. 소송에서는 해외에서 생산하여 미국으로 수입하는 부분에 대한 특허침해 손해배상 산정은 문제 없지만, 해외에서 생산하여 판매하고 미국으로는 수입하지 않는 생산판매 부분에 대해 미국 특허권 침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었습니다. CAFC 2015. 8. 4. 미국 수입 부분에 대한 손해액인 $278 million ( 3천억원)의 손해배상액을 인정하고 해외 판매 부분에 대해서는 파기 환송하여 재심리(new trial)할 것을 명령하였습니다.

 

파기환송된 1심의 진행 중에 Marvell 2016. 2. 17. CMU에게 $750 million을 지급하기로 하는 화해가 성립하여 거의 7년을 끌어온 재판이 종료되었습니다. 화해합의금액은 항소심에서 인정된 금액의 약 3배이고 최초 1심에서 인정된 금액의 1/2인 정도로 상당한 금액이었습니다. 우리나라 원화로 약 9천억원에 달하는 큰 금액입니다.

 

정회목 변호사

작성일시 : 2016.03.08 14:45
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-- 특허권자 캐나다 Queen's University v. 삼성전자 미국특허소송 중 “Patent Agent Privilege” 인정 CAFC 판결 --

 

미국특허실무에서 Attorney Client Privilege (ACP)는 매우 중요합니다. 그 중 실제 많은 사건을 담당하는 patent agent 관련 ACP 사항과, 외국 변호사 또는 변리사의 ACP 인정여부 및 범위는 매우 어려운 문제입니다. Patent Agent Privilege는 인정되지만, 그 범위는 patent agent에서 법적으로 허용되는 업무범위에 한정된다는 CAFC 판결을 간략하게 소개합니다.

 

캐나다 Queen's 대학과 벤처기업 PARTEQ 2014. 1. 31. 삼성전자를 상대로 보유 미국특허 3건의 침해를 주장하는 소장을 E.D Texas 법원에 제출하였습니다. Discovery 과정 중 특허권자 직원과 non-lawyer patent agent 사이 communications ACP 적용으로 제출할 수 없다는 특허권자 주장이 쟁점입니다. 1심 법원은 ACP 적용대상이 아니라고 판단하였고, 이에 대해 CAFC 항고심 법원은 non-attorney patent agent의 경우에도 법령상 허용된 업무범위 즉, 아래와 같은 37 C.F.R. § 11.5(b)(1)의 범위에서 ACP 적용대상이라고 판결하였습니다.

 

미국특허청에 대한 특허출원 및 prosecution 업무에 제한되지 않고 그와 관련된 의견서작성, 심판업무 등 상당히 광범위한 범위까지 포함한다고 볼 수 있습니다.

 

37 C.F.R. § 11.5(b)(1): Practice before the Office (USPTO) in patent matters includes, but is not limited to, preparing and prosecuting any patent application, consulting with or giving advice to a client in contemplation of filing a patent application or other document with the Office, drafting the specification or claims of a patent application; drafting an amendment or reply to a communication from the Office that may require written argument to establish the patentability of a claimed invention; drafting a reply to a communication from the Office regarding a patent application; and drafting a communication for a public use, interference, reexamination proceeding, petition, appeal to or any other proceeding before the Patent Trial and Appeal Board, or other proceeding.

 

첨부: Non-attorney patent agent privilege 인정 CAFC 판결

15-145.Opinion.3-3-2016.1.pdf

작성일시 : 2016.03.08 09:01
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