(1)피고 제품을 생산․양도함으로써 원고의 특허권을 침해하였다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하지 아니할 의무가 있다.
(2)폐기 청구 중 부적법한 부분 - ‘피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비’에 관한 폐기 청구 부분의 적법 여부에 관하여 직권으로 살펴본다. 민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 등 참조).
(3)‘피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비’에 관한 폐기를 구하는 부분은 그 청구취지 기재만으로는 폐기를 구하는 대상을 구체적으로 특정할 수 없어, 원고가 구하는 그 청구취지와 같은 판결이 선고되더라도 그 판결의 주문 자체로 폐기를 명하는 내용과 범위를 명확하게 알기 어렵다. 따라서 이 사건 소 중 ‘피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기’ 청구 부분은 그 청구취지가 특정되지 아니하여 결국 부적법하다.
(4)폐기 청구 중 받아들이는 부분- 피고 제품을 생산․양도함으로써 제1항 발명 및 제8항 발명에 관한 원고의 각 특허권을 침해하고 있는 사정 등에 비추어 볼 때, 피고가 장래 원고의 위 특허권을 침해할 우려가 여전히 존재한다고 판단된다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고의 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 제품의 완제품 및 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)과 위 제품의 생산에 사용하는 금형을 모두 폐기할 의무가 있다.
(1)‘반도체, 전자부품’ 분야에서의 ‘변동비 대 매출액’과 전체 매출액에서 위 ‘변동비 대 매출액’을 제외한 한계이익률
(2)피고의 제품생산 공장 업종 ‘기타 특수목적용 기계 제조업’으로 등록, 한국은행이 발간한 기업경영분석에 따른 ‘특수 목적용 기계’ 분야에서의 ‘변동비 대 매출액’과 전체 매출액에서 위 ‘변동비 대 매출액’을 제외한 한계이익률
3.특허법원 판결요지
(1)특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 피고가 원고의 특허권을 침해함으로써 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당함. 이에 특허법 제128조 제7항에 따라 그 손해액을 산정하기로 한다.
(2)피고 제품의 총 매출액 중 적어도 약 30%에 해당하는 금액인 34억원의 이익을 얻었고, 위 각 특허권의 침해에 따라 원고에게 같은 금액의 손해가 발생하였다고 봄이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 것으로서 상당하다고 인정된다
특허법 제132조(자료의 제출) ①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
2.사안의 개요 – 침해자 피고는 법원의 문제제출명령에 대해 일부만 제출
(1)제1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명멸 신청 – 재판부에서 침해자 피고에게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문서에 관한 문서제출명령을 내렸다.
(2)피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두 가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F의 F22 제품 판매와 관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F의 F22 제품군 매출액은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.
(3)특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문세제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.
(4)2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.
3.특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지
(1)피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제 132 조 제 4 항 및 제 5 항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자 피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.
(2)특허법원 판결 – 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음
4.특허법원 판결 요지
(1)침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.
(2)특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
(3)이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.
(1)제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.
(2)특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.
(3)피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.
2.특허법원 판결 요지
(1)특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).
(2)특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.
(3)그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.
(4)이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. 즉, 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.
(5)그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.
특허권자, 상표권자, 권리자 또는 적법한 실시권자에 의해 적법하게 양도되면 특허건, 상표권, 지식재산권이 소진되고, 양수인은 소유권자로서 권리제한을 받지 않기 때문에 양수인, 그 이후 거래자, 취득자는 모두 특허권, 상표권, 지식재산권의 침해하지 않는다는 것이 권리소진의 이론입니다. 적법하게 양도된 물건에 대해서도 실시할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 유통 및 거래안전을 저해하고, 특허권자, 권리자에게 반복적인 권리행사를 허용한다면 특허발명의 실시 대가를 중복하여 확보할 수 있는 기회가 부여되여 부당하기 때문입니다.
2.미국연방대법원 Impression v. Lexmark (May 30, 2017) 판결
미국연방대법원은 특허 제품의 판매 조건이나 국내외 판매 지역을 불문하고 최초판매로 특허권이 소진된다고 판결하였습니다. 즉, 특허권자가 정한 판매조건을 위반하여 특허 제품을 구매한 자에게도 최초 판매 원칙이 적용된다는 것입니다. 특허권자가 구매자에게 특허 제품을 정당하게 사용하거나 재판매할 수 있는 권리를 제품의 판매와 동시에 부여하였다고 판단하였습니다. 즉, 최초 판매 원칙은 특허권자의 특허 제품 판매 시에는 예외 없이 자동적으로 적용된다는 취지입니다.
또한, 미국 Impression 판결은 특허권자의 판매 뿐만 아니라 라이선스 실시권자의 판매에도 그 즉시 특허소진 법리를 적용된다는 내용입니다. 라이센시 실시권자의 판매도 특허권자의 판매와 동일하게 취급하여 실시권자가 판매하는 즉시 특허권 효력은 소멸된 것으로 해석하였습니다. 조건부 실시권에 의해 특허 소진이 배제될 여지를 완전하게 차단한 것입니다.
3.방법발명 특허권리 소진 범위 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결
(1)특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.
(2)‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.
(3)방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.
4.상표라이선스 계약조건 위반 판매제품과 권리소진: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결
(1)상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).
(2)한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.
(3)하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.
(4)상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안에서, 대법원 판결은, 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 판결함. 권리소진 인정 사례
