특허침해__글117건

  1. 2016.03.07 Medical Device 특허소송 고의침해로 인한 징벌적 3배 배상 여부: Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건
  2. 2016.02.24 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis와 R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스
  3. 2016.02.19 미국 바이오시밀러법(BPCIA) 관련 Amgen v. Sandoz 판결 및 미연방대법원 상고허가신청 내용: Amgen’s Neulasta (pegfilgrastim) v. Sandoz’s Zarxio 허가특허연계분쟁
  4. 2016.02.18 C형 간염치료제 신약 sofosbuvir(제품명: Sovaldi)를 비슷한 시기에 연구 개발했던 두 회사 Gilead v. Idenix 특허소송 캐나다법원 판결 (November 2, 2015)
  5. 2016.02.11 특이한 미국특허소송 CAFC 판결: 특허권자 3M의 사위행위로 취득한 특허권행사로 인한 Antitrust violation 혐의로 $26 million(약 3백억원) 손해배상 책임인정
  6. 2016.02.03 물의 발명 청구항에 제조방법의 요소가 결합된 경우 진보성 판단은 제조방법 요소를 제외하고 물 자체만을 기준으로 판단: 미국 CAFC 판결
  7. 2015.10.06 Hybrid Engine 관련 미국특허소송에서 현대, 기아 자동차에게 US$28.9 million 손해배상 책임인정 배심평결
  8. 2015.09.25 ADHD 치료제 Vyvanse 미국 ANDA 특허소송 판결문 중 API 판매회사에 대한 특허침해주장 배척 판시사항
  9. 2015.09.22 상표권침해제품의 몰수 판결 : 울산지방법원 2015. 9. 4. 선고 2015고단1712 판결
  10. 2015.09.18 특허침해금지가처분 소송과 침해제품의 유통 관련 특허침해자의 강제집행면탈죄 책임
  11. 2015.09.17 특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례
  12. 2015.09.15 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해로 인한 제품의 몰수 및 경제적 이익의 추징
  13. 2015.07.28 국내에서 제조한 반제품을 국외로 수출하여 현지에서 조립하여 판매한 경우 국내 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다는 대법원 판결: 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결
  14. 2015.07.14 제약분야 특허침해 손해배상액 산정에 관한 최근 판결 – 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결
  15. 2015.05.18 특허침해 혐의자가 아닌 대형 유통업체 등 거래처에 보낸 특허침해 경고장과 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결 소개
  16. 2015.04.08 미국 의약특허 침해소송에서 손해배상액 판결: Omeprazole (Prilosec) Formulation 특허를 침해한 제네릭에 대해 영업이익(gross margin)의 50%를 특허침해 손해배상액으로 산정한 사례 – AstraZeneca v. Apotex ..
  17. 2015.02.16 제네릭 허가 적응증에서 특허청구 적응증을 제외하는 (carved out) 변경허가(소위 skinny label)에도 불구하고 특허침해로 인정한 외국판결 소개
  18. 2015.01.08 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례의 시사점
  19. 2014.04.10 일본제약 회사 다케다의 프레바시드 의약품(Prevacid® SoluTab™, 약효성분: lansoprazole)에 대한 미국특허는 유효하지만, Zydus의 ANDA 제네릭 제품은 특허 비침해라는 CAFC 판결
  20. 2014.02.06 [사례연구] Medtronic사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 – 장기간 연속된 우선권주장을 수반한 일련의 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단
  21. 2014.01.21 [해외뉴스] 미국 특허침해소송에서 손해배상액수를 산정할 때 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 손해배상액이 극심하게 달라지는 사례 – 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판..
  22. 2014.01.14 [사례연구] 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 – 서울중앙지방법원 2013가단5010607 판결
  23. 2013.12.13 주사용 아세트아미노펜(파라세타몰) 용액 formulation 미국특허소송 판결
  24. 2013.11.20 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결
  25. 2013.09.24 [국내사례연구] B사가 경쟁사 A사에 제기한 특허침해소송중 제출한 특허침해 증거자료에 의해, B사가 특허침해 혐의자인 A사의 영업비밀을 침해하였다고 판단된 사례
  26. 2013.08.09 [사례연구] 발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례
  27. 2013.08.07 [국내사례연구] 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지방법원 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법

-- Medical Device 특허소송 고의침해로 인한 징벌적 3배 배상 여부: Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건 -- 

 

미국특허법상 고의 특허침해행위자에 대한 징벌적 손해배상, 3배 배상책임이 쟁점인 사건입니다. 대상특허는 아래 그림과 같은 상처 소독용 의료기기 특허기술입니다.

 

  

 

 

특허권자 Stryker사에서 2010년 경쟁사 Zimmer사를 대상으로 제기한 특허침해소송은 2013년에 1심 판결이 선고되었습니다. 미국연방지방법원은 Stryker사의 미국특허 3건 유효 + 침해인정 + 손해배상 $70 million + 고의침해로 인한 징벌적 손해배상 3(70 x 3 = 210) $210 million로 판결하였습니다. 그러나 항소심 CAFC는 고의침해 및 징벌적 손해배상 부분에 대해서 원심파기 판결을 하였고, 현재 이에 대한 미연방대법원 상고심 재판이 진행 중입니다.

 

미국특허소송 판결 중 의료기기 특허소송에서 손해배상액수가 고액인 경우가 많습니다. Medical Device 분야는 의료기기 특허권 확보, 특허침해여부 조사 및 분석, 특허무효도전, 손해배상액 산정, 고의침해책임방어 등 특허 실무역량이 매우 중요합니다.

 

첨부

1. CAFC 항소심 판결

stryker-v-zimmer-fed-cir.pdf

2. 미연방대법원 구술심리 녹취록   

미연방대법원 Oral Argument 녹취록_14-1513_4g15.pdf

 

작성일시 : 2016.03.07 13:37
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-- 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스 -- 

 

흔히 발생할 수 있는 상황인데, Pfizer의 연구원 중국인 박사는 재직 중 Pfizer와 실로콘밸리 바이오벤처 Codexis Collaboration 작업에 참여하면서 벤처회사 Codexis의 기술정보와 자료 등을 접하게 되었습니다.

 

그런데, 중국인 연구원은 Pfizer를 퇴직한 후 중국 저장성에 EnzymeWorks라는 회사를 설립하고 미국에도 같은 이름의 법인을 두고, Codexis의 주력 제품 enzymes을 생산 판매하기 시작하였습니다.

 

이에 Codexis에서 소송을 제기한 것입니다. 소장을 보면, 다수의 특허침해를 주장할 뿐만 아니라 화이자와 공동연구개발프로젝트를 통해 습득한 영업비밀을 침해한다고 주장하고 있습니다.

 

일단 소장에 제기한 count가 상당히 많습니다. Count는 우리나라의 소송물 또는 청구원인에 해당합니다. 미국법상 특허침해소송은 federal case 소송이고, 영업비밀침해 또는 비밀유지계약위반 소송은 state case 소송입니다. 위 소송은 양자가 결합되어 있을 뿐만 아니라 다수의 복잡한 count를 가지고 있는 점을 감안하면 판결까지 적어도 4,5년 정도의 정기간이 걸린 가능성이 높습니다.

 

우리나라 기업이나 연구원도 이와 유사한 소송을 당면할 수도 있으므로, 미국법원의 소송 진행상황을 pacer를 통해 가끔 모니터링해 보고 중요한 정보나 판결이 나오면 소개하겠습니다.

 

첨부: Codexis 제출 소장

Codexis complaint.pdf

 

작성일시 : 2016.02.24 14:25
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-- 미국 바이오시밀러법(BPCIA) 관련 Amgen v. Sandoz 판결 및 미연방대법원 상고허가신청 내용: Amgen’s Neulasta (pegfilgrastim) v. Sandoz’s Zarxio 허가특허연계분쟁 -- 

 

미국에서 Biologics, Biosimilar에 대해서는 화합물 의약과는 전혀 다른 허가특허연계제도가 적용됩니다. 우리나라 제도와 다를 뿐만 아니라 유사한 사례를 찾아볼 수 없는 특이한 내용의 미국특유의 제도입니다. 미국의 바이오시밀러법 BPCIA에는 오리지널사와 바이오시밀러사 사이에 반드시 특허공방을 주고 받아야 한다는 의미로 소위 "patent dance" 규정이 있습니다.

 

요지만 간단하게 살펴보면 다음과 같습니다. 바이오시밀러 허가신청{351(k) application}을 하면, 허가신청자는 오리지널사의 외부 법률대리인 또는 사내 변호사에게 비밀유지를 조건으로 허가신청 자료 일체를 제공해야 합니다. 오리지널사는 제공받은 허가신청 자료를 검토하여 바이오시밀러가 자신의 특허권을 침해하는지 검토하고, 검토 결과, 특허권을 침해할 우려가 있는 경우 허가신청회사에 그 사실을 통지하는 등 양 당사자간에 특허 관련 주장 및 구체적 의견을 서로 주고 받는 절차를 거쳐야 합니다. 또한, 소송을 개시하기 전에 상호간 특허권에 관한 사적 협상절차를 반드시 하도록 규정되어 있습니다. 협상이 실패한 경우 침해주장을 할 특허 리스트를 통지한 후 일정 기간 이내에 특허소송을 제기할 수 있습니다. 이와 같은 절차에 따르지 않거나 위 절차에서 주장하지 않은 특허에 대해서는 추후 특허권 행사를 할 수 없습니다. 또한, 위 규정된 절차에 따라 특허권 주장을 할 수 있을 뿐이고, 별도의 가처분(PI) 소송이나 특허무효 또는 비침해확인을 위한 DJ 소송을 제기할 수 없습니다.

 

뿐만 아니라 다음과 같은 바이오시밀러 발매 180일전 통지의무 규정도 있습니다. 그 규정 문언을 어떻게 해석하느냐에 따라 오리지널사에게 180일 추가 독점권이 자동으로 부여될 수도 있습니다. 따라서 아래 해당 법조항의 해석이 뜨거운 쟁점 중 하나입니다.

 

BPCIA 관련 규정: Pre-Marketing Notice Requirement in 42 USC § 262(l)(8)(A):

(8) Notice of commercial marketing and preliminary injunction

(A) Notice of commercial marketing - The subsection (k) applicant shall provide notice to the reference product sponsor not later than 180 days before the date of the first commercial marketing of the biological product licensed under subsection (k).

(B) Preliminary injunction - After receiving the notice under subparagraph (A) and before such date of the first commercial marketing of such biological product, the reference product sponsor may seek a preliminary injunction prohibiting the subsection (k) applicant from engaging in the commercial manufacture or sale of such biological product until the court decides the issue of patent validity, enforcement, and infringement with respect to any patent that is [included in either of the first lists but not included on the agreed upon list or the second lists].

 

위 조항의 해석을 둘러싸고 Sandoz를 포함한 Biosimilar 측은 FDA 허가 전 단계에서 biosimilar commercial marketing 계획이나 일정을 통지하면 충분하다는 입장이지만, Amgen 등 오리지널사측은 FDA 허가를 받은 다음 허가된 바이오시밀러(licensed product)commercial marketing 통지를 해야 한다는 입장입니다. 즉 통지시기에 따라 이해관계가 첨예하게 엇갈리는 것입니다. 오리지널사의 주장에 따르면 바이오시밀러 허가 후에도 180일 독점권이 추가 부여될 수 있기 때문입니다.

 

위 사건에서 미국연방지방법원 1심 판결은 바이오시밀러사 산도스 주장을, 항소심 CAFC는 오리지널사 암젠 주장을 지지하였습니다. 이에 항소심에서 패소한 Sandoz에서 미국연방대법원의 심리를 구하는 상고허가신청서를 제출한 것입니다.

 

신청서에는 관련 법규정 및 법리에 관한 상세한 내용이 포함되어 있습니다. 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: Sandoz v. Amgen 미연방대법원 상고허가신청서

Sandoz v. Amgen petition.pdf

 

작성일시 : 2016.02.19 09:21
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-- C형 간염치료제 신약 sofosbuvir(제품명: Sovaldi)를 비슷한 시기에 연구 개발했던 두 회사 Gilead v. Idenix 특허소송 캐나다법원 판결 (November 2, 2015) --

 

                   

위 화학식의 Sofosbuvir는 세계적 블록버스터 신약입니다. 결론은 이미 알려진 구문입니다. 결론보다 흥미를 끄는 사항으로 326 페이지 장문의 판결문에서 양사의 그 개발과정과 속도경쟁에 관한 이야기를 엿볼 수 있다는 점입니다. 특허권자 Pharmasset 연구팀에서 중도에 본국으로 복귀했던 연구원이 본 소송에서 공동발명자라고 주장한 부분도 흥미롭습니다.

 

특히, 양측의 experts 의견 및 진술을 토대로 간염치료용 항바이러스 신약의 개발 관련 기술내용을 상세하게 판시한 부분은 항바이러스 물질특허 배경기술을 이해하는데 상당한 도움이 됩니다. 우리나라 판결과는 사뭇 다르다는 점을 알 수 있습니다.

 

엄청난 경제적 이해관계가 걸린 중요한 특허를 둘러싼 특허분쟁을 양측의 주장과 관련 사실을 지나치다 싶을 정도로 상세하게 살펴보고 구체적으로 판단한 판결입니다. 장문의 영문 판결이지만, 항바이러스 의약 특허분야에 관심 있는 사람이라면 휴일 한나절 진득하게 앉아 한번 찬찬히 읽어볼 가치가 있다 생각합니다. 해당 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: 캐나다 Gilead 판결

  T_1156_12_20151102_JR_E_O_OTT_20151102105429_ANN_2015_FC_1156.pd

 

작성일시 : 2016.02.18 17:00
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-- 특이한 미국특허소송 CAFC 판결: 특허권자 3M의 사위행위로 취득한 특허권행사로 인한 Antitrust violation 혐의로 $26 million( 3백억원) 손해배상 책임인정 --

 

우리나라와 다른 미국 특유의 판결이지만 그 내용이 흥미로운 사안이라 간략하게 소개합니다. 훌륭한 성능으로 유명한 3M의 마스크용 필터에 관련된 특허소송입니다. 3M에서 개발하여 1998년 특허 출원한 부직포 필터는 TransWeb이라는 회사에서도 거의 동시에 독자 개발했습니다. TransWeb 창업자는 2007 5 Expo에서 그 샘플을 나누어 주었는데, 그때가 3M의 미국특허 No. 6,397,458 No. 6,808,551의 우선일보다 약 1년 앞선 일자입니다.

 

3M은 특허등록과정에서 위 expo 샘플은 confidentiality 의무자에게만 배포되어 prior art가 될 수 없다고 주장하였고, 미국심사관은 이를 인정하여 특허등록을 받았습니다. 그러나, 특허소송 과정에서 3Mexpo sample뿐만 아니라 계열사를 통해 expo 한달 후(여전히 우선일 전) 독립적으로 필터 제품 sample을 받았으나 이러한 사실을 심사관에게 전혀 알리지 않았다는 점이 밝혀졌습니다.

 

미국법원은 1심뿐만 아니라 CAFC, 3M의 특허 2건은 모두 무효, 뿐만 아니라 특허권자 3M inequitable conduct로 인해 unenforceable하고, 나아가 3MFraudulent Patent 행사로 인한 Antitrust Violation 책임을 인정하여, 특허권자 3MTransWeb에게 총 $26 million( 3백억원)을 손해배상으로 지급하라고 판결하였습니다.

 

판결문을 살펴보면, 3M의 특허소송으로 인한 TransWeb lost profit$34,000에 불과하지만, TransWeb의 특허침해소송 방어를 위해 지출한 변호사 수임료 등 법률비용 $7.7 million + antitrust 관련 소송비용 $3.2 million 등을 합산한 금액에 3M의 징벌적 손해배상책임까지 인정하여 총 $26 million을 배상해야 한다는 내용입니다.

 

참고로, 특허권자의 사위행위로 취득한 특허권의 행사로 인한 antitrust 책임은 미연방대법원 1965 Walker Process 판결의 요건, (1) 특허권자가 고의적 사위행위(willful fraud)로 특허권을 취득하여, (2) 독점적 이익을 취한 경우에 인정됩니다.

 

첨부: 미국 CAFC 3M 판결

14-1646.Opinion.2-8-2016.1.pdf

 

작성일시 : 2016.02.11 17:00
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-- 물의 발명 청구항에 제조방법의 요소가 결합된 경우 진보성 판단은 제조방법 요소를 제외하고 물 자체만을 기준으로 판단: 미국 CAFC 판결 --

 

새로운 내용은 아니지만 최근 나온 소위 Product by Process 청구발명에 관한 미국 CAFC 판결을 간략하게 소개합니다. 제조방법 특허보다 물의 발명 특허의 유효성은 많은 말이 필요 없습니다. 특히, 의약분야에서 허가특허연계제도 관련 Orange Book 또는 Green List의 등재대상에 제조방법 특허는 해당하지 않는다는 점에서 더욱 그 차이가 크다 할 것입니다.

 

기존 판례와 같이 청구항의 문언을 아무로 정교하게 다듬어도 물의 발명을 청구하면서 제조방법 요소를 기술적 특정으로 하는 경우, 그 발명의 진보성 판단은 청구항에 기재된 제조방법 요소를 고려하지 않고 물의 기술적 특징만을 기준으로 한다는 판결입니다. 우리나라 대법원 판결도 동일한 취지입니다.

 

CAFC 판결요지는, “in determining validity of a product-by-process claim, the focus is on the product and not the process of making it.”를 전제로, 제조방법을 고려하지 않고 물 자체를 기준으로 진보성을 판단한다는 것입니다.

 

해당 사안은 의약 oxycodone (상품명: OxyContin)에 독성 불순물이 포함되는 원인이 제조공정 중 "8α impurity isomer"에 기인한다는 점을 발견하고 그것을 적절하게 제거하는 방법으로 제조하면 그와 같은 문제점을 개선한 oxycodone을 얻을 수 있는 기술을 개발하였습니다. 그와 같은 기술에 대해 제조방법 특허뿐만 아니라 제품 자체에 관한 특허를 획득하기 위해서 물의 발명 청구항에 제조방법의 기술적 특징을 포함하는 방식으로 기재한 것입니다.

 

해당 미국특허는 “low- ABUKs (α,β-unsaturated ketones)특허"로서 4건의 U.S. Patent No. 7,674,799, U.S. Patent No. 7,674,800, U.S. Patent No. 7,683,072, U.S. Patent No. 8,114,383이고, 대표 청구항의 문언을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1 of ‘072 patent: "An oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone."

 

Claim 1 of ‘799 patent: "An oral dosage form comprising particles, the particles comprising from about 5 mg to about 320 mg oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone during conversion of oxycodone free base to oxycodone hydrochloride, said particles being coated with an amount of hydrophobic material effective to provide a sustained release of the oxycodone hydrochloride when the coated particles are exposed to an aqueous solution."

 

CAFC 판결은 기술적 핵심요소는 “derived from 8α”이고, 이것은 "process limitation"이므로 물의 발명에 관한 진보성 판단에서 고려하면 안된다고 명확하게 판결하였습니다. 판결문 중 해당 부분을 인용하면, “That is because of the longstanding rule that an old product is not patentable even if it is made by a new process.”과 같이 명확한 입장입니다.

 

첨부: CAFC 판결

14-1294.Opinion.1-28-2016.1.pdf

작성일시 : 2016.02.03 09:00
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-- Hybrid Engine 관련 미국특허소송에서 현대, 기아 자동차에게 US$28.9 million 손해배상 책임인정 배심평결 --

 

현대 소나타 하이브리드 모델과 기아 옵티마 하이브리드 모델에 대해 제기된 하이브리드 엔진기술 특허침해소송에서 나온 배심평결(jury verdict)은 특허유효 및 특허침해 인정과 $28.9 million ( 3백억원) 손해배상 책임이라는 내용입니다. 배심평결 이후에도 판사의 배심 평결에 대한 승인 및 판단, 고의침해에 대한 손해배상액 증액결정 등 후속 절차가 남아 있습니다. 물론 패소자는 1심 판결에 불복하여 CAFC 항소심에서 다툴 수 있습니다.

 

특허권자 Paice는 러시아에서 이주한 과학자 출신 Dr. Alexander Severinsky 1992Maryland 대학 내에서 창업한 벤처회사이고, 투자자, 공유 특허권자 Abell Foundation은 비영리공익법인으로서 NPE입니다. 이들은 현대, 기아자동차뿐만 아니라 Toyota, Ford 등을 상대로도 특허소송을 제기하였으며, 그 중 Toyota 2010년 일찍 로열티 지급 license 체결 조건으로 특허소송을 화해 종결하였습니다.

 

미국법원 소송기록은 PACER로 누구나 입수해 볼 수 있습니다. 그 중에서 배심재판 중 제출된 최종 단계의 jury instruction에는 5건의 침해주장 특허, 특허무효 항변 중 진보성 흠결 주장요지, 침해여부 판단 쟁점, 손해배상액 산정과 로열티 산정방안, 기여율 산정 등등 본 특허침해소송의 핵심쟁점들이 잘 요약되어 있습니다. 다운로드 받은 파일을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Proposed Jury Instruction

Proposed Jury Instruction.pdf

 

작성일시 : 2015.10.06 17:00
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-- ADHD 치료제 Vyvanse 미국 ANDA 특허소송 판결문 중 API 판매회사에 대한 특허침해주장 배척 판시사항 --

 

허가신청을 위한 특허물질의 제조, 판매, 사용 등의 행위는 소위 safe harbor 법리에 따라 특허침해 책임을 지지 않습니다. 현재 거의 모든 국가의 특허법과 실무에서 이처럼 특허침해에서 제외되는 예외적 영역을 인정합니다.

 

그런데, 허가신청 회사가 아니라 제3자가 대규모 API 제조, 판매, 공급하는 경우 그 회사는 특허침해제품을 상업적으로 생산, 판매하는 것이므로 특허침해 책임을 물을 수 있는 것 아닌가 하는 의문이 듭니다.

 

특허권자 입장에서는 좀 억울하게 생각하는 측면이 있기 때문에 가끔 실제 특허침해소송까지 제기되는 것입니다. 이 사건에서도 유효 특허로 보호되는 API에 대한 DMF 등록, API 제조, 판매한 회사에 대해 특허침해를 주장하였습니다.

 

그러나, 미국 CAFC API 제조, 판매, 공급자의 행위도 미국특허법상 safe harbor 조항인 § 271(e)(1)의 면책행위 범위 "reasonably related to the submission of an ANDA”에 해당하고, 따라서 특허침해 책임을 물을 수 없다고 명확하게 판결하였습니다. 구체적으로 특허법 조항이 우리나라와 다른 국가에서도 safe harbor 인정의 취지에 비추어 볼 때 마찬가지 결론이 날 것으로 생각합니다.

 

참고로, 위 사건은 ADHD 치료제 “safe” amphetamine 제품명 Vyvanse의 오리지널 개발사 Shire의 등재특허에 대한 다수 제네릭사의 ANDA 특허소송의 특허유효, 특허침해 판결입니다. 그 중 소개한 부분은 판결문 14면의 D, ANDA 회사에 API 판매한 회사의 특허침해 책임여부 판시부분입니다.

 

첨부: ShireVyvanse 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC 판결

CAFC 판결_ 14-1736 Opinion.9-21-2015.pdf

 

작성일시 : 2015.09.25 17:00
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-- 상표권침해제품의 몰수 판결 : 울산지방법원 2015. 9. 4. 선고 2015고단1712 판결 -- 

 

실무상 상표권 침해제품의 압수 및 몰수는 당연하다 생각하고, 또 실제 침해품의 몰수 선고 판결을 자주 봅니다. 참고로 첨부한 얼마 선고된 1심 판결문도 비슷합니다.

 

관련 법규정 : 상표법 제97조의2 (몰수) ① 제93조의 규정에 의한 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표, 포장 또는 상품(이하 이 항에서 "침해물"이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 이를 몰수한다.

 

종전 블로그 글에서 설명한 것처럼, 특허법에도 상표법의 몰수 조항과 거의 같은 내용의 법조항이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 실제 특허침해품의 압수 또는 몰수 사례는 찾아보기 어렵습니다. 여러 가지 다양한 이유가 있겠지만, 특허권 침해죄는 친고죄이므로 특허권자의 형사고소와 적극적인 권리구제 주장이 있어야 하는데, 실무상 그와 같은 적극적 권리행사의 사례가 많지 않다는 점도 한 가지 이유일 것입니다.

 

참고로, 위 상표침해죄 사건에서 상표권 침해자는 판결 전 일정기간 동안의 구속 수감 + 징역 1년 및 2년의 집행유예 + 보호관찰 및 사회봉사명령 + 압수된 침해품의 몰수형에 처하는 판결을 받았습니다.

 

*첨부파일: 울산지방법원 2015. 9. 4. 선고 2015고단1712 판결

울산지방법원 2015고단1712 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.22 16:24
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-- 특허침해금지가처분 소송과 침해제품의 유통 관련 특허침해자의 강제집행면탈죄 책임 -- 

 

강제집행면탈죄 혐의 상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서도 자주 발생하지만, 실제로 이에 대해 끝까지 형사책임을 추궁하여 구체적으로 판결까지 나온 사례는 찾아보기 어렵습니다. 실무상 크게 주목하는 사항은 아니지만, 흥미 삼아 강제집행면탈 책임에 관한 사항을 간략하게 정리해 봅니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. , 강제집행을 피하여 채권자에게 손해를 입히는 것이지만, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하면서 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 참고로, 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수 있습니다.

 

한편, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

작성일시 : 2015.09.18 10:21
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례 --

 

앞서 설명한 것처럼, 우리나라 법령상으로도 특허침해, 영업비밀 침해 등 지재권 침해제품이나 침해행위 관련 물건들을 모두 압수 및 몰수할 수 있습니다. 이와 같은 침해제품에 대한 압수 및 몰수조치는 민사상 침해금지 및 손해배상, 형사상 벌금 등과는 구별되는 별개의 처벌이므로 이를 추가로 병과할 수 있습니다.

 

따라서, 특허법 등 지재권 법령의 규정대로 엄격하게 시행한다면 지재권 침해자에게 2배 배상과 같은 무거운 부담을 주게 될 것입니다. 그러나, 실무상 특허침해, 영업비밀 침해제품에 대한 압수 및 몰수 사례는 찾아보기 어렵습니다. 흥미 삼아 여기 저기 찾아보았더니 아래와 같은 몰수 판결이 있어서 소개해 드립니다.

 

대전지방법원 2007. 12. 20. 선고 20072243 판결, 특허법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반, 컴퓨터프로그램보호법위반 사건

 

판결 주문 - "압수된 노트북 6, 컴퓨터 본체 8, CD가방(가방내 CD 81) 1, 파일케이스(서류 및 영업서류) 1, 하드디스크 4, CD(CD-RW, SAMSUNG) 1, 플로피디스켓 1, 연구노트 2, 노트 5, 휴대용수첩(K-MAX) 1, 파일케이스(영업서류) 1부를 각 몰수한다."

 

판결문 중 몰수 이유 - "특허법은 제231조 제1항에서225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.’라고 규정하고 있으므로 이 사건 압수물들은 몰수되어야 한다."

 

작성일시 : 2015.09.17 09:47
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해로 인한 제품의 몰수 및 경제적 이익의 추징 -- 

 

우리나라에서는 침해자가 영업비밀 침해로 얻은 이익을 몰수하거나 추징하는 사례가 많지 않습니다. 그러나, 미국에서는 사정이 많이 다릅니다. 예를 들어, 한국기업의 미국기업 영업비밀 침해사건에서 공소장(검사가 형사처벌을 법원에 청구하는 서면, 민사사건의 소장에 대응하는 것)을 보면, 한국기업과 4명의 임직원에 대해 USD 225 million이라는 고액의 몰수형을 구형한 것으로 되어 있습니다. 원화로 환산하면 약 23백억원이 넘는 고액으로, 우리나라에서는 상상하기 어려운 놀라운 몰수금액입니다. 이것은 1심 민사판결 USD 920 million이라는 천문학적 손해배상금액과는 별개로 추가된 형사처벌 내용입니다.

 

또한, 미국법상 영업비밀 침해에 대한 형사처벌은 여기서 그치지 않습니다. 원칙적으로 영업비밀 침해에 대한 처벌로서 몰수형과는 독립적으로 추가로 벌금을 부과하거나 징역형을 과할 수 있습니다. 관련 미국법령(The Economic Espionage Act)에 규정된 법정형은 매우 무겁습니다. 영업비밀 절취에 대해서는 개인의 경우 최고 10년의 징역형 및 USD 25만불 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있고, 법인의 경우 USD 5 million 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있습니다.

 

언론에 보도된 바와 같이, 위 사건은 지난 2015. 4. 30. 양사 및 미국정부는 Kevlar Heracron 관련 영업비밀 침해분쟁 민,형사 사건을 일괄 합의로 종결하기로 했다고 발표하였습니다. 미국 FBI 웹사이트에 공개된 최종 합의 내용은, Kolon DuPont에게 손해배상금 총액 US$275 million(3천억원) 5년 분할 지급하고, 미국정부에게 총액 US$85 million ( 930억원)을 벌금으로 납부하는 조건으로 2009년부터 시작되어 현재까지 진행 중인 민사소송과 형사소송을 모두 종결하기로 했습니다. 영업비밀 침해자가 최종적으로 부담하기로 한 총액이 1심 판결금액과 공소장에서 구형된 몰수금액의 합보다는 훨씬 적지만 그래도 약 4천억원에 이르는 거액입니다.

 

우리나라에서 특허침해, 영업비밀 침해 등으로 인한 몰수 및 추징 사례는 아직 없는 것 같습니다. 민사상 손해배상뿐만 아니라 기술유출로 얻을 수 있는 이익을 모두 환수한다면 기술유출을 시도할 동기가 사라지게 될 것입니다. 신체형을 부과할 수 없는 법인에게 가하는 가장 효과적인 처벌은 그 경제적 이익을 몰수하고 벌금을 부과하는 것입니다. 따라서, 몰수 및 추징은 가장 효과적인 처벌에 해당한다 할 것입니다.

 

현행 우리나라 법령상으로 이와 같은 몰수 및 추징은 가능합니다. 특허법에는 특허침해물품을 몰수할 수 있다고 규정하고 있습니다. 물건의 발명 특허뿐만 아니라 제조방법 특허의 경우에도 침해행위 결과로 생산된 물품을 몰수할 수 있습니다.

 

특허법 제231(몰수 등) 제225 제1에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

 

영업비밀 침해의 경우에도 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률에서 침해행위로 인한 재산을 몰수 및 추정한다는 규정을 명시적으로 두고 있습니다. 참고로 해당 법규정을 아래에 인용합니다.

 

36 (벌칙)

산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 각호(4호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. ② 14조 각 호(4호 및 제6호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. ③ 14조제4호에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금에 처한다.

1항 내지 제3항의 죄를 범한 자가 그 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 이를 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

 

한편, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에는 몰수 및 추정에 관한 규정이 없습니다. 그러나, 개별법에 몰수 및 추정에 관한 규정이 없어도 형법의 몰수 및 추정에 관한 규정을 적용할 수 있습니다. , 특별법에 없는 규정을 일반법이 뒷받침하여 적용되는 것입니다. 형법 규정은 다음과 같습니다.

 

형법 제48(몰수의 대상과 추징)

① 범인이 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인 이외의 자가 정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건

3. 2호의 대가로 취득한 물건

 

또한 특별법 중에는 재산상 이익도 몰수의 대상으로 규정해 놓은 것들이 있습니다. 대표적인 예가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률입니다.

 

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률

 

8 (범죄수익등의 몰수) 

① 다음 각 호의 재산은 몰수할 수 있다.

1. 범죄수익

2. 범죄수익에서 유래한 재산

...

② 제1항에 따라 몰수할 수 있는 재산(이하 "몰수대상재산"이라 한다)이 몰수대상재산 외의 재산과 합쳐진 경우 그 몰수대상재산을 몰수하여야 할 때에는 합쳐짐으로써 생긴 재산[이하 "혼화재산"(混和財産)이라 한다] 중 몰수대상재산(합쳐지는 데에 관련된 부분만 해당한다)의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있다.

...

 

9(몰수의 요건 등) 

 8조제1항에 따른 몰수는 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속(歸屬)되지 아니하는 경우에만 할 수 있다. 다만, 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 그 몰수대상재산 또는 혼화재산을 취득한 경우(그 몰수대상재산 또는 혼화재산의 취득이 제4조 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속된 경우에도 몰수할 수 있다.

② 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리가 설정된 재산을 8조제1항에 따라 몰수하는 경우 범인 외의 자가 범죄 전에 그 권리를 취득하였을 때 또는 범죄 후 그 정황을 알지 못하고 그 권리를 취득하였을 때에는 그 권리를 존속시킨다.

 

10(추징)

 8조제1항에 따라 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 그 재산의 성질, 사용 상황, 그 재산에 관한 범인 외의 자의 권리 유무, 그 밖의 사정으로 인하여 그 재산을 몰수하는 것이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 그 가액을 범인으로부터 추징할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 8조제1항의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 그 가액을 추징할 수 없다.

 

한편, 동법 제2조에서 그 적용대상을 제한하고 있는데, 예를 들면 지적재산권과 관련된 죄 가운데에는 상표법 제93(상표권 침해죄), 저작권법 제136조 제1(저작재산권 침해죄), 그리고 영업비밀 침해와 관련하여 형법 제356(업무상배임죄, 단 범죄수익이 3억원 이상 5억원 미만인 경우) 및 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1(업무상배임 가중처벌, 범죄수익이 5억원 이상인 경우)만 그 대상으로 하고 있습니다.

 

정리하면, 우리나라에서도 현행법령상 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해행위에 대한 벌칙조항이 있고, 그와 같은 벌칙조항에 해당하는 경우, 형사법적 절차를 통해 지적재산권 침해행위로 생산된 제품을 모두 몰수할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2015.09.15 17:00
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-- 국내에서 제조한 반제품을 국외로 수출하여 현지에서 조립하여 판매한 경우 국내 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다는 대법원 판결: 대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 -- 

 

국내에서는 반제품만을 생산하여 수출하였고, 그 반제품을 특허권이 없는 외국 현지에서 완성품으로 조립, 생산하여 판매한 경우에 특허법 제127조 제1호에 정한 간접침해 행위에 해당하는지가 쟁점이 된 사안입니다. 대법원은 특허법의 속지주의 원칙을 관철하여 간접침해에 해당하려면 그 간접침해 행위에 해당하는 생산이 국내에서 있어야 한다고 판시하면서, 위 사안과 같은 경우 간접침해에 해당하지 않는다고 판결하였습니다.

 

간접침해 특허법 제127조 제1호 규정: 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다

 

대법원 판결 요지:

"1. 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다. 이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공조립 등의 행위도 포함한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 20073356 판결 등 참조).

 

2. 한편 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산사용양도대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다.

 

3. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다."

 

*첨부파일: 대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결

대법원_2014다42110 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.07.28 17:30
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-- 제약분야 특허침해 손해배상액 산정에 관한 최근 판결 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결 -- 

 

특허침해 및 손해배상청구 소송과 관련하여 에서 제약산업 분야에서는 의사의 처방을 통해 환자에게 투여되는 전문 의약품의 경우 국민건강보험법을 적용하는데 따른 여러 특이사항이 있습니다. 예를 들면, 특허 의약품과 침해 의약품 모두 건강보험심사평가원에 그 약가(판매가격)를 각 등재하고, 각 환자에게 투여된 일시, 수량, 금액을 기록으로 남깁니다. , 의약품의 최종 소비자인 환자에게 판매된 수량, 금액, 일시 등 판매실적이 공적 기록으로 남습니다. 뿐만 아니라 그 이전 단계인 제품생산에 관한 기록, 제품 출하 등 유통에 관한 기록도 모두 있습니다.

 

또한 특허 침해품(제네릭)이 시장에 출시되면서 특허제품의 독점상태가 무너지면 즉시 특허제품의 판매가격(약가)을 강제로 인하합니다. 특허제품 약가를 제네릭 발매일로부터 첫 1년 동안 기존 금액의 80%로 조정하므로, 특허침해품이 발매되면 침해 발생 전 특허제품의 판매수량을 그대로 유지하더라도, 특허침해품 발매개시만으로도 특허제품의 기존 매출액 20%가 순식간에 사라지는 결과를 낳습니다. 특허침해로 이익의 20%가 감소하는 것이 아니라 매출의 20%가 사라지는 것입니다. 당연히 위 판결 사안에서도 똑 같습니다.

 

잘 알려져 있는 바와 같이, 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제5항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 빈번하게, 가장 자주 채택하여 활용합니다. 법원에서는 위 특허법 규정을 재판부 재량으로 특허침해 손해액을 적당히 결정할 수 있다고 해석하는 것 같습니다.

 

이와 같이 재판부 재량으로 손해액수를 적당하게 결정한 판결금액을 그 계산의 배경을 대강 짐작하여 전체적으로 수긍할 수 있는 경우도 있지만, 때로는 그와 같은 금액을 결정한 배경이나 이유를 쉽게 이해하기 어려운 경우도 있습니다. 올란자핀 자이프렉사 특허침해 손해배상 판결도 그 손해액 산정의 배경과 이유에 대해 의문이 있는 경우입니다. 물론 판결문에서 들고 있는 산정이유 자체를 이해하지 못한다는 얘기는 아닙니다.

 

법원은 위 판결에서 특허침해 당시 국세청 발표 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%를 침해품의 총 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판결하였습니다. 먼저 침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정한 것입니다. 이제까지 자주 사용된 방법으로 언뜻 문제가 없어 보이지만, 제약분야의 특이상황을 감안하면 수긍하기 어려운 점이 많습니다.

 

먼저, 국세청의 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%는 특허권으로 보호받는 독점 의약품과 수많은 동일한 제품이 경쟁하고 있는 제네릭 의약품을 모두 포함하여 산정하는 것입니다. 독점제품의 수익률이 다수 경쟁제품의 평균 수익률보다 높다는 것은 상식입니다. 숫자도 독점 특허제품보다 제네릭 제품이 훨씬 많습니다. 또한, 특허침해품의 발매 즉시 특허제품의 매출 중 20%에 해당하는 약가 인하라는 고려요소도 있었습니다. 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다. , 다른 산업분야와 달리 제약분야에서 건강보험이 적용되는 전문의약품의 경우에는 독점 특허제품의 판매손실로 인한 손해액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액을 같다고 볼 수 없습니다. 이와 같은 점은 어느 정도 자명하다 싶습니다.

 

건강보험이 적용되는 전문의약품 시장은 다른 산업분야와는 분명한 차이점이 있습니다. 이와 같은 확연한 차이점, 제약산업의 특성을 전혀 반영하지 않고, 법원에서 평소 자주 사용하는 손해액 산정방식(가장 편리하고 간명한 방식이지만)을 의약분야 특허침해 손해배상청구 사건에도 똑 같이 적용하는 재판은 법원의 무심한 처사로 보입니다. 제약산업 분야의 특이한 상황과 이 분야의 상식에 맞는 합리적이고 적절한 손해액 산정방식을 모색해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결

올란자핀 자이프렉사 특허침해손해배상 사건 서울지법 2014가합526972 판결.pdf

작성일시 : 2015.07.14 17:00
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-- 특허침해 혐의자가 아닌 대형 유통업체 등 거래처에 보낸 특허침해 경고장과 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결 소개 -- 

 

특허권자가 특허침해혐의가 있는 상대방에게 특허침해 경고장을 보내는 것은 원칙적으로 특허권의 정당한 권리행사에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 문제되지 않습니다. 그러나, 그 침해혐의를 받는 경쟁업체뿐만 아니라 그 경쟁업체가 납품하는 홈쇼핑 업체 등 거래처에 특허침해 경고장을 보내 거래를 중단시킨 경우, 정당한 권리행사를 넘어 영업방해 등 불법행위로서 손해배상 책임을 부담할 수 있습니다.

 

최근 서울중앙지방법원은 2014가합551954 사건 판결에서, 거래처에 특허침해 경고장을 보내 거래를 중단시켜 2770여만원의 손해를 입혔다는 이유로 제기된 소송에서, 경고장을 보낸 측의 손해배상 책임인 인정하는 원고승소 판결을 하였습니다. 홈쇼핑 업체나 대형마트에서는 해당 제품이 순식간에 팔리기 때문에 특허침해여부를 정밀하게 검토하고 확인할 시간적 여유가 거의 없습니다. 따라서, 특허침해 경고장을 받는 경우 일단 그 상품의 판매를 중단하거나 이미 납품한 상품을 반품하는 경우가 많습니다.

 

이때 식품과 같이 유통기간이 짧은 제품은 폐기해야 하므로 특허침해 경고장으로 거래중단 및 반품은 심각한 손해로 연결되기도 합니다. 위 사안에서도 홈플러스 등 대형 유통업체는 특허침해 경고장을 받고 특허침해 여부를 조사, 판단하지도 않고 곧바로 거래중단 및 반품처리를 함으로써 특허침해 혐의자에게 심각한 손해를 입혔습니다. 이와 같이 거래처에 보낸 특허침해 경고장은 실제 특허침해 여부를 떠나 그 자체로 영업상 막대한 손해를 초래하는 경우도 있습니다.

 

서울중앙지법은 위 판결에서, "피고가 원고들의 거래처에 보낸 경고장은 단순히 특허 침해의 가능성을 언급한 것이 아니라 특허 침해를 단정하고 있는데, 가처분 신청 등 사법적 구제절차를 취하지 않고 원고들의 거래처에 거래 중단을 요구하면서 이를 거절할 경우 모든 조치를 취하겠다는 취지의 경고장을 보낸 것은 정당한 권리행사를 벗어난 위법행위에 해당한다"고 판시하였습니다. 나아가, "부당한 특허침해 경고행위에 따른 책임은 특허권자에게만 한정할 근거는 없고 경고 행위를 실행한 사람이라면 일반불법행위 법리에 따라 손해배상 책임을 부담하므로, 의뢰에 따라 대리인으로 경고장을 발송했다 해도 불법행위가 인정된다"고 판시하였습니다. 대리인으로서 경고장을 발송한 경우 본인뿐만 아니라 대리인에게도 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결입니다.

 

위 판결에 비추어 보면, 실무상 특허침해 경고장을 보내는 경우, (1) 특별한 사정이 없는 한 특허침해 혐의자 본인에게 보내고 그 거래처에 보내는 것은 피하고, (2) 또한 특허침해는 유효한 특허권과 그 권리범위에 속하는 것은 전제로 하는데 특허유무효 판단 및 권리범위해석은 쉽지 않기 때문에 가능한 한 단정적 표현은 피하는 것이 바람직할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.05.18 09:20
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-- 미국 의약특허 침해소송에서 손해배상액 판결: Omeprazole (Prilosec) Formulation 특허를 침해한 제네릭에 대해 영업이익(gross margin) 50%를 특허침해 손해배상액으로 산정한 사례 – AstraZeneca v. Apotex 사건 -- 

 

특허분쟁은 특허유무효 판단, 침해여부 판단, 침해금지 명령을 지나서 최종적으로 손해배상 판결까지 얻어내는데 장기간이 걸리는 경우가 많습니다. 특히 미국 허가특허연계도(HWA)에 따른 ANDA 관련 특허소송은 실제 제품발매보다 앞선 시기에 제출하는 시판허가 신청부터 시작되므로 통상의 특허침해소송보다 더 복잡하고 긴 기간이 필요합니다.  Omeprazole 미국 특허소송도 1997 Apotex 포함 제네릭 개발사들이 FDA paragraph IV를 수반한 ANDA를 제출하면서 시작된 것인데, 2015. 4. 7. 손해배상 사건 항소심 CAFC 판결이 나왔으므로, 무려 18년 정도가 지난 사건입니다. 아마도 초기 ANDA 소송을 담당했던 회사 관계자들은 대부분 은퇴하지 않았을까 짐작됩니다. 이와 같이 특허분쟁은 사안에 따라 때로는 수년 또는 10여년 이후를 내다보는 안목이 필요한데, 현실적으로는 쉽지 않다고 생각합니다.

 

미국 HWA의 구조는 ANDA 허가신청 및 30 months stay 중에는 제품 발매가 없고 손해배상 책임도 발생하지 않지만, 그 이후 단계에서 특허 리스크를 안고 제네릭을 발매하 면 손해배상이 문제됩니다. Apotex Omeprazole 제네릭도 2003년부터 2007년 사이에 이와 같은 상황이 발생했다고 합니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 이론적 방법은 어느 정도 명확해 보이지만, 실제 사건에서 구체적으로 산정하려고 하면 어려운 문제가 많습니다. 자주 사용되는 방법으로는 reasonable royalty를 기준으로 하는 방법, 침해자의 이익을 손해로 추정하여 반환하게 하는 방법, 특허권자의 일실이익을 기준으로 하는 산정하는 방법이 있습니다. 이 사건에서는 그 중에서 reasonable royalty를 기준으로 하는 방법을 채택하였습니다.

 

흥미로운 점은, 통상 reasonable royalty 산정은 순매출(net sale)을 기준으로 삼는 경우가 많은데, 여기서는 gross margin (gross sales minus cost of goods)을 기준으로 하여, 50%reasonable royalty로 산정했다는 내용입니다. 조금 이례적 산정법으로 볼 수도 있지만 미국법원은 1,2심 모두 이를 허용한 판사가 재량권 남용 등 위법행위를 한 것은 아니므로 채택하는데 문제 없다고 판결하였습니다.

 

한편, Apotex Omeprazole 물질과 용도발명 특허 모두 만료되어 공지기술인 상황에서, 단지 2중 코팅정 기술에 관한 formulation 후속특허이고 회피하는 것이 어렵지 않는 등 기술적 가치가 그리 높게 평가하기 어려운 해당 특허를 단지 침해했다는 이유로 그와 같은 고율의 로열티를 기준으로 한 손해배상 책임을 묻는 것은 부당하다고 주장하였습니다. 그러나, 미국법원은 그와 같은 로열티 비율 감액 주장을 받아들이지 않았습니다. 미국법원 판결을 참고로 첨부합니다.

 

첨부: Omeprazole 특허침해 손해배상 사건 AZ v. Apotex CAFC 판결

AZ vs Apotex CAFC 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.04.08 10:06
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-- 제네릭 허가 적응증에서 특허청구 적응증을 제외하는 (carved out) 변경허가(소위 skinny label)에도 불구하고 특허침해로 인정한 외국판결 소개 --

 

제약분야에서 물질특허의 후속 의약용도 특허침해를 회피하는 방안으로 오리지널 제품과 동일한 적응증으로 품목허가를 받은 후 특허 받은 적응증을 삭제하는 변경허가를 받기도 합니다. 이와 같은 변경허가로 특허침해 리스크를 회피하는 것처럼 보이지만, 현실적으로는 특허침해 리스크가 여전히 잔존하는 경우도 있습니다.

 

대표적 사례가 pregabalin의 효능, 효과에서 오리지널 제품 리리카의 특허청구 적응증 통증치료 효과를 제네릭 제품에서 제외하는 변경허가에도 불구하고 특허간접침해 책임을 인정한 호주법원 판결입니다. 오리지널 리리카(Lyrica) 대한 제네릭(pregabalin) 적응증 효능효과에서 통증치료를 제외하고 진경제로만 한정한 경우도 특허침해로 판단한 호주법원 판결 한편, 우리나라 서울중앙지방법원에서도 리리카 제네릭을 발매하는 국내회사가 이와 같이 통증치료 적응증을 제외하는 변경허가를 받았음에도 불구하고 여전히 특허침해로 인정한 사례가 있습니다.

 

네델란드 헤이그지방법원에서 2015. 1. 27. 오리지널 제품의 적응증 중 용도특허가 존속 중인 특정 적응증을 제네릭 제품에서 삭제하는 변경허가, 소위 skinny label 사안에 대해 여전히 특허간접침해라고 판결하였다고 합니다. 형식적으로 판단한다면 제네릭 회사에서 특허권 침해를 회피하려고 의식적 조치를 취하였음에도 불구하고 여전히 특허침해책임을 인정한 것입니다. 최근 유사한 판결이 계속되는 일련의 흐름으로 보입니다. 이와 같은 판결 흐름에 비추어 볼 때, 제네릭 개발전락을 검토하는 단계부터 의약용도 특허의 침해판단을 보다 신중하게 할 필요성이 높습니다. 아래에서 헤이그법원 판결내용을 간략하게 소개합니다.

 

오리지널 품목 허가권자 Novartis는 골다공증 치료제 zoledronic acid 특허권자로서 원 제품 Zometa®를 판매하고 있고, 후속제품으로 주사제 Aclasta®를 발매하였습니다. 원천특허는 존속기간 만료로 이미 소멸하였지만 후속제품 주사제에 관한 후속 특허로 EP 1 296 689가 존속 중입니다. 후속특허에서 명시적으로 청구된 주사제의 적응증으로 골다공증 osteoporosis 치료효능뿐입니다.

 

NovartisAclasta® 주사제 오리지널 품목허가의 적응증인 osteoporosis Paget’s disease 치료효능을 근거로 하여 Sun에서 동일한 성분 및 효능으로 제네릭 허가를 받았습니다. 그 후 Sun은 적응증에서 osteoporosis 치료효능을 삭제하고 Paget’s disease 치료효능만 남기는 변경허가를 받았습니다. Novatis 의약용도 특허에는 Paget 병 치료효과를 특허청구범위로 기재하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 헤이그법원은 Sun의 제네릭 제품발매를 위 특허에 대한 간접침해에 해당한다고 판결한 것입니다. 판결문을 참고로 첨부합니다.

 

판결요지는, 제네릭 제품을 발매하는 Sun 입장에서 환자들에게 제네릭 허가범위에서 제외된 오리지널 제품의 적응증 골다공증 치료용으로도 제네릭 제품이 사용될 수 있음을 알고 있고, 그와 같은 특허침해 행위를 방지하기 위한 조치로 특허용도를 허가 적응증에서 삭제하였다고 알리는 정도로는 책임 면제사유로서 불충분하다고 판시하였습니다.

 

원칙적으로 특허청구범위에 기재된 적응증이 아니라면 직접적인 특허침해가 성립되지 않습니다. 그렇지만, 특허침해의 범주에는 직접침해뿐만 아니라 간접침해도 있습니다. 직접침해가 성립되지 않는 경우에도 다음 단계로 간접침해에 해당하는지 여부를 신중하게 검토해야 합니다. 또한, 특허법상 간접침해 규정도 곧바로 적용되지 않기 때문에 간접침해도 성립하지 않는 경우에도, 더 나아가 민법상 일반 불법행위 책임이 인정되는 경우도 있을 수 있습니다. 따라서, 제네릭 제품이 특허침해 책임으로부터 자유로운지 여부는 폭넓은 시각으로 위와 같은 모든 변수를 신중하게 검토할 때 비로소 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

*첨부파일: 네델란드 헤이그지방법원 판결

Novartis vs Sun 판결 (skinny label infringement).pdf

 

작성일시 : 2015.02.16 17:00
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-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.08 09:25
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-- 일본제약 회사 다케다의 프레바시드 의약품(Prevacid® SoluTab™, 약효성분: lansoprazole)에 대한 미국특허는 유효하지만, Zydus ANDA 제네릭 제품은 특허 비침해라는 CAFC 판결 --

 

일본 제약회사 다케다의 위염치료제 신제품 프레바시드의 약효성분은 란소프라졸입니다. 미국특허 U.S. Patent 6,328,994호는 그 화합물특허, 용도특허가 아니라 물 없이 복용할 수 있는 새로운 formulation 기술발명에 관한 특허이며, 허가-특허연계 제도에 따라 미국 FDA Orange Book에 등재되어 있습니다. 프레바시드 오리지널 제품에 대해 인도 제약회사 Zydus에서 제네릭 허가신청 ANDA를 제출하면서 특허침해소송이 제기되었고, 1심에서는 특허권자 승소하였으나 최근 항소심에서는 특허권자 패소라는 판결이 났습니다. 해당 특허에서 핵심쟁점은 입자도(particle size)의 범위입니다. 해당 특허청구항을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1. An orally disintegrable tablet which comprises (i) fine granules having an average particle diameter of 400 μm or less, which fine granules comprise a composition coated by an enteric coating layer comprising a first component which is an enteric coating agent and a second component which is a sustained-release agent, said composition having 10 weight % or more of an acid-labile physiologically active substrate that is lansoprazole and (ii) an additive wherein said tablet having a hardness strength of about 1 to about 20 kg, is orally disintegrable.

 

제네릭 개발회사 자이두스는 ANDA에서 그 입자도에서 400 μm 를 초과하는 범위로 한정함으로써 특허침해를 회피하려고 시도하였습니다. 그러나, 특허권자 다케다에서는 제약분야의 기술상식에 비추어 볼 때 입자도는 10% 측정오차를 감안하는 것이 표준이라는 하면서, 비록 ANDA 내용이 위와 같은 특허청구항에 기재된 문언적 범위를 벗어나지만 10% 오차를 감안하면 실질적으로는 특허청구범위에 속한다는 주장을 하였습니다. 이에 대해 1심에서 미연방지방법원은 다케다 주장을 받아들였으나, 항소심 CAFC에서는 위와 같은 다케다 주장을 배척하였습니다. , 특허명세서 등을 감안하여 청구범위를 해석하더라도 특허발명은 400 μm 보다 작은 입자 사이즈의 fine granule을 새로운 formulation 발명내용으로 한 것이고, Zydus ANDA에서 그 보다 큰 사이즈의 입자를 대상으로 한정한 것은 특허의 입자도 범위를 회피하기 위한 것으로서 특허침해라고 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

최근 입자도(particle size)에 관한 특허소송이 미국과 유럽에서 심심찮게 발생하고 있습니다. 현재까지는 모두 특허권자가 패소한 사례만 있습니다. 실제 소송에서는 어떤 상태에서의 입자도를 어떤 방법으로 측정할 것인지가 소송의 승패를 좌우하는 핵심 사항으로 보입니다. 보통 타정 과정에서 입자도가 변하기 때문에, 특허청구된 입자도가 원료 상태에서의 입자도를 의미하는지, 아니면 타정을 마치고 난 후 완제품 상태에서의 입자도를 의미하는지 등 기술적 사항이 먼저 명확하게 확정되어 있어야 합니다. 또한, 측정방법에 따라 수많은 변수가 개입될 수 있기 때문에 입자도 측정 방법 및 조건에 대해서도 상세한 기준이 미리 설정되어 있어야 합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 경우 특허명세서에 그와 같은 사항에 대한 자세한 기재가 없기 때문에, 특허권 행사에 수많은 난제가 발생합니다. 그와 같은 이유로 입자도 관련 특허에 대해서는 거의 항상 불명료하다는 이유로 특허무효 주장이 제기되고 있습니다. 미국법원은 pro-patent 입장에서 특허유효 판결을 많이 하고 있지만 다른 국가라면 그 무효의 위험성은 여전히 높다고 생각합니다. 입자도 관련 특허는 무효를 피하면서도 경쟁회사에 대해 특허권을 행사하려면 수치 한정에 관한 수많은 사례연구와 창의적 발상이 필요하다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.04.10 13:53
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-- Medtronic CoreValve LLC사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 장기간 연속된 우선권 주장을 수반한 일련의 복수 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단 --

 

미국에서 의료기구 및 기기 분야의 특허소송은 어느 기술분야보다 치열합니다. 예를 들어, Medtronic, Boston Scientific Corp., Cordis 등 대표적 회사들이 다양한 stent에 관한 특허침해 소송을 10년이 넘는 장기간 동안 치열한 법적 다툼을 하고 있습니다. 통상 손해배상 금액이 몇천억원에 이르는 중대한 특허사건입니다. 참고로, 최근 제기된 stent 특허침해소송에서는 한국중소기업까지 피고에 포함되어 현재 미국법원에서 특허소송이 진행 중입니다.

 

의료기기 분야의 대표적 회사인 Medtronic사는 신기술을 보유한 벤처회사에 대한 활발한 M&A로 유명합니다. 여기서 문제된 인공심장 및 대동맥용 인공판막(prosthetic aortic valve stents) 기술도 벤처기업을 특허와 함께 매입하였습니다. 그 후, 경쟁회사 Edwards Lifesciences Corporation와 사이에 특허소송이 시작되었고, 최근 델라웨어 연방지방법원에서 패소하여 약 4천억원에 이르는 거액의 손해배상 평결을 받았습니다. 위 분쟁과 관련하여 Medtronic CoreValve입장에서 매우 중요한 특허가 미국특허 제7,892,281호입니다.

 

그런데, 소송 중에 다음과 같은 우선권 주장에 관련된 심각한 하자가 발견되었습니다. 그와 같은 하자가 단순실수로 발생하였을지 모르지만, 그 결과는 수천억원의 이해관계가 달려있는 심대한 것입니다. 기술이전, 특허매입, 벤처 M&A에 있어서 특허관련 due diligence 가 얼마나 중요한지 상징적으로 보여주는 사례입니다. 잘못하면 소위 “buying litigation” 결과를 낳습니다. 또한, 장기간 계속된 일련의 CA 또는 CIP 등 연속출원은 그 우선권 인정 고리(chain of priority)에 문제가 발생하는 경우가 상당히 많습니다. 특히 모든 나라에서 특허 심사관이 우선권 인정의 적법여부를 적극적으로 심사하지 않는 관행이 있습니다. 따라서, 실제 우선권 인정의 대상이 되지 않는 수많은 특허가 심사를 통과하여 등록되고 있습니다. 이해당사자가 모든 청구항을 구체적으로 조사하고 살펴보면 수많은 특허에서 우선권 인정의 하자가 발견될 가능성이 매우 높습니다. 우선권 불인정의 사례는 흔하지만 그 원인이 실무자의 실무로 발생하였다는 사실이 특이한 점입니다.

 

간단하게 배경사실과 판결내용을 살펴보겠습니다. 다양한 쟁점이 많지만, 여기서 문제된 사안은 일련의 연속된 출원들 사이의 우선권 인정여부입니다. 특허등록까지 일련의 우선권 주장 및 연속 출원 현황을 정리하면, 그 시작점은 최초 1999. 11. 17. 프랑스 특허출원으로 거슬러 올라가고, 10년이 넘어서까지 우선권 주장을 동반한 미국 출원이 계속되었습니다. 이와 같은 미국 특허실무의 특이한 현상은 바이오 분야와 의약 분야에서 자주 볼 수 있습니다. 복잡한 tree 중에서 미국 CAFC에서 판결한 chain of priority는 다음과 같습니다.

 

1.    French Application 1b (FR 00/14028) filed October 31, 2000

2.    International Application 2b (PCT/FR 01/03258) filed October 19, 2001

3.    U.S. Application 4 (10/412,634) filed Apr. 10, 2003

4.    U.S. Application 6 (11/352,614) filed February 13, 2006

5.    U.S. Application 8 (12/029,031) filed Feb. 11, 2008

6.     U.S. Application 10 (12/348,892대상특허 ’281 patent) filed January 5, 2009

 

문제는 위3번의 특허출원(4번째 미국출원) 이후 출원된 미국출원에서 그 앞쪽 명세서 기재를 복사하여 붙이는 방식으로 작성하면서 해당 정보를 수정하지 않는 치명적 실수를 범한 것입니다. 구체적으로 4번째 미국출원 명세서 중 “this application ~” 시작하는 부분을 그대로 복사하여 사용하면서 우선권 주장의 고리가 단절되는 결과를 낳게 되었습니다. Medtronic에서는 특허업계의 합리적 실무자로서는 충분히 앞선 관계를 이해할 수 있다고 주장했으나 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 불행한 일이지만, 사후적으로 수정할 수 없는 치명적 실수로 판명된 것입니다. 다시 한번 특허실무의 무거움을 실감하게 하는 판결입니다.

 

참고로, 우선권 주장에 관한 정리글을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

The present application claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 12/029,031, filed Feb. 11, 2008, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 11/352,614 filed Feb. 13, 2006, now U.S. Pat. No. 7,329,278, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355,  now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed on Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844. The present application also claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 11/434,506 filed May 15, 2006, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/772,101 filed Feb. 4, 2004, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844.

 

또한, 참고로 문제가 된 6번째 미국특허출원의 우선권 주장 기재를 인용하면 다음과 같습니다.

 

The priority claim in Application 6 reads in its entirety as follows: “The present application is a continuation of U.S. Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, which is a continuation-in-part of U.S. Ser. No. 10/130,355 filed on May 17, 2002, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claimed priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; this application is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English.”  

 

** 4번 출원 명세서 기재를 그대로 복사하여 사용함으로써 this application 4번 출원에서는 문제되지 않으나, 6번 및 그 이후 연속출원에서 정작 주장하려는 우선권 기초가 되는 출원을 누락하게 된 결과를 초래함.

작성일시 : 2014.02.06 14:51
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-- 미국 특허침해소송에서 손해배상액수를 산정할 때 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 손해배상액이 극심하게 달라지는 사례 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결 --

 

최근 미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

  

 

 

8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 4천억원, 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억원이라는 것입니다. 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

 

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 12천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

 

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

 

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

작성일시 : 2014.01.21 08:34
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-- 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결 --

 

1.     관련 법리

 

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정기간 독점권을 획득하는 것이고, 영업비밀은 비밀성을 전제로 보호받는 것이므로, 원칙적으로 동일 기술내용에 대해 특허권과 영업비밀은 동시에 인정되지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허 출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다.

 

중요한 포인트는, 특허 출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 주장을 해야 한다는 점, 그리고 영업비밀을 주장하는 자에게 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다. 대법원 2007. 11. 15. 선고 20077484 판결에서는 “특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판결하였습니다. 다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못한 경우에는 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 영업비밀 침해주장이 인정되지 않을 것입니다.

 

2.     배경사실

 

원고 A 회사는 특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품에 관한 특허권자입니다. A회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 경쟁제품을 발매되었습니다. 종업원 B는 퇴직하면서 재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 서약의 사항을 위반하였을 경우에는 형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

 

원고 A회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다고 주장하였습니다.

 

3.     1심 판결

 

먼저, 원고의 특허 청구항에서는 구연산 0.1 내지 1 중량%를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 부인하였습니다. , 1심 재판부는 균등론에 관한 법리를 설시하면서도, 침해판단에 있어서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 결론을 내리면서도 그 구체적 이유는 밝히지 않았습니다.

 

다음으로, 영업비밀 침해주장에 대해 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다. 무엇을 특허기술내용과 구별되는 영업비밀로 주장하는지 그 점부터 주장 입증이 부족하다는 취지입니다. 결국 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

 

4.     실무적 유의사항

 

원칙적으로 특허침해와 영업비밀침해는 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 동일한 대상에 대해서는 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별되어야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

 

소송을 제기하기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 상호간 주장의 신뢰성을 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

 

특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운용하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로 청구함으로써 위 전문 합의부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결

서울중앙지방법원_2013가단5010607.pdf

작성일시 : 2014.01.14 16:23
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-- 주사용 아세트아미노펜(파라세타몰) 용액 formulation 미국특허소송 판결 --

 

1. 특허 의약품 및 특허기술

 

오래 전부터 널리 알려진 아세트아미노펜은 매우 안전한 약물이지만, 그래도 수분에 노출되면 p-aminophenol을 형성하고 결국 바람직하지 않은 quinone-imine으로 분해된다는 사실이 알려져 있습니다. 주사제용 수용액에서 이와 같은 불안정성을 해결한 것이 Cadence사 특허 제제기술입니다.

 

오렌지북에 등재된 Cadence사의 formulation 특허는 US 6,028,222(이하 ‘222특허’) US 6,992,218 특허(이하 ‘218 특허’)입니다. 그 중 대표적 특허 청구항을 인용하면 다음과 같습니다. 이는 주사제 용액의 안정성을 개선한 제제기술을 특허법적으로 최대한 유리하게 표현한 것으로서, 판매제품에 사용된 실제 formulation으로부터 핵심적 기술요소를 추출하여 상위개념으로 기재한 것입니다. 구체적 formulation 내용을 기재하는 일반적인 청구항 표현과 어떤 점에서 구별될 수 있는지 등을 살펴보면 참고가 될 것입니다.

 

. 222 특허


청구항 1

A stable, liquid formulation consisting essentially of acetaminophen dispersed in an aqueous medium containing a buffering agent and at least one member of the group consisting of a free radical scavenger and a radical antagonist.

 

. 218 특허

 

청구항 1

1. A method for preparing an aqueous solution with an active nature susceptible to oxidation, which is paracetamol, while preserving for a prolonged period, comprising deoxygenation of the solution by bubbling with at least one inert gas and/or placing under vacuum, until the oxygen content is below 2 ppm, and optionally the aforementioned aqueous solution with an active principle is topped with an inert gas atmosphere heavier than air and placed in a closed container in which the prevailing pressure is 65,000 Pa maximum, and the oxygen content of the aqueous solution is below 2 ppm, and optionally the deoxygenation of the solution is completed by addition of an antioxidant.

 

2. 제네릭 허가신청 및 ANDA 특허소송

 

주사용 아세트아미노펜 오리지널 제품 OFIRMEV®에 대해 Exela사가 미국 FDAparagraph IV certification를 수반한 제네릭 허가신청을 제출하자, 특허권자 Cadence사는 Exela가 자사의 제형, 제법 및 조성물 특허를 침해한다고 주장하면서 ANDA 소송을 제기하였습니다. 전형적인 허가특허 연계제도에 따른 ANDA 특허소송입니다. 참고로, 다수의 제네릭사로부터 ANDA가 제출되었지만 Cadence Perrigo사 등과는 위임형 제네릭 발매를 조건으로 합의하였습니다.

 

통상 formulation 특허는 침해를 회피하기도 쉽고, 그렇지 않더라도 진보성 결여로 무효 가능성이 높기 때문에, 특허권 행사가 어렵다고 알려져 있습니다. 그런데, 흥미롭게도 이 사건에서는 특허권자가 승소하여 제네릭 발매를 저지하는데 성공하였습니다. 이와 같은 이유로 미국특허소송이지만 최근에 나온 미국법원 판결을 그 개요만 간략하게 참고로 소개합니다.

 

3. 특허침해 판결

 

. 222 특허 침해여부

 

(1) 특허청구범위 해석에서 Exela는, 특허청구항에 기재된 기술구성 ‘a buffering agent’ pH 변화를 막는 효과적인 농도(an effective concentration to resist material changes in pH)일 것이 요구된다고 주장하면서, 자사 제품의 formulation에 함유된 sodium ascorbate는 이와 같은 효과를 나타내는 버퍼라고 보기에는 그 효과가 너무나 미미하다고 주장하였습니다. , 특허기술의 효과를 나타내지 않기 때문에 특허비침해라는 주장입니다.


(2) 반면, 특허권자 Cadence‘a buffering agent’pH 변화를 막는 효과가 없는 경우도 포함된다(even if its effect is negligible)고 주장하였고, 나아가 Cadence는 연구원을 증인으로 불러 실험 결과를 근거로 Exela사의 제품에 함유된 sodium ascorbate가 버퍼로 작용한다는 점을 입증하였습니다.


(3) 1심 법원은 특허권자 Cadence의 주장과 증거를 받아들여 Exela사의 제품의 formulation은 특허침해라고 판결하였습니다.


(4) 또한, Exela 제품에 함유된 mannitol이 항산화제로서 ‘free radical scavenger’에 해당하는지 여부도 문제되었습니다. 법원은 ‘a free radical scavenger’의 범위를 조성물 내에서 항산회제로 작용하는 물질(a substance that functions in the formulation as an antioxidant)라고 해석하였습니다. 또한, 법원은 Cadence가 전문가 진술서를 근거로 mannitol이 항산화제라는 주장을 하였음에도 Exela에서 명시적으로 이를 반박하지 아니하였기 때문에 그러한 논점에 대해 다투지 않는 것으로 판단하였습니다.    

 

. 218 특허

 

(1) Exela는 자신들의 제품은 bubbling을 통해 deoxygenation되지 않고, 산소의 2ppm 이하로 떨어지기 전에 항산화제를 첨가하며, 아세트아미노펜을 첨가하기 이전에 용해된 산소의 농도가 2ppm이하로 떨어지므로 218 특허를 침해하지 않는다고 주장하였습니다.


(2) ‘Bubbling’ 구성요소 흠결 여부: 법원은 bubbling 또는 진공하에 두는 것은 모두 bubbling에 해당하는 것으로 청구항을 해석하였으며, 전문가 증언을 근거로 Exela의 제품은 ‘argon blanketing’ 과정에서 용액에 거품이 형성될 뿐만 아니라 ‘argon blanketing’ bubbling 또는 진공하에 두는 것과 동일한 기능을 하므로 문언침해 및 균등침해에 해당한다고 판단하였습니다.


(3) 항산화제 첨가구성요소 흠결 여부: 항산화제를 첨가하는 것은 선택적이므로 그 첨가 시기는 문제되지 아니하므로 구성요소가 충족된다고 판단하였습니다.


(4) ‘2ppm 이하에서의 탈산화구성요소 흠결 여부: Excel의 제품은 문언침해에는 해당하지 않지만, 아세트아미노펜을 산소 농도가 2ppm에 이르기 전 또는 후에 넣어도 차이가 발생하지 아니하므로 균등침해에 해당한다고 판단하였습니다.

 

4. 특허무효 여부

 

. 222 특허

 

청구항 1‘Stable’이라는 요소가 선행기술에 공지되었는지 여부가 문제되었는바, 법원은 stable이라는 것은 약학적으로 수용가능한 반감기를 가지는 것을 의미하는데 Exela는 선행기술의 반감기에 대한 자료를 제출하지 아니하여 공지여부를 입증하지 못하였기 때문에 특허가 유효하다고 판단하였습니다.

 

. 218 특허

 

청구항 1산소의 농도가 2ppm 이하라는 요소를 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는지 여부가 문제되었는데, 법원은 선행문헌에 산소 농도를 변경하는 것이 어렵다고 기재되어 있기 때문에 진보성이 인정되어 특허가 유효하다고 판단하였습니다

작성일시 : 2013.12.13 17:19
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-- 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 201214441 판결 --

 

서울고등법원의 지재권 전문 재판부인 제5민사부가 방화문 제조장치 관련 특허침해소송에서 선고한 판결로서, 특허침해소송 실무에 관한 좋은 참고자료가 될 것 같아서 소개합니다.

 

위 판결에서는, “하나의 특허에 관하여 특허청구범위를 복수의 청구항으로 기재할 수 있는 바, 이러한 다항제는 하나의 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호하고 자유기술 영역과의 한계를 명확하게 하기 위한 것으로서, 하나의 발명에 속하는 복수의 청구항 사이에 특허법상 그 기술적 의의 내지 기술적 가치를 달리 평가할 아무런 근거가 없으므로, 각 청구항마다 개별적으로 성립하는 특허침해로 인한 침해금지, 손해배상 등의 법률효과는 모두 하나의 특허의 침해로 인한 것으로서 서로 다른 것이라고 볼 수 없고…, 특별한 사정이 없는 한, 각 청구항에 기한 특허침해로 인한 청구가 하나의 소송으로 심리되는 경우에는 그 청구들은 소송법상 선택적 병합의 관계에 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 선택적 청구란 복수의 청구 중 어느 하나만 성립하면 나머지 청구는 심리하지 않아도 된다는 의미입니다. 따라서, 특정 청구항에 관한 특허권을 침해한 것으로 판단되면, 나머지 청구항에 관한 침해여부는 심리하지 않아도 됩니다. 실무적으로 복수의 청구항 중에서 가장 침해입증이 쉬운 청구항만 집중적으로 주장 입증하면 될 것이므로, 다수의 청구항에 관한 침해를 한꺼번에 모두 주장, 입증하려는 소송수행은 바람직하지 않습니다.

 

종래의 특허침해소송 실무를 살펴보면, 복수의 청구항에 기한 각 특허침해를 심리 판단한 사례는 많지만, 각 청구항에 대한 특허침해를 인정하면서도 그 손해배상액에 관하여는 청구항마다 구별하지 않고 단일한 손해액을 산정하고 있습니다. 또한, 각각의 청구항은 서로 다른 기술내용을 기재하고 있지만, 일단 침해가 인정되면 그 청구항 사이에 침해자의 실시기술에 있어서의 비중 내지 기여의 정도를 심리하거나 구별하여 판단하지 않습니다. 결국, 어느 하나의 청구항에 대한 침해를 인정하고서도 다시 특허권자가 주장한 다른 청구항에 대한 침해 여부를 별도로 판단한다는 점만 다를 뿐이고, 판결에서 최종 인정하는 침해금지범위 또는 손해배상액의 측면에서 보면, 하나의 청구항을 침해한 경우와 복수의 청구항을 침해한 경우에 어떤 차이도 없습니다.

 

그렇다면, 결론에서는 종래 판결도 위 소개하는 판결에서 말한 선택적 병합과 동일한 입장으로 보입니다. 다만, 위 서울고등법원 판결은 이와 같은 쟁점에 대해 특허침해소송에서 청구항을 기준으로 소송물을 인정하되, 하나의 특허에 포함된 복수의 청구항에 기초한 청구는 원칙적으로 선택적 병합의 관계에 있다고 명시적으로 밝혔다는 이론적 의미가 있을 뿐입니다. 특허침해소송에 관한 실무자 관점에서 보면, 복수의 청구항에 관한 침해주장이 가능하더라도, 그 중에서 가장 유리한 청구항을 선택하여 그 청구항에 대한 주장, 입증에 집중하는 소송수행이 바람직하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결

서울고등법원_2012나14441_판결문.pdf

작성일시 : 2013.11.20 19:25
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-- LCD 제조공정라인에 들어가는 검사장비와 관련하여, B사가 경쟁사 A사에 대하여 제기한 특허침해소송 중 제출한 특허침해주장 증거자료에 의해, B사가 특허침해 혐의자인 A사의 영업비밀을 침해한 것으로 판단된 사례 - 서울중앙지방법원 2011가합48747 판결 --

 

일반 소비자에게 판매되는 제품이 아니라 반도체 제조장비와 같이 보안이 엄격한 공장의 생산라인에 설치되는 장비에 사용되는 기술이라면, 그 실체를 확보하여 구체적 기술내용을 알기 어렵기 때문에 특허침해의 증거를 확보하는 것이 매우 어렵습니다. 특허침해를 주장하는 특허권자에게 특허침해 입증 책임이 있는 것이므로, 단지 침해혐의만으로 상대방에게 관련 사실이나 기술자료를 제출하라고 주장하는 것은 공허한 외침에 불과할 뿐입니다. 따라서, 강제적 증거수집이 반드시 필요합니다


그런데 우리나라 민사소송법에서 허용하고 있는 증거보전신청은 현재까지 그 실효성에 관해 여러가지 의문이 있습니다. 그렇다면 대안으로 형사법상 압수수색 등 강제수사를 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있지만, 적어도 그 특허침해의 범죄혐의가 어느 정도 입증되어야 가능할 것이므로, 그 전제 조건을 충족하는 것이 현실적으로 매우 어려운 일입니다사실상 비밀리에 특허침해를 하고 있다면 그것을 법적으로 입증하는 것이 매우 어렵거나 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많습니다.

 

이때 그 장비의 제조업체만이 특허침해 혐의자인 것이 아니라 그 사용자인 구매자도 특허침해 혐의자에 해당한다는 점 또한 문제가 됩니다. 그렇지만 특허권자는 구매자인 대기업을 특허침해 혐의자로 거론할 수 없는 것이 현실이며, 구매회사의 생산라인에 직접 들어가 증거수집을 시도한다는 것은 현실적으로 불가능할 것입니다.

 

특허권자는 이와 같이 특허침해 혐의는 있지만 직접 증명하기 어려운 경우 무리한 입증을 시도할 개연성이 있습니다. 그러나, 아무리 증거수집이 어렵다고 하여도 소송법상 적법한 절차를 통해 증거수집을 해야 합니다. 이하에서 소개하는 사건과 같이 무리한 수단을 사용하면 오히려 역풍을 맞게 됩니다.

 

삼성전자에 LCD 분야의 검사장비를 납품하는 A사와 B사는 경쟁회사 관계입니다. 양사는 모두 삼성전자와 NDA를 체결하고 있을 뿐만 아니라 각각 검사장비에 관한 특허권을 보유하고 있습니다. NDA에는 비밀정보에 관하여 계약기간 동안은 물론 계약기간 만료 후 및 중도에 해지된 경우에도 일정기간 비밀유지 의무를 부과하고 있습니다. 통상 비밀유지약정에는, 그 계약의 효력존속기간은 물론 그 종료 이후에도 비밀유지 의무가 지속된다는 규정이 포함되며, 또한 어떤 사유로 당사자 사이에 문제가 생겨 그 계약을 중도 해지하는 경우에도 이미 제공한 비밀정보에 관한 비밀유지 의무가 지속된다는 규정이 포함되기 마련입니다. 언뜻 과도한 의무를 부과하는 것처럼 보이지만, 비밀유지 의무의 특성상 이와 같이 장기간의 의무를 부과하는 것도 일반적으로 허용됩니다.

 

A사가 삼성전자에 특정 검사장비를 납품하자 경쟁회사 B사는 그 검사장비가 자신의 특허권을 침해했다는 이유로 A사에 대하여 민, 형사소송을 제기하였습니다. 이때 B사는 특허발명과 A사 제품의 사진을 첨부하여 그 특징을 비교하면서 특허침해 주장을 하였습니다


이후 특허침해를 주장하는 B사의 특허가 무효로 확정됨으로써, 위 소송은 A사의 승리로 종결되었습니다. 그런데 두 회사간 분쟁은 여기서 끝나지 않았습니다. 이어서 A사가 B사에 대하여 후속 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 이 소송에서는 B사가 시중에 판매한 적이 없는 A사의 제품 및 그 기술정보를 어떻게 입수할 수 있었는지가 핵심 문제로 부각되었습니다. 즉 A사는 B사가 자신의 영업비밀을 부정 취득하여 경쟁제품을 제조, 납품하였다고 주장하면서 영업비밀침해로 인한 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다.

 

이에 대하여 서울중앙지방법원은A사가 삼성전자와 체결한 NDA 내용, A사 제품이 보안이 엄격한 삼성전자 생산라인에 설치된 적은 있으나 일반 공중에 공개된 적이 없는 신제품이라는 점, B사가 그 제품의 입수 경로를 명확하게 밝히지 못한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, B사는 A사 제품의 샘플을 부정 취득한 것으로 인정된다고 판결하였습니다. 결론적으로, A사 신제품 기술은 공지된 적이 없으며 비밀로 관리되어 온 점 등을 볼 때 영업비밀에 해당하고, B사는 A사의 그 영업비밀을 침해하였다고 인정한 것입니다.

 

B사 입장에서는 경쟁회사 A사의 신제품이 자신의 특허권을 침해하는지 판단하기 위해서는 A사 신제품 기술내용을 알아야 합니다. 그 제품을 입수해 구체적으로 비교해 보는 것이 가장 확실한 방법입니다. 그런데, 시중에서 정상적 유통경로로 구입할 수 없는 제품을 위법한 방법으로 입수한 경우에는 상대방의 영업비밀을 침해할 우려가 높습니다. 타사의 영업비밀을 침해한 경우 엄중한 민, 형사상 책임을 지게 됩니다. 설상가상으로 본 분쟁사안에서는 B사의 특허가 무효로 확정되어 특허권 행사는 성과 없이 실패하고 그 과정에서 영업비밀 침해책임만 지게 되었습니다. 이와 같은 최악의 상황을 피하려면 특허소송뿐만 아니라 영업비밀 보호에 관한 실무까지 폭넓게 볼 수 있어야 합니다.

 

* 관련 판결 서울중앙지방법원 2012. 12. 21. 선고 2011가합48747 판결 – LCD 검사장비 관련

서울중앙_2011가합48747_판결문.pdf

작성일시 : 2013.09.24 18:02
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--  발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례 - Kimble v. Marvel Enterprises Inc. (9th Circuit 2013) --


발명자가 자신의 발명에 관한 사업 아이디어를 기업에 제안, 설명하였으나 채택이 거절된 후, 그 아이디어 관련 제품이 발매된 상황에서, 발명자가 기업으로부터 로열티를 받아낸 미국소송 사례를 소개합니다. 


 


사실관계 -


발명가 Kimble은 1990년 스파이더맨처럼 그물을 발사하는 장난감 제품(Web Blaster)을 발명하였습니다. Kimble은 그 발명을 특허출원하여 심사를 거쳐 특허등록(US5,072,856)을 받았습니다.


Kimble은 특허출원 후 1990. 12.경에 해당 분야 기업인 Marvel(당시에는 Toy Biz.)사에 위 아이디어를 사업화할 것을 제안하였으나, Marvel사는 거절하였습니다. 기술이전 제안을 거절한 것입니다.

 

그러나 수년 후 Kimble은 Marvel 제품에 자신의 아이디어가 채용되었다는 사실을 알게 되었고, 1997년 Marvel을 상대로 특허권 침해를 주장하는 한편, 사업 아이디어를 제안할 때 아이디어 사용대가를 지불하기로 하는 구두 계약이 성립되었다고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 즉, 발명자 Kimble은 제품을 판매하는 기업인 Marvel을 상대로 자신의 아이디어를 사용하는 대가로서 로열티에 해당하는 손해배상을 청구하는 소송을 한 것입니다.


소송 결과 -


첫째, 소송에서 특허침해는 인정되지 않는다는 판단이 있었습니다. 실제 제품은 넓은 의미에서는 Kimble의 아이디어를 사용한 것은 맞지만, Kimble이 등록받은 USP5,072,856의 청구항을 기준으로 판단할 때 특허침해로 볼 수 없다는 판결이었습니다.

 

둘째, 배심 재판의 결과, 당사자 사이에서 기업에 제안된 아이디어를 사용하는 경우 대가를 지불하겠다는 구두 계약이 인정될 수 있고, 그럴 경우 로열티 수준은 제품 판매액의 3.5%에 해당한다는 배심 평결이 났습니다.

 

셋째, 양 당사자는 항소하였으나 결국 Marvel사가 총액 6백만달러에 이르는 로열티를 발명자 Kimble에게 지급하기로 하는 화해로 소송을 종결하였습니다.

 

기업에 대한 사업제안의 현황과 문제점 및 본 사례의 시사점 -


개인 발명가 또는 벤쳐 등이 참신한 아이디어나 새로운 기술을 개발한 후 성급하게 기업에 사업제안을 하지만, 그 아이디어가 상용화되기에는 부족한 경우가 많습니다. 따라서, 기업은 해당 아이디어의 채택을 거절하거나 추가 연구, 개발을 해야만 합니다. 그와 같은 추가 개발을 하여 사업화에 적합한 제품을 만든 단계에서 최초 제안받은 아이디어와 상당히 다른 기술로 평가될 때 당사자 사이 권리 관계가 복잡해지고, 분쟁이 빈번하게 발생하게 됩니다.

 

발명자가 제안 아이디어에 대한 특허를 등록받은 경우에도 Kimble 사례와 같이 제품이 특허권을 침해하지 않게 되는 경우는 많이 있습니다. 부실한 특허출원 전략 때문이지만, 최초 발명한 아이디어로부터 실제 시장에 출시되는 제품까지 커버하는 특허권 또는 일련의 특허로 구성되는 포트폴리오를 구축하려면 충분한 특허실무 경험과 많은 비용이 필요합니다. 또한, 예상되는 특허무효 공격에도 무너지지 않을 강한 특허를 확보해야만 합니다. 이와 같은 특허권 확보전략은 이론적으로 바람직하지만 실무적으로는 실현하는 것이 정말 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 특허침해 주장이 성공하기 어려운 경우가 많습니다. 우리나라에서도 유명한 실패 사례가 많습니다.

 

따라서, 기업에 아이디어를 제공하는 제안자로서는 보완책이 반드시 필요합니다.


첫째, 기업에 제안서를 보내거나 PT를 하기 전에 NDA를 체결한 후, 공개할 최종 문서에 대한 영업비밀원본증명을 받아두면 유익할 것입니다. 인터넷을 통해 쉽게 저렴한 비용으로 할 수 있습니다. 


둘째, 제안자측에서 2명 이상이 참석하는 것이 바람직합니다. 발표자가 아닌 사람은 제안회의 내용을 상세하게 기록하는 것이 바람직합니다.


셋째, 제안회의 후 후속 연락을 기록으로 하는 것이 유리합니다. 전화의 경우에도 메모를 남기도록 합니다. 이와 같은 상황에서 진행된 아이디어 제안은 추후 어떤 아이디어를 제공하였는지, 그 제공된 아이디어가 제품에 실제 사용된 것인지, 제품에 그대로 직접 채용된 것은 아니지만 개량발명의 토대로 사용된 것인지 등등 분쟁의 핵심쟁점을 밝히는데 결정적 근거가 될 것입니다. 제안된 아이디어를 사용한다는 사실이 객관적으로 입증된다면, 영업비밀의 부당사용에 의한 책임, 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하더라도 재산적 가치가 있는 타인 자산을 부당 사용한 것에 대한 민법상 불법행위 책임 등이 인정될 수 있으므로, 당사자가 굳이 소송까지 하지 않더라도 그 사용대가를 주고 받는데 별다른 문제는 없을 것입니다.

 

Kimble 사례는 Marvel 제품이 Kimble의 아이디어를 사용하였다고 인정되는 상황에서 비록 특허침해는 인정되지 않더라도 여전히 그 아이디어를 사용하는데 대한 대가를 지불해야 한다는 판단을 한 것입니다. 그 근거로 단지 아이디어에 관한 사업제안 과정에서 참석한 당사자 사이 구두 계약을 인정할 만한 사정이 있었다는 이유를 들었다고 생각합니다.

작성일시 : 2013.08.09 15:59
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-- 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지법 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법 - 서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 --

 

서울중앙지방법원은 2013. 6. 7. 특허침해로 인한 손해배상액으로 145억원을 인정하는 판결을 하였습니다. 참고로, 손해배상 명령뿐만 아니라 제품의 제조 및 판매금지는 물론, 반제품과 생산설비도 모두 폐기하라는 폐기명령까지 한 전형적으로 특허권자가 완승한 판결입니다. 이 판결이 주목되는 이유는 우리나라 특허소송에서도 고액의 손해배상 판결이 나오기 시작한 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 이와 같은 손해배상 액수를 어떤 근거로 산정하였는지 살펴보겠습니다.

 

- 사실관계 -


제품은 프린터 감광드럼 및 카트리지이고, , 피고는 이를 생산 판매하여 왔는데, 그 중 대부분은 수출하였습니다. 수출입의 경우 관세청에 통관자료가 남기 때문에 특허권자는 해외수출 매출액에 해당 산업분야 표준소득율 10%을 곱하여 산정한 금액을 손해배상액으로 청구하였습니다.

 

- 판결 요지 -


손해배상에 관한 적용 법조문 특허법 제128조 제2  특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”

 

- 검토 -


1심 법원은 피고가 얻은 이익을 원고가 입증해야만 한다고 전제한 후, 서울세관장에 대한 사실조회를 근거로 수출매출액을 정하고, 국세청이 고시한 컴퓨터 및 그 주변기기 (코드번호: H) 제조업의 단순 경비율이 모두 90%라는 사실을 인정하였습니다. 여기서, 국세청 단순 경비율이란 국세청이 통계자료를 바탕으로 해당업종의 매출액 및 수입액에서 소득세 부과의 편의를 위해 규범적 판단을 거쳐 결정한 것이므로 단순 경비율이 90%라고 해서 구체적 사건에서 피고의 수익율을 10%라고 단정할 수는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 특허법 제128조 제5항에서는 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론의 전체 취지에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정함으로써, 재판부에 일종의 재량권을 부여하고 있습니다.

 

본 사건에서 재판부는 제128조 제5항의 규정에 근거하여, 국세청 고시 중 컴퓨터 및 그 주변기기 표준 소득률 10%(100% - 단순경비율 90%)를 근거로 하여 수출매출액 x 10%를 침해자의 수익으로 인정하였습니다.  다만, 피고의 실제 수익율이 국세청 표준 소득률보다 낮다는 특별한 사정이 있다면 실제 수익율로 산정할 수 있다는 전제를 달고 있습니다.

 

특허법 제128조 제2항에 근거한 손해배상액 산정에 있어서 핵심 쟁점은 이때 이익을 침해자가 얻은 이익을 영업이익으로 볼 것인지 아니면 순이익으로 볼 것인지 여부입니다. 회계상 어느 이익 개념을 채용하는가에 따라 실제 손해배상액수가 크게 달라지기 때문입니다. 실제 소송에서 매우 복잡한 문제로서 판단이 쉽지 않습니다.


그와 같은 문제를 피하는 현실적인 대안으로 자주 사용되는 방법이 특허법 제128조 제5항을 근거로 하여 국세청 고시에 따른 그 산업분야의 표준 소득률(단순 경비율을 제외한 값)에 근거한 손해배상액 산정입니다. 침해자는 실제 수익이 표준 소득률로 산정한 액수보다 낮다는 특별한 사정을 주장할 수 있습니다. 그러나, 실제로는 침해자가 특별한 사정에 관한 주장 입증 책임을 부담하므로 재판부가 실제 그 수익을 인정할 가능성은 높지 않습니다.

 

정리하면, 위 판결의 내용에 비추어 볼 때 특허침해로 인한 손해배상액은 매출액이 입증된다면 여기에 국세청 고시의 표준 소득률을 곱한 금액으로 산정될 수 있다 할 것입니다.


판결문:

판결문_원문_2012가합68823_서울중앙지법.pdf

국세청 고시:

국세청고시_제2013-13호_귀속경비율.hwp

작성일시 : 2013.08.07 10:31
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