기술이전__글172건

  1. 2015.11.13 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement 중 옵션 Option 규정 사례
  2. 2015.11.12 10년 진행한 당뇨병 치료제 신약개발 대형 프로젝트의 Collaboration, Co-Promotion Agreement, 관련 분쟁소송 및 프로젝트 포기, 권리반환, settlement 조건
  3. 2015.11.11 미국 FDA 허가 단계에서 License, Collaboration Agreement Termination 관련 Payment
  4. 2015.11.10 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항
  5. 2015.11.10 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결
  6. 2015.11.09 계약협상 후 계약체결 무산과 손해배상책임 여부
  7. 2015.11.09 진술 및 보증조항 관련 손해배상책임 대법원 2012다64253 판결
  8. 2015.11.09 라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안
  9. 2015.11.05 국가연구개발사업 선정과정에 문제소지가 있는 경우 제재처분
  10. 2015.11.03 동업자의 사업 중단 시 특허권을 회수할 수 있다는 조건으로 단 동업 및 특허권 양도계약 관련 분쟁 판결 : 서울고등법원 2015. 9. 17. 선고 2014나60288 판결
  11. 2015.09.24 기술이전 거래에서 2중 양도 관련 계약분쟁 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 5. 28. 선고 2014가합595657 판결
  12. 2015.09.16 영업비밀침해 및 기술유출 관련 분쟁사례연구와 실무적 대응방안 포인트 세미나 발표자료
  13. 2015.09.10 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 ..
  14. 2015.09.09 기술유출 또는 영업비밀 침해분쟁과 관련된 몇 가지 실무적 사항
  15. 2015.08.11 미국 바이오 벤처와 기술이전 계약을 체결한 제약회사에서 동일한 기술이전 협상 대상이었던 경쟁회사를 상대로 제기한 영업비밀 침해소송
  16. 2015.07.28 구글에서 시행하는 흥미로운 특허전략
  17. 2015.06.08 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 – 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우
  18. 2015.02.04 기술이전/공동연구개발을 위한 기술정보제공 후 협상최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법적 책임의 소재와 범위
  19. 2015.01.09 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 – 영업비밀 기술자료 원본등록
  20. 2015.01.08 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례의 시사점
  21. 2014.01.23 [사례연구] 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제
  22. 2013.08.22 국내외 업종별 기술이전 로열티 요율 통계

-- 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement 중 옵션 Option 규정 사례 --

 

참고로 당뇨병 치료제 바이오 의약기술 이전 및 공동연구개발 계약서를 살펴보았습니다.  통상 바이오 의약품은 기술적으로 복잡한 구조와 수많은 변수 때문에 최종 의약물질로 선택될 후보를 초기에 결정하는 것이 매우 어렵습니다. 여러 가지 시험과 검증을 거쳐야만 가능합니다. 그와 같은 사정을 고려하여, 앞서 첨부한 Amylin Eli Lilly가 체결한 계약서에는 다음과 같은 option compound 조항을 계약서에 명시하였습니다.

 

Option Compound

 

Optionor shall include with the Option Notice, Option Compound information reasonably necessary to enable Optionee to evaluate the Option Compound.

 

(기술개발자 licensor – optionor 옵션제공자는 상대방 licensee – optionee 옵션선택권 보유자에게 기술평가를 하는데 충분한 정보를 제공해야 함)

 

Optionee shall have the sole and exclusive option to participate in the Development and Commercialization of the Option Compound by providing Optionor with written notice of its intent to exercise the option within sixty (60) days after receipt of the Option Notice.

 

(licensee – optionee 옵션 보유자는 licensor – optionor가 제공한 옵션을 행사할 수 있는 독점적 권리를 60일 동안 보유)

 

If the Option Notice is given at the time contemplated by (a)(i) above, and the Optionee elects not to exercise the option at that time, the Optionor shall provide a new Option Notice at the time contemplated by (a)(ii) above, and the Optionee shall again have a sixty (60) day period in which to exercise the Compound Option.

 

(옵션 행사기간 60일 이내에 licensee – optionee가 옵션을 행사하지 않거나 거절한 경우 licensor – optionor 권리 규정)

 

Unless otherwise agreed by the Parties, and subject to Section 9.4, no milestone payments shall be made with respect to any Option Compounds, nor shall there be any obligation to make up-front payments, stock purchases or loans related thereto.

 

(option compound 정보제공, 즉 옵션 자체에 대한 별도의 milestone payment 등 대가지급 의무는 없음. 만약 옵션을 행사하면 아래와 같이 협상을 진행하여 대가지급 등 계약조건을 기존 계약조항을 적용하는 것으로 하거나 아니면 추가 대가 지급 등 계약조건을 변경하는 등 구체적 결정한다는 조항을 둠)

 

If Optionee elects to exercise its Compound Option, then the Parties shall within sixty (60) days thereafter negotiate in good faith a collaboration agreement with respect to the Option Compound, which agreement shall:

 

         (i) be consistent with the provisions of this Section 9.3,

 

         (ii) be substantially similar to this Agreement, with such changes as are necessary to reflect the identity and role of the Party Controlling the Option Compound (e.g., for an Option Compound Controlled by Lilly, Lilly would book sales of the Option Compound and Amylin would co-promote the Option Compound in the U.S.), and

 

         (iii) provide that the Parties will share Operating Profits or Losses [...***...]%/[...***...]% in the U.S. and [...***...]% Lilly [...***...]% Amylin in the Territory outside the U.S.

 

         (iv) contain such other provisions as the Parties may agree.

 

작성일시 : 2015.11.13 09:32
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-- 10년 진행한 당뇨병 치료제 신약개발 대형 프로젝트의 Collaboration, Co-Promotion Agreement, 관련 분쟁소송 및 프로젝트 포기, 권리반환, settlement 조건 --

 

신약기술 개발회사 Amylin Pharmaceuticals과 대형 제약회사 Eli Lilly가 약 10년 동안 진행하여 신약허가, 제품발매 후 Co-Promotion까지 진행하던 중에 대형 제약회사 Licensee가 최종 포기한 사안입니다.

 

대상 의약은 GLP-1 계열 당뇨병 치료제 BYETTA (exenatide) 주사제와 주당 1회 투여가 가능한 지속형 제제 BYDUREON입니다.

 

신약개발 대형 프로젝트에 사용된 License Collaboration Agreement, Co-Promotion Agreement가 공개되어 있습니다. 민감한 정보는 삭제되어 있지만, 80여 페이지에 이르는 장문의 계약서에는 신약개발 프로젝트에 관련 계약 내용이 매우 상세하게 포함되어 있습니다. 통상 고려할 수 있는 거의 모든 내용이 포함되어 있는 듯 합니다. 실무자용 좋은 참고자료로 생각됩니다.

 

그런데, Amylin 2011 5Eli Lilly에서 Boehringer Ingelheim의 트라젠타를 선택하여 판매하는 행위는 양사가 체결한 계약을 위반한 것이라고 소송을 제기하였습니다. 양사는 소송상 공방과 협의를 거쳐 2011 11 settlement 계약으로 관련 분쟁을 종결하였습니다.

 

보도자료에 따르면, Eli Lilly에서는 해당 신약에 관한 권리를 포기하고 Amylin에서 모든 권리를 반환하고, 그 대가로 AmylinEli Lilly에게 일시불로 upfront payment $250 million ( 25백억원), global net sales 기준 15%에 해당하는 경상 로열티를 총액 $1.2 billion( 12천억원)에 도달할 때까지 지급한다는 조건입니다. 그 외에도 당시 미국 FDA와 다른 국가에서 허가완료 전이었던 지속형 제제 BYDUREON에 대한 마일스톤 지급조건이었습니다.

 

Eli Lilly보도자료에서는 "an amicable end to a very productive 10-year collaboration"라고 강조하지만 대형 신약프로젝트를 개발 및 허가를 일부 마치고 발매를 시작하였고, 나머지 것도 허가 막판 단계에 도달한 시점에서 해당 프로젝트를 포기한 사례입니다. 자세한 배경은 알 수 없지만, 참고사항으로는 시판 후 몇 년이 지난 현재 미국에서 exenatide 부작용 관련 소송이 여러 건 제기되었다는 뉴스가 있습니다. 그 때 포기한 것도 현명한 선택이었는지 아니면 너무 늦게 포기한 것인지는 조금 더 세월이 지나야 확실해질 것 같습니다. 

                     

*첨부파일:

1. Collaboration Agreement between Amylin and Eli Lilly

Collaboration Agreement Between Amylin and Eli Lilly.docx

2. Co-Promotion Agreement between Amylin and Eli Lilly

Co-Promotion Agreement.docx

작성일시 : 2015.11.12 15:23
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-- 미국 FDA 허가 단계에서 License, Collaboration Agreement Termination 관련 Payment --

 

의약개발을 끝내고 FDA 허가 직전에 license 계약을 termination한 흥미로운 내용이라 소개합니다. 대상 신약은 Gabapentin은 오래 전부터 알려져 있는데, 그 적응증을 대상포진 신경통 postherpetic neuralgia 치료제로 확대한 프로젝트입니다.

 

2008. 11. 19. Dopomed에서 Gabapentinpost-herpetic neuralgia (PHN) 치료용도에 대해 SolvayExclusive License Agreement 체결한 후 2010 Solvay를 인수 합병한 Abbott에서 그 프로젝트를 재검토하여 2011년 개발중단을 선언한 것입니다.

 

이와 같이 장기간 진행되는 신약개발 도중에 M&A 등 다양한 이유로 change of control 발생으로 해당 프로젝트와 license의 운명이 완전히 바뀌는 사례가 종종 있습니다. 처음부터 이와 같은 변화를 염두에 둔 장기적 전략과 포석이 반드시 필요합니다. 아무리 애써도 쉽지 않은 일이지만 처음부터 그와 같은 가능성을 고려한 라이선스 구조인지 아닌지에 따라 당사자에게 상당히 다른 결과를 초래한다고 생각합니다.

 

첨부한 license 계약서의 Exhibit A에 표시된 milestone payment 조건은 FDA 허가신청 접수 시 1천만불, 허가성공 시 35백만불입니다. 본 건은 허가신청을 한 후 심사 중, 허가를 받기 전에 termination한 것입니다. 그렇지만, Abbott에서 신약에 대한 권리포기와 총 4천만불( 4백억원)을 지급하는 것으로 합의하였습니다.

 

참고로 허가신청 제출 milestone payment 1천만불이 포함된 것은 아닐 것입니다. 다만, NDA Approval 임박시점에 termination한 사정이 반영된 것으로 짐작됩니다.

 

참고자료로 미국 SEC 파일로 공개된 termination 합의서와 license 계약서를 첨부해 드립니다.

 

첨부: 1. Termination

Termination by Abbott.docx

 

첨부: 2. License  

  Exclusive License Agreement.docx

 

작성일시 : 2015.11.11 11:00
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-- 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항 --

 

미국 SEC에 제출되어 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. 핵심부분은 삭제되었지만, 신약개발과정을 거쳐 미국 FDA 허가신청까지 진행된 계약서로 실무자용 참고자료라고 생각합니다.

 

수많은 조항 중에서 미국 FDA 허가신청 과정에서 필요한 data access에 관한 규정은 흔히 보기 어려운 내용입니다. 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

4.8 Sharing of Regulatory Filings. Each of the Parties will disclose to the other a draft copy of any Regulatory Filing in the Territory in the original language no less than thirty (30) days prior to filing it with a Governmental Authority. Each Party will consider in good faith any comments made by the other Party with respect to such filings. Each Party shall, no less frequently than quarterly, and more often as reasonably requested by the other Party, provide to the other Party (in such format as reasonably requested) all material preclinical and clinical data arising out of or relating to Dmab in trials thereof in the Territory (and outside the Territory, for Amgen) (or such subset of such data as the Parties may agree). Each of the Parties shall maintain a database which contains all clinical trial data accumulated from all clinical trials of Dmab in the Territory (in a computer readable format reasonably requested by Amgen). Upon the request of either Party, the other Party shall provide a right of reference to any requested Regulatory Filings or Regulatory Approvals in the Territory, and Amgen shall provide the same such right of reference to Collaborator with respect to such Regulatory Filings and Regulatory Approvals outside the Territory, in each case as reasonably necessary for the requesting Party’s development or commercialization of Dmab as permitted hereunder (or, with respect to Amgen, manufacture of Dmab). Notwithstanding the foregoing, Amgen shall not be required to provide to Collaborator nor to allow Collaborator to access (but shall provide a right of reference as set forth in Section 4.15.3 (Amgen Cooperation) to the extent necessary) Amgen’s manufacturing information with respect to Dmab or any sections of any such Regulatory Filing related thereto and neither Party shall have an obligation to provide information relating to any product other than Dmab.

 

3.10.3 Right of Access. Each Party shall provide the other Party with access to all clinical project plans and clinical data, results and information derived from or relating to all Clinical Trials conducted, and all Regulatory Filings prepared, with respect to Collaboration Compounds and/or Licensed Products (collectively, “Product-Related Data”) in English and at no additional cost or expense. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, ARQULE (a) may use, and provide to its Third Party licensees and collaborators, such Product-Related Data; provided, that, (i) ARQULE shall only have the right to share such Product-Related Data to its Third Party collaborators and licensees that have granted ARQULE the reciprocal right to share with DS clinical data, results and information, and information derived from or related to Regulatory Filings controlled by such Third Party collaborators and licensees for use with Licensed Products under this Agreement and (ii) ARQULE shall, upon DS’s request, use Commercially Reasonable Efforts to coordinate a global clinical trial targeting both within the Territory and the Asian Territory involving its Third Party collaborators and DS; (b) may use such Product-Related Data for the performance of its obligations and exercise of its rights under this Agreement; and (c) shall have a right of access, a right of reference and a right to use and incorporate all such Product-Related Data in any Regulatory Filings and Drug Approval Applications it makes with respect to Licensed Products. The Parties shall cooperate so that such Product-Related Data is transferred to ARQULE as expeditiously as possible.

 

 

신약허가에 필요한 임상시험 데이터를 얻는데 막대한 비용과 시간이 필요하기 때문에 상대방을 적극적으로 지원하여 허가를 받을 수 있도록 한다는 취지입니다. 신약개발의 어려움과 진정한 partnership이 필요한 현실을 반영한 계약조항으로 생각됩니다.

 

*첨부파일:

1. Collaboration Agreement between Amgen and Daiichi Sankyo 2007

1. Collaboration Agreement between Amgen and Daiichi Sankyo 2007

2. License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement between ArQule and Daiichi Sankyo 2008

2. License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement be

 

작성일시 : 2015.11.10 17:30
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-- 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결 --

 

장기간에 걸쳐 진행된 공동개발과 그 과정에서 발생한 계약 관련 쟁점과 특허법 쟁점이 결합된 복잡한 분쟁 사안입니다. 참고자료로 1심 판결문을 첨부해 드립니다. 조만간 서울고등법원 항소심 판결도 나올 예정입니다.

 

기술이전, 라이선스, 공동연구개발 실무자에게 타산지석으로 삼을 내용이 포함되어 있습니다. 찬찬히 읽어 보고, 나중에 항소심 판결이 나오면 그것도 읽어 보시길 권합니다.

 

간략하게 사실관계와 쟁점을 살펴봅니다. 독일 X사의 대표이사 연구원 A 박사와 한국 Y 사의 연구소장 B 박사는 외국학회에서 만나 비소 대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정 암치료 효능에 관해 아이디어를 교환하였습니다. B 박사는 귀국 후 한국 Z사 대표이사 C박사와 공동연구개발 계약을 체결하고 신약개발 프로젝트를 진행하였습니다. 그 과정에서 독일박사 A에게 효능 효과의 확인실험을 의뢰하였습니다.

 

그 결과를 받아 B, C를 공동발명자, B, C, Z사를 공동 출원인으로 하는 1차 특허출원을 한 후, B Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직하였고, PCT 출원도 진행하였습니다. 그런데, B C 사이에 분쟁이 발생하여, B 박사는 연구소장에서 해임되었고, 상호 치열한 소송이 시작되었습니다.

 

그 후 진행된 2 PCT 출원에서는 독일 연구원 A를 발명자로, Z사의 해외법인을 출원인으로 기재하였습니다. 참고로, Z사는 국내등록 특허를 단독 소유라고 주장하면서 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판을 제기하였으나, 대법원 2015. 1. 15. 선고 20122432 판결에서 소각하 판결을 받았습니다. 특허무효 자체가 아닌 공유지분 무효는 무효심판의 대상이 아니라는 취지입니다.

 

동시에 진행된 민사소송 1심 판결의 주문은, B 박사는 등록 특허권의 공유자라는 확인 + 등록 전 출원의 출원인이라는 확인 + 계약위반으로 인한 공유계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 후속연구금지 조항에 따른 추가 연구개발금지 명령 등이 핵심 내용입니다.

 

이 사건 분쟁에서 특허법의 공동발명 및 공유에 관한 쟁점도 중요하지만, 공동개발계약의 해지 조항 및 해지 후 연구개발금지 조항에 관한 쟁점도 매우 중요합니다. 기술이전 라이선스 및 공동연구개발 계약에서 후속 연구금지조항은 흔히 보기 어려운 규정입니다. 계약자유의 원칙도 중요하지만, 통상 장기간 진행되는 연구개발계약을 중도에 발생할 수 있는 분쟁 상황까지 예상하여 정밀하게 구성하지 않는다면, 향후 복잡하고 심각한 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2008가합60921 판결

서울중앙지방법원 2008가합60921 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.11.10 08:56
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-- 계약협상 후 계약체결 무산과 손해배상책임 여부 -- 

 

계약협상을 진행하였으나 계약체결까지 이르지 못한 경우 당사자에게 계약상 책임은 없습니다. 아주 특별한 경우에만 책임여부가 문제됩니다. , 계약체결 전 일방 당사자에 의해 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 인정될 수도 있습니다.

 

계약협상 진행 후 계약체결이 무산되었음에도 일당 당사자에게 손해배상 책임이 인정될 소지가 있는 예외적 상황과 책임인정 요건 등을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결 : “어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다.”

 

보다 자세하고 분설하면, (1) 계약 협상의 한쪽 당사자("")가 상대방 당사자("")에게 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하였고, (2) 그 상대방 당사자("")가 그와 같은 신뢰에 따라 구체적인 준비작업 등 행동을 취하였는데 불구하고, (3) 최초 신뢰를 부여한 ""이 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부함으로써, (4) 결국 ""에게 손해가 발생하였다면, ""은 신의성실의 원칙을 위반한 불법행위를 범하였으므로 그로 인한 손해배상책임을 진다는 것입니다.

 

이 때 ""이 부담할 손해배상의 범위는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대한 상대방이 투입하여 신뢰이익의 배상으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 ""에게 책임을 물을 수 는 없습니다.

 

실제 사안에서 본다면, 손해배상범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 일반적으로 그 액수는 많지 않을 것입니다. 예외적으로 큰 액수의 손해발생을 주장하는 경우 그 손해배상을 청구하는 당사자가 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야만 합니다.

 

참고로, 계약목적이 불능인 경우에는 민법 제535조를 적용할 수 있습니다. 목적불능의 경우는 계약교섭 후 일방적인 계약체결 거절로 계약성립이 무산된 경우와는 전혀 다른 상황입니다. 혼동하지 않아야 합니다.

 

민법 제535(계약체결상의 과실) : ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다."

 

작성일시 : 2015.11.09 17:30
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-- 진술 및 보증조항 관련 손해배상책임 대법원 201264253 판결 --

 

1.    진술 및 보증조항 관련 분쟁

 

정유회사의 M&A 주식양수도계약서에서 '양도인은 양수인에게 주식양수도계약 체결일 및 양수도 실행일에 일체의 행정법규를 위반한 사실이 없고, 이와 관련하여 행정기관으로부터 조사를 받고 있거나 협의를 진행하는 것은 없다’는 내용의 진술 및 보증조항, 나아가 '양수도 실행일 이후 보증 위반사항이 발견된 경우나 약속사항 위반으로 손해가 발생할 경우 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 배상하기로 한다'는 책임조항이 포함되어 있었습니다.

 

그런데, 양도인 회사는 군용유류 구매입찰에서 담합행위 등 공정거래법을 위반했다는 이유로 거액의 과징금 납부명령을 받았고 거액의 손해배상청구소송까지 제기당했습니다. 이에 양수인이 진술 및 보증조항 위반을 이유로 책임조항을 적용하여 양도인에 대한 손해배상청구 소송을 제기하였습니다.

 

2.    서울고등법원 200819678 판결

 

양수인도 진술 및 보증위반 사항을 알면서도 계약을 체결했다는 이유로 양도인의 책임을 인정하지 않았습니다. 판결문 중 핵심부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양수인도 이 사건 담합행위에 직접 참여했던 탓에 주식양수도계약 체결 당시에 이미 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 양도인 피고에게 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없으므로, 양도인 피고는 위와 같은 악의의 주식양수인인 원고에 대하여 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반에 따른 책임을 부담하지 않는다."

 

3.    대법원 201264253 판결

 

원심판결을 파기 환송하였습니다. "이 사건 주식양수도계약의 양수도 실행일 이후에 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사항이 발견되고 그로 인하여 손해가 발생하면, 원고가 그 위반사항을 계약체결 당시 알았는지 여부와 관계없이, 피고들이 원고에게 그 위반사항과 상당인과관계 있는 손해를 배상하기로 하는 합의를 한 것으로 봄이 상당하다.

 

양수인 원고가 이 사건 진술 및 보증조항과 관련된 이 사건 담합행위를 알고 있었고 이 사건 담합행위로 인한 공정거래위원회의 제재 가능성 등을 이 사건 주식양수도대금 산정에 반영할 기회를 가지고 있었다고 하더라도 그러한 점만으로 원고의 손해배상청구가 공평의 이념 및 신의칙에 반한다고 볼 수 없다."

 

4.    실무적 함의

 

대법원 판결은 계약서 문언내용이 가장 중요하다는 원칙을 다시 한번 확인하였습니다. 비록 계약체결 당시 당사자가 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었다고 해도 계약서 효력을 함부로 부정할 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

 

처분문서인 계약서의 계약문언이 그 객관적 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 합니다. 설령 공평의 이념이나 신의칙을 적용해야 할 사정이 있다고 하더라도, 이과 같은 일반원칙에 근거하여 계약의 효력을 부정하거나 계약상 책임을 제한하는 것은 사적 자치의 원칙이나 법적 안정성에 대한 중대한 위협이 될 수 있으므로 신중을 기하여 극히 예외적으로 인정하여야 한다는 입장입니다.

 

, 무엇보다 계약서 문언을 가장 중시하고 신의칙이나 공평이념 등을 아주 예외적으로 극히 신중하게 적용하라는 취지입니다. 가능성을 완전히 배제하는 것은 아니지만 현실적으로 실제 사례에서 그와 같은 특별한 경우는 인정되기 어렵다는 의미입니다.

 

작성일시 : 2015.11.09 12:00
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-- 라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안 -- 

 

예문: 11 (기술보증면제) “산학협력단”은 “실시자”가 실시하는 “계약기술”이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, “계약기술”의 실시에 의하여 “실시자”에게 발생한 제3자에 대한 실시료 지급을 포함하는 “실시자”의 어떠한 손실에 대해서도 “산학협력단”의 고의 또는 중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만, “산학협력단”은 “계약기술”의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다.

 

예문: 30 [보증] "" ""에게 갑의 제품이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증한다. 만일, "" ""제품을 위하여 제3자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에 ""에게 통보하여야 하고, ""은 제3자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다.

 

예문: 31 [면책] ""이 계약제품에 대하여 제3자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고, 심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우, "" ""제품에 대해 ""을 면책하여야 한다. ""은 제품의 생산, 사용 또는 판매를 방해하는 제3자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다. ""은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다.

 

1.    보증조항 관련 쟁점

 

진술 및 보증조항은 계약에서 다양한 형식과 내용으로 사용됩니다. 예를 들어, 특허권 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 해당 특허유효성 보증 등등 다양합니다.

 

만약, 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면 이것은 불가능을 요구하는 것과 같습니다. 비현실적이고 달성하기 어렵습니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 만약, 비현실적 보증을 요구하거나 자기 입장만을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되기 어려울 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있는 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 등등 계약실무사례를 참고하여 판단하는 것이 바람직합니다.

 

반대측면에서의 보증면제조항도 마찬가지입니다. 절대적 보증면제가 아니라 예문에서 보듯 "고의 또는 중과실" 등을 한계 범위로 설정하는 방식의 합리적 보증면제가 현실적 방안입니다.

 

2.    보증조항에 대한 실무적 대응방안

 

현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 하며, 계약실무상 자주 활용하는 해결방안입니다.

 

예를 들어, 기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항을 다음과 같이 규정할 수 있습니다. "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

제품수출 또는 판매계약에서 보증조항의 예문은 다음과 같습니다. The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.” 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우도 많지만, 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식범위로 한정하는 것이 합리적 방안입니다.

 

3.    현실적인 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증이 바람직합니다. 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝습니다. 따라서, 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 best efforts 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 바람직합니다.

 

또한, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상 책임범위를 본인이 수령한 royalty 총액 또는 매출이나 수익의 총액 등으로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015.11.09 09:30
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-- 국가연구개발사업 선정과정에 문제소지가 있는 경우 제재처분 -- 

 

과학기술기본법 및 국가연구개발과제 공동관리규정 등 상위 법령뿐만 아니라 각 해당 법령에서의 구체적 제재사유 중에는 "거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발에 참여하거나 수행한 경우"가 있습니다. 법문 표현이 상당히 추상적이고 포괄적이라서 그 적용범위를 명확하게 파악하기 어렵습니다.

 

최근 미래창조과학부에서 주도하여 국가 R&D 관련 규정과 실무지침의 표준화 작업을 진행하고 있습니다. 2015 7월 공표된 "국가연구개발사업 제제조치 매뉴얼"도 그 결과물입니다.

 

여기에 "연구부정행위"도 포함한다고 명시하고 있습니다. 그리고 그 범주를 "거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우" "거짓 또는 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우"로 나누고 사업비 환수 범위를 다음과 같이 구별하여 규정하고 있습니다.

 

 

 

실제 국가연구개발과제 관련 실무에서 흔히 문제되는 상황은, 회사에서 제출하는 신청관련 서류나 발표자료 등에서 대학교수의 연구결과를 잘못 인용하거나 과대 포장하는 경우입니다.

 

예를 들면, 협력하는 대학교수의 연구결과물을 회사에서 정식으로 기술이전 받지 않은 채 회사의 연구개발결과물로 표현하여 마치 회사보유 기술처럼 제출하거나 발표하는 경우가 종종 있습니다. 또한 법상 대학교수 연구결과에 대한 특허권은 대학의 산학협력단 소유인데도 교수 개인의 승낙만 받고 산학협력단과는 정식 기술이전 계약도 없는 상태에서 회사보유 기술처럼 기재하거나 발표하는 경우도 있습니다. 이와 같은 경우 기술이전의 법적 효력이 없기 때문에 여전히 대학 산학협력단 소유기술입니다.

 

이와 같이 경과로 국책과제에 선정된 회사는 "거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우"에 해당하여 제재처분을 받을 소지가 다분합니다. 특히 추상적이고 포괄적 표현이기 때문에 경우에 따라서는 일단 문제가 제기된 후에는 이를 방어하기 매우 어렵다고 보아야 할 것입니다.

 

제재수준도 참여제한 3년과 총 수행기간의 정부출연금 전액 환수로 매우 중대합니다. 따라서 대학이나 공공연구기관의 특허권, 연구결과, 보유기술내용 등을 활용하는 국책과제에서는 처음부터 관련 법령과 규정, 특허법 등 관련 법리 등을 신중하게 확인하고 검토하여 정확한 내용으로 과제신청 및 수행하는 등 철저한 관리가 필요합니다.

 

만약 나중에 문제소지를 발견한 경우라면 사안을 중대하게 보고 전문가와 협의하면서 최선의 대응방안을 검토해 보아야 할 것입니다. 가능하면 전문기관에서 해결할 수 있도록 충실한 소명자료 준비 및 설득작업이 필요합니다. 전문기관의 단계를 넘어 행정소송까지 갈 수도 있으므로 처음부터 큰 그림의 대응방안을 함께 검토해 두는 것이 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015.11.05 12:11
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-- 동업자의 사업 중단 시 특허권을 회수할 수 있다는 조건으로 단 동업 및 특허권 양도계약 관련 분쟁 판결 : 서울고등법원 2015. 9. 17. 선고 201460288 판결 --

중요한 계약법리나 실무적 쟁점을 다룬 판결은 아닙니다. 흥미 삼아 특허권자와 사이에 일어나는 다양한 형태의 동업관계를 살펴보는 참고자료 정도입니다.

 

특허권자 원고 A는 주식회사 B의 대표이사 C와 특허권을 양도받고, 대가로 B 주식을 주는 동업계약을 체결하였습니다. 여기서 주목할 점은 계약 당사자가 A C이지만, A의 특허권을 주식회사 B에게 양도한다는 내용입니다. 얼마든지 가능한 계약형식입니다. 그런데, 만약 B 주식회사가 사업에 실패하여 문을 닫은 경우 특허권을 회수할 수 있다는 조항이 포함되어 있었습니다.

 

법원은 위 계약은 A C 사이에 체결되었으나 계약 당사자가 아닌 주식회사 B에게 특허권을 양도하기로 약정한 소위 제3자를 위한 계약으로 보았습니다. 또한, 위 계약의 수익자인 주식회사 B가 실질적으로 영업을 하지 아니하는 것을 해제조건으로 하여 특허권을 양도하는 계약으로 해석하였습니다. , 해제조건이 붙은 권리를 수익자가 받는 제3자를 위한 계약입니다.

 

그런데, 사실관계를 살펴보면 실질적 영업폐지로 인정되고, 따라서 약정한 해제조건이 성취되었으므로, 주식회사 B는 양수 받은 특허권을 원 권리자 A에게 돌려주기 위해 "특허권이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무"가 있다는 판결입니다. 그 외 동업관계에서 자주 발생하는 분쟁은 영향을 미치지 않는다는 내용도 있습니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 9. 17. 선고 201460288 판결

서울고등법원 2014나60288 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.11.03 09:18
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-- 기술이전 거래에서 2중 양도 관련 계약분쟁 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 5. 28. 선고 2014가합595657 판결 -- 

 

기술거래에서 기술검증은 반드시 필요한데, 많은 분쟁이 그 기술검증 과정에서 발생합니다. 이 사건에서는 기술검증을 위해 비용을 지불한 회사와 최종 매수자가 다릅니다. 그 과정에서 복수의 계약이 체결되었습니다. 계약관계를 살펴보면, 발명자 A와 기술검증 합격을 전제로 매수를 위한 업무협약을 체결한 회사 X와 체결한 계약, 이 사건에서 피고가 된 최종 기술매수자 B X가 체결한 기술이전 계약, 그 후 발명자 A와 최종 매수자 B 사이에 직접 기술이전을 위해 체결한 기술이전 계약 등 복잡한 다수 계약이 존재합니다.

 

기술이전 대상 기술은 특허출원 중이었는데, 이와 같이 매수자가 경합하는 경우 특허법상으로는 특허출원인 명의변경신고가 중요합니다. 실제 발명자 및 특허출원인 A로부터 최종 매수자 B로 특허출원인 명의변경이 되었습니다.

 

법원은 그와 같은 상황에서 시기적으로 앞선 기술이전 계약이 존재하더라도, 매수인 B로 기술이전이 되었으므로, 피고 B는 기술양도인 A에게 계약상 약정한 기술이전 대가 2 8천만원 중 이미 지급한 계약금 4천만원을 공제한 잔금 2 4천만원을 지불해야 한다고 판결하였습니다.

 

피고는 기술이전 대가채무를 면하기 위해, 본 계약 전에 앞선 양도계약으로 해당 기술이 이미 이전되어 양도할 대상이 없는 상황에서 체결한 기술이전계약으로서 무효이고, 따라서 기술이전 대가를 지불할 채무가 없다고 주장하였으나 받아들여지지 않았습니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2015. 5. 28. 선고 2014가합595657 판결

서울중앙지방법원 2014가합595657 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.24 17:07
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-- 영업비밀침해 및 기술유출 관련 분쟁사례연구와 실무적 대응방안 포인트 세미나 발표자료 -- 

 

연구개발 담당 직원이 경쟁사로 이직하거나 창업하는 경우, 연구개발 결과 축적한 기술정보, 제품개발 정보, 구매 및 마케팅 정보 등등 귀중한 영업비밀과 knowhow가 외부로 유출될 수 있습니다. 이와 같은 기업의 무형자산을 실효적으로 보호하는 것은 매우 중요합니다. 반대로, 능력을 인정받고 더 좋은 조건으로 다른 팀으로 이적하는 프로선수와 마찬가지로 뛰어난 연구원에게도 더 좋은 조건을 제공하는 회사로 전직할 자유, 또는 창업할 수 있는 자유가 최대한 보장되어야 실리콘밸리와 같은 창조경제 활성화가 가능할 것입니다. 이와 같이 이해관계의 상충은 피할 수 없는 현실이고, 양자의 합리적 balance를 유지하는 것이 key point입니다. 매우 어려운 난제로서, 실제 사건에서 법원은 어떤 입장을 취하는지 관련 판결들을 살펴 보고, 핵심 포인트를 검토해 보았습니다.

 

산학협력연구 또는 타사와 공동연구개발 등을 통한 Open Innovation을 추구하는 것은 시대적 Trend입니다. 그러나, 개방형 협력연구개발은 다수 참여자로 인해 기술유출, 공동발명, 권리분쟁, 등등 법적 분쟁의 Risk도 높고 미리 해결되어야 할 법적 쟁점도 많습니다. 이와 관련된 기술유출과 배임죄, 영업비밀침해죄, 손해배상책임, 공동발명, 권리회복 등 관련 쟁점을 최근 판결에 나타난 구체적 사례를 중심으로 검토하였습니다.

 

세미나 발표자료를 참고자료 첨부합니다. 분쟁사례와 판례연구를 통해 영업비밀침해 및 기술유출 관련 법적 쟁점과 실무적 포인트를 이해하고, 관련 분쟁 리스크를 관리하는데 작은 도움이라도 되었으면 하는 마음입니다.

 

*첨부파일: 영업비밀침해 분쟁사례 연구 세미나 발표자료

  영업비밀침해 또는 기술유출 분쟁사례연구 및 실무적 포인트 세미나 발표자료.pdf

 

작성일시 : 2015.09.16 14:15
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-- 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결 --

 

1.     문제의 소재

 

특허무효는 처음부터 특허권이 존재하지 않는다는 소급효를 기본으로 합니다. 특허기술의 실시계약, 기술 라이선스 계약을 체결한 후 대상 특허가 무효로 확정되면 실시 대상인 특허가 처음부터 존재하지 않기 때문에 라이선스 계약이 무효인지, 아니면 착오로 취소할 수 있는지, 이미 받은 라이선스 로열티를 반환해야 하는지, 계약기간 중 약정된 경상 로열티를 지급해야 하는지 등등 쉽게 판단하기 어려운 복잡한 문제가 많습니다. 다만, 무효인 특허권과 특허기술, 특허권 관련 기술 등은 엄격한 의미에서 보면 서로 동일하지 않고 또 구체적 사안에서는 구별할 수도 있다는 점을 각별히 유념해야만 혼동하지 않습니다.

 

2.     최근 대법원 판결

 

그동안 법원은 구체적 사정에 따라 서로 엇갈린 판결을 하였습니다. 그런데, 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결에서 특허관련 기술이전, 라이선스 실무에서 반드시 고려되어야 할 중요한 쟁점에 관한 법리를 다음과 같이 명확하게 판시하였습니다. 매우 중요한 판결입니다.

 

(1)  "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 판결하였고,

 

(2)  "특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없다. 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."고 판결하였습니다.

 

3.     이 사건의 1심 판결

 

특허 라이선스 계약체결 후 특허무효 및 기술료 분쟁에 관한 1심 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 라이선스 계약서 내용뿐만 아니라 여러 쟁점에 대한 양 당사자의 주장과 이에 대한 법원의 판단 내용이 상세하게 기재되어 있습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시면 실무상 도움이 될 것입니다.

 

이 사건에서는 특허출원 단계에서 전용실시계약을 체결하면서 대상 기술을 "특허출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 정의하고, 계약기간을 출원일로부터 20년 후 최장 특허존속기간 예정 만료일까지 설정하였습니다. 그 후 특허등록을 완료하였으나 실시권자 licensee가 청구한 특허 무효심판을 통해 모든 특허청구항이 무효로 확정되었습니다.

 

1심 법원은 대상 특허무효를 근거로 계약무효 또는 취소를 할 수 없고, 대상 기술을 특허발명에 한정하지 않고 "관련된 사항"으로 정의한 점을 중시하여 특허무효에도 불구하고 약정한 로열티를 모두 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

1심 재판에서 패소한 실시권자 라이선시는 항소하였고, 현재 서울고등법원에서 변론종결 후 다음 달 초순경에 판결이 나올 예정입니다. 항소심 판결까지 살펴본다면 라이선스 담당자, 특허 실무자 등에게 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금 기다렸다 그 즈음 항소심 판결을 보고 1심 판결과 함께 그 실무적 함의를 잘 검토해 보겠습니다.

 

첨부: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결

  수원지법안산지원 2012가합7806 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.10 16:29
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-- 기술유출 또는 영업비밀 침해분쟁과 관련된 몇 가지 실무적 사항 --

 

1.     핵심 개발자가 경쟁사로 이직하면서 기술정보가 한꺼번에 유출되는 경우가 가장 치명적입니다. 현실적으로 가장 자주 발생하는 내부자 개입 기술유출입니다. 인사관리, 보안관리, 퇴직자 관리 등 사전 예방이 최선입니다. 그러나 법적 조치를 피할 수 없는 경우라면, 빨리 탐지할수록 또 필요한 대응조치를 빨리 취할수록 피해를 줄일 수 있습니다.

 

2.     상당한 노력으로 비밀로 유지 관리된 정보만을 영업비밀로 보호합니다. 평소 보안관리 시스템이 부재하거나 있었더라도 형식적이라 실제 집행이 미흡했다는 이유로 법률상 영업비밀 보호대상 자격이 없다는 판결이 많습니다. 영업비밀 요건을 충족하지 못하면 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 규정한 형사처벌도 불가능하고, 사용금지, 제조판매금지, 손해배상 청구 등 민사적 구제도 불가능합니다.

 

3.     회사 직원은 회사의 기술정보, 영업비밀 등을 외부로 유출하면 안되는 의무가 있습니다. 이와 같은 주의관리 의무를 위반하여 영업비밀을 외부로 유출한 경우 업무상 배임죄에 에 해당합니다. 평소 보안관리가 조금 미흡한 탓에, 유출된 기술정보가 법률상 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우에도 여전히 중요한 회사영업자산으로써 이를 외부로 무단 유출하여 손해를 입힌 행위는 업무상 배임에 해당합니다. 따라서, 기술유출에 관여한 직원을 형사상 업무상 배임죄로 처벌할 수 있고, 민사상 불법행위를 이유로 손해배상 책임을 물을 수 있습니다.

 

4.     그러나, 평소 비밀자료 분류나 표시도 전혀 없고, 직원 누구나 쉽게 습득하여 외부로 반출할 수 있는 등과 같은 최악의 상황, 즉 평소 보안관리 시스템이 전혀 없었거나 실제 작동하지 않았다고 볼 수 있다면, 대법원은 그와 같은 상황에서 회사정보를 유출한 직원에게 배임의 고의가 있었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 회사자료를 외부로 무단 유출한 사실을 적발하였다고 해도, 영업비밀 침해책임을 물을 수 없고, 나아가 업무상 배임의 책임도 묻기 어렵다는 판결입니다. 유출된 정보에 대한 권리보호를 받으려면 최소한의 권리보호 요건을 갖추어야 한다는 의미입니다.

 

5.     실무적으로 연구 개발자의 퇴직 관리가 매우 중요합니다. 회사의 개발정보 자료의 유출금지뿐만 아니라 재직 시 업무상 필요로 보유하고 있던 자료의 반환 및 폐기를 요구하고 확인서를 받았다면, 직원이 사후적으로 배임의 고의를 부정하기가 매우 어렵습니다. 재직 중 적법하게 습득하여 보유하던 정보자료를 퇴직 시 반환 또는 폐기할 의무에 관련된 개정 법률안이 마련되어 국회에 제출될 정도로 현실적으로는 그 의미가 크다 할 것입니다.

 

6.     회사에서 모든 직원에게 받는 퇴직 후 일정 기간 동안 경쟁사에 취업하는 것을 금지하는 서약서는 항상 유효하다고 볼 수 없습니다. 헌법이 보장하는 기본권, 전직의 자유를 과도하게 제한하는 계약은 효력을 인정할 수 없습니다. 다수의 대법원 판결 등으로 확인된 확고한 법리입니다. 따라서, 영업비밀 또는 보호할 가치가 있는 영업자산에 해당하는 특별한 기술정보를 보유하고 있고, 그와 같은 회사의 이익은 경쟁사 전직금지를 통해서만 달성할 수 있는 경우에만 그 보호에 필요한 한도에서 전직금지 약정을 유효로 인정합니다. 결국 개발자가 퇴직한 후 경쟁사 취직을 금지할 수 있는지 여부에 관한 핵심 쟁점은, 회사의 영업비밀 존재 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하지만 보호가치가 인정되는 특정한 기술정보의 존재 여부로 볼 수 있습니다. 특별한 기술정보가 아니라 개발 경력자로서 업무상 자연스럽게 습득하는 정도의 기술과 knowhow라면 전직금지의 근거가 될 수 없습니다.

 

7.     기술제안 또는 공동개발 등으로 기술정보를 제공하였으나 그 후 협력관계가 중단된 경우 영업비밀 침해소지와 NDA 위반 소지가 많습니다. 기술정보 제공 전에 관련 자료를 “영업비밀원본증명” 등록한 경우라면 그 소유관계, 시점, 내용 등을 입증하기 용이합니다. 또한 통상의 NDA 계약을 체결하였다면, 협력관계 중단 시점에 그 위반소지를 객관적으로 검토하여 대응방안을 세우는 것이 바람직합니다.

 

8.     기술도입 또는 공동개발 등을 중단하였으나 그 후 유사한 제품을 발매하는 경우라면, 제공받은 기술의 무단사용, 기술탈취, 영업비밀 침해 등 불법행위가 의심됩니다. firewall” 또는 “clean room” 조치 등 적절한 대응방책이 없다면 기술탈취, 영업비밀 침해혐의를 벗어나기 쉽지 않을 것입니다. 한편, 기술 제공자가 권리침해 주장을 하는 경우, 그 권리범위가 한정되어 특정된 특허침해 주장은 기술회피 방어가 가능하지만, 그 범위가 불명확하여 기술회피 주장이 어려운 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 실무적으로 훨씬 위협적이고, 미국의 경우 실제 승소한 사례가 종종 있습니다.  

 

9.     기술제안 내용과 동일하지 않고, 개량기술로 볼 수 있는 경우에는 기술침해인지 아니면 독자 개발기술인지 판단하는 것이 매우 복잡하고 어렵습니다. 관련하여, 첫째, NDA에서 개량기술이나 관련 기술의 사용권에 관한 구체적 조항 내용이 중요합니다. 둘째, 독자개발을 주장할 수 있는 이력 등 기록관리가 중요합니다. 셋째, 외부 제3자 개발의 경우에도 관리 및 평가에 관한 인력의 firewall이 필요합니다.

 

10.  공동연구개발 프로젝트로 개발된 기술내용이 직무발명에 해당한 경우 직무발명 규정이 우선 적용될 것입니다. 항상 직무발명 관련 법규에도 유념해야 합니다. 실제 특허출원을 했는지 또는 특허등록을 했는지 여부와 상관 없이 적용될 것이므로, 실제 공동연구개발과 관련된 거의 모든 경우의 기술유출 사안에 적용할 수 있습니다. 따라서, 직무발명에 관한 발명진흥법과 특허법도 함께 검토해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.09.09 17:24
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-- 미국 바이오 벤처와 기술이전 계약을 체결한 제약회사에서 동일한 기술이전 협상 대상이었던 경쟁회사를 상대로 제기한 영업비밀 침해소송 -- 

 

최근 미국 Massachusetts 소재 신생 바이오의약품 개발전문 제약회사 Alnylam에서 경쟁회사 Dicerna를 상대로 영업비밀침해소송을 제기했다는 뉴스입니다. 기술유출분쟁 전 2014년에 Alnylam Merck 자회사 Sirna Therapeutics로부터 upfront payment $175 million ( 19백억원), 추가 milestone payment $105 million ( 12백억원) 조건으로 siRNA therapies and delivery 기술이전 계약을 체결하였습니다.

 

참고로, siRNA small interfering RNA 약자로 RNAi (RNA interference)를 매개하는 물질을 의미합니다. RNAi (RNA interference) 2006년 노벨상을 받을 정도로 획기적 과학적 발견으로 평가되며, 신약 개발의 새로운 영역으로서 많은 관심을 받고 있는 분야라고 합니다.

 

기술유출 분쟁의 배경을 살펴보면, 기술유출 혐의를 받고 있는 회사 Dicerna 또한 2013년에 동일한 기술에 대해 Sirna와 기술이전 협상을 진행하였으나 종국적으로 실패한 신약개발 제약회사입니다. 또한, 기술이전 경쟁에서 실패한 후 Sirna Therapeutics의 모회사 Merck의 경영판단으로 더 이상 이 분야 연구개발을 지속하지 않기로 결정하고 연구원을 정리하자 그 전직 연구원을 채용하였다는 내용도 있습니다.

 

이와 같은 배경에서 Alnylam에서는 기술이전 경쟁에서 승리한 후 경쟁회사를 상대로 기술이전 협상과정과 전직 연구원 채용 등으로 자사가 인수한 중요한 영업비밀 정보가 경쟁사에 불법적으로 유출되어 사용되었다고 주장하는 것입니다.

 

참고자료로 Alnylam에서 제출한 소장을 첨부합니다. 바이오 신약 개발에 관한 기술이전 배경, 협상과정 및 조건, 경쟁회사에 대한 기술유출 주장 등등 흥미로운 사항이 자세하게 기재되어 있습니다.

 

*첨부파일: Alnylam 제출 영업비밀 침해사건 소장

Alnylam-Dicerna-complaint.pdf

 

작성일시 : 2015.08.11 12:00
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-- 구글에서 시행하는 흥미로운 특허전략 -- 

 

지난 5월 블로그에 구글에서 2015. 5. 8.부터 특허 매입 포털을 오픈하여 특허이전 제안을 접수하고 실제 특허를 매입한다는 뉴스를 올려드린 적이 있습니다. 구글에서 특허매입 프로모션 개시 뉴스보도에 따르면 그동안 실제로 구글에서 위 포로모션을 통해 많은 특허를 매입했다 합니다. 아직 구체적 숫자와 내용을 공개한 것은 아닙니다.

 

구글에서 이번에 start-up을 대상으로 크로스라이선스 관련 새로운 프로그램을 내 놓았습니다. http://www.google.com/patents/licensing/. Google’s cross-licensing program “LOT” (License On Transfer)

 

일종의 patent pool인데, 참여회사가 보유 특허를 멤버가 아닌 제3자에게 이전하는 경우에만 license 효력이 발생하는 특이한 구조입니다. 흥미로운 발상인데, 벌써 이 프로그램에 참여한 특허숫자가 30만건이 넘는다고 합니다. 일단 참여대상을 start-up 회사로 한정하고 숫자도 제한하고 있는데, 앞으로 어떻게 발전해 나갈지, start-up 사업과 특허전략에 어떤 영향을 미칠지 흥미로운 사건으로 생각됩니다.

 

위 웹사이트에 설명이 자세한 올라와 있습니다. 그 중에서 FAQ 파일을 참고로 첨부해 드립니다. 

 

*첨부파일:  Google patent-starter-program-FAQ

Google patent-starter-program-FAQ.pdf

 

작성일시 : 2015.07.28 09:24
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-- 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우 -- 

 

먼저, 직무발명 보상에 관한 근거 법규정은, (1) 구 특허법 제40, (2) 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15, (3) 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15조로 3번 개정되었습니다. 각 적용시점 및 대상범위에 유의해야 합니다. 직무발명자에게 가장 유리한 규정은 구 특허법 규정이고, 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 대한 승계가 이루어진 경우 그 직무발명 보상금 청구소송에 대해 적용됩니다. 그 이후 발명 및 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법이 아니라 발명진흥법이 적용됩니다.

 

구 특허법 제40조에서 종업원 직무발명자의 "정당한 보상을 받을 권리"로서 "보상의 액"을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 합니다. , 사용자의 이익이 출발점입니다.

 

직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 이전하여 매각대금을 받거나 라이선스 실시권을 설정하여 로열티 수익이 있다면 사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻은 경우에 해당합니다. 국내특허뿐만 아니라 다른 나라에 등록한 외국 특허권에 관한 기술이전 및 라이선스 수익도 마찬가지입니다.

 

이와 같이 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결하고, 그로부터 로열티 수익이 발생한 경우라면, 발명자는 그 수익을 기초로 하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 어떤 비율로 보상금을 산정할지는 차후 문제이고, 적어도 사용자는 종업원 직무발명자에게 반드시 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 점은 분명합니다.

 

이와 같은 기존 구조는 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법률)부터 변경되었습니다. , 평소 법에 따른 직무발명 보상규정을 운영하는 회사라면, 차후 종업원 직무발명자가 회사에 대해 제기하는 직무발명 보상금 청구소송에서 사용자는 추가로 직무발명자에게 직무발명 보상금을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다. 물론 모든 경우에 추가 직무발명 보상금을 지급하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 구 발명진흥법은 추가 지급할 여지가 많고, 현행 발명진흥법에 따르면 그 추가 지급 가능성이 낮습니다. 따라서, 2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법을 적용한 판결과 다른 각도에서 신중한 검토가 필요합니다.

 

작성일시 : 2015.06.08 14:00
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-- 기술이전/공동연구개발을 위한 기술정보제공 후 협상최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법적 책임의 소재와 범위 -- 

 

1. 기술이전 과정에서 체결하는 일련의 계약과 법적 책임 소재 

 

본 계약을 체결하기 전에도 양당사자가 의향서(LOI, Letter of Intent), 비밀유지약정(NDA, Non-Disclosure Agreement), 양해각서(MOU, Memorandum of Understanding), Term Sheet 등에 서명하는 경우가 많습니다. 그런데, 어떤 사정으로 본 계약을 체결하지 못하고 협상 중이었던 거래가 결국 무산되었다면 당사자에게는 어떤 법적 책임이 있을지 문제됩니다.

 

현실에서는 본 계약을 체결하지 못했지만 그 전에 위에서 언급한 다른 약정들은 모두 체결하고 협상이 거의 마무리 단계에 이른 경우부터 어떤 형식의 계약서도 체결하지 못한 협상 초기 단계까지 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 당연히 협상 당사자의 법적 책임 여부도 동일하지 않습니다. 설령 MOU, NDA 등에 구속력이 없다는 명시적 문구를 넣더라도 법적 효력을 인정하는 사항도 있고, 어떤 형식적 계약서도 체결하지 않았어도 계약법상 책임이 아니라 불법행위법상 책임을 물을 수 있는 경우도 있습니다.

 

단순하지 않고 사안마다 신중하게 검토하여야 할 복잡한 문제입니다. 최종 계약에 이르지 못한 경우에 대한 법적 책임은 각각의 구체적 사안에 따라 달라지겠지만, 다음과 같은 사례를 참고로 살펴보겠습니다.

 

2. 기술이전 협상

 

A회사는 B가 개발한 신규기술을 이전 받아서 관련 제품을 생산 판매하려고 협의를 진행하였습니다. 협상과정에서 기술이전계약을 체결할 것을 상호 확인하였고 A사는 임원회의를 통해서 B의 기술을 이전 받아 사업을 진행하기로 내부적으로 결론을 내렸고 곧 B에게 해당기술을 이전 받아 사업을 진행하고 기술료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 체결하기로 합의하였다는 확인서를 작성해주었습니다. 본 계약은 아니고 일종의 의향서로 볼 수 있습니다.

 

그런데, A사는 그 후 다시 사업성 검토를 통해 해당 프로젝트에 관한 기술이전계약을 체결하지 않기로 최종 결정하였습니다.

 

기술이 부족한 경우 회사들은 공동개발 또는 기술도입/이전을 통하여 새로운 사업을 진행하거나 확장하고 있습니다. 이 경우에 최종적으로 계약을 체결하고 사업이 정상적으로 진행되는 경우도 있지만, 위와 같이 여러 가지 이유로 본 계약체결 전에 중단되는 경우도 많습니다.

 

3. 계약체결 무산에 따른 당사자의 책임여부 및 범위

 

일반적으로는 계약을 체결하기 전에는 계약 협의 당사자에게는 계약상 아무런 책임이 없게 됩니다. 그러나 특별한 경우, 즉 계약 체결을 위한 준비단계 또는 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 그에게 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상할 책임(민법 제750)이 있습니다. , 당사자에 의해서 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위 책임이 발생하게 되는 것입니다.

 

참고로, 민법에는 다음과 같은 계약체결상의 과실책임이라는 특별한 불법행위 책임 규정이 있습니다.

 

민법 제535(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ②전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

 

이는 계약 목적이 객관적으로 이행이 불가능하다는 사실을 알고 있던 당사자에게만 책임을 인정하고 있습니다. 위 사안에서 기술이전이 교섭행위 이전에 이미 이행불가능한 것은 아닐 것이므로 A사에게 민법상의 계약체결상의 과실책임은 성립할 여지가 없을 것입니다.

 

대법원은 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다고 판시하고 있습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결).

 

따라서 (1) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여, (2) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도, (3) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것입니다.

 

위 사안에서 불법행위 책임의 성립여부를 살펴보면, 먼저 A사가 상대방에게 계약이 체결될 것이라는 신뢰를 형성한 것이고, B가 기술이전계약이 곧 체결될 것을 믿고 관련 업무절차를 준비하였거나 추가 연구 등에 투자하였다는 등의 사정으로 시간 또는 비용을 투자하였다면, A사의 상당한 이유가 없는 계약체결 거절로 B의 관련 투자가 무용하게 되는 손해가 발생하였다면, 위 대법원 설시 법리에 따라 A사는 이러한 손해를 배상할 불법행위 책임이 발생할 수 있습니다.

 

이때 손해배상의 범위는 A사에게는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대하여 상대방에게 발생한 신뢰이익, 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 상대방에게 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 A사에게 책임을 묻지 못합니다.

 

정리하면, 원칙적으로 최종 계약이 성립되기 전까지는 계약상 책임을 물을 수 없습니다. 그러나, 협상과정에서 대법원 판결에서 제시한 바와 같은 계약체결을 신뢰한 특별한 사정이 있었다면 최종 계약을 체결하지 않는 당사자에게는 불법행위로 인한 손해배상 책임 인정될 수 있습니다. 다만, 그 손해배상의 범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 특별한 사정으로 없다면 그 액수는 경미한 경우가 대부분일 것입니다. 손해배상을 청구하는 측이 위와 같은 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야 합니다.

 

작성일시 : 2015.02.04 16:49
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-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015.01.09 08:47
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-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.08 09:25
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-- 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제 신의 성실하게 협상할 의무를 위반한 것으로 판단한 사건 – SIGA v. PharmAthene (May 24, 2013, Supreme Court Delaware) --

 

1. 배경사실

 

제약벤처 SIGA는 2004년 항바이러스 의약품(ST-246)을 개발하고 있었습니다. SIGA 2005년 하반기 개발자금 부족으로 PharmAthene로부터 자금지원 및 공동개발 등 협력방안을 모색하기로 하였습니다. PharmAthene는 합병을 원하였으나, SIGA는 합병보다 라이선스를 희망하였습니다. 양사는 절충하여 합병과 라이선스 two track으로 협상을 진행하였고, 2006. 1. 주요 사항에 합의하였으나 강제성이 없다고 표시한 License Agreement Term Sheet(LATS)을 작성하였습니다. LATS에는 License fee의 선불금 $6백만 달러, 그 중 $2백만 달러는 즉시, $2.5백만 달러는 12개월 후에, $1.5백만 달러는 SIGA $15백만 달러를 초과하는 매출액을 달성하는 경우에 지급하기로 하였습니다. 또한 합계 $1천만 달러를 구체적인 목표 달성에 따라 별도 지급하기로 하였습니다. 경상로열티로는 1년 순매출액의 8%(매출액 $250백만 달러 미만), 10%(매출액 $250백만 달러 이상), 또는 12%(매출액 $1십억 달러 초과)를 지급하고, 미국 연방정부에 대한 판매분의 순이익이 20%를 초과하는 경우에 순이익의 50%를 지급하기로 한 것입니다.


양사는 2006. 3.에는 LATS가 첨부된 합병에 대한 의향서(a Letter of Intent)를 교환하였습니다. 양사는 급전이 필요한 SIGA의 사정을 고려하여 2006. 3.경에 먼저 브리지론(Bridge loan) 계약을 체결하고 $3백만 달러를 지원받아 급한 재정적 문제를 해결한 후에 2006. 6.경에는 합병 계약을 본격적으로 논의하였습니다. 2개의 계약서에는 모두 LATS의 조항에 부합하게 신의성실하게 협상할 것에 동의한다는 규정이 포함되어 있습니다(If the merger were terminated, the parties would negotiate in good faith with the intention of executing a definitive license agreement in accordance with the terms of the LATS).

 

그런데 합병계약의 논의 중에 SIGA가 미국국립보건원(NIH)로부터 2006. 6.경에 $5.6백만 달러, 2006. 9.경에 $16.5백만 달러 등 합계 $20백만 달러 이상의 연구개발자금을 지원받게 되었고, SIGA는 합병 등을 다시 검토하게 되었습니다. 또한, SIGA NIH의 지원 사실과 ST-246이 영장류 실험에서 천연두 등으로부터 100% 보호하였다는 결과를 발표하고 주식을 증자발행하여 $9백만 달러를 조달하였습니다(유상증자시의 주식가치는 2005년 당시의 3배였음). PharmAthene 2006. 9.에 합병 협의시한을 연장하자고 제의하였으나 SIGA는 이를 거부하고 10월에 합병 협의는 종료되었습니다. 본 사건과 직접적인 관련은 없지만 SIGA는 이후에도 NIH과 그 산하기관으로부터 2008. 9. 1. $55백만 달러, 9. 18. $20백만 달러, 2009. 9. 2. $3백만 달러 등 합계 $78백만 달러의 연구자금을 지원받았습니다.

 

이에 따라 PharmAthene은 남은 라이선스 계약을 완결하고자 하였습니다. 그러나 논의 중에서 SIGA는 선불금과 로열티를 막대하게 늘려 LATS에 규정하였던 내용과는 매우 다른 내용으로 변경한 것이었습니다. , SIGA는 대금 조항에서 선불금을 $100백만 달러로, 구체적 목표 달성에 따라 $235백만 달러로, 경상로열티를 판매량에 따라 18%, 22%, 25%, 28%로 변경하고, 남는 순이익의 50%를 무조건 지급할 것으로 주장한 것입니다.

 

PharmAthene LATS를 기준으로 라이선스 계약을 체결할 것을 다시 주장하였으나, SIGA LATS에 명시적으로 강제성이 없다고 작성하였던 점을 들어 거부하였습니다. 이에 따라 2006. 12. PharmAthene은 신의성실하게 협의할 것을 강제하도록 법원에 소송을 제기하였습니다.

 

델라웨어주 1심법원은 2011. 9.SIGA LATS에 부합하게 신의성실하게 라이선스 계약의 협상을 진행해야 할 의무를 위반하였다고 판단하였고, 법원의 재량에 의한 형평법상의 배상금(equitable payment)을 지급할 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

2. 델라웨어 주대법원의 판결

 

. 계약 위반 여부

 

SIGA LATS는 강제성이 있는 라이선스 계약이 아니라고 하면서 동시에 신의성실하게 협의할 SIGA의 의무에 의하면 SIGA LATS와 실질적으로 유사한 조항들만을 제안해야 한다고 하는 것은 모순이라고 주장하였습니다.

 

이에 법원은 브리지론과 합병 계약서의 명시적인 계약 조항은 당사자들에게 LATS의 조항들에 부합하게 최종 라이선스 계약을 작성할 의도로 신의성실하게 협상할 의무를 지우고 있고, 특히 LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항의 한도에서 협상에 임하여야 한다고 판단하였습니다.

 

, LATS 자체는 서명되지도 않았고 각 페이지의 하단에는 강제성 없는 규정(Non Binding Terms)이라고 적혀 있지만, 브리지론 계약 및 합병 계약에 LATS가 첨부되었고 이에 부합하게 라이선스 계약에 대한 협상을 할 것으로 규정되어 있기 때문에, LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항으로 협상에 임하여야 한다고 판단한 것입니다.

 

SIGALATS에 실질적으로 유사한 조항으로 제안해야 한다는 것은 협상에 불확실성과 소송의 위험을 줄 수 있다고 항변하였습니다. 그러나 법원은 당사자의 제안 조항들이 실질적으로 다른 것인지 여부와 불성실하게(in bad faith) 그 조항들 제안한 것인지 여부를 판단해야 하는 것이므로 소송의 위험은 과장된 것이라고 판단하였습니다. 그리고 불성실하다는 것은(bad faith) 단순히 나쁜 판단이나 과실이 아니라 부정직한 목적 또는 도적적으로 부정한 이유로 잘못된 행위를 의도적으로 하는 것을 의미한다는 기준에 따라, 법원은 SIGA가 아래와 같이 LATS 조항들과 실질적으로 다른 입장으로 협상에 임했고 합병 및 라이선스 협상을 파기하려는 불성실한 의도로 그러한 입장을 취한 것으로 판단하였습니다.

 

LATS

SIGA의 변경안

upfront Payment

$6,000,000

$100,000,000

milestone payment

$10,000,000

$235,000,000

Running royalty (yearly net sale 기준)

8% <= $250M

10% > $250M

12% > $1B

18% <= $300M

22% > $300M

25% > $600M

28% > $1B

Remaining profit 50%를 제공

Only from US government sales having a margin of 20% or more

Any remaining

 

, 법원은 SIGA가 수십억 달러의 매출이 예상되는 약품의 통제권을 상실하는 계약에 대하여 전형적인 판매자의 변심(seller’s remorse)를 겪게 되었고 최종적인 라이선스 계약을 위하여 신의성실하게 협상할 의무를 저버렸다고 본 것입니다.

 

. 손해배상

 

주대법원은 위와 같은 SIGA의 계약 위반에 대하여, 1심 법원이 SIGA의 계약 위반이 없었다면 당사자간에 라이선스 계약에 이를 수 있었다고 판단하였다면, 1심 법원이 기대이익 (이행이익, expectation damages)을 산정하여 배상을 명하여야 한다고 보았습니다 (reliance damages는 신뢰이익배상, restitutionary damages 원상회복).

 

3. 시사점

 

우리나라에서도 통상 계약이 체결되기 전에는 계약 책임을 지지 않습니다. 다만, 계약 과정이 일정한 단계를 지나 상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰가 형성된 경우에는 불법행위가 성립하여 손해배상 책임이 발생합니다. 위 미국판결도 비록 라이선스 계약이 체결된 것은 아니지만, 계약의 주요한 사항들이 결정되는 등 계약 체결 과정에서  상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰를 형성시키고(다른 계약 조항에 의하여) 상대방에 이에 따라 행동했음에도 당사자가 상당한 이유 없이 일방적으로 계약 체결을 거부한 경우에는  상대방을 보호하는 판결입니다.

 

위 판결은 주요 계약 조항만을 적시한 Term Sheet 자체가 비록 강제성이 없었더라도 이에 준하여 신의성실하게 협상할 것을 약정한 경우에는 Term Sheet에 명시한 조항에서 상당하게 벗어난 경우에는 위 약정을 위반한 것으로 판단한 것입니다.

 

따라서 라이선스, 공동연구개발, 전략적 제휴 등을 위한 계약을 체결하는 경우에, 협상 과정에서 주요 조항에 대한 Term Sheet가 마무리 된 이후에는 비록 계약이 성립하기 전이라도 협상의 파기를 위해서는 상대방에게 어떠한 신뢰를 형성한 것인지 여부와 계약 조항을 살피는 등의 상당한 주의를 요할 것입니다.


작성일시 : 2014.01.23 08:25
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-- 국내외 기술이전 Royalty Rate 통계 자료 –  ㈜ 델타텍코리아 2012. 4. 발표 한국 업종별 실시료율 산출 보고서 중 일부 표 인용 -- 

 

대표적 기술이전 전문회사로 널리 알려진 ㈜델타텍코리아에서 보유하고 있는 기술이전에관한 로열티 자료와 기술이전 관련 컨설팅 회사인 미국 AUS사의 자료를 정리한 것입니다.


국내외 기술이전 관련한 로열티 산정, 특허침해를 원인으로 한 손해액 산정, 영업비밀침해시 손해액 산정, 직무발명의 자기 실시로 인한 이익액 산정시에 모두 참고자료로 활용될 수 있는 귀중한 통계자료로 생각됩니다.


발표자료 중에서 가장 핵심적인 내용을 담고 있는 아래 표를 참고로 올려드립니다. 데이터를 수집하고 정리하여 공개한 델타텍코리아에 감사드립니다.


작성일시 : 2013.08.22 19:21
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