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10. REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND COVENANTS. 

10.1 Mutual Representations and Warranties. Licensor and Licensee (each, a “Representing Party”) each hereby represents and warrants to each other, as of the Effective Date and except as otherwise set forth in Schedule 10.2 (in the case of Licensor) and Schedule 10.3 (the case of Licensee), that: 

(a) such Representing Party is a corporation or limited liability company, as applicable, duly organized and subsisting under the laws of its jurisdiction of organization; 

(b) such Representing Party has the power, authority, and legal right, and is free, to enter into this Agreement on behalf of itself and its Affiliates and to perform its respective obligations hereunder and to cause its Affiliates to perform their respective obligations hereunder; 

(c) such Representing Party has the power, authority, and legal right to own and operate its property and assets and to carry on its business as it is now being conducted and as it is contemplated to be conducted by this Agreement; 

(d) this Agreement constitutes a legal, valid, and binding obligation of such Representing Party and is enforceable against it in accordance with its terms, subject to the effects of bankruptcy, insolvency, or other laws of general application affecting the enforcement of creditor rights and judicial principles affecting the availability of specific performance and general principles of equity, whether enforceability is considered a proceeding at law or equity; 

(e) the execution and delivery of this Agreement and the performance of such Representing Party’s and its Affiliates’ obligations hereunder (i) have been duly authorized and approved by all necessary action by such Representing Party, and all necessary consents, approvals, and authorizations of all Regulatory Authorities and other Third Parties required to be obtained by such Representing Party in connection with the execution and delivery of this Agreement and the performance of its obligations hereunder have been obtained; (ii) do not conflict with or violate any requirement of Applicable Laws or any provision of the articles of incorporation, bylaws, limited partnership agreement, or any similar instrument of such Representing Party, as applicable, in any material way; and (iii) do not, and will not, conflict with or otherwise interfere with in such a manner as to result in a violation, breach, or default under or require any consent that has not been obtained under any contract between such Representing Party and any Third Party; 

(f) there are no, and shall be no, liens, conveyances, mortgages, assignments, encumbrances, or other agreements that would prevent or impair such Representing Party’s or any of its Affiliates’ full and complete exercise of the terms and conditions of the Agreement; 

(g) such Representing Party and its Affiliates shall at all times comply with all Applicable Laws relating or pertaining to their obligations under the Agreement; 

(h) with respect to the services provided hereunder to the other Party, its Affiliates, and their respective employees, officers, contractors and agents who perform such services have the experience, capability, and resources to efficiently and skillfully perform the services, and shall perform, where applicable, all such services in a professional and workmanlike manner and in accordance with the generally accepted then-current standards, forms, procedures, and techniques established from time to time by the industry; 

(i) all of such Representing Party’s employees, officers, contractors, and consultants have executed agreements requiring assignment to such Representing Party of all inventions created by such persons in the course of their employment by such Representing Party and obligating each such employee, officer, contractor, and consultant to maintain and safeguard the confidentiality of (i) any information that is confidential to such Representing Party or (ii) any information that is confidential to any other Person and that such Representing Party is obligated to maintain and safeguard as confidential; and

(j) neither such Representing Party, nor any of its employees, officers, subcontractors, or consultants who have rendered or will render services relating to the Product: (i) has ever been debarred or is subject or debarment or convicted of a crime for which an entity or person could be debarred under 21 U.S.C. Section 335a or (ii) has ever been under indictment for a crime for which a person or entity could be debarred under said Section 335a. 

10.2 Additional Representations, Warranties, and Covenants of Licensor. Licensor hereby represents, warrants, and covenants to Licensee, as of the Effective Date and except as otherwise set forth in Schedule 10.2, that: 

(a) Licensor is entitled to grant the rights and licenses purported to be granted to Licensee under this Agreement, and to assign the rights purported to be assigned to Licensee under this Agreement, and is not currently bound by any agreement with any Third Party, or by any outstanding order, judgment, or decree of any court or administrative agency, that restricts it from granting to Licensee the rights, licenses and sublicenses purported to be so granted in this Agreement; 

(b) Licensor is the sole and exclusive owner of all right, title, and interest, in, to, and under the Licensed Rights and has the right under the Licensed CPEX Patent Rights and the Licensed Reprise Patent Rights to grant the sublicenses thereunder in accordance with Section 2.2; 

(c) the Licensed Rights are free and clear of any liens, charges, encumbrances, or judgments, and Licensor has sufficient rights to grant the licenses and rights purported to be granted herein, free and clear of any security interests, claims, encumbrances, or charges of any kind; 

(d) Licensor has not granted, and will not grant during the term of this Agreement, any right, option, license, or interest in or to any of the Licensed Rights that is in conflict with the rights assigned or granted to Licensee under this Agreement; 

(e) there is no legal, administrative, arbitration, or other proceeding, suit, claim, or action of any nature, judgment, decree, decision, injunction, writ, or order pending, or to Licensor’s knowledge threatened by, against or involving Licensor, regarding the Licensed Rights, whether at law or in equity, before or by any Third Party, and Licensor has not received any written communications alleging that it has violated, through the manufacture, Development, import, or other exploitation of the Product, any intellectual property rights of any Third Party; 

(f) to Licensor’s knowledge: 

(i) the patents in the issued Licensed Serenity Patent Rights, the Licensed CPEX Patent Rights, and the Licensed Reprise Patent Rights are valid and enforceable; and

(ii) no Third Party has asserted that any of the Licensed Rights or the Sublicensed Rights is invalid or unenforceable; 

(g) all applications, registrations, maintenance and renewal fees due in respect of any of the Licensed Serenity Patent Rights and, to Licensor’s knowledge, the Licensed Reprise Patent Rights and the Licensed CPEX Patent Rights, have been paid and all documents and certificates required to be filed with the relevant agencies for the purpose of maintaining such Licensed Serenity Patent Rights, and to Licensor’s knowledge, the Licensed Reprise Patent Rights and Licensed CPEX Patent Rights have been filed; 

(h) none of the Licensed Serenity Patent Rights, the Licensed Serenity Know-How and, to Licensor’s knowledge, none of the Licensed CPEX Patent Rights and the Licensed Reprise Patent Rights were developed with funding from any Governmental Authority such that any Governmental Authority has any march in rights or other rights to use the Licensed Serenity Patent Rights, the License Serenity Know-How, the Licensed Reprise Patent Rights, or the Licensed CPEX Patent Rights; 

(i) to Licensor’s knowledge, no Third Party has infringed or misappropriated any of the Licensed Rights or the Sublicensed Rights; 

(j) all inventors of any inventions included within the Licensed Serenity Patent Rights and, to the knowledge of Licensor, the Licensed CPEX Patent Rights and the Licensed Reprise Patent Rights have assigned their entire right, title, and interest in and to such inventions and the corresponding patents and patent applications to Licensor, Reprise, or CPEX, as applicable, and have been listed as inventors in the Licensed Serenity Patent Rights, the Licensed CPEX Patent Rights, and the Licensed Reprise Patent Rights, as applicable; 

(k) no agreements that Licensor or its Affiliates may have with any Third Party provide such Third Party with any rights of first offer, rights of first refusal, or any other rights to make, have made, use, conduct Clinical Studies for, sell, offer for sale, have sold, import, export, or otherwise Exploit the Product in the Field in the Territory or the right to use the Licensed Rights or the Sublicensed Rights in connection with the Exploitation of the Product in the Field in the Territory; and Licensor has received no notice from a Third Party of any suit, action, proceeding, or arbitration pending or threatened against it that the proposed terms and conditions of this Agreement, and the Parties’ performance in accordance therewith, do or shall conflict or interfere with in a manner resulting in a breach or default under, or other violation of, any agreements that Licensor or its Affiliates may have with any Third Party; 

to Licensor’s knowledge, (i) each of the CPEX License Agreement and the Reprise License Agreement is valid and enforceable in accordance with its terms, is in full force and effect, and there are no approvals or consents required to make it effective, (ii) Licensor has supplied Licensee with a true and correct copy of the CPEX License Agreement and the Reprise License Agreement , together with all amendments, waivers, or other changes thereto, (iii) Licensor has performed all material obligations required to be performed by it in connection with the CPEX License Agreement and the Reprise License Agreement, (iv) Licensor shall not materially breach and is not in material breach of the CPEX License Agreement or the Reprise License Agreement, (v) Licensor is not in receipt of any claim of default, cure notice, or show cause notice under the CPEX License Agreement or the Reprise License Agreement, and (vi) there is no current material breach or anticipated material breach by any other party to the CPEX License Agreement or the Reprise License Agreement; 

(m)

 (i) Licensor is the named sponsor of the First Approved NDA for the Product; and (ii) with respect to all Regulatory Documentation to obtain Regulatory Approvals for the Product in the Field: (A) the data, information and/or all other documents in Licensor’s or its Affiliates submissions were, are and shall be free from fraud or material falsity, and neither Licensor nor its Affiliates has made any material misrepresentation or omission in connection with such data; (B) the Regulatory Approvals have not been and will not be obtained either through bribery or the payment of illegal gratuities by Licensor; (C) the data, information and/or all other documents in Licensor’s or its Affiliates’ submissions are, were and shall be accurate and reliable for purposes of supporting approval of the submissions; and (D) the Regulatory Approvals shall be obtained without illegal or unethical behavior of any kind by Licensor or its Affiliates; provided that Licensor shall not be deemed to be in breach of this Section 10.2(m) if the violation of this Section 10.2(m) results from the action or omission of Licensee of Licensee’s Affiliates, Sublicensees, or contractors (other than Licensor); 

(n) Licensor believes in good faith, based on the information set forth in Schedule 10.2(n), that FDA will consider amending or supplementing the First Approved NDA (or the related IND) in the manner described in Schedule 10.2(n); provided, however, that Licensor cannot assure that FDA will approve such amendment or supplement. 

(o) except as expressly permitted hereunder, Licensor agrees not to, and agrees to cause its Affiliates and Sublicensees not to (i) assign, transfer, convey or otherwise encumber any right, title or interest in or to the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or any Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product, (ii) grant in any manner any license or other right, title or interest in or to any of the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or the Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product, or (iii) agree to or otherwise become bound by any covenant not to sue for any infringement, misuse or other action or inaction with respect to any of the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or the Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product; and

(p) other than the CPEX License Agreement, the Reprise License Agreement, the Renaissance Supply Agreements, and the other Third Party Supply Agreements, Licensor and/or its Affiliates have not entered into any agreements with any Third Party, pursuant to which any Third Party has granted to Licensor, or Licensor has granted to any Third Party, any rights to licenses to, in or under any of the Licensed Rights or the Sublicensed Rights or other intellectual property rights that relate to the Product, or relating to the manufacture of the Product.

10.3 Additional Representations, Warranties, and Covenants of Licensee. Licensee hereby represents, warrants, and covenants to Licensor, as of the Effective Date and except as otherwise stated in Schedule 10.3, that: 

(a) if, during the term of this Agreement Licensee has reason to believe that it or any of its employees, officers, subcontractors, or consultants rendering services relating to the Product: (i) is or will be debarred or convicted of a crime under 21 U.S.C. Section 335a, or (ii) is or will be under indictment under said Section 335a, then Licensee shall immediately notify Licensor in writing; 

 (b) as of the Effective Date, there is no legal, administrative, arbitration, or other proceeding, suit, claim, or action of any nature, judgment, decree, decision, injunction, writ, or order pending or, to the knowledge of Licensee’s senior management, threatened by, against Licensee regarding this Agreement, whether at law or in equity, before or by any Third Party; and Licensee shall provide notice of any of the foregoing to the extent it affects Licensee’s performance of its obligations under this Agreement; 

(c) except for information provided by Licensor, its Affiliates or Sublicensees: (i) the data and information in Licensee’s submissions and modifications of Regulatory Documentation relating to the Product shall be free from fraud or material falsity; (ii) Regulatory Approvals for the Product hereafter obtained will not be obtained either through bribery or the payment of illegal gratuities by Licensee; (iii) the data and information in Licensee’s submissions and modifications of any Regulatory Documentation shall be accurate and reliable; and (iv) any such the Regulatory Approvals will be obtained without illegal or unethical behavior of any kind by Licensee; provided that Licensee shall not be deemed to be in breach of this Section 10.3(c) if the violation of this Section 10.3(c) results from the action or omission of Licensor or its Affiliates, Sublicensees (other than Licensee), or contractors; and

(d) except as expressly permitted hereunder, Licensee agrees not to, and agrees to cause its Affiliates and Sublicensees not to (i) assign, transfer, convey or otherwise encumber any right, title or interest in or to the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or any Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product, (ii) grant in any manner any license or other right, title or interest in or to any of the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or the Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product, (iii) agree to or otherwise become bound by any covenant not to sue for any infringement, misuse or other action or inaction with respect to any of the Licensed Rights, the Sublicensed Rights, or the Regulatory Approvals and Documentation in respect of the Product, or (iv) bring any action or proceeding or otherwise assert any claim under any Applicable Law in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise assert any claim in any court, administrative agency, or other forum with jurisdiction over such proceeding or claim, that any of the Licensed Rights or Sublicensed Rights are invalid, unenforceable, or not infringed, violated, or misappropriated. In the event that Licensee or any Affiliate or Sublicensee of Licensee initiates any proceeding or otherwise asserts any claim in violation of clause (iv) of this Section 10.3, and the result thereof is a final decision, ruling, holding, award, or other disposition to the effect that any of the Licensed Rights or Sublicensed Rights are valid, enforceable, or infringed, violated, or misappropriated, then each of the royalty rates set forth in the table in Section 8.3(a) will each be increased by [***] and the party initiating such proceeding or otherwise asserting such claim shall pay the attorneys’ fees and expenses incurred by Licensor in defending against such proceeding or claim.

10.4 Inaccuracies. Without limiting either Party’s rights and remedies at law, in equity or under this Agreement, if, at any point in time (not just at the times when the warranties are deemed granted), either Party becomes aware of any inaccuracies in the foregoing warranties and representations, such Party shall promptly notify the other Party of such inaccuracies, with a detailed written explanation.

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1.    라이선스 계약서 중 쟁점 조항

라이선스 상호협력 계약서 제6조 제2항 “피고는 계약이 만료되거나 중도합의해지 되더라도 습득한 복합시트 특허 기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상하여야 한다.” + 제3항 “피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.” + “본 계약서 제6조에 대해 위약사항이 발생할 시 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 위약 3개월 이내에 위약벌금으로 20억 원을 우선 지급해야 한다. 단, 추후 손액이 확정시 실손해와 위약금의 차액은 상호 정산한다.”

2.     라이선스 대상특허의 무효확정과 계약위반에 따른 책임 여부 

(1)   라이센시 주장요지 – 대상 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 상호협력계약은 늦어도 그 계약종료일에 실효되었다. 계약기간 만료 후 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반이 존재하지 않는다.

(2)   특허법원 판결 요지 – 대상 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도, 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다.

3.    특허법원 판결 이유

(1)   발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이 사건 상호협력계약이 이 사건 각 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 이 사건 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 이 사건 각 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 하다.

(2)   이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 바와 같이 피고에 대하여 계약만료 이후 생산금지 의무를 부과할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 이 사건 상호협력계약에 따라 이 사건 각 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권을 부여받고, 일정한 판매 수량을 넘는 경우 복합시트를 직접 생산ㆍ판매하기 위한 통상실시권 허여를 확약 받음과 아울러 기술이전 등의 협력과 상당한 수준의 생산수량(판매물량의 40%)까지 보장받게 되었는데, 피고는 피고가 부담하는 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 이 사건 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.

(3)   이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이 사건 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 각 특허가 무효로 되었다고 하여 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.

(4)   이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 그러나 처분문서에 나 타난 당사자의 의사는 문언의 내용 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위로써 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하는데, 앞서 본 이 사건 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 이 사건 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미처 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지 의무의 효력은 유지된다고 판단된다.

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1.    원고 라이센시의 주장 요지

(1)   원고는 이 사건 각 특허의 상업화 가능성 내지 기술 적용의 효과가 없었다면 이 사건 계약을 체결하지 않았을 것이고, 일반인의 경우에도 같은 결정을 하였을 것이므로 이 사건 각 특허의 상업화 가능성 내지 기술 적용의 효과 유무는 이 사건 계약체결 여부에 있어 중요한 사항에 해당하다.

(2)   이 사건 각 특허는 실제로는 상업화 가능성 내지 기술 적용의 효과가 없음에도 원고는 이 사건 각 특허의 상업화 가능성과 기술 적용의 효과가 있다고 착오하여 이 사건 계약을 체결하게 되었다.

(3)   원고의 동기의 착오는 피고가 이 사건 각 특허에 관하여 원고에게 제공한 과장 내지 허위의 정보에 의하여 유발된 것이다.

(4)   따라서 피고는 원고에게 원상회복으로 계약금 1,100,000,000원을 반환할 의무가

있다.

2.    법원의 판단

(1)   동기의 착오가 법률행위의 내용의 중요부분의 착오에 해당함을 이유로 표의자가 법률행위를 취소하려면, 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의 해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되어야 한다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2012다202994 판결 등 참조).

(2)   원고는 H을 통하여 자체적으로 이 사건 각 특허의 가치를 평가하고 스스로의 경영상 판단에 의하여 이 사건 계약을 체결하였다고 보이는 점, H은 원고가 제시한 사업계획서를 고려하여 미래현금흐름을 추정하는 방식으로 이 사건 각 특허의 가치를 산출한 점 등 여러 사정에 비추어 보면, 원고가 주장하는 사정이나 제출한 증거들만으로는 원고가 이 사건 각 특허의 상업화 가능성과 일정한 수준 이상의 기술 적용의 효과가 있을 것을 전제로 이 사건 계약을 체결하는 것이라는 동기를 피고에게 표시하여 그것이 이 사건 계약의 내용이 되었다거나, 원고 주장과 같은 동기의 착오가 피고에 의하여 유발되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(3)   또한, 피고가 이 사건 계약에 따라 이 사건 각 특허에 기초한 제품의 상업화를 보장할 의무가 있다고 인정하기 어렵다.  이 사건 계약은 피고가 원고에게 이 사건 각 특허의 사용권을 부여하고 원고로부터 이에 대한 대가로 정액실시료를 지급받음에 따라 완료되는 것으로서(제3조 제2항, 제4조 제2항), 원고가 이 사건 각 특허를 사용하여 제품을 제조․판매함에 있어 피고가 위 제품의 상업화를 보장하거나 책임지겠다는 내용의 규정은 찾을 수 없다.

(4)   이 사건 계약은 제2조에서 “피고는 원고에게 계약지역 내에서 계약제품의 생산, 사용, 판매, 판매의 청약을 위한 사용허가기술을 사용할 수 있도록 한다.”(제2항), “본 계약은 원고가 직접 사용허가기술을 사용하여 계약제품을 생산 또는 판매하는 것을 원칙으로 하고 있다.”(제3항)고 정하고 있는데, 위 조항들은 원고가 이 사건 각 특허를 실시할 수 있음을 정한 것일 뿐 이로써 피고가 이 사건 각 특허에 기초한 제품의 상업화를 보장할 의무가 있다고 해석하기 어렵다.

(5)   또한 이 사건 계약은 제3조 4항에서 “피고는 잔금 지급일 이전에 원고 측이 요청하는 기술관련 자료 및 실험데이터 완성본을 제출해주기로 한다.”고 정하고 있기는 하나, 피고가 원고에게 위와 같은 자료 및 완성본을 ‘제출’하여야 한다는 위 조항이 이 사건 각 특허에 기초한 제품의 상업화가 가능할 것까지 ‘보장’함을 전제로 하고 있다고 볼 만한 합리적인 근거나 이유를 찾을 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 11. 3. 선고 2021가합598012 판결 

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1.    사안의 개요

(1)   개발회사 연구소장 허위데이터 식약처 제출 적발

(2)   식약처 제재처분 - 품목변경허가 신청시 주성분 제조원의 허위 시험자료를 제출하여 변경허가를 받았음 사유로 품목허가취소 행정처분, 의약품 회수 명령

(3)   허위데이터 제출 연구소장 고발 – 공무집행방해죄 기소, 유죄 판결

(4)   사업협력계약서 – 파트너 회사의 손해배상 청구소송 제기

2.    협력사 원고의 주장 요지

(1)   허위데이터 근거 품목허가 당시 의약품 및 주성분을 제조할 능력이 없었다. 협력계약에 따른 판권 제공의무 및 그에 따라 체결된 나머지 부수적인 계약들에 의한 각종 의무는 각 계약 체결 당시 이미 원시적 불능이고 체결한 모든 계약은 계약의 목적 원시적 불능으로 모두 무효이다. 따라서 피고는 원고가 위 계약이 유효하다고 믿음으로써 지출한 모든 비용을 배상할 의무가 있다.

(2)   허위자료 제출로 품목변경허가가 취소되었고, 품목허가가 취소된 이상, 각 의무는 후발적 이행불능 상태에 이르렀다. 따라서 피고는 원고에게 위 이행불능으로 인한 모든 손해를 배상할 의무가 있다.

(3)   손해배상 범위 주장 - 원고는 협력계약에 따른 판권 제공의무 및 그에 따라 체결된 나머지 부수적인 계약들에 의한 각종 의무가 원만히 이행될 것을 신뢰하고 48억 95,014,078원을 지출하였다. 신뢰이익 상당 손해배상금으로 위 48억 95,014,078원의 지급을 구한다.

(4)   원고는 만약 협력계약 및 나머지 부수적 계약들이 정상적으로 이행되었다면, 원고는 이 사건 의약품을 판매함으로써 2016년부터 2037년까지 약 3,000억 원의 매출을 얻을 수 있었고 원고의 이익률을 5%로 계산한다고 하더라도 원고는 최소한 150억 원의 순수익을 얻을 수 있었다. 그 중 일부 청구로서 44억 768,185원의 지급을 구한다. 따라서 피고는 원고에게 위 각 이행불능으로 인한 손해금으로 합계 92억95,782,263원(= 48억 95,014,078원 + 44억 768,185원)을 지급할 의무가 있다.

(5)   위약벌 청구(50억 원) - 일방 당사자가 계약의 중대한 사항을 위반할 경우 위반당사자가 50억 원의 위약벌을 즉시 지급한다고 약정하였는데, 피고가 계약상 의무를 위반하였으므로, 피고는 원고에게 위약벌 50억 원을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

3.    판결의 요지

(1)   채무불이행을 이유로 손해배상을 청구하는 경우에 그 계약이행으로 인하여 채권자가 얻을 이익, 즉 이행이익의 배상을 구하는 것이 원칙이지만 그에 갈음하여 그 계약이 이행되리라고 믿고 채권자가 지출한 비용, 즉 신뢰이익의 배상을 구할 수도 있으나, 이 때 채무불이행에 있어서 채권자에게 발생한 손해는 채무자의 채무불이행이 없었더라면 채권자에게는 손해가 발생하지 않았을 것이라고 인정되는 손해이어야 한다.

(2)   신뢰이익의 손해란 법률행위의 당사자가 무효인 법률행위를 유효하다고 믿었기 때문에 입은 손해를 말한다. 이 사건 특허들에 의한 기술은 유효하게 존재하고, 피고가 품목허가신청 당시 주성분을 원료로 삼아 의약품을 대량생산하였으며 그를 통한 임상시험에서 유의미한 결과를 얻었다. 따라서 이 사건 사업 관련 각 계약들이 원시적 불능으로서 무효라고 볼 수 없고, 각 계약들이 무효임을 전제로 한 신뢰이익 상당 손해배상청구는 받아들일 수 없다.

(3)   상품공급계약에 의하면, 피고는 원고에게 원고가 의약품을 가지고 임상시험을 할 수 있도록 의약품을 제조하여 공급할 의무가 있는데, 피고가 허위 서류를 제출하는 방법으로 위법하게 의약품에 대한 품목변경허가를 받았고 품목변경허가가 취소되고 폐기명령을 받음으로써 원고는 의약품을 가지고 임상시험을 할 수 없게 되었으므로, 피고의 상품공급의무는 이행불능상태에 이르렀다. 따라서 피고는 위 각 이행불능으로 인한 모든 손해를 배상할 의무가 있다.

(4)   원고가 청구하는 각 비용은 원고가 이 사건 특허들을 통하여 이 사건 의약품을 개발 및 판매하는 사업을 추진하기 위하여 지출한 것인데, 설령 피고가 이 사건 사업 관련 각 계약들을 충실히 이행하였다고 하더라도, 신약개발의 어려움 등에 비추어 보면, 이 사건 의약품 개발 사업이 반드시 성공하여 위 각 비용이 손해로 귀결되지 않았으리라고 보기 어렵다. 따라서 원고가 지출한 모든 비용이 피고의 채무불이행이 없었다면 발생하지 않았을 손해라고 볼 수 없다.

(5)   원고가 이 사건 의약품 판매로 인하여 3,000억 원 상당의 매출을 확정적으로 얻을 수 있었을 것임을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그러나 민사소송법 제202조의 2에 의하면, 손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다. 이 사건의 경우 피고 측의 로열티 수익 전망 및 앞서 본 원고가 이 사건 사업을 위하여 48억 원 이상의 비용을 지출하였다고 주장하고 그에 대한 자료를 제출한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 의약품이 성공적으로 개발되었을 경우 원고가 이 사건에서 이행이익 상당의 손해라고 주장하는 액수의 수익(44억 768,185원)은 충분히 얻을 수 있었을 것으로 봄이 상당하다. 따라서 피고는 원고에게 위 채무불이행으로 인한 이행이익의 배상으로 44억768,185원을 지급할 의무가 있다.

(6)   계약상 위약벌(50억 원) – 계약상 피고는 원고에게 계약위반 즉시 위약벌 50억 원을 지급할 의무가 있는데, 피고는 고의로 허위 데이터를 제출하여 그 협력의무를 위반한 사실이 확인되므로 위 50억 원을 지급할 의무가 있다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 2. 2. 선고 2019가합564030 판결

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1. 사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

2. 기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

3. 쟁점 – 특허무효 확정으로 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

4. 판결요지 – 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 기술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

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