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- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

6. RIGHTS IN SOFTWARE, DOCUMENTATION AND INTELLECTUAL PROPERTY (소프트웨어, 자료 및 지적재산권 등에 대한 권리)

Subject to the provisions set forth herein, the sale by Seller of any goods implies the non-exclusive and non-transferable limited license to Buyer under any of Seller’ and/or its affiliates’ intellectual property rights (“Seller’ IPR”) used in the goods to use and resell the goods as sold by Seller to Buyer. To the extent that software and/or documentation is embedded in or delivered with any goods sold by Seller to Buyer, the sale of such goods shall not constitute the transfer of ownership rights or title in such software and/or documentation to Buyer, but, subject to the provisions set forth herein, shall only imply a non-exclusive and non-transferable license to Buyer under Seller IPR used in the software to use such software and/or documentation in conjunction with and as embedded in or delivered with the goods as supplied by Seller to Buyer.

[본 문서에 명시된 바에 따라, 판매자의 상품이 판매되는 경우, 구매자는 그 판매지역 내에서 판매자가 구매자에게 판매한 상품을 사용하거나 재판매 하기 위하여, “판매자” 혹은 그 관련회사의 지적재산권에 의거한 비독점적이고 양도 불가능한 사용허가권을 취득한다.소프트웨어 혹은/및 자료가 상품에 수반하여 함께 양도된 경우, 해당 상품의 판매가 이러한 소프트웨어 및/혹은 자료에 대한 소유권리 및 권한을 양도하는 것을 의미하는 것은 아니며, 다만, 상대방은 본 문서에서 정한 바에 따라, 해당 지역에서 판매자가 제공한 상품에 수반하여 함께 인도된 소프트웨어 및 자료를 사용하기 위해 판매자의 지적재산권에 의거한, 비독점적이고 양도 불가능한 사용허가를 취득한다.]

Notwithstanding anything to the contrary herein, these Terms and Conditions shall not be construed as conferring any right, license or immunity, either directly or by implication, estoppel or otherwise to Buyer or any third party under any Seller IPR or intellectual property rights of any third party other than explicitly granted under these Terms and Conditions.

[그럼에도 불구하고, 본 일반조건에서 명시되지 않은 판매자의 지적재산권 또는 제3자의 지적재산권에 대한 사용권, 면책권 등의 어떠한 권리를 구매자 또는 제3자에게 직접 또는 묵시적으로 부여하는 것으로 해석되지 아니한다.]

Buyer shall not: (a) modify, adapt, alter, translate, or create derivative works from any software residing in or provided by Seller in conjunction with any goods; (b) assign, sublicense, lease, rent, loan, transfer, disclose, or otherwise make available such software; (c) merge or incorporate such software with or into any other software; or (d) reverse assemble, decompile, disassemble, or otherwise attempt to derive the source code for such software without written authorization from Seller except as explicitly allowed under applicable law. Buyer shall reproduce, without any amendments or changes thereto, any proprietary rights legends of Seller and/or its affiliates or its third party suppliers in any software or documentation provided by Seller. If and to the extent copyright in the software is owned by third parties, the license terms of these third parties shall apply instead of the present Terms and Conditions to such third party software.

[구매자는 다음의 행위를 할 수 없다: (a) 상품에 수반하여 제공한 소프트웨어를 사용하여 작업결과물을 수정, 변경, 교체, 이전 혹은 창작하는 행위 (b) 이러한 관련 소프트웨어를 양도, 이전, 재사용허가, 임대, 공개, 교환하는 등의 행위 (c) 해당 소프트웨어를 다른 소프트웨어와 결합시키거나 병합하는 행위 (d) 관련 법령의 명시적 허용규정이 없음에도, 판매자의 사전 서면 승인 없이, 해당 소프트웨어의 소스코드(source code; 원천부호)를 역설계(reverse assemble), 역전환(decompile), 해체(disassemble)하거나 추출하려고 시도하는 행위. 구매자는 판매자가 제공한 소프트웨어나 자료에 기재된 판매자 및/혹은 그 관련회사나 제3 공급업체의 지적재산권에 해당하는 부분을 변경하거나 수정하는 정도를 넘어, 재활용하지 못한다. 제3자의 사용허가 조건이 적용될 수도 있다. 만약 제3자의 소프트웨어의 지적재산권이 부가된 경우, 해당 부분에 대하여, 본 거래조건 대신 제3자 소프트웨어의 라이선스 조건을 적용한다.]

7. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER (보증제한)

(a) Seller warrants that under normal use in accordance with the applicable user manual the Products, (excluding any software that is not embedded in or delivered with any goods by Seller or software which is subject to copyright owned by a third party) shall, at the time of delivery to Buyer and for a period of twelve (12) months from the date of delivery (or such other period as may be agreed upon in writing by the parties, or as communicated in writing at sale by Seller), be free from defects in material or workmanship and shall substantially conform to Seller’ specifications for such Product, or such other specifications as Seller has agreed to in writing, as applicable. Labor costs, (de)mounting and/or (de)installation are excluded from this warranty. Seller’ sole and exclusive obligation, and Buyer’s sole and exclusive right, with respect to claims under this warranty shall be limited, at Seller’ option, to (1) repair or (2) provide a replacement of the defective or non-conforming Product or (3) to an appropriate credit for the purchase price thereof. Seller will have a reasonable time to repair, replace or credit. Seller is entitled at its option to replace the defective or non-conforming Product(s) with a product that has minor deviations in design and/or specifications not affecting the functionality of the agreed Product(s). The non-conforming or defective Products shall become Seller' property as soon as they have been replaced or credited.

[판매자는 사용 설명서에 따른 제품(상품과 함께 제공되지 않은 소프트웨어, 제3자 소유의 소프트웨어는 제외)의 정상적인 사용 하에서, 구매자에게 배송된 때로부터 12개월의 기간(양 당사자간의 서면으로 합의한 기간 또는 판매자의 판매를 서면으로 합의한 때) 동안, 제품의 소재나 제조기술의 결함에 대하여 무료로 보증하며, 제품의 사양 및 허용 가능한 범위 하에서 판매자가 서면으로 동의한 다른 사양을 준수하고 있음을 보증한다. 노무비, 설치 (제거)에 대한 보증은 제외된다. (1)수리 또는 (2)하자 또는 부적합 제품의 교체 (3) 구매가격에 대한 적절한 보상의 조건에서 본 보증에 관한 클레임에 대한 판매자와 구매자의 유일한 권리는 제한될 수 있다. 판매자는 제품의 수리, 교체 또는 보상에 있어 합리적인 처리시간을 가질 것이다. 하자 있는 제품, 부적합 제품의 교체와 관련하여 판매자는, 합의된 제품과 기능적으로 영향을 주지는 않지만, 디자인 또는/및 사양에 약간의 차이가 있는 제품으로 대체할 수 있다. 부적합 또는 하자 있는 제품은 교체, 보상된 즉시 판매자의 자산이 된다.]

(b) Buyer may ship Products returned under warranty to Seller’ designated facility only in conformance with Seller’ then-current return material authorization policy. Where a warranty claim is justified, Seller will pay for freight expenses. Buyer shall pay for returned Products that are not found to be defective or non-conforming together with the freight, testing and handling costs associated therewith.

[구매자는 본 보증에 따른 제품의 반환이 있는 경우, 판매자의 반환 승인 정책에 준수하여 판매자가 지정한 시설로 반환하여야 한다. 보증에 대한 클레임이 정당한 경우, 판매자는 화물 비용을 지불한다. 구매자는 결함이나 부적합한 제품이 없음에도 제품을 반환하는 경우 화물 비용, 검사료, 취급 수수료를 더불어 지불하여야 한다.]

(c) Notwithstanding the foregoing, Seller shall have no obligations under warranty if the alleged defect or non-conformance is found to have occurred as a result of environmental or stress testing, misuse, use other than as set forth in the applicable user manual, neglect, improper installation or accident, or as a result of improper repair, alteration, modification, storage, transportation or improper handling.

[상기에도 불구하고, 주변 환경 또는 스트레스, 부적절한 사용, 사용설명서에 명시된 사항 이외의 사용, 부적절한 설치 또는 사고, 부적절한 수리, 개조, 변경, 저장, 운송 또는 부적절한 취급의 결과로 인한 제품의 결함이나 부적격 제품을 발견한 경우 판매자는 이에 대하여 어떠한 책임을 지지 아니한다.]

(d) Subject to the applicable mandatory law, the express warranty granted above shall extend directly to Buyer only and not to Buyer’s customers, agents or representatives and is in lieu of all other warranties, whether express or implied, including without limitation any implied warranties of fitness for a particular purpose, merchantability, or non-infringement of intellectual property rights. All other warranties are hereby specifically disclaimed by Seller.

[법령에 따라, 상기 명시한 보증은 구매자에 대하여 직접적으로 적용되는 것이며, 구매자의 고객, 대리인 또는 대표자에 대하여 확장되는 것은 아니다. 특정 목적 적합성에 대한 무제한의 묵시적 보증을 포함하는 명시적, 암시적인 다른 모든 보증, 상업적 보증이든 지적재산권의 불침해인지를 불문하고 다른 모든 보증을 대체한다. 이외의 다른 모든 보증에 대하여 판매자는 이를 부정한다.]

(e) Subject to the exclusions and limitations set forth in Section 9 of the Terms and Conditions, the foregoing states the entire liability of Seller and its affiliates in connection with defective or non-conforming Products supplied hereunder.

[본 조항은 제9조의 “책임의 제한” 규정에 따라, 상기 내용은 판매자가 공급한 제품과 관련한 하자, 부적합 제품과 관련한 판매자와 그 계열사의 책임을 모두 명시한 것이다.]

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비밀유지계약 

** (이하 ‘갑’)와 회사 상호명(이하 ‘을’)은(는) 상호 신의와 성실을 바탕으로 아래와 같이 비밀유지계약(이하 ‘본 계약’)을 체결한다. 

제 1 조 (목적) 

갑과 을은 양사가 보유한 소재의 개별인정형 기능성 원료로의 공동 연구, 개발, 런칭 등의 업무(이하 ‘대상업무’)를 수행하고자 하는바, 본 계약은 대상업무의 수행 과정에서 제공되는 비밀정보의 사용 및 보호에 관한 사항을 규정하는 데 그 목적이 있다. 

제 2 조 (정의) 

본 계약에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다. 

‘비밀정보’라 함은 대상업무와 관련하여 갑과 을 및 그 각 임직원(이하 ‘각 당사자’)이 문서, Fax, 전자문서파일 및 이메일 등 그 방법과 형식을 불문하고 상대방 또는 그 임직원(이하 ‘상대방’)으로부터 제공받거나 인지하게 된 일체의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등(대상업무 수행 중 도출되는 결과물 포함)을 의미한다. 

‘제3자’라 함은 갑, 을의 임직원을 제외한 모든 자를 의미한다. 

제 3 조 (비밀의 표시) 

각 당사자가 상대방에게 서면으로 비밀정보를 제공하는 경우, 그 서면에 비밀임을 알리는 문구(‘비밀’ 또는 ‘대외비’ 등의 국문 또는 영문 표시)를 적절히 표시해야 한다. 

각 당사자가 상대방에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰･조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하여야 한다. 이때 비밀정보를 제공한 당사자는 비밀정보 제공일로부터 15일 이내에 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하여야 한다. 

제 4 조 (비밀정보 제외 사유) 

다음 각 호에 해당함이 객관적인 증거를 통하여 입증되는 정보는 본 계약에 따라 보호되는 비밀정보에서 제외한다. 

상대방의 제공/인지시점 이전에 이미 다른 당사자에게 공지되어 있던 정보 

상대방의 제공/인지시점 이전부터 이미 다른 당사자가 지득하고 있던 정보  

본 계약의 위반이나 비밀정보 보호의 제한 없이 제3자로부터 적법하게 취득한 정보 

상대방의 제공/인지시점 이후 귀책사유 없이 다른 당사자에게 공지된 정보 

관계법령, 법원판결, 정부기관명령 등에 의해 부득이 공개하게 되는 정보. 단, 공개되는 경우 동 정보의 공개 전에 갑과 을은 상호간에 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다. 

비밀정보를 인지하지 아니한 상대방에 의해 독자적으로 개발된 정보  

제 5 조 (비밀준수의무) 

각 당사자는 대상업무를 수행하기 위한 목적으로만 비밀정보를 사용할 수 있으며, 상대방의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 경우에도 비밀정보를 다른 용도로 사용하거나 외부로 유출(제공, 누설, 판매, 발표 등 그 방법과 형식을 불문하며, 이하 같다)하여서는 아니 된다. 

갑과 을은 대상업무의 수행을 위해 필요할 경우 자신의 임직원에게 비밀정보를 취급하게 할 수 있다. 단, 이 경우 비밀정보를 취급하는 임직원은 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 수로 제한하여야 하며, 이들 임직원으로 하여금 본 계약상의 비밀준수의무를 철저히 준수하도록 하여야 한다. 갑과 을은 임직원이 퇴직한 후에도 퇴직한 임직원에게 본 계약에 따른 비밀준수기간 동안 비밀정보에 대한 비밀준수의무를 부과하여야 한다. 갑과 을의 임직원의 고의, 과실 및 기타 귀책사유로 인하여 비밀정보가 외부로 유출될 경우 갑과 을은 상대방의 손해를 당해 임직원 등과 연대하여 배상하여야 한다. 

갑과 을은 대상업무의 수행을 위해 필요할 경우 상호 사전 서면 동의를 얻어 비밀정보를 제3자에게 제공할 수 있다. 단, 이 경우 갑과 을은 당해 제3자와 본 계약상의 비밀준수의무와 동일하거나 더 엄격한 내용의 별도의 비밀준수계약을 체결하여야 하며 제3자와의 비밀준수계약을 갑과 을에게 제공해야 한다. 제3자의 고의, 과실로 인하여 비밀정보가 외부로 유출될 경우에는 갑과 을은 그로 인한 상대방의 손해를 당해 제3자와 연대하여 배상하여야 한다. 

각 당사자는 본 계약의 내용과 본 계약에 따른 비밀정보를 상호간에 사전 서면동의 없이 외부에 공개하여서는 아니 된다. 비밀정보가 외부로 유출된 경우 상대방에게 즉시 그 사실을 서면으로 통보하여야 한다. 

제 6 조 (비밀정보의 복사 및 복제) 

각 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 비밀정보를 복사하거나 복제할 수 없다. 단, 제5조 제2항 또는 제3항에 의하여 복사 및 복제가 필요한 경우에는 예외로 한다. 

제 7 조 (지식재산권) 

대상업무와 관련하여 상호간에 비밀정보를 제공하는 행위는 상호간에 지식재산권 등의 권리를 양도하거나 실시권을 허여 하는 것으로 해석되지 아니한다. 

비밀정보는 이를 제공한 자에게 소유권 및 지식재산권 등 일체의 권리가 있으며, 갑과 을이 상대방으로부터 제공받은 비밀정보를 개량, 기타 지적활동을 통하여 새로운 기술, 정보 및 지식재산권을 형성하고자 하는 경우, 그 권리와 사용범위에 대한 상호간의 합의가 필요하며, 상대방의 사전 서면 동의를 얻어야 한다. 공동연구 등을 통해 취득하는 내용 및 결과물에 대한 권리, 각종 지식재산권의 귀속에 관하여는 갑과 을의 공동 소유로 한다. 

비밀정보의 제공자는 상대방에게 비밀정보를 제공할 적법한 자격이 있음을 보증한다. 

비밀정보와는 별개로 독자적인 지적활동 등을 통하여 취득한 원료, 기술, 정보 등으로 지식재산권을 확보하거나 개발하려고 하는 경우는 본조 제2항에 해당되지 않는다.  

제 8 조 (비밀정보의 반환 및 파기) 

갑과 을은 본 계약상의 대상업무가 종료되거나 상대방에게 비밀정보의 반환 또는 파기를 요구하거나 본 계약이 종료된 경우 즉시 비밀정보(복사, 복제 및 재생산된 것을 포함한다)를 상대방의 요구에 따라 반환하거나 파기하여야 하며, 파기 후 상대방의 요청이 있을 경우에는 그 사실을 증명할 수 있는 서류·자료를 상대방에게 제공하여야 한다. 

각 당사자가 본조 제1항에 따라 상대방에게 비밀정보를 반환하거나 파기하였다는 사실만으로 본 계약상의 비밀준수의무가 면제되는 것으로 해석되지 아니한다. 

제 9 조 (계약기간 및 비밀준수기간) 

본 계약은 계약 체결일로부터 3년간 유효하며 본 계약이 계약기간 만료 또는 해지에 의해 종료되는 경우에도 본 계약 제5조, 제6조 및 제7조의 의무는 본 계약의 체결일로부터 3년간으로 한다. 

제 10 조 (계약의 해지) 

계약기간 중 어느 당사자가 본 계약을 위반하는 경우, 상대방 당사자는 의무위반 당사자에게 이를 시정할 것을 요구하는 내용의 통지를 할 수 있으며, 통지한 날로부터 1주일 이내에 그 의무위반 사항이 시정되지 아니하는 경우, 당해 통지를 한 당사자는 즉시 본 계약을 해지할 권리를 갖는다. 

제 11 조 (손해배상) 

갑과 을은 상대방의 소속 임직원이 대상업무를 수행하기 위한 목적 이외의 용도로 비밀정보를 사용, 공개, 제공 또는 누설하거나 상대방의 사전 서면 동의 없이 고의 또는 과실로 비밀정보를 제3자에게 공개, 제공 또는 누설한 경우 계약을 위반한 이로 인해 상대방이 입은 일체의 손해를 배상하여야 한다. 

제 12 조 (양도 금지, 계약의 변경) 

갑과 을은 상호간의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 의하여 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 위탁, 담보의 목적으로 제공하거나 기타 어떠한 처분 행위를 할 수 없다. 

본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면합의로만 이루어질 수 있다. 

제 13 조 (확인사항) 

본 계약에 명시된 경우를 제외하고, 갑과 을은 비밀정보의 정확성 및 완전성에 대하여 어떠한 보증도 하지 아니하며, 상호간의 비밀정보 사용과 관련된 제반 문제에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다. 

갑과 을이 본 계약을 위반하여 상대방 당사자에게 손해가 발생하거나 지출한 비용이 있을 경우 상대방 당사자에게 이를 배상하여야 하며, 이와 별도로 비밀정보 유출의 우려가 있을 경우, 직접 적절한 조치를 취하거나 상대방 당사자로 하여금 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있다. 갑과 을은 본 조항에 따른 상호간의 요청에 협조하여야 한다. 

본 계약의 어떠한 내용도 양 당사자간 합작투자, 제휴, 공식적 사업협력 등의 구성·창립·모색에 대한 합의를 의미하지 아니하며, 일방당사자는 본 계약을 근거로 상대방에게 이러한 내용의 제안서 제출 또는 추가계약 체결을 강제하지 못한다. 

갑과 을은 공동 연구개발한 결과물을 이용하여 상호간의 사전 서면 승인 없이 단독으로 인체적용시험을 진행할 수 없으며 이를 위반할 경우 본 계약을 해지할 수 있다. 

제 14 조 (해석 및 관할) 

본 계약에서 정하지 않은 사항이나 해석상 내용이 불분명한 사항에 대해서는 대한민국의 관계법령 및 일반적 상관례에 따라 상호 호혜적인 입장에서 협의하여 결정한다. 

본 계약과 관련하여 양 당사자간에 분쟁이 발생할 경우 먼저 양 당사자의 합의에 의해 분쟁을 해결하는 것을 원칙으로 하되, 원만히 해결되지 아니할 경우에는 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 하여 소송으로 해결한다. 

양 당사자는 이상 상호 합의된 내용이 자신의 의사와 일치함을 확인하며, 계약서 2부를 작성하여 기명날인하고 각각 1부씩 보관한다. 

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1.    MTA 개념 및 목적

MTA는 공동연구개발 또는 기술이전 과정에서 한쪽 당사자가 개발한 물질의 효능이나 연구결과를 평가하거나 이후 활용 방안을 찾기 위해서 해당 물질, 시료, 또는 그 정보를 전달하는 목적으로 체결하는 계약입니다. 참고로 기술이전 검토 단계에서의 평가계약(EA, Evaluation Agreement)과는 구체적 내용은 다르지만 효능평가 등 공통 점도 있습니다.

MTA는 제공하는 물질, 시료, Material의 사용범위를 연구에 한정하는지, 기술이전 라이선스를 위한 평가 목적으로 한정하는지, 상업 용도까지 허용하는지 등을 구체적으로 특정하는 것이 바람직합니다.

2.    제공 물질 및 정보의 특정

제공하는 물질, 시료, Material 및 관련 정보를 가능한 한 구체적으로 특정하는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 구체적으로 어떤 화합물인지, 박테리아인지, 바이러스인지, 세포주(cell line)인지, 뉴클레오타이드인지, 그 조합인지 등을 구체적으로 특정하여야 합니다.

3.    연구 결과물의 권리 관계

제공한 물질을 사용하여 효능 평가, 연구를 하기 때문에 연구 결과물이 발생하고, 물질 제공자가 통상 연구결과에 대한 지식재산권을 소유하려고 하기 때문에 생성된 결과물에 대한 권리관계를 미리 명확하고 합리적으로 정해두는 것이 매우 중요합니다. 특별한 사정이 없다면 원칙적으로 양측이 연구 결과물의 지식재산권을 공유하는 것이 합리적입니다.

만약 물질 제공자가 또는 수령자가 연구결과에 대한 지식재산권을 일방적으로 모두 갖는다는 입장을 고수하는 경우도 있습니다. 계약성립을 저해하는 요소이지만, 양보한다면 최소한 상대방의 지식재산권 출원, 등록 등에 관한 사전 협의 및 동의를 조건으로 하는 정도로 조정할 수 있을 것입니다.

또한 양 당사자의 기존보유 지식재산권, Background IP로부터 독립된 새로운 IP만이 쟁점 대상입니다. 기존 기술사항을 명확하게 하여 그 경계선을 쉽게 입증할 수 있도록 사전에 정리하는 준비하는 것이 바람직합니다.

4.    물질 제공비용 및 수령 확인

바이오 분야의 물질은 보관이나 전달과정에서 그 취급이 어렵거나 비용이 많이 발생할 수도 있습니다. 그와 같은 특별한 사정은 없는지, shipping, packaging, storage, insurance 등 이슈는 없는지 미리 체크해야 합니다. 또한, 병원성이 높은 바이러스 등은 책임(Liability) 및 면책(Indemnities) 쟁점을 점검하고 책임범위 등을 명확하게 규정해야 합니다.

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1. 사안의 개요

임가공 도급인 발주처 수출업체 원고 vs 피고 염색가공업체 임가공 수급인

의류원단 염색가공 도급계약, 염색 품질불량 발생, 원고는 수출대금을 지급받지 못함

피고 가공업체에 대해 손해배상 청구, 확대손해 책임여부 등 쟁점

2. 대법원 판결요지

원단의 가공에 관한 도급계약에 의하여 납품된 물건에 하자가 발생함으로 말미암아 도급인이 외국에 수출하여 지급받기로 한 물품대금을 지급받지 못한 데 대한 손해배상은, 민법 제667조 제2항 소정의 하자담보책임을 넘어서 수급인이 도급계약의 내용에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 인하여 도급인의 신체·재산에 발생한 이른바 ‘하자확대손해’에 대한 배상으로서, 수급인에게 귀책사유가 없었다는 점을 스스로 입증하지 못하는 한 도급인에게 그 손해를 배상할 의무가 있다(대법원 2004. 8. 20. 선고 2001다70337 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004다37676 판결 등 참조).

피고는 원고가 인도 회사들에 피고로부터 가공·납품받은 원단을 수출하기로 한 사정을 잘 알고 있었음이 인정되고, 피고의 염색과정에서 발생한 하자로 말미암아 원고가 인도 회사들과 사이에 체결한 계약을 이행하지 못함으로써 손해를 입게 된 데 대하여 수급인으로서 귀책사유가 없었다고 볼 만한 증거도 없으므로, 피고는 원고에게 원고가 지급받지 못한 수출대금 상당의 손해를 배상할 책임을 면할 수 없다.

3. 반송료 등 기타 확대손해에 대한 책임인정 여부

원심은, 원고가 인도 회사들에 납품한 물건이 앞에서 본 바와 같은 하자로 인하여 반송됨으로써 발생한 운송료 및 그와 같이 반송된 물건을 원고 회사로 가져오기 위하여 발생한 수송료 상당의 손해에 대하여도 피고에게 배상을 구하는 원고의 청구에 대하여, 원고가 제출한 증거들만으로는 그 주장하는 바와 같은 손해가 발생하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 하여 배척하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 옳고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인의 위법이 없다.

그리고 원고가 피고로부터 납품받은 하자 있는 원단 중 일부를 처분하여 얻은 판매대금을 피고의 손해배상책임의 원인이 된 위 하자와 상당인과관계 있는 이득으로 보는 전제에서 위 금액을 손익상계의 대상으로 본 원심의 조치는 앞에서 설시한 손익상계에 관한 법리에 따른 것으로 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같이 손해배상액의 산정 내지 손익상계에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

4. 동시이행 관계

도급계약에 있어서 완성된 목적물에 하자가 있는 때에 민법 제667조 제2항에 의하여 도급인이 수급인에 대하여 그 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있는 권리는 민법 제667조 제3항에 의하여 민법 제536조가 준용되는 결과 특별한 사정이 없는 한 수급인이 가지는 보수채권과 동시이행관계에 있는 것이고,

나아가 동시이행항변권 제도의 취지로 볼 때 비록 당사자가 부담하는 각 채무가 쌍무계약관계에서 고유의 대가관계가 있는 채무가 아니라고 하더라도 구체적인 계약관계에서 각 당사자가 부담하는 채무에 관한 약정내용에 따라 그것이 대가적 의미가 있어 이행상의 견련관계를 인정하여야 할 사정이 있는 경우에는 동시이행의 항변권이 인정되어야 하는 점에 비추어 보면, 수급인이 도급계약에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 말미암아 도급인에게 손해가 발생한 경우 그와 같은 하자확대손해로 인한 수급인의 손해배상채무와 도급인의 보수지급채무 역시 동시이행관계에 있는 것으로 보아야 한다(위 2004다37676 판결 및 대법원 1990. 5. 22. 선고 90다카230 판결, 1991. 12. 10. 선고 91다33056 판결, 1996. 7. 12. 선고 96다7250, 7267 판결 등 참조).

도급인이 하자로 인한 손해배상청구권을 보유하고 이를 행사하는 한에 있어서는, 그와 동시이행관계에 있는 보수지급채무에 대한 이행거절의사를 밝히지 않더라도 수급인이 그 손해배상청구에 관하여 채무이행을 제공할 때까지 그러한 이행거절권능의 존재 자체로 도급인의 이행지체책임은 발생하지 아니하고, 이와 같은 관계는 동일한 도급계약에서 보수채권을 보유하고 행사하는 수급인이 도급인에게 부담하는 손해배상채무에 대한 이행지체책임의 발생 여부에 관하여도 마찬가지로 적용되나, 다만 그와 같이 도급계약에 기하여 동시이행관계에 있는 반대채권의 존재로 인하여 상대방에 대한 채무의 이행을 거절할 권능을 가지고 이행지체책임을 지지 않는 것은 서로 자신과 상대방의 채무액 중 대등액의 범위에 한하여 인정될 뿐이므로, 당사자 쌍방의 채무액을 비교하여 일방의 채무액이 상대방의 채무액을 초과하는 부분이 있다면 그 일방의 나머지 채무액에 대하여는 동시이행관계 및 이로 인한 이행거절권능이 허용되지 아니한다(앞의 대법원 판결들 및 대법원 1997. 7. 25. 선고 97다5541 판결 참조).

피고의 수출대금 상당 및 재가공료 상당의 손해배상채무와 원고의 가공료채무는 각 원·피고 사이의 도급계약에서 비롯된 하자보수에 갈음하거나 하자확대손해에 대한 배상채무 및 보수지급채무로서 원고의 가공료채무와 대등액에서 서로 동시이행의 관계에 있게 되고, 이에 따라 자신의 가공료채무보다 더 많은 금액의 손해배상채권을 가지고 이를 행사하는 원고로서는 피고가 손해배상채무의 이행제공을 하였다는 사정이 없는 한 그 손해배상채권의 존재 자체만으로 가공료채무 전액에 대하여 이행지체책임을 지지 않는다고 보아야 한다.

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1.     당사자의 의무 표현 : shall (또는 “will ...", "is obligated to...")

l  법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), + 단순 미래 표현과 구별할 필요!

l  법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우)

l  주의 - 비교 대상 표현 - shall not … : ~ 하지 않기로 한다. 부작위(不作爲) 의무, 특정한 행위를 하지 않을 것을 약정함.

l  참고 – 비교 대상 표현 - may not... : ~ 할 수 없다. "권리부정 즉 권리 없음”

2.     당사자의 권리 : may (또는 “be entitled to...", "has the right to…)

l  법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리

l  법적 효과: 상대방(채무자)이 권리행사에 응하지 않을 경우, 손해배상 청구 가능

l  해야 할 의무는 없음: 채권자는 권리를 행사하지 않아도 무방함 (à 권리의 포기)

l  비교 표현 - may not : ~ 할 수 없다. 권리박탈, 부정 또는 금지를 의미함   

3.    기일 및 기간

l  on : 일정한 날짜(期日)

l  after : 기재한 날은 포함하지 않음(표시된 일자의 다음 날부터 기간 계산 시작)

l  before : 기재한 날 포함하지 않음(표시된 일자의 前日이 기간의 終期)

l  commencing with/on : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

l  from, as of : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

l  by : 기재한 날 포함(표시된 일자가 기간의 終期)

l  to, until, till, ending, with, through, on or before 표시된 일자를 포함함

4.    조건 표현  

가.  당사자의 동의 또는 합의 조건 표현

l  at ("upon", "with", "by", "after") the (prior written) consent (agreement) of party A (또는 "between the parties"): party A의 (사전서면) 동의에 따라, 당사자간의 (사전서면) 합의에 따라

나.  합의가 아닌 협의 조건 표현  

l  at ("upon", "with", "by", "after") the (prior/mutual) consultation between the parties : 당사자간의 (사전) 협의에 의하여, 당사자간의 합의(consent/agreement)단계까지는 이르지 않더라도 협의과정 만큼은 반드시 거쳐야 할 경우에 사용. 합의에 비하여 완화된 의미.

다.  당사자 자유재량 사항 표현

l  at the (sole) discretion of party A : party A의 (단독) 자유재량에 의거하여 ("at party A’s (sole) discretion"으로도 사용) (특정행위의 실행여부 등을 party A의 임의적 판단에 완전히 일임한다는 의미

5.    단서 조건 표현  

l  Provided that : 다만, ...인 경우에 ("provided, however, that... “는 강조 표현)

l  subject to : ...을 조건으로 하여 ("under the terms and conditions that(of)…" 와 같은 뜻)

l  unless otherwise specified in (A) : A에 다르게 명시되지 않는 한 ~

l  except that (unless and until) : ...의 경우를 제외하고

l  except as otherwise specified in (A) : (A)에 명시된 것을 제외하고

l  except with the prior written consent of: 사전서면승낙을 제외하고

6.    비용, 책임을 부담하는 당사자 표현

• at the cost (and liability/risk) of party A : party A의 비용(책임/위험) 부담으로

• at party A’s cost (and liability/risk) : 동일한 의미  

• arisen from (또는 for) the reason attributable (또는 "due") to party A : party A에게 책임 있는 사유로 인한 - 귀책사유 표현

7.    다른 청구권과 경합 또는 독립 등 상호 관계 표현

• without prejudice to all of any other claims: 다른 claim 청구에 아무런 영향을 미치지 않는 상태로 (다른 청구권은 유효하게 존속, 추후 별도의 책임추궁이 가능함 의미)

• without prejudice to other remedies available under the applicable laws : 법률로 인정되는 구제방법에 영향을 미치지 않고 … (법률로 인정되는 손해배상청구권 등 구제 방법에도 추가 청구할 있음. 병행 청구할 수 있다는 의미)

• without prejudice to the generality of the foregoing : 상기 원칙을 전제하여(앞서 일반원칙을 언급하고 후에 예시적으로 규정하고자 할 때 문두에 삽입하는 문구로서, 이후에 서술하는 예시적 내용은 어디까지나 원칙에 위배하지 않음을 의미함)

• with prejudice to all of any other claims : 다른 claim 일체를 모두 합쳐 일괄적으로 (통상 포괄적인 분쟁 settle시 사용하는 것으로 추후에는 별도의 책임 추궁을 할 수 없음에 주의)

8.    사용빈도가 높은 표현 사례  

• 준용규정: (A) shall be applied MUTATIS MUTANDIS to (B) : A는 B에 (적절한 변경을 가하여) 준용됨

• 예시 표현: including, but not limited to (또는 "without limitation"), A : A을 포함하여,  예시에 불과하고 추가 포함 가능성 표현

• 한정 열거 표현: "including only…" - 열거하는 것이 전부라는 의미. 한정적 열거

• 상충관계 조정 표현 : Notwithstanding any other provisions herein to the contrary… : 다른 상충되는 규정에도 불구하고 (어떠한 규정이 다른 규정과 상충되는 부분이 있는 경우 해당 규정의 문두에 삽입함으로써 다른 규정보다 우선 적용할 수 있는 효력을 부여함)

• 관용적 계약문구 - hereof: ‘of this writing’, ‘이 서면상의’ 또는 ‘이 계약서의’ 뜻으로 사용되며, 예컨대 ‘in accordance with the provision hereof’에서 hereof는 이 계약서를 의미함

• hereafter: ‘after this writing’, ‘이 서면계약서 이후에는, 동 문서 이후에는’라는 뜻의 미래를 표시하는 말, 그러나 계약서 또는 문서의 체결시점 이후를 표시하는지 아니면 계약서의 발효시점 이후를 의미하는지가 명확하지 않기 때문에 “on and after the effective date of this contract of this writing”와 같이 가능한 한 이를 명확히 표시하는 것이 바람직함

• hereby : ① by means of this writing(이 계약서 또는 문서에 의해) ② right now by means of this writing(이 계약 또는 문서에 의해 즉시)라는 의미를 포함함, ②의 의미로 사용하는 경우에는 ‘hereafter’처럼 ‘계약 혹은 문서의 작성과 동시에’라는 의미인지 또는 ‘계약이나 문서의 발효와 동시에’라는 의미인지 애매하므로 명확하게 그 시점을 표시하는 표현을 사용하는 것이 좋음

• hereinafter : ‘after this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 중의 이하에 있어서’라는 의미로, 이 말이 있는 곳으로부터 그 계약서 혹은 문서의 말미까지의 범위를 의미

• heretofore, hereunto : ‘before this writing’ 또는 ‘into this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 이전에’라는 의미로 대상이 되는 계약서 또는 문서보다 이전의 시간을 나타내는 표현이지만, 그 작성 이전을 나타내는지 아니면 그 발효시점 이전을 나타내는지 애매하므로 기준이 되는 시점을 분명하게 하는 표현, 예컨대 ‘on or before the effective date of this contract’와 같이 표현하는 것이 바람직함

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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

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1. 사안의 개요

(1) 특허권자 Licensor 원고 vs licensee 피고 사이 2011년 6월경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정 체결

(2) 라이센시 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 특허권자 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지

(3) 그런데, 대상 특허권이 무효로 확정된 상황 – 해당 실시료의 지급의무 분쟁 발생

2. 쟁점 및 판결요지

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없으므로

(1) 특허권자는 특허무효 확정 전 이미 지급받은 특허실시료를 특허무효 확정 후 반환할 의무가 없다(대법원 2012다42666, 42673 판결), 또한

(2) 특허권자는 특허무효 확정 이전 지급해야 할 특허실시료 중 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있다(대법원 2018다287362 판결).

3. 대법원 판결이유

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

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1. 다양한 이유로 체결하는 독점판매계약에서 계약종료시 보상청구권이 자주 쟁점으로 대두됩니다. 원칙적으로 우리 상법의 대리상 계약에 해당하는 agent 계약과 판매점 계약에 해당하는 distributor 계약은 서로 구분되고, 대리상이 아닌 판매상의 경우 보상청구권을 인정하지 않습니다. 다만, 예외적인 입법예로서 벨기에는 대리상은 물론이고 계약기간을 정하지 않은 독점판매점까지도 계약종료시 보상청구권을 인정합니다.

2. 실무적으로는 독점판매계약의 종료시에도 대리상의 보상청구권 법리를 유추 적용할 수 있는지 여부가 문제입니다. 우리나라 대법원 판례도 형식적으로 독점판매계약이지만 실질적으로 대리상(agent)와 같은 특별한 경우에는 상법의 대리상 보상규정을 유추 적용하여 보상청구권을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 그 요건을 상당히 엄격하게 보는 입장입니다.

3. 해외진출을 위해 외국회사와 독점판매계약을 체결하는 경우 계약종료시 상대방의 보상청구권에 관한 상법 등 우리나라 법령 뿐만 아니라 해당국가 법령을 신중하게 검토해야 합니다. 국제계약 실무상 통상적으로 보상청구권 사전포기 조항을 넣는 것이 바람직합니다. 이때 해당 국가에서 보상청구권 조항을 강행규정으로 보고, 보상청구권 사전 포기조항을 무효로 보는지도 체크할 포인트입니다. 독일 등 소수의 유럽국가를 제외하고 보상청구권 사전 포기조항은 유효합니다.

4. 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우 뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다.

5. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk는 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

6. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약 뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

7. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방 당사자가 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

8. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 84다1532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다23598 판결).

9. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

10. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. 즉, 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "갑"은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

11. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술 뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

12. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 Change of Control 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

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영문 계약조항 샘플

Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar risk profile and profit potential. Without limiting the foregoing, Commercially Reasonable Efforts require that such Party: (i) assign responsibility for the relevant activities to specific employees who are responsible for progress and monitor such progress on a regular basis; (ii) set and consistently seek to achieve specific and meaningful objectives and timelines for carrying out such activities; and (iii) consistently make and implement decisions and allocate resources consistent with the efforts described above.

Example: 1.22 “Commercially Reasonable Efforts” means, from to time to time with respect to the performance at such time of any Development, Commercialization or other obligation of a Party under this Agreement that expressly requires efforts characterized as such, the performance by such Party of such obligation by expending reasonable, diligent, good faith efforts to accomplish such obligation as a similarly situated pharmaceutical company would use to accomplish a similar obligation under similar circumstances through the exercise of reasonable business judgment, where the assessment of being similarly situated would be undertaken by reference to company size and financial position, competitive factors in the relevant market relating to the proprietary position of the relevant product in terms of market and profit potential, the safety and effectiveness profile of the relevant product, strategic value, and applicable regulatory matters; provided, that, with respect to the Development and Commercialization of the Compound or the Product, such efforts shall be substantially equivalent to those efforts and resources that a pharmaceutical company would generally devote to its own internally discovered compounds or products of similar market and profit potential, safety and effectiveness profile, strategic value, and regulatory matters at a similar stage in their development or life cycle, with respect to which it does not owe license payments, milestone payments, royalties or similar financial obligations to licensors or other Persons, and based on conditions then prevailing, with the goal of maximizing the revenue potential of such compounds or products. Commercially Reasonable Efforts shall be determined on a country by country basis.

Example: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.

Example: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.

1.    불명확한 영문 표현을 포함한 계약조항

불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 "갑"측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.

또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 "을"은 피하고 싶지만 "갑"측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.

2.    불명확한 영문표현의 해석

추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.

예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리 법의 사정변경의 원칙을 적용할 만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.

한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약 문언이 사용됩니다.

한편, “best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.

3.    실무적 대응방안

계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약 문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.

그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.

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1. 당사자의 의무 표현 : shall (또는 “will ...", "is obligated to...")

• 법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), + 단순 미래 표현과 구별할 필요!

• 법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우)

• 주의 - 비교 대상 표현 - shall not … : ~ 하지 않기로 한다. 부작위(不作爲) 의무, 특정한 행위를 하지 않을 것을 약정함.

• 참고 – 비교 대상 표현 - may not... : ~ 할 수 없다. "권리부정 즉 권리 없음”

2. 당사자의 권리 : may (또는 “be entitled to...", "has the right to…)

• 법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리

• 법적 효과: 상대방(채무자)이 권리행사에 응하지 않을 경우, 손해배상 청구 가능

• 해야 할 의무는 없음: 채권자는 권리를 행사하지 않아도 무방함 (à 권리의 포기)

• 비교 표현 - may not : ~ 할 수 없다. 권리박탈, 부정 또는 금지를 의미함   

3. 기일 및 기간

• on : 일정한 날짜(期日)

• after : 기재한 날은 포함하지 않음(표시된 일자의 다음 날부터 기간 계산 시작)

• before : 기재한 날 포함하지 않음(표시된 일자의 前日이 기간의 終期)

• commencing with/on : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

• from, as of : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

• by : 기재한 날 포함(표시된 일자가 기간의 終期)

• to, until, till, ending, with, through, on or before 표시된 일자를 포함함

4. 조건 표현  

가. 당사자의 동의 또는 합의 조건 표현

• at ("upon", "with", "by", "after") the (prior written) consent (agreement) of party A (또는 "between the parties"): party A의 (사전서면) 동의에 따라, 당사자간의 (사전서면) 합의에 따라

나. 합의가 아닌 협의 조건 표현  

• at ("upon", "with", "by", "after") the (prior/mutual) consultation between the parties : 당사자간의 (사전) 협의에 의하여, 당사자간의 합의(consent/agreement)단계까지는 이르지 않더라도 협의과정 만큼은 반드시 거쳐야 할 경우에 사용. 합의에 비하여 완화된 의미.

다. 당사자 자유재량 사항 표현

• at the (sole) discretion of party A : party A의 (단독) 자유재량에 의거하여 ("at party A’s (sole) discretion"으로도 사용) (특정행위의 실행여부 등을 party A의 임의적 판단에 완전히 일임한다는 의미

5. 단서 조건 표현  

• Provided that : 다만, ...인 경우에 ("provided, however, that... “는 강조 표현)

• subject to : ...을 조건으로 하여 ("under the terms and conditions that(of)…" 와 같은 뜻)

• unless otherwise specified in (A) : A에 다르게 명시되지 않는 한 ~

• except that (unless and until) : ...의 경우를 제외하고

• except as otherwise specified in (A) : (A)에 명시된 것을 제외하고

• except with the prior written consent of: 사전서면승낙을 제외하고

6. 비용, 책임을 부담하는 당사자 표현

• at the cost (and liability/risk) of party A : party A의 비용(책임/위험) 부담으로

• at party A’s cost (and liability/risk) : 동일한 의미  

• arisen from (또는 for) the reason attributable (또는 "due") to party A : party A에게 책임 있는 사유로 인한 - 귀책사유 표현

7. 다른 청구권과 경합 또는 독립 등 상호 관계 표현

• without prejudice to all of any other claims: 다른 claim 청구에 아무런 영향을 미치지 않는 상태로 (다른 청구권은 유효하게 존속, 추후 별도의 책임추궁이 가능함 의미)

• without prejudice to other remedies available under the applicable laws : 법률로 인정되는 구제방법에 영향을 미치지 않고 … (법률로 인정되는 손해배상청구권 등 구제 방법에도 추가 청구할 있음. 병행 청구할 수 있다는 의미)

• without prejudice to the generality of the foregoing : 상기 원칙을 전제하여(앞서 일반원칙을 언급하고 후에 예시적으로 규정하고자 할 때 문두에 삽입하는 문구로서, 이후에 서술하는 예시적 내용은 어디까지나 원칙에 위배하지 않음을 의미함)

• with prejudice to all of any other claims : 다른 claim 일체를 모두 합쳐 일괄적으로 (통상 포괄적인 분쟁 settle시 사용하는 것으로 추후에는 별도의 책임 추궁을 할 수 없음에 주의)

8. 사용빈도가 높은 표현 사례  

• 준용규정: (A) shall be applied MUTATIS MUTANDIS to (B) : A는 B에 (적절한 변경을 가하여) 준용됨

• 예시 표현: including, but not limited to (또는 "without limitation"), A : A을 포함하여,  예시에 불과하고 추가 포함 가능성 표현

• 한정 열거 표현: "including only…" - 열거하는 것이 전부라는 의미. 한정적 열거

• 상충관계 조정 표현 : Notwithstanding any other provisions herein to the contrary… : 다른 상충되는 규정에도 불구하고 (어떠한 규정이 다른 규정과 상충되는 부분이 있는 경우 해당 규정의 문두에 삽입함으로써 다른 규정보다 우선 적용할 수 있는 효력을 부여함)

• 관용적 계약문구 - hereof: ‘of this writing’, ‘이 서면상의’ 또는 ‘이 계약서의’ 뜻으로 사용되며, 예컨대 ‘in accordance with the provision hereof’에서 hereof는 이 계약서를 의미함

• hereafter: ‘after this writing’, ‘이 서면계약서 이후에는, 동 문서 이후에는’라는 뜻의 미래를 표시하는 말, 그러나 계약서 또는 문서의 체결시점 이후를 표시하는지 아니면 계약서의 발효시점 이후를 의미하는지가 명확하지 않기 때문에 “on and after the effective date of this contract of this writing”와 같이 가능한 한 이를 명확히 표시하는 것이 바람직함

• hereby : ① by means of this writing(이 계약서 또는 문서에 의해) ② right now by means of this writing(이 계약 또는 문서에 의해 즉시)라는 의미를 포함함, ②의 의미로 사용하는 경우에는 ‘hereafter’처럼 ‘계약 혹은 문서의 작성과 동시에’라는 의미인지 또는 ‘계약이나 문서의 발효와 동시에’라는 의미인지 애매하므로 명확하게 그 시점을 표시하는 표현을 사용하는 것이 좋음

• hereinafter : ‘after this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 중의 이하에 있어서’라는 의미로, 이 말이 있는 곳으로부터 그 계약서 혹은 문서의 말미까지의 범위를 의미

• heretofore, hereunto : ‘before this writing’ 또는 ‘into this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 이전에’라는 의미로 대상이 되는 계약서 또는 문서보다 이전의 시간을 나타내는 표현이지만, 그 작성 이전을 나타내는지 아니면 그 발효시점 이전을 나타내는지 애매하므로 기준이 되는 시점을 분명하게 하는 표현, 예컨대 ‘on or before the effective date of this contract’와 같이 표현하는 것이 바람직함

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영문 계약조항 샘플

Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar risk profile and profit potential. Without limiting the foregoing, Commercially Reasonable Efforts require that such Party: (i) assign responsibility for the relevant activities to specific employees who are responsible for progress and monitor such progress on a regular basis; (ii) set and consistently seek to achieve specific and meaningful objectives and timelines for carrying out such activities; and (iii) consistently make and implement decisions and allocate resources consistent with the efforts described above.

Example: 1.22 “Commercially Reasonable Efforts” means, from to time to time with respect to the performance at such time of any Development, Commercialization or other obligation of a Party under this Agreement that expressly requires efforts characterized as such, the performance by such Party of such obligation by expending reasonable, diligent, good faith efforts to accomplish such obligation as a similarly situated pharmaceutical company would use to accomplish a similar obligation under similar circumstances through the exercise of reasonable business judgment, where the assessment of being similarly situated would be undertaken by reference to company size and financial position, competitive factors in the relevant market relating to the proprietary position of the relevant product in terms of market and profit potential, the safety and effectiveness profile of the relevant product, strategic value, and applicable regulatory matters; provided, that, with respect to the Development and Commercialization of the Compound or the Product, such efforts shall be substantially equivalent to those efforts and resources that a pharmaceutical company would generally devote to its own internally discovered compounds or products of similar market and profit potential, safety and effectiveness profile, strategic value, and regulatory matters at a similar stage in their development or life cycle, with respect to which it does not owe license payments, milestone payments, royalties or similar financial obligations to licensors or other Persons, and based on conditions then prevailing, with the goal of maximizing the revenue potential of such compounds or products. Commercially Reasonable Efforts shall be determined on a country by country basis.

Example: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.

Example: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.

1. 불명확한 영문 표현을 포함한 계약조항

불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 "갑"측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.

또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 "을"은 피하고 싶지만 "갑"측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.

2. 불명확한 영문표현의 해석

추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.

예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리 법의 사정변경의 원칙을 적용할 만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.

한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약 문언이 사용됩니다.

한편, “best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.

3. 실무적 대응방안

계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약 문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.

그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.

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어떠한 의무를 부담하는 내용의 기재가 있는 문면에 ‘최대한 노력하겠습니다’, ‘최대한 협조한다’ 또는 ‘노력하여야 한다’고 기재되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당사자가 위와 같은 문구를 기재한 의미는 문면 그 자체로 볼 때 그러한 의무를 법적으로는 부담할 수 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 타당하다.

당사자가 그러한 표시행위에 의하여 나타내려고 한 의사는 그 문구를 포함한 전체의 문언을 고려하여 해석해야 하는데, 그러한 의무를 법률상 부담하겠다는 의사였다면 굳이 위와 같은 문구를 사용할 필요가 없고, 위와 같은 문구를 삽입하였다면 그 문구를 의미 없는 것으로 볼 수 없기 때문이다(대법원 1994. 3. 25. 선고 93다32668 판결, 대법원 1996. 10. 25. 선고 96다16049 판결 등 참조).

다만 계약서의 전체적인 문구 내용, 계약의 체결 경위, 당사자가 계약을 체결함으로써 달성하려는 목적과 진정한 의사, 당사자에게 의무가 부과되었다고 볼 경우 이행가능성이 있는 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 당사자가 그러한 의무를 법률상 부담할 의사였다고 볼 만한 특별한 사정이 인정되는 경우에는 위와 같은 문구에도 불구하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 보아야 한다.

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영문본과 국문본의 차이 – 추가된 ’due to the sole failure‘ 부분

영문 - “If the following circumstances occur not later than the MOA validity date stated in Article 7 due to the sole failure of Raytheon or any of their subcontractor to satisfy its obligation under Article 3”

국문 - 합의각서 제8조는 국문에서 “제7조 합의각서 효력의 종료 이전에 Raytheon 또는 Raytheon의 하도급자가 제3조의 의무를 이행하지 않은 다음 각호의 경우에는”

영문은 ’due to the sole failure‘ 부분을 추가하면서 표현을 수정하여 국문 내용과 다르다.

방위사업청은 합의각서를 작성하기 전에 피고에게 국문과 영문이 함께 기재된 초안을 교부하였다. 추가된 영문 내용(due to the sole failure)은 초안에 없었으나 방위사업청이 피고의 요청을 수용하여 합의각서에 기재되었다. 방위사업청과 피고는 합의각서를 작성하면서 국문과 영문 중 어느 것을 우선할 것인지에 대하여 논의하였으나 합의하지 못해 그에 관한 규정을 두지 못하였다.

계약서가 두 개의 언어본으로 작성된 경우 계약 해석의 방법

일반적으로 계약을 해석할 때에는 형식적인 문구에만 얽매여서는 안 되고 쌍방당사자의 진정한 의사가 무엇인가를 탐구하여야 한다(대법원 1993. 10. 26. 선고 93다2629, 2636 판결 참조).

계약 내용이 명확하지 않은 경우 계약서의 문언이 계약 해석의 출발점이지만, 당사자들 사이에 계약서의 문언과 다른 내용으로 의사가 합치된 경우 그 의사에 따라 계약이 성립한 것으로 해석하여야 한다(대법원 2018. 7. 26. 선고 2016다242334 판결 참조).

당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 당사자의 의사 해석이 문제되는 경우에는 계약의 형식과 내용, 계약이 체결된 동기와 경위, 계약으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사, 거래 관행 등을 종합적으로 고려하여 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결, 대법원 2017. 9. 26. 선고 2015다245145 판결 참조).

이러한 법리는 계약서가 두 개의 언어본으로 작성된 경우에도 적용될 수 있다. 두 언어본이 일치하는 않는 경우 당사자의 의사가 어느 한쪽을 따르기로 일치한 때에는 그에 따르고, 그렇지 않은 때에는 위에서 본 계약 해석 방법에 따라 그 내용을 확정해야 한다.

구체적 사안의 판결요지

원고가 피고를 상대로 합의각서상 의무를 위반하였다고 주장하며 합의각서상 입찰보증금 몰취 조항에 따라 입찰보증금 상당의 지급을 구한 사안임. 합의각서에는 조항별로 국문 아래에 영문이 있는데 입찰보증금 몰취 요건을 정한 조항의 국문과 영문이 다르고 당사자들이 합의각서를 작성하면서 국문과 영문 중 어느 것을 우선할 것인지에 대하여 논의하였으나 합의하지 못해 그에 관한 규정을 두지 못하였음.

서울고등법원 판결 – 국문 계약조항 유효 + 일반적인 계약 해석 방법에 따라 계약을 해석해야 한다고 보고, 같은 취지에서 입찰보증금 몰취 요건을 충족하지 못했다고 해석함

대법원 판결 - 원심판결 수긍

첨부: 대법원 2021. 3. 25. 선고 2018다275017 판결

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영문 계약조항 샘플

Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar risk profile and profit potential. Without limiting the foregoing, Commercially Reasonable Efforts require that such Party: (i) assign responsibility for the relevant activities to specific employees who are responsible for progress and monitor such progress on a regular basis; (ii) set and consistently seek to achieve specific and meaningful objectives and timelines for carrying out such activities; and (iii) consistently make and implement decisions and allocate resources consistent with the efforts described above.

Example: 1.22 “Commercially Reasonable Efforts” means, from to time to time with respect to the performance at such time of any Development, Commercialization or other obligation of a Party under this Agreement that expressly requires efforts characterized as such, the performance by such Party of such obligation by expending reasonable, diligent, good faith efforts to accomplish such obligation as a similarly situated pharmaceutical company would use to accomplish a similar obligation under similar circumstances through the exercise of reasonable business judgment, where the assessment of being similarly situated would be undertaken by reference to company size and financial position, competitive factors in the relevant market relating to the proprietary position of the relevant product in terms of market and profit potential, the safety and effectiveness profile of the relevant product, strategic value, and applicable regulatory matters; provided, that, with respect to the Development and Commercialization of the Compound or the Product, such efforts shall be substantially equivalent to those efforts and resources that a pharmaceutical company would generally devote to its own internally discovered compounds or products of similar market and profit potential, safety and effectiveness profile, strategic value, and regulatory matters at a similar stage in their development or life cycle, with respect to which it does not owe license payments, milestone payments, royalties or similar financial obligations to licensors or other Persons, and based on conditions then prevailing, with the goal of maximizing the revenue potential of such compounds or products. Commercially Reasonable Efforts shall be determined on a country by country basis.

Example: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.

Example: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.

1. 불명확한 영문 표현을 포함한 계약조항

불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 "갑"측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.

또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 "을"은 피하고 싶지만 "갑"측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.

2. 불명확한 영문표현의 해석

추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.

예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리 법의 사정변경의 원칙을 적용할 만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.

한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약 문언이 사용됩니다.

한편, “best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.

3. 실무적 대응방안

계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약 문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.

그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.

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어떠한 의무를 부담하는 내용의 기재가 있는 문면에 ‘최대한 노력하겠습니다’, ‘최대한 협조한다’ 또는 ‘노력하여야 한다’고 기재되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당사자가 위와 같은 문구를 기재한 의미는 문면 그 자체로 볼 때 그러한 의무를 법적으로는 부담할 수 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 타당하다.

당사자가 그러한 표시행위에 의하여 나타내려고 한 의사는 그 문구를 포함한 전체의 문언을 고려하여 해석해야 하는데, 그러한 의무를 법률상 부담하겠다는 의사였다면 굳이 위와 같은 문구를 사용할 필요가 없고, 위와 같은 문구를 삽입하였다면 그 문구를 의미 없는 것으로 볼 수 없기 때문이다(대법원 1994. 3. 25. 선고 93다32668 판결, 대법원 1996. 10. 25. 선고 96다16049 판결 등 참조).

다만 계약서의 전체적인 문구 내용, 계약의 체결 경위, 당사자가 계약을 체결함으로써 달성하려는 목적과 진정한 의사, 당사자에게 의무가 부과되었다고 볼 경우 이행가능성이 있는 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 당사자가 그러한 의무를 법률상 부담할 의사였다고 볼 만한 특별한 사정이 인정되는 경우에는 위와 같은 문구에도 불구하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 보아야 한다.

KASAN_계약서에 기재된 협력, 협조, 최대한 노력 등 추상적 문언의 해석 – 법적 구속력 인정 여부 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결.pdf

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계약체결을 목표로 상당한 시간과 비용을 투자하였으나 여러 가지 이유로 계약서에 서명하기 전에 사업관계가 파탄나는 경우가 있습니다. 상당한 비용과 시간을 투입한 당사자는 상대방으로부터 아무것도 받지 못하고 그 손해를 온전히 감수한다고 억울함을 호소합니다. 무엇이든 손해를 회복할 방안은 없는지 권리구제수단을 문의하는 사례가 많습니다. 이와 같은 상황에 관한 법리와 사례를 간략하게 설명하면 다음과 같습니다. 

1. 계약상 책임 여부

계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 계약 과정에서 각자의 책임으로 관련 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다.

계약은 당사자 의사합치로 성립되는 것이므로 계약서 작성이나 서명, 날인 등은 성립요건이 아닙니다. 다만, 계약하겠다는 정도의 단순한 의사표시만으로는 계약이 성립되지 않습니다. 그 계약의 본질적 요소에 대한 당사자들 의사합치가 있어야만 합니다.

한편, 모든 요소에 대한 완전한 합의가 없었다고 해도 항상 계약이 불성립한 것은 아닙니다. 계약의 본질적 부분에 대한 합의가 있다면, 즉 합의되지 않은 부분이 계약의 본질적 부분에 해당하지 않을 경우라면, 합의된 부분만으로도 계약을 체결하였을 것이 인정되는 때에는 합의된 부분만으로 계약이 성립되었다고 봅니다.

분쟁사례로 대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결을 살펴보면, 공사도급계약에서 견적서, 이행각서, 계약보증서까지 제공하였더라도 정식 계약서를 날인하기 전에, 법원은 다음과 같은 이유로 그 계약성립을 인정하지 않았습니다.

"견적서는 계약 체결전 도급금액을 정하기 위한 준비행위의 성격을 가진다. 견적서를 채택하여 도급금액을 일단 정한 후 나머지 계약조건에 대하여도 합의를 하여 하도급계약을 최종적으로 완성하기로 한 것이다. 당사자들은 청약, 청약의 거절, 변경을 가한 승낙, 새로운 청약만을 교환하였을 뿐 의사의 합치는 없었다. 제출한 이행각서는 하도급계약이 성립할 경우에 이행을 하겠다는 것이고, 계약보증서도 장차 성립할 하도급계약의 이행을 담보하려는 취지에서 교부한 것에 불과하다."

계약이 성립되지 않았으므로 계약상 책임도 존재하지 않습니다. 일방 당사자가 이미 상당한 시간과 비용을 투입하였다고 해도 상대방에게 계약상 책임을 물을 수는 없습니다.

2. 불법행위 책임

계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2001다53059 판결은 “어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다”고 판결하였습니다. 대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결도 계약상 책임은 부인하면서도 불법행위 책임을 인정하였습니다.

위 대법원 판결을 자세하게 분설하면, (1) 계약 협상의 한쪽 당사자("갑")가 상대방 당사자("을")에게 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하였고, (2) 그 상대방 당사자("을")가 그와 같은 신뢰에 따라 구체적인 준비작업 등 행동을 취하였는데 불구하고, (3) 최초 신뢰를 부여한 "갑"이 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부함으로써, (4) 결국 "을"에게 손해가 발생하였다면, "갑"은 신의성실의 원칙을 위반한 불법행위를 범하였으므로 그로 인한 손해배상책임을 진다는 것입니다.

어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

3. 손해배상의 범위

손해배상 책임이 인정된다고 하여도 그 범위는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대한 상대방이 투입하여 신뢰이익의 배상으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 "갑"에게 책임을 물을 수 는 없습니다.

실제 사안에서 본다면, 손해배상범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 일반적으로 그 액수는 많지 않을 것입니다. 예외적으로 큰 액수의 손해발생을 주장하는 경우 그 손해배상을 청구하는 당사자가 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야만 합니다.

4. 실무적 포인트  

계약교섭의 일방은 벤처, 오퍼상, 소규모 사업자, 소기업이고 상대방은 대기업이나 중견기업으로서 일방이 압도적 우위에 있는 경우에도 항상 계약자유의 원칙만을 강조한다면 현실과 동떨어진 공허한 소리에 가깝습니다. 계약자유의 원칙을 악용하여 상대방에서 상당한 시간과 비용을 투자한 결과를 쉽게 얻고 난 후 정식 계약을 체결하지 않는 방식으로 부당한 이익을 얻고 상대방에게 심각한 피해를 주는 사례도 많습니다. 계약서를 체결하기 전 상황에서 계약성립 인정 + 계약상 책임을 묻는 것을 기대하기 어렵습니다.

실무적으로 불법행위 책임을 묻는 것이 피해구제를 받는 유일한 방안입니다. 그러나 그것도 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 실무상 매우 엄격하고 제한적으로 허용됩니다. 현실적으로 권리구제에 성공할 가능성이 그리 높지 않다는 의미입니다.

그렇다고 다른 대안도 없습니다. 불법행위 성립요건을 엄밀하고 정확하게 검토하고 신중한 소송전략으로 대응해야만 원하는 피해구제를 받을 수 있을 것입니다. 참고로 상대방에게 비난할만한 사정이 있다고 해도 우리나라 손해배상 법리상 징벌적 손해배상 책임은 인정되지 않습니다. 앞서 설명한 것처럼 계약성립을 신뢰하여 지출한 비용이나 그로 인한 손해범위로 그치고 계약성립 및 이행을 가정한 이행이익을 넘지 못합니다.

KASAN_계약체결 목표로 상당한 투자 BUT 계약체결 전 사업관계 파탄 상황 - 계약성립 불인정 상황에서 불법행위로 인한 손해배상 책임.pdf

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Q 1. 계약서를 공증한 경우와 공증하지 아니한 경우의 차이점은?

A. 계약서 작성한 이후 오랜 시간이 지났거나 사정이 많이 변경된 경우 계약 자체를 부정하는 경우가 있습니다. 그런데, 공증을 해 두면 공증인이 주민등록증을 통해 당사자를 확인한 후 서명하게 하므로 이러한 다툼을 예방할 수 있습니다. 또한 공증사무소에도 계약서가 1부 보관되어 있으므로 계약서를 위조하거나 변조한 경우에도 진위를 쉽게 가릴 수 있고, 계약서를 분실한 경우에도 재발급 받을 수 있는 장점도 있습니다. 그러나, 계약서를 공증하지 않더라도 계약의 효력에는 문제가 없습니다.

Q 2. 계약서에 인감을 날인하지 않고 서명만 해도 되는가? – YES   

A. 계약서에 인감 도장으로 날인하건, 막도장으로 날인하건, 혹은 서명만 하건 양 당사자가 계약한 것이 맞기만 하다면 계약의 효력에는 영향이 없습니다. 계약서는 계약의 증거인 것이므로 계약서가 없어도 계약은 원칙적으로 유효합니다. 다만, 법적 분쟁이 발생할 경우 계약의 체결 여부를 놓고 다툼이 있을 수 있고, 계약서의 날인이나 서명의 진위를 놓고도 다툼이 있을 수 있는데 이 때 아무래도 인감도장 날인을 하고 인감증명서 첨부를 한 경우가 막도장 날인보다 그 진정성은 더 높다고 평가받게 될 것입니다.

Q 3. 법인의 계약 시 본부장이나 연구소장이 서명해도 되는가? - YES

A. 법인의 계약에 있어서 대표이사가 법인을 대표하여 날인 또는 서명하는 것이 원칙입니다. 그러나, 적법한 위임을 받은 경우 본부장이나 연구소장 또는 다른 임직원이 서명해도 유효합니다. 다만, 일방 당사자는 상대방의 서명자가 회사로부터 적법한 위임을 받은 경우인지 아닌지를 알기 어렵거나 위임 여부에 대해 의심이 들 때에는 대표이사 명의의 위임장을 계약서에 첨부하게 하는 것이 가장 안전한 방법이 될 것입니다.

Q 4. 양해각서(MOU)나 의향서(LOI)는 법적 구속력이 있는가?  

A. 양해각서나 의향서는 계약을 체결하기 앞서 협상의 과정에서 우선 협상 대상자가 될 목적으로 체결되는 것이 보통이므로 원칙적으로 구속력이 없습니다. 그러나, 내용에 따라서는 부분적으로 법적 구속력이 있을 수도 있습니다. 따라서, 구속력을 분명하게 배제하려면 계약으로서의 법적 구속력이 없음을 명시적으로 기재해 둘 필요가 있습니다.

Q 5. 계약서에 간인은 반드시 해야 하는가? - NO

A. 계약서가 여러 장으로 되어 있을 때 다른 내용의 계약서를 슬쩍 삽입하거나 바꿔치기 하지 못하도록 방지하기 위하여 간인을 하는 것입니다. 따라서, 간인을 하지 않더라도 계약의 효력에는 영향이 없으나, 가급적 간인을 함이 바람직합니다.

Q 7. 계약서에 계약일자를 소급하여 기재해도 되는가? - YES

A. 계약이 성립된 이후에 증거를 마련하기 위해 계약서를 나중에 쓰는 경우가 있을 수 있으므로 이러한 경우에는 계약일자를 소급하여 기재하는 오히려 타당합니다. 또한, 비록 계약은 오늘 체결하지만 그 계약의 효력을 소급하고 싶은 경우에도 양당사자가 합의하여 계약일자를 소급하는 것은 얼마든지 가능합니다. 다만, 계약일자에 따라 이해관계가 달라지는 제3자가 있는 경우에는 그 제3자의 이익에 반하는 계약은 무효이므로 사안에 따라 그 유무효가 달라질 수 있습니다.

Q 8. 기본계약서와 부속계약서나 메모가 있고 그 내용이 서로 상충되는 경우에는 어떻게 해결해야 하는가?

A. 일반적으로 기본계약을 체결하면서 구체적 사항을 부속계약으로 하고, 이를 변경해 가는 방식을 취하는 경우가 많은데, 이 경우 당사자의 의사가 명확하면 그 의사대로 해석하면 될 것입니다.  그러나, 당사자의 의사가 명확하지 않은 경우가 있으므로 서로 내용이 상충될 경우 어느 조항을 우선 적용할 것인지 기본계약이나 부속계약에 명시해 두는 것이 바람직합니다.

Q 9. 계약서에 계약당사자 아닌 제3자에 대한 권리와 의무를 규정하는 경우의 효력은 어떻게 되는가?

A. 제3자에게 이익이 되는 계약, 즉 제3자가 권리를 취득하게 하는 계약은 “제3자를 위한 계약”이라고 하며 유효합니다. 그러나, 제3자에게 그의 의사에 반하는 의무를 부담하게 하는 경우에는 무효입니다. 따라서, 제3자에게 의무를 부담지우는 계약을 할 경우에는 그 제3자로 하여금 해당 계약서에 함께 서명하게 하여 당사자로 편입되게 해야 합니다.

Q 10. 실제 계약은 A와 B가 체결하되, 계약서의 명의만 A와 C로 하는 경우에 그 효력은 어떻게 되는가?

A. 실제 이와 같은 계약서가 작성되는 경우가 많은데, 이 경우 A와 B의 진정한 의사에 따라 계약의 당사자가 달라집니다. 즉, B가 C를 대리 또는 대행한 경우이고, A도 이를 잘 알고 있었다면 이는 A와 C사이의 계약이 될 것입니다. 하지만, A와 B 사이의 권리와 의무에 관한 계약이지만, 단지 사정이 있어서 B대신 C를 기재한 것이라면 이때에는 A와 B사이에서 유효한 계약이 됩니다. 다만, A와 B가 나중에 사이가 나빠져서 B는 자신이 계약을 한 것이 아니고 C가 계약을 한 것이라고 책임을 전가할 수 있는데, 이 경우 증인 등을 내세워 실제 계약자가 B임을 입증해야 하는 문제가 있습니다. 그리고, C 역시 명의를 빌려준 사람으로서 사안에 따라 A에 대해 계약상 책임을 져야 할 경우도 있습니다.

Q 11. 매도인이 매수인으로부터 계약금을 받았는데, 계약을 해제하려면 어떻게 해야 하는가?

A. 계약금을 위약금으로 하기로 약정한 바 없이 서로 주고 받았다면, 이는 해약금으로 해석됩니다.  따라서, 아무런 해제 사유가 없더라도 당사자 일방이 이행에 착수하기 전이라면 매도인은 계약금의 2배 액을 돌려주고 계약을 해제할 수 있고, 매수인은 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있습니다. 그러나, 당사자 일방이 이행에 착수한 이후에는 합의 해제하거나 아니면 귀책사유 없는 자가 귀책사유 있는 자를 상대로 해제할 수 있을 뿐이고, 위와 같은 해약은 할 수 없습니다. 이때 매수인에게 귀책사유가 있는 경우 매도인이 당연히 계약금을 가질 수 있는 것은 아니고, 그 계약금을 위약금으로 하기로 한 경우라야 계약금을 가질 수 있고, 그렇지 아니한 경우에는 실제 손해액 만큼만 가지고 나머지는 돌려줘야 합니다. 반대로 계약금보다 손해액이 더 큰 경우에는 더 청구할 수 있습니다.

KASAN_누구나 알고 있으면 좋은 계약서 작성 및 체결 관련 계약법무 기본상식 – 계약실무 FAQ.pdf

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계약체결을 목표로 상당한 시간과 비용을 투자하였으나 여러 가지 이유로 계약서에 서명하기 전에 사업관계가 파탄나는 경우가 있습니다. 상당한 비용과 시간을 투입한 당사자는 상대방으로부터 아무것도 받지 못하고 그 손해를 온전히 감수한다고 억울함을 호소합니다. 무엇이든 손해를 회복할 방안은 없는지 권리구제수단을 문의하는 사례가 많습니다. 이와 같은 상황에 관한 법리와 사례를 간략하게 설명하면 다음과 같습니다. 

1. 계약상 책임 여부

계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 계약 과정에서 각자의 책임으로 관련 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다.

계약은 당사자 의사합치로 성립되는 것이므로 계약서 작성이나 서명, 날인 등은 성립요건이 아닙니다. 다만, 계약하겠다는 정도의 단순한 의사표시만으로는 계약이 성립되지 않습니다. 그 계약의 본질적 요소에 대한 당사자들 의사합치가 있어야만 합니다.

한편, 모든 요소에 대한 완전한 합의가 없었다고 해도 항상 계약이 불성립한 것은 아닙니다. 계약의 본질적 부분에 대한 합의가 있다면, 즉 합의되지 않은 부분이 계약의 본질적 부분에 해당하지 않을 경우라면, 합의된 부분만으로도 계약을 체결하였을 것이 인정되는 때에는 합의된 부분만으로 계약이 성립되었다고 봅니다.

분쟁사례로 대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결을 살펴보면, 공사도급계약에서 견적서, 이행각서, 계약보증서까지 제공하였더라도 정식 계약서를 날인하기 전에, 법원은 다음과 같은 이유로 그 계약성립을 인정하지 않았습니다.

"견적서는 계약 체결전 도급금액을 정하기 위한 준비행위의 성격을 가진다. 견적서를 채택하여 도급금액을 일단 정한 후 나머지 계약조건에 대하여도 합의를 하여 하도급계약을 최종적으로 완성하기로 한 것이다. 당사자들은 청약, 청약의 거절, 변경을 가한 승낙, 새로운 청약만을 교환하였을 뿐 의사의 합치는 없었다. 제출한 이행각서는 하도급계약이 성립할 경우에 이행을 하겠다는 것이고, 계약보증서도 장차 성립할 하도급계약의 이행을 담보하려는 취지에서 교부한 것에 불과하다."

계약이 성립되지 않았으므로 계약상 책임도 존재하지 않습니다. 일방 당사자가 이미 상당한 시간과 비용을 투입하였다고 해도 상대방에게 계약상 책임을 물을 수는 없습니다.

2. 불법행위 책임

계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2001다53059 판결은 “어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다”고 판결하였습니다. 대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결도 계약상 책임은 부인하면서도 불법행위 책임을 인정하였습니다.

위 대법원 판결을 자세하게 분설하면, (1) 계약 협상의 한쪽 당사자("갑")가 상대방 당사자("을")에게 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하였고, (2) 그 상대방 당사자("을")가 그와 같은 신뢰에 따라 구체적인 준비작업 등 행동을 취하였는데 불구하고, (3) 최초 신뢰를 부여한 "갑"이 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부함으로써, (4) 결국 "을"에게 손해가 발생하였다면, "갑"은 신의성실의 원칙을 위반한 불법행위를 범하였으므로 그로 인한 손해배상책임을 진다는 것입니다.

어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

3. 손해배상의 범위

손해배상 책임이 인정된다고 하여도 그 범위는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대한 상대방이 투입하여 신뢰이익의 배상으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 "갑"에게 책임을 물을 수 는 없습니다.

실제 사안에서 본다면, 손해배상범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 일반적으로 그 액수는 많지 않을 것입니다. 예외적으로 큰 액수의 손해발생을 주장하는 경우 그 손해배상을 청구하는 당사자가 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야만 합니다.

4. 실무적 포인트  

계약교섭의 일방은 벤처, 오퍼상, 소규모 사업자, 소기업이고 상대방은 대기업이나 중견기업으로서 일방이 압도적 우위에 있는 경우에도 항상 계약자유의 원칙만을 강조한다면 현실과 동떨어진 공허한 소리에 가깝습니다. 계약자유의 원칙을 악용하여 상대방에서 상당한 시간과 비용을 투자한 결과를 쉽게 얻고 난 후 정식 계약을 체결하지 않는 방식으로 부당한 이익을 얻고 상대방에게 심각한 피해를 주는 사례도 많습니다. 계약서를 체결하기 전 상황에서 계약성립 인정 + 계약상 책임을 묻는 것을 기대하기 어렵습니다.

실무적으로 불법행위 책임을 묻는 것이 피해구제를 받는 유일한 방안입니다. 그러나 그것도 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 실무상 매우 엄격하고 제한적으로 허용됩니다. 현실적으로 권리구제에 성공할 가능성이 그리 높지 않다는 의미입니다.

그렇다고 다른 대안도 없습니다. 불법행위 성립요건을 엄밀하고 정확하게 검토하고 신중한 소송전략으로 대응해야만 원하는 피해구제를 받을 수 있을 것입니다. 참고로 상대방에게 비난할만한 사정이 있다고 해도 우리나라 손해배상 법리상 징벌적 손해배상 책임은 인정되지 않습니다. 앞서 설명한 것처럼 계약성립을 신뢰하여 지출한 비용이나 그로 인한 손해범위로 그치고 계약성립 및 이행을 가정한 이행이익을 넘지 못합니다.

KASAN_계약체결 목표로 상당한 투자 BUT 계약체결 전 사업관계 파탄 상황 - 계약성립 불인정 상황에서 불법행위로 인한 손해배상 책임.pdf

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개발목표 신약물질의 스크리닝, 타겟, 리드 발굴, 개발 등 초기단계를 포함하고 있는 공동연구개발 라이선스 계약서입니다. 제품개발 및 시판허가 후 판매 시 로열티 산정기준, 제품공급조항, 기업윤리 준수 등에 관한 조항도 포함하고 있습니다. 참고자료로 첨부합니다.

첨부: 신약물질_리드물질발굴_공동연구개발_라이선스_영문계약서

KASAN_항암제 신약물질 Lead Compound 발굴 공동연구개발 계약서 - 미국 벤처회사와 대기업 파트너 AstraZeneca 사이 기술이전 라이선스 영문계약서 [자문작성신속저비용].pdf

항암제_Lead_Compound_공동연구개발_영문계약서.pdf

 

 

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미국의 벤처기업에서 개발한 빈혈치료제 신약물질에 대해 미국시장을 목표로 하는 시장분할 라이선스 계약서입니다. 제품개발 및 시판허가 후 판매 시 로열티 산정기준, 제품공급조항, 기업윤리 준수 등에 관한 조항을 포함하고 있습니다. 표준, 샘플 계약서가 언제나 통용될 수 있는 것이 아니지만, 실무자에게 참고자료가 될 것입니다.

첨부: 빈혈치료제_신약물질_벤처_대기업_기술이전_라이선스_영문계약서

KASAN_미국 벤처회사, 중소기업에서 개발한 빈혈치료제 신약물질에 대해 미국시장 목표로 상업화 기술이전 라이선스 계약서 - 대기업 파트너 AstraZeneca와 2014년 체결한 영문계약서 [자문작성신.pdf

빈혈치료제_신약개발_벤처_대기업_기술이전_라이선스_영문계약서.pdf

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1. 당사자의 의무 표현 : shall (또는 “will ...", "is obligated to...")

● 법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), + 단순 미래 표현과 구별할 필요!

● 법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우)

● 주의 - 비교 대상 표현 - shall not … : ~ 하지 않기로 한다. 부작위(不作爲) 의무, 특정한 행위를 하지 않을 것을 약정함.

● 참고 – 비교 대상 표현 - may not... : ~ 할 수 없다. "권리부정 즉 권리 없음”

2. 당사자의 권리 : may (또는 “be entitled to...", "has the right to…)

● 법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리

● 법적 효과: 상대방(채무자)이 권리행사에 응하지 않을 경우, 손해배상 청구 가능

● 해야 할 의무는 없음: 채권자는 권리를 행사하지 않아도 무방함 (à 권리의 포기)

● 비교 표현 - may not : ~ 할 수 없다. 권리박탈, 부정 또는 금지를 의미함

3. 기일 및 기간

● on : 일정한 날짜(期日)

● after : 기재한 날은 포함하지 않음(표시된 일자의 다음 날부터 기간 계산 시작)

● before : 기재한 날 포함하지 않음(표시된 일자의 前日이 기간의 終期)

● commencing with/on : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

● from, as of : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)

● by : 기재한 날 포함(표시된 일자가 기간의 終期)

● to, until, till, ending, with, through, on or before 표시된 일자를 포함함

4. 조건 표현

가. 당사자의 동의 또는 합의 조건 표현

● at ("upon", "with", "by", "after") the (prior written) consent (agreement) of party A (또는 "between the parties"): party A의 (사전서면) 동의에 따라, 당사자간의 (사전서면) 합의에 따라

나. 합의가 아닌 협의 조건 표현

● at ("upon", "with", "by", "after") the (prior/mutual) consultation between the parties : 당사자간의 (사전) 협의에 의하여, 당사자간의 합의(consent/agreement)단계까지는 이르지 않더라도 협의과정 만큼은 반드시 거쳐야 할 경우에 사용. 합의에 비하여 완화된 의미.

다. 당사자 자유재량 사항 표현

● at the (sole) discretion of party A : party A의 (단독) 자유재량에 의거하여 ("at party A’s (sole) discretion"으로도 사용) (특정행위의 실행여부 등을 party A의 임의적 판단에 완전히 일임한다는 의미

5. 단서 조건 표현

● Provided that : 다만, ...인 경우에 ("provided, however, that... “는 강조 표현)

● subject to : ...을 조건으로 하여 ("under the terms and conditions that(of)…" 와 같은 뜻)

● unless otherwise specified in (A) : A에 다르게 명시되지 않는 한 ~

● except that (unless and until) : ...의 경우를 제외하고

● except as otherwise specified in (A) : (A)에 명시된 것을 제외하고

● except with the prior written consent of: 사전서면승낙을 제외하고

6. 비용, 책임을 부담하는 당사자 표현

● at the cost (and liability/risk) of party A : party A의 비용(책임/위험) 부담으로

● at party A’s cost (and liability/risk) : 동일한 의미

● arisen from (또는 for) the reason attributable (또는 "due") to party A : party A에게 책임 있는 사유로 인한 - 귀책사유 표현

7. 다른 청구권과 경합 또는 독립 등 상호 관계 표현

● without prejudice to all of any other claims: 다른 claim 청구에 아무런 영향을 미치지 않는 상태로 (다른 청구권은 유효하게 존속, 추후 별도의 책임추궁이 가능함 의미)

● without prejudice to other remedies available under the applicable laws : 법률로 인정되는 구제방법에 영향을 미치지 않고 … (법률로 인정되는 손해배상청구권 등 구제 방법에도 추가 청구할 있음. 병행 청구할 수 있다는 의미)

● without prejudice to the generality of the foregoing : 상기 원칙을 전제하여(앞서 일반원칙을 언급하고 후에 예시적으로 규정하고자 할 때 문두에 삽입하는 문구로서, 이후에 서술하는 예시적 내용은 어디까지나 원칙에 위배하지 않음을 의미함)

● with prejudice to all of any other claims : 다른 claim 일체를 모두 합쳐 일괄적으로 (통상 포괄적인 분쟁 settle시 사용하는 것으로 추후에는 별도의 책임 추궁을 할 수 없음에 주의)

8. 사용빈도가 높은 표현 사례

● 준용규정: (A) shall be applied MUTATIS MUTANDIS to (B) : A는 B에 (적절한 변경을 가하여) 준용됨

● 예시 표현: including, but not limited to (또는 "without limitation"), A : A을 포함하여, 예시에 불과하고 추가 포함 가능성 표현

● 한정 열거 표현: "including only…" - 열거하는 것이 전부라는 의미. 한정적 열거

● 상충관계 조정 표현 : Notwithstanding any other provisions herein to the contrary… : 다른 상충되는 규정에도 불구하고 (어떠한 규정이 다른 규정과 상충되는 부분이 있는 경우 해당 규정의 문두에 삽입함으로써 다른 규정보다 우선 적용할 수 있는 효력을 부여함)

● 관용적 계약문구 - hereof: ‘of this writing’, ‘이 서면상의’ 또는 ‘이 계약서의’ 뜻으로 사용되며, 예컨대 ‘in accordance with the provision hereof’에서 hereof는 이 계약서를 의미함

● hereafter: ‘after this writing’, ‘이 서면계약서 이후에는, 동 문서 이후에는’라는 뜻의 미래를 표시하는 말, 그러나 계약서 또는 문서의 체결시점 이후를 표시하는지 아니면 계약서의 발효시점 이후를 의미하는지가 명확하지 않기 때문에 “on and after the effective date of this contract of this writing”와 같이 가능한 한 이를 명확히 표시하는 것이 바람직함

● hereby : ① by means of this writing(이 계약서 또는 문서에 의해) ② right now by means of this writing(이 계약 또는 문서에 의해 즉시)라는 의미를 포함함, ②의 의미로 사용하는 경우에는 ‘hereafter’처럼 ‘계약 혹은 문서의 작성과 동시에’라는 의미인지 또는 ‘계약이나 문서의 발효와 동시에’라는 의미인지 애매하므로 명확하게 그 시점을 표시하는 표현을 사용하는 것이 좋음

● hereinafter : ‘after this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 중의 이하에 있어서’라는 의미로, 이 말이 있는 곳으로부터 그 계약서 혹은 문서의 말미까지의 범위를 의미

● heretofore, hereunto : ‘before this writing’ 또는 ‘into this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 이전에’라는 의미로 대상이 되는 계약서 또는 문서보다 이전의 시간을 나타내는 표현이지만, 그 작성 이전을 나타내는지 아니면 그 발효시점 이전을 나타내는지 애매하므로 기준이 되는 시점을 분명하게 하는 표현, 예컨대 ‘on or before the effective date of this contract’와 같이 표현하는 것이 바람직함

KASAN_국제계약, 영문계약에 사용되는 영문 표현과 용어의 의미, 유의점, 실무적 포인트.pdf

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기술이전, 라이선스 협상 진행 단계 및 관련 계약서

단계별 계약서의 법적 구속력 유무 판단

계약이란: 법적 구속력 있는 합의 + 실무적 포인트 몇 가지

● 계약서의 표제를 근거로 판단하지 말 것

양해각서(MOU), 의향서(LOI), 합의서(LOA), 동의서(Letter Agreement), 계약조건 정리표(Term Sheet), 메모(Memo), 합의서(Agreement), 계약서(Contract), Work Plan, Terms & Conditions 등

● 형식(양식)을 근거로 판단하지 말 것

간단한 서한 또는 구두 의사소통도 법적 구속력 있는 합의일 수 있다.

● 실질적인 내용과 표현(wording)에 나타난 진정한 의사를 찾을 것

① 당사자들 간의 합의 또는 일방 당사자에 의한 약속이 있는지?

② 확고하거나 최종적인가? 아니면 조건부(정지/해제조건) 또는 잠정적인가?

   (예) “to perform the works, subject to a final definitive contract”

③ 단순한 이해, 의도, 희망의 표현, 회의록, 사업/작업 계획, 또는 메모에 불과한 것인지?

● 실질적 내용과 그것을 반영한 명시적 표현에 집중할 것

① 구체적인 명문 조항들은 이전의 모든 의사소통 또는 다른 정황적 증거들보다 우선 적용된다.

② 불확실, 묵시적 또는 모순된 쟁점들이 있는 경우에만 당사자의 진의를 찾기 위해 이전의 의사소통 또는 다른 정황 증거들이 소개될 수 있다.

③ 동사와 조동사의 정확한 선택과 사용에 유의해야 함

   - Agree, Promise, Commit, Obligate, Guarantee, Warrant vs Intend, Plan, Wish, Desire, Want, Need, Assist, Help

   - Shall, Will, Must, Should vs Would, Could, Might

KASAN_License, Collaboration, 라이센스, 기술이전, 공동개발 국제계약의 단계별 계약서의 형식, 구성, 필수사항, 체크포인트 등 실무적 포인트 몇 가지.pdf

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KASAN_공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지.pdf

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대법원 판결요지

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다258237 판결.pdf

KASAN_전속계약, 장기계약 등 계속적 계약의 당사자 신뢰관계 파탄 시 계약 해지 인정 최근 판결 – 연예인 전속계약 해지 및 정산 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다258237 판결.pdf

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1. 사안의 개요

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 이 사건 제1, 2계약에 따라 발명자(甲회사의 직원)→甲회사→피고를 거쳐 피고보조참가인에게 최종적으로 이전되었는데, 甲회사는 甲회사 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받고, 그 후 원고에게 특허권을 이전해 준 사안임

2. 대법원 판결요지

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인(甲회사)은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인(甲회사)이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

3. 대법원 법리 판시 부분

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

KASAN_계약상 특허권리 이전한 양도인의 특허출원 – 무권리출원, 특허무효 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.pdf

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.pdf

세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

KASAN_공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지.pdf

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ARTICLE 2 - RESEARCH PROGRAM

2.1 Objective and Conduct of the Research Program. Licensee intends to conduct a Research Program, with SGI’s support, to evaluate ADCs for research, development and commercialization under this Agreement. Licensee acknowledges that, in addition to the licenses to the SGI Patents granted hereunder, the SGI Know-How transferred to Licensee during the Research Program contains valuable information that is critical to Licensee’s development of ADCs hereunder. All research work performed by Licensee and SGI hereunder shall be performed in a good scientific manner and in compliance with all applicable laws.

2.2 Term of the Research Program. The term of the Research Program shall initially be for a period of two (2) years after the Effective Date (the “Research Program Term”), unless terminated earlier in accordance with Article 13. Licensee shall have a one-time right to extend the Research Program Term for an additional year by providing written notice to SGI not less than [***] prior to the expiration of the initial Research Program Term. SGI shall submit, within [***] from the expiration of the Research Program Term (in the case that the Research Program Term is extended by Licensee as set forth above, within [***] from the expiration of such extended term), a written report to Licensee which describes the research activities conducted by SGI during such Research Program Term.

2.3 Delivery of Drug Conjugation Materials. In support of the Research Program, during the Research Program Term, SGI will (a) deliver Drug Conjugation Materials to Licensee in accordance with the Research Plan; and (b) at Licensee’s request, provide Licensee with the [***] provided to the Licensee to enable [***]. All Drug Conjugation Materials and other information provided by SGI to Licensee hereunder will be deemed Confidential Information of SGI pursuant to Article 8.

2.4 SGI Preparation of ADCs. SGI will use reasonable commercial efforts to prepare ADCs using Antibodies supplied by Licensee to SGI which shall meet and satisfy specifications mutually agreed upon by SGI and Licensee, and shall deliver the resulting ADCs to Licensee in accordance with the Research Plan.

2.5 Payment. Licensee shall pay SGI the amounts set forth in Section 6.1.2 for any research efforts or other assistance provided by SGI.

2.6 Ownership of Data. Licensee shall own all right, title and interest in and to the data, research and results related specifically to ADCs arising out of activities conducted pursuant to the Research Program (“ADC Data”). SGI shall disclose to Licensee any ADC Data that are developed, conceived, or otherwise made, solely or jointly, by or on behalf of SGI in the course of, as a result of, or in connection with the Research Program, promptly after the same is developed, conceived or otherwise made. SGI hereby assigns to Licensee any and all right, title, and interest SGI may have in, to and under ADC Data; provided, that SGI may retain copies of, and use, all ADC Data for any purpose related to this Agreement, including but not limited to, patent prosecution and defense pursuant to [***].

2.7 Disclaimer. EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED IN ARTICLE 12 OR THE RESEARCH PLAN, SGI MAKES NO REPRESENTATIONS AND GRANTS NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, BY STATUTE OR OTHERWISE, REGARDING THE DRUG CONJUGATION MATERIALS OR ANY ADCs PREPARED BY SGI, INCLUDING ANY WARRANTY OF QUALITY, MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE.

ARTICLE 3 - EXCLUSIVE LICENSE

3.1 Exclusive License Grant.

3.1.1 Upon execution of this Agreement, subject to the terms and conditions of this Agreement, including payment of the ADC Access Fee set forth in Section 6.1.1, SGI shall be automatically deemed to grant to Licensee a worldwide, exclusive (even as to SGI), royalty-bearing license under the SGI Technology, with the right to sublicense as permitted in Section 3.2, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell Licensed Products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory (the “Exclusive License”). The Exclusive License shall continue for the Royalty Term, unless earlier terminated pursuant to Article 13, subject to Licensee’s compliance with the terms and conditions of this Agreement, including payment of all applicable fees, milestones and royalties hereunder.

3.1.2 During the Term, SGI shall not carry out, by itself or in collaboration with any third parties, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell any antibody-drug conjugate products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory.

3.2 Rights to Sublicense.

3.2.1 Licensee shall have the right to grant sublicenses of the rights granted to Licensee pursuant to this Agreement to any Affiliate or any Third Party, subject to the terms and [***] Certain information on this page has been omitted and filed separately with the Securities and Exchange Commission. Confidential treatment has been requested with respect to the omitted portions. conditions of the SGI In-Licenses listed on Schedule C. Licensee shall not have the right to sublicense the SGI Technology outside the scope of the license granted in Section 3.1, including to develop further Drug Conjugation Technology on a stand-alone basis or to create antibody-drug conjugates that include or are based upon any antibodies that bind selectively to an antigen other than the Designated Antigen.

3.2.2 Licensee agrees to contractually obligate any Sublicensee to make all payments due to SGI pursuant to this Agreement by reason of achievement of any fees, milestones and royalties set forth herein, as well as to comply with all terms of this Agreement applicable to Licensee (including all terms of this Agreement identified as applicable to Sublicensee). Licensee shall also require any such Sublicensee to agree in writing to keep books and records and permit SGI to review the information concerning such books and records in accordance with the terms of this Agreement.

3.2.3 Licensee shall notify SGI of each sublicense granted to Affiliates or Third Parties and shall provide SGI with the name and address of each Sublicensee and a description of the rights granted and the territory covered by each Sublicensee.

KASAN_항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약서 - 미국 바이오벤처 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결 – 공동연구 결과물의 특허권리 분쟁.pdf