(3)총판계약상 계약기간 - ‘체결일로부터 12개월’ 일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기
(4)그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보
(5)그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지
(6)특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결
2.판결요지 – 무죄
(1)특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2호),
(2)전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,
(3)따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호의 ‘허위표시’에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,
(4)민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
1. 다양한 이유로 체결하는 독점판매계약에서 계약종료시 보상청구권이 자주 쟁점으로 대두됩니다. 원칙적으로 우리 상법의 대리상 계약에 해당하는 agent 계약과 판매점 계약에 해당하는 distributor 계약은 서로 구분되고, 대리상이 아닌 판매상의 경우 보상청구권을 인정하지 않습니다. 다만, 예외적인 입법예로서 벨기에는 대리상은 물론이고 계약기간을 정하지 않은 독점판매점까지도 계약종료시 보상청구권을 인정합니다.
2. 실무적으로는 독점판매계약의 종료시에도 대리상의 보상청구권 법리를 유추 적용할 수 있는지 여부가 문제입니다. 우리나라 대법원 판례도 형식적으로 독점판매계약이지만 실질적으로 대리상(agent)와 같은 특별한 경우에는 상법의 대리상 보상규정을 유추 적용하여 보상청구권을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 그 요건을 상당히 엄격하게 보는 입장입니다.
3. 해외진출을 위해 외국회사와 독점판매계약을 체결하는 경우 계약종료시 상대방의 보상청구권에 관한 상법 등 우리나라 법령 뿐만 아니라 해당국가 법령을 신중하게 검토해야 합니다. 국제계약 실무상 통상적으로 보상청구권 사전포기 조항을 넣는 것이 바람직합니다. 이때 해당 국가에서 보상청구권 조항을 강행규정으로 보고, 보상청구권 사전 포기조항을 무효로 보는지도 체크할 포인트입니다. 독일 등 소수의 유럽국가를 제외하고 보상청구권 사전 포기조항은 유효합니다.
4. 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우 뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다.
5. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk는 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.
6. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약 뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
7. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방 당사자가 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.
8. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 84다1532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다23598 판결).
9. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.
10. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. 즉, 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "갑"은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."
11. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술 뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.
12. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 Change of Control 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.
During the Term and for a period of ten (10) years thereafter, each Party shall maintain in confidence all Information and materials of the other Party disclosed or provided to it by the other Party (either pursuant to this Agreement, or the Confidential Disclosure Agreement entered into by the Parties dated January 11, 2013 (the “Confidential Disclosure Agreement”) (together with all embodiments thereof, the “Confidential Information”).Confidential Information also includes Information generated hereunder, and Information regarding intellectual property and confidential or proprietary Information of Third Parties, in each case as described by one Party to the other Party.
In addition and notwithstanding the foregoing, any Information under Article 9 constituting Inventions and discoveries owned by one Party shall be deemed to be Confidential Information disclosed by such Party and received by the other Party, even if such Information is initially generated and disclosed by the other Party.The terms and conditions of this Agreement and the Confidential Disclosure Agreement shall be deemed Confidential Information of both Parties.
16.2Degree of Care; Permitted Use.
Each Party shall take reasonable steps to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other Party, which steps shall be no less protective than those steps that such Party takes to protect its own Confidential Information of a similar nature, and in no event less than a reasonable degree of care.
Neither Party shall use or permit the use of any Confidential Information of the other Party except for the purposes of carrying out its obligations or exercising its rights under this Agreement or the Confidential Disclosure Agreement, and neither Party shall copy any Confidential Information of the other Party except as may be reasonably necessary or useful for such purposes.
All Confidential Information of a Party, including without limitation all copies and derivations thereof, is and shall remain, as between the Parties, the sole and exclusive property of the disclosing Party and subject to the restrictions provided for herein.Neither Party shall disclose any Confidential Information of the other Party to Third Parties, other than to those of its directors, officers, Affiliates, employees, actual or potential licensors, independent contractors, actual or potential Sublicensees, actual or potential assignees, agents and external advisors directly involved in or concerned with the carrying out of this Agreement, on a strictly applied “need to know” basis; provided, however, that such persons and entities are subject to confidentiality and non-use obligations at least as stringent as the confidentiality and non-use obligations provided for in this Article 16.Except to the extent expressly permitted under this Agreement, the receiving Party may not use Confidential Information of the other Party in applying for Patents or securing other intellectual property rights without first consulting with, and obtaining the written approval of, the other Party (which approval shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned).
16.3Exceptions.
The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to any portion of Confidential Information that the receiving Party or its Affiliates can demonstrate by contemporaneous written records was: (a) known to the general public at the time of its disclosure to the receiving Party or its Affiliates, or thereafter became generally known to the general public, other than as a result of actions or omissions of the receiving Party, its Affiliates, or anyone to whom the receiving Party or its Affiliates disclosed such portion; (b) known by the receiving Party or its Affiliates prior to the date of disclosure by the disclosing Party; (c) disclosed to the receiving Party or its Affiliates on an unrestricted basis from a source unrelated to the disclosing Party and not known by the receiving Party or its Affiliates to be under a duty of confidentiality to the disclosing Party; or (d) independently developed by the receiving Party or its Affiliates by personnel that did not have access to or use of Confidential Information of the disclosing Party.
Any combination of features or disclosures shall not be deemed to fall within the foregoing exclusions merely because individual features are published or known to the general public or in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates unless the combination itself are published or known to the general public or are in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates.
16.4Permitted Disclosures.
The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to the extent that the receiving Party or its Affiliates: (a) is required to disclose Information pursuant to: (i) an order of a court of competent jurisdiction; (ii) Applicable Laws; (iii) regulations or rules of a securities exchange; (iv) requirement of a governmental agency for purposes of obtaining approval to test or market Licensed Products, or maintaining Regulatory Approval of a Licensed Product; (v) disclosure of Information to a patent office for the purposes of filing a Patent as permitted in this Agreement; or (vi) the exercise by each Party of its rights granted to it under this Agreement or its retained rights; or
(b) discloses such Confidential Information solely on a “need to know basis” to Affiliates, potential and future collaborators (including without limitation Sublicensees), potential or actual acquirers, merger partners, licensees, or assignees permitted under Section 19.3, potential or actual Development collaborators, subcontractors, investment bankers, investors, lenders, or other potential financial partners, and their respective directors, employees, contractors and agents, provided that such Third Party or person or entity in subsection (b) agrees to confidentiality and non-use obligations with respect thereto at least as stringent as those specified for in this Article 14; provided that, in the case of (a)(i) through (iv), the receiving Party shall provide prior written notice thereof to the disclosing Party and provide the opportunity for the disclosing Party to review and comment on such required disclosure and request confidential treatment thereof or a protective order therefor; provided, however, that in connection with filings made pursuant to this Section 16.4 in connection with the transaction contemplated under this Agreement, Licensor shall redact from such filings terms and information as requested by Licensee so long as such redactions are not inconsistent with Applicable Law.
16.5Return of Confidential Information.
Each Party shall return or destroy, at the other Party’s instruction, all Confidential Information of the other Party in its possession upon termination or expiration of this Agreement, or destroy such Confidential Information; provided, however, that each Party shall be entitled to retain one (1) copy of such Confidential Information of the other Party, (a) to the extent reasonably required to allow the relevant Party to carry out any remaining obligations under this Agreement or to exercise any of its rights that expressly survive termination or expiration of this Agreement, and (b) for legal archival purposes and/or as may be required by Applicable Law. The receiving Party shall provide a written confirmation of such destruction within thirty (30) days of such destruction.
16.6Public Disclosure.
The Parties agree that Licensor’s initial announcement of the execution of this Agreement shall be in the form of a filing with the Korea Exchange that is mutually acceptable to each of the Parties and attached to this Agreement as Exhibit 16.6-1 (the “Filing”).The Parties agree to release a limited joint press release upon the Effective Date, attached to this Agreement as Exhibit 16.6-2, (the “Press Release”) and a second joint press release upon the Closing; provided that the form and content of each joint press release shall be mutually agreed by the Parties.Unless otherwise required by Applicable Laws, beginning with the initial announcement of the execution of this Agreement and continuing through the duration of the Term, in all cases other than the announcement set forth in the Filing, Licensor shall submit to Licensee for review and approval all proposed press releases, academic, scientific, and medical publications and public presentations relating to activities performed under this Agreement that have not been previously reviewed and approved by Licensee or disclosed.
Such review and approval shall be conducted for the purposes of preserving intellectual property protection and determining whether any portion of the proposed publication or presentation containing the Confidential Information of Licensee should be modified or deleted, and to determine whether such disclosure is in the best interests of the Parties in connection with the Development of Licensed Products in the Territory.
Written copies of such proposed publications and presentations (other than press releases) shall be submitted by Licensor to Licensee no later than thirty (30) days before submission for publication or presentation, and Licensee shall provide written comments, if any, within fifteen (15) days of receipt.Unless otherwise required by Applicable Laws, written copies of proposed press releases shall be submitted to the other Party no later than four (4) Business Days before release and the receiving Party shall provide written comments, if any, within two (2) Business Days of receipt.
특허는 기술공개를 전제로 일정기간 독점권을 부여하지만, 영업비밀은 기술내용이 공개되면 비밀성 상실을 이유로 보호되지 않습니다. 동일한 기술내용을 특허와 영업비밀이 동시에 보호할 수 없습니다. 특허는 특허청구한 기술내용을 모두 사용해야만 특허침해가 성립하므로 특허비침해 방어가 가능하고, 극단적으로는 새로운 아이디어지만 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성 결여로 특허무효 방어도 가능합니다.
그러나, 영업비밀은 그 범위에 한계가 없으므로 새로운 기술내용이면 비밀성이 인정되어 침해자의 무효방어가 어렵고, 타인의 기술내용 전부를 사용하지 않고 영업비밀 중 극히 일부를 무단 사용한 경우에도 영업비밀 침해가 성립합니다.
이와 같이 영업비밀 침해공격이 훨씬 더 유리합니다. 한편, 기술공개를 전제로 하는 특허권은 비밀성을 전제로 하는 영어비밀보호 논리와는 양립할 수 없는 경우가 많기 때문에 이를 혼동하면 자중지란에 빠져 패소의 단초를 제공할 수 있습니다.
미국에서 의료기구에 관한 영업비밀 침해소송에서도 유사한 내용이 있습니다. 정형외과전문의 Dr. Bianco는 척추 디스크 치료에 사용할 수 있는 의료기구를 발명 아이디어를 착상한 후 평소 알고 있는 의료기기 회사 Globus Medical, Inc.에 자신의 아이디어를 스케치한 것을 보여주었습니다. 그 새로운 아이디어는 특허 등록된 당시 사용 중 의료기구의 문제점을 해결하고 성능을 개선한 새로운 것이었습니다. Dr. Bianco는 자신의 아이디어를 스케치 도면 몇 장, 간단한 설명, 구체적 제품에 관한 계획 등 형식으로 회사에 제공하였습니다. 당시 NDA 를 작성하였다고 하지만, 시간이 흐른 후 분실하여 소송자료로는 제출되지 않았습니다.
그로부터 Dr. Bianco로부터 몇 차례 독촉을 받은 후 2년 반 정도의 시간이 지난 후 Globus Medical, Inc.는 최종적으로 그 아이디어에 관심 없다는 결정을 하였습니다. 그러나, 실제로는 그로부터 약 1년 후에 Globus Medical, Inc.에서 위 기술을 반영한 새로운 제품을 발매하기 시작했고, 이를 알게 된 Dr. Bianco가 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다.
상대방 회사에서는 기본 아이디어는 같지만, 구체적 작동방식이나 제품은 전혀 다르다고 방어하였습니다. 그러나, 법원은 Dr. Bianco로부터 획득한 핵심 아이디어를 발전시켜 구체적 제품을 개발한 것이고, 그 아이디어가 전달 당시 공개된 적이 없는 것이었다면, 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다.
구체적 제품에 관한 부분에서 제공받은 정보와 회사에서 최종 개발한 제품 사이에 상당히 다른 부분이 있다는 사정은, 특허비침해 논리는 될 수 있지만, 이와 달리 영업비밀 침해여부에서는 고려될 수 없다고 판시하였습니다.
영업비밀 정보를 모두 사용해야 침해책임이 있는 것이 아니고, 그 중 극히 일부만 무단 사용하는 경우에도 영업비밀 침해책임이 있다는 것입니다. 따라서, 침해자 회사는 Dr. Bianco에게 영업비밀 침해를 원인으로 한 손해배상 책임이 있다고 판결하였습니다. 실무상 유념해야 할 주요한 포인트로 생각합니다.
민사소송에서 청구의 취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하고 청구취지의 특정 여부는 직권조사 사항이므로, 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 직권으로 보정을 명하고 보정명령에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다111459 판결 등 참조).
영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 경우에는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정도의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 8. 22. 자 2011마624 결정 등 참조).
이러한 법리는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당한다는 이유로 부정경쟁행위의 금지를 구하는 소송에서도 마찬가지이다.
부정경쟁행위의 금지를 구하는 청구취지는 구체성, 개별성, 명확성, 집행가능성을 모두 갖추어야 한다.
