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직무발명을 제3자에게 양도하거나 라이선스를 체결하고 로열티 수입이 있는 경우가 직무발명 보상금 산정에서 가장 간명한 경우입니다. 제3자로부터 라이선스 대가 또는 기술이전의 대가로 받는 로열티 총액이 사용자가 얻을 이익입니다. 여기에 발명자의 공헌도를 곱하면 발명자 보상금의 총액을 산출할 수 있습니다.

한편, 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우에는 실무적으로 매우 어려운 문제가 많습니다. 그런데, 현실에서는 이와 같은 크로스 라이선스는 자주 있을 뿐만 아니라 최근 들어 그 빈도수가 증가하는 추세입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

특허침해소송 중에 양 당사자가 소송을 화해로 종결하기로 하면서 문제된 특허에 대한 크로스 라이선스를 체결하는 경우가 흔히 있습니다. 이때 그 대상특허가 직무발명이라면 회사는 직무발명자에게 어떤 보상을 하여야 법이 규정한 정당한 보상에 해당하는지 문제됩니다. 정당한 보상을 받지 못한 종업원이 직무발명보상금청구 소송을 제기하면 법원은 어떻게 보상금을 산정해야 하는지 등등 중요한 쟁점이 많습니다.

현재 우리나라에서는 크로스 라이선스에 대한 보상금 산정에 관한 구체적 사건에 관한 판결은 없습니다. 학자들의 이론적 연구도 부족합니다. 일본에서는 크로스 라이선스 사안에 대한 소송은 있었으나 주된 쟁점으로 다투지 않았기 때문에 그 판결 내용도 우리나라에서 참고할 수준은 아니라고 생각합니다. 결국 현재로서는 명확한 지침을 찾기 어렵습니다.

그러나, 관련 쟁점과 법리를 논리적으로 숙고해 보면, 종업원이 크로스 라이선스 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 것은 분명합니다. 법상 사용자가 직무발명에 대해 갖는 무상의 통상실시권에는 제3자에게 라이선스를 해 줄 권리까지 포함한다 보기 어렵습니다. 위와 같은 통상실시권을 넘어선 범위까지 직무발명으로 얻는 이익은 직무발명보상의 대상에 해당한다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 구체적으로 사용자의 이익을 산정하는 문제만 남을 뿐입니다.

예를 들어, 애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 평결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우 어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도 등 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

KASAN_[실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트.pd

직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.

먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.

그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.

예를 들면, 발명자의학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.

사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.

예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.

직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. 즉, 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.

1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 직무발명의 로열티 수익 발생한 경우 종업원에 대한 직무발명 보상금 산정에서 발

1. 특허법원의 쟁점에 관한 판단

(1) 직무발명의 실시 여부: 사용자 회사 제품과 직무발명의 기술적 내용 대비 판단 – 직무발명을 실시하지 않음

(2) 직무발명 특허의 무효 개연성 여부: 직무발명은 신규성 부정 또는 적어도 진보성 부정될 수 있는 특허무효사유 존재함

(3) 대체기술 존재 여부: 직무발명의 출원일 당시 다양한 대체기술의 존재 인정됨

2. 특허법원 판결요지

KASAN_[실시보상쟁점] 직무발명의 무효 개연성 사용자의 직무발명 미실시 대체 기술 다수 존재 상황 직

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엇갈린 하급심 판결이 있었으나 위 대법원2014다220347 판결에서 다음과 같은 판단기준을 제시 하였습니다.

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

그 이후에 나온 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결에서 위 대법원 판결을 그대로 따라 다음과 같이 판결 하였습니다.

사용자 주장요지: 이 사건 직무발명은 선행발명으로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 진보성이 부정되는 등 특허등록 무효사유가 있는바, 그와 같은 무효사유로 인하여 직무발명을 통하여 독점적, 배타적 이익을 억지 못하였으므로 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다.

특허법원 판결요지: “설령 이 사건 직무발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 하더라도, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼만한 증거를 발견하기 어렵다. 따라서 이 사건 직무발명이 무효라서 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 취지의 사용자의 주장은 받아들이지 않는다.” - 직무발명보상금청구권 인정

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 특허에 무효사유가 있는 경우 직무발명 보상금 지급의무 판단 기준 대법원 2017

대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 · 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 승계받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시 하였습니다.

또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 인정됩니다.

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시에도 불구하고 회계상 직무발명으로 인한 수익이 발생하지 경우 - 사