(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.
(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
(3) 그리고 여기서 ‘양 발명의 과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).
(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.
(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.
(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.
(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).
(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.
(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.
(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.
(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).
(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서
A. 과제해결원리의 동일 여부
ⅰ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심 파악
ⅱ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.
ⅲ. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.
B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교
제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.
Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar risk profile and profit potential. Without limiting the foregoing, Commercially Reasonable Efforts require that such Party: (i) assign responsibility for the relevant activities to specific employees who are responsible for progress and monitor such progress on a regular basis; (ii) set and consistently seek to achieve specific and meaningful objectives and timelines for carrying out such activities; and (iii) consistently make and implement decisions and allocate resources consistent with the efforts described above.
Example: 1.22 “Commercially Reasonable Efforts” means, from to time to time with respect to the performance at such time of any Development, Commercialization or other obligation of a Party under this Agreement that expressly requires efforts characterized as such, the performance by such Party of such obligation by expending reasonable, diligent, good faith efforts to accomplish such obligation as a similarly situated pharmaceutical company would use to accomplish a similar obligation under similar circumstances through the exercise of reasonable business judgment, where the assessment of being similarly situated would be undertaken by reference to company size and financial position, competitive factors in the relevant market relating to the proprietary position of the relevant product in terms of market and profit potential, the safety and effectiveness profile of the relevant product, strategic value, and applicable regulatory matters; provided, that, with respect to the Development and Commercialization of the Compound or the Product, such efforts shall be substantially equivalent to those efforts and resources that a pharmaceutical company would generally devote to its own internally discovered compounds or products of similar market and profit potential, safety and effectiveness profile, strategic value, and regulatory matters at a similar stage in their development or life cycle, with respect to which it does not owe license payments, milestone payments, royalties or similar financial obligations to licensors or other Persons, and based on conditions then prevailing, with the goal of maximizing the revenue potential of such compounds or products. Commercially Reasonable Efforts shall be determined on a country by country basis.
Example: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.
Example: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.
1.불명확한 영문 표현을 포함한 계약조항
불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 "갑"측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.
또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 "을"은 피하고 싶지만 "갑"측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.
2.불명확한 영문표현의 해석
추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.
예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리 법의 사정변경의 원칙을 적용할 만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.
한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약 문언이 사용됩니다.
한편, “best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.
3.실무적 대응방안
계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약 문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.
그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.
예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.
특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 여기서 ‘동일 사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).
2. 중복 없이 새로운 증거만 제출된 경우 구체적 판단
(1)원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장함
(2)특허법원 판결요지 – 원고주장 배척, 동일증거에 해당하지 않음
(3)특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 ‘동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 ‘동일 증거’에 해당한다고 해석하는 것은 ‘동일 증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.
(4)원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와 ‘동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부의 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.
소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함
발명자 교수(피고) 주장의 요지- 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장
쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부
2. 판결요지
⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 ‘교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명’도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(제3조 제2호 ‘나’목), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.
⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속한다’는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조),
앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.
발명자 교수(피고)의 주장에 관한 판단
한편 피고는 ① 교육부에 직물발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과요구는 위법하고, ② A대학교 직무발명심의위원회의 구성 및 심의 절차가 위법하여 위 위원회가 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 결정한 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 위와 같은 사유는 이 법원에서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 이에 관한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.
3. 결론
그렇다면 피고는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 그 직무발명에 관한 권리를 승계한 A대학교의 전담조직인 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 승계의 의사표시가 피고에게 통지된 2018. 3. 9.(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 직무발명의 승계자인 원고가 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다. 피고는 또한 이전 등록 기준일에 대하여는 다투지 아니한다) 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
1.매매계약이 성립하려면 반드시 계약 체결 당시에 매매목적물과 대금을 구체적으로 특정할 필요가 있는지 여부 – 소극
매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다(민법 제563조). 매매계약은 매도인이 재산권을 이전하는 것과 매수인이 대금을 지급하는 것에 관하여 쌍방 당사자가 합의함으로써 성립한다.
매매목적물과 대금은 반드시 계약 체결 당시에 구체적으로 특정할 필요는 없고, 이를 나중에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있으면 충분하다(대법원 1986. 2. 11. 선고 84다카2454 판결, 대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결 등 참조).
2.매매대금의 확정을 장래에 유보하고 매매계약을 체결한 경우 계약 내용을 정하는 방법
당사자 사이에 계약을 체결하면서 일정한 사항에 관하여 장래의 합의를 유보한 경우에 당사자에게 계약에 구속되려는 의사가 있고 계약 내용을 나중에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 있다면 계약 체결 경위, 당사자의 인식, 조리, 경험칙 등에 비추어 당사자의 의사를 탐구하여 계약 내용을 정해야 한다(대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437 판결 등 참조). 매매대금의 확정을 장래에 유보하고 매매계약을 체결한 경우에도 이러한 법리가 적용된다.
3.구체적 사안의 판단
원고는 피고에게 이 사건 임야 전체를 명의신탁하였다고 하면서 피고 명의의 소유권이전등기의 말소 등을 청구하였고, 피고는 원고가 이 사건 임야 중 일부를 매도하고 나머지를 명의신탁하였다고 주장함. 소유권이전등기 당시 원고와 피고 사이에 매매목적물을 구체적으로 특정하지 않았더라도 이를 나중에 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준을 정하였음. 대금에 관하여 장래에 확정하기로 유보하였는데, 이후 대금에 관한 합의가 이루어지지 않았더라도 원고가 계약을 이행하여 계약에 구속되려는 의사가 있으므로 당사자의 의사를 탐구하여 대금을 정해야 함. 계약 체결 당시에 매매목적물과 대금이 구체적으로 특정되지 않았더라도 매매계약이 유효하게 성립하였다고 판단하여 상고를 기각한 사례임
특허법 제100조(전용실시권)② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.
특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력)① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.
2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
2.분쟁 사안 및 쟁점
(1)전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”
(2)특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음
(3)전용실시권자 실시 행위 – 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시
(4)특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장
3.1심, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지
전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을 “공기정화제”로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 “귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.
4.3심 대법원 판결 요지
특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정⋅이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)⋅변경⋅소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.
따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.
(3)총판계약상 계약기간 - ‘체결일로부터 12개월’ 일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기
(4)그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보
(5)그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지
(6)특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결
2.판결요지 – 무죄
(1)특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2호),
(2)전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,
(3)따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호의 ‘허위표시’에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,
(4)민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
(1) 특허심판원 무효심판 청구기각, 특허유효 심결, 특허법원 심결취소 소송 청구기각 판결, 대법원 심리불속행 상고기각 판결, 심결 확정, 특허 유효
(2) 그 후 무효심판 청구 - 새로운 증거 선행발명 2 제출, 특허심판원 심판청구 인용, 특허발명의 진보성 불인정, 일사부재리 예외 인정, 무효 심결
(3) 특허법원 심결취소 소송 제기
2. 일사부재리 법리
특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).
3. 구체적 사안의 판단
(1) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고,
(2) 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서
(3) 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로,
대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 – “동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”
2. 쟁점
심판청구 - ‘동일 사실’에 의한 청구에 해당함. + 새로 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 – 동일 증거로 볼 수 있는지 여부
3. 특허법원 판결요지 – 동일증거 해당
원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 제142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 ① 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, ② 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, ③ 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.
결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용 상표들이 미국과 캐나다에서특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.
결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.
따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.
이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.
4. 대법원 판결요지 – 동일증거 해당하지 않음
선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다.
또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.
결국 선사용 상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.
첨부: 1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, 2. 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결
