1.    특허법 규정

 

특허법 제100(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 제101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)변경소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

2.    분쟁 사안 및 쟁점

 

(1)   전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음

(3)   전용실시권자 실시 행위 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시

(4)   특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

 

3.    1, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

 

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을공기정화제로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

 

4.    3심 대법원 판결 요지

 

특허법 제101조 제1항은다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 하면서, 2호에전용실시권의 설정이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)변경소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권 설정계약, 등록, 특허권 행사 및 특허권자와 권리 관계 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결.pdf
0.33MB

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 3. 11. 09:40
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요