1.    사안의 개요 및 경위

 

(1)   구 특허법 시행령 제7조 제1: 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명중 하나로특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2·3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다.)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명

(2)   특허청구항: 페그인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 의약품 발명 vs 기허가 의약품 인터페론베타-1a 유효성분 존재

(3)   특허권자(원고) - 존속기간 연장등록출원

(4)   심사관 거절결정: 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 기허가 의약품이 있고, 이 사건 의약품은 치료효과를 나타내는 활성부분이 인터페론베타-1a로 기허가 의약품과 동일하여 신물질에 해당하지 않는다.

(5)   특허심판원 심결: 심사관 거절결정 유지

(6)   특허법원 판결: 심결취소 판결 - 이 사건 의약품에서 약효를 나타내는 활성부분은 페그인터페론베타-1a이고, 이는 활성부분을 인터페론베타-1a로 하는 기허가 의약품을 고려하더라도 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 신물질에 해당한다.

(7)   대법원 판결: 원심판결 파기 환송, 활성부분은 페그인터페론베타-1a 아닌 인터페론베타-1a

 

2.    대법원 판결요지

 

이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하므로, 이 사건 의약품의 유효성분 중약효를 나타내는 활성부분은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이약효를 나타내는 활성부분인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다. 이 사건 의약품에서약효를 나타내는 활성부분인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서약효를 나타내는 활성부분인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다.

 

3.    대법원 판결 이유

 

(1)   허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이 사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서약효를 나타내는 활성부분의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의약효를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이약효를 나타내는 활성부분에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는약효를 나타내는 활성부분이라고 볼 수는 없다.

 

(2)   약사법령의 내용을 종합하면, 의약품이 나타내는 효과로서의약효의약품이 특정 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방하는 효과로 이해할 수 있고, 이러한 효과의 유효성은 의약품의 품목허가 대상인효능·효과로 검토·관리되고 있으므로, 결국 약사법상 품목허가를 받은 의약품에 관하여 적용되는 이 사건 시행령 조항에서 말하는약효는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의효능·효과를 의미한다고 볼 수 있다.  

 

(3)   이 사건 시행령 조항은 약사법상 품목허가를 받은 의약품의유효성분이 신물질일 것을 요구하고, 그 신물질을약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질로 정의하여, 문언상약효를 나타내는 활성부분유효성분을 구분하는 규정형식을 취하면서 화학구조가 새로운 물질일 것을 요구하는 대상을유효성분이 아닌약효를 나타내는 활성부분으로 명시하고 있다. 그런데 약리학적으로활성은 약물이 인체 내 세포 등에 작용하여 생체기능에 변화를 일으키는 성질을 말하고, 앞서 보았듯이 이 사건 시행령 조항에서 말하는약효는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의효능·효과를 의미하므로, ‘약효를 나타내는 활성부분인체 내 세포 등에 작용하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분으로 해석하는 것이 합리적이다. 이 사건 시행령 조항은 이러한 부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하는 의약품의 발명을 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명으로서 특허권의 존속기간 연장 대상이 되는 발명으로 규정한 것이다.

 

(4)   한편 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제1호는유효성분내재된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로 주성분을 말한다.’라고 규정하고 있는데유효성분은 분자 단위로 파악되므로, ‘약효를 나타내는 활성부분에 해당하지 않는 부분이약효를 나타내는 활성부분에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 경우에도 그 결합물 전체가 유효성분의 개념에 포함될 수는 있다. 그런데 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용이유효성분약효를 나타내는 활성부분을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이약효를 나타내는 활성부분에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는약효를 나타내는 활성부분이라고 볼 수는 없다.

 

(5)   의약품 품목허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 이를 구제하도록 정하고 있는 특허권 존속기간 연장 제도의 취지 및 목적에 비추어 보아도, 기존에 품목허가된 의약품의 공지된 활성부분이 발현하는 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위하여 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 특허권 존속기간 연장 대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2024. 7. 25. 선고 202111070 판결

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결.pdf
0.12MB
KASAN_페그인터페론베타-1a, 플러그리디펜주 특허권 존속기간연장 적법여부 – PEG 결합 인터페론 신물질 불인정 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결.pdf
0.33MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2024. 8. 5. 08:50
:

1.    제네릭사 주장요지

 

(1)   제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

 

(2)   특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

 

(3)   피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 200315006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

(2)   특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

 

(3)   그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

 

(4)   이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. , 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

 

(5)   그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 20211787 판결

특허법원_2021나1787_판결서.pdf
3.06MB
KASAN_10년 넘은 엑세론 패치, 리바스티그민 rivastigmine 특허권 존속기간연장 분쟁, 특허침해 손해배상책임 121억원 판결까지 다양한 쟁점 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결.pdf
0.31MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2024. 2. 1. 10:03
:

 

1. 원심 특허법원 판결요지

 

(1) 판결주문 특허권자 패소한 심결의 위법 판단 및 전부 취소 판결, 특허권자 전부 승소

(2) 판결 이유 존속기간연장 일부 위법, 무효 BUT 일부 기간의 연장은 적법

(3) 판결 이유 요지 - 이 사건 심결에서 무효로 판단한 187일 중 원심판시 기간 1(132)은 특허권자인 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 볼 수 없으므로 이 부분 심결의 판단은 위법하고, 원심판시 기간 2(55)는 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 할 것이므로 이 부분 심결의 판단은 적법하다.

 

2. 특허권자 상고의 이유

 

원심 판결 이유에서 특허권자 책임으로 판단한 기간2(55), 불이익한 판단 이유에 불복하여 상고

 

3. 상고심 쟁점 판결주문이 아니라 판결이유에 제시된 판단만을 다투는 경우도 상고의 이익이 인정되는지 여부

 

4. 대법원 판결요지 상고 이익 불인정, 각하 판결

 

(1) 법리 - 상고의 이익 판단 기준

 

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소, 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다(대법원 2009. 7. 23. 선고 20082770 판결 등 참조).

 

(2) 구체적 사안의 판단

 

원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용(전부 승소)하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니므로, 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 10. 28. 선고 202011752 판결

 

KASAN_노바티스 가브스 특허의 존속기간연장등록 일부기간의 무효 심판 대법원 사건 – 상고 각하 판결 대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 판결.pdf
0.18MB
대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 판결.pdf
0.06MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2021. 11. 9. 11:36
: