무효심판__글122건

  1. 2018.06.20 [상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례: 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결
  2. 2018.06.19 [특허분쟁] 수치한정발명의 진보성 부정 사례: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허5917 판결
  3. 2018.06.19 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결
  4. 2018.06.08 [특허무효심판] 화장품 용기 기술특허 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279 판결
  5. 2018.06.08 [상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 + 출처의 오인, 혼동 가능성 인정 + 공보가주 수입판매금지가처분: 서울중앙지방법원 2018카합20439 결정
  6. 2018.06.08 [서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결
  7. 2018.06.08 [상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결
  8. 2018.05.28 [미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송 $539 million 손해배상 배심원 평결(verdict)
  9. 2018.05.25 [특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결 후 사실심의 배심원 평결(verdict) – 삼성의 손해배상책임 $539 million 인정
  10. 2018.05.14 [상표권분쟁] 유명 프랜차이즈 본사의 사주 개인명의 상표등록, 라이선스계약, 로열티지급 + 검찰조사 및 사주 불구속 기소 뉴스
  11. 2018.05.11 [특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스 + 일본 특허판결(존속기간연장 특허권은 염 변경 의약품에 미친다는 내용) 확정
  12. 2018.05.04 [특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4. 4. 선고 판결
  13. 2018.05.04 [온라인쇼핑몰특허침해] 온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 : 미국 eBay 판결 vs 중국 Alibaba 판결 비교 + 중국 권리침해책임법상 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대..
  14. 2018.05.04 [중국지재권침해분쟁] 국내 온라인쇼핑몰 제품을 중국에서 구매한 경우와 중국법원의 지재권 소송관할권 여부 + 중국 침권책임법 적용 가능성 + 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 여부 검토
  15. 2018.05.03 [상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 + 결합상표, 서비스표 유사판단: 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결
  16. 2018.05.02 [중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  17. 2018.05.02 [온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer to Sell by..
  18. 2018.01.19 [특허심판소송] 특허제품의 판매와 특허발명의 기술공지는 별개의 문제 – 시판제품에 적용된 기술내용의 신규성 인정: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954 판결
  19. 2017.12.23 [중국특허침해소송] 중국특허의 등록 후 정정 관련
  20. 2017.12.07 특허침해소송의 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  21. 2017.07.10 프로포폴 바이알 마개 특허무효 IPR 결정 : Bass v. Fresenius Kabi
  22. 2017.06.17 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  23. 2016.08.29 특허존속기간연장과 허가심사 중 보완기간 관련 미국 PRADAXA 판결의 시사점
  24. 2016.08.25 의약품 품목허가심사 중 보완기간과 특허존속기간연장(HWA PTE) 관련 미국법원 판결
  25. 2016.08.04 Roche v. Celltrion 특허 제514,207호의 Herceptin 동결건조 제약학적 조성물 특허유효 특허법원 2015허3955 판결
  26. 2016.07.01 특허존속기간연장등록 무효심판에 필요한 특허의약 허가정보 공개의무 확인 서울행정법원 판결
  27. 2016.06.16 특허청 고시 제2000-7호는 법규명령이 아니라 특허청 내부의 행정규칙: 서울중앙지방법원 2016. 6. 10. 선고 2014가합560217 판결
  28. 2016.03.24 국가기관, 공기관 등이 법원의 사실조회촉탁, 문서송부촉탁 등을 거절하는 경우 민사소송규칙상 할 수 있는 최후의 서증조사방법 – 법원외 서증조사 (기록검증)
  29. 2016.03.23 특허존속기간연장등록 무효사유를 입증하기 위한 사실조회신청 등이 민사소송법에서 원칙적으로 허용하지 않는 모색적 증거신청에 해당하는지 및 예외적 허용사유에 해당하는지 여부
  30. 2016.03.18 등재특허에 대한 소극적 권리범위확인심판의 승소 심결 후 확정되는 무효심결이 우선판매품목허가에 근거한 판매금지효력(우판권)에 미치는 영향 – 제3자의 무효심판으로 인한 우판권 소멸..

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

출원상표 - DRAGONFLY OPTIS  vs  선등록상표 - OPTEASE

지정상품 - Catheters used in medical imaging (의료영상용 카테터) - 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구

 

쟁점: 출원상표 ‘DRAGONFLY OPTIS’와 선등록상표 ‘OPTEASE’의 유사 여부를 판단함에 있어서, 출원상표 중 ‘DRAGONFLY’ 부분과 ‘OPTIS’ 부분 중 어느 부분을 요부로 보고 유사여부를 판단해야 하는지 - 특허법원 판결 ‘OPTIS’ 부분을 요부로 보고 양 상표의 표장이 유사하다고 판단함

 

2. 대법원 판결요지

요부 판단 기준: “상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 참조).”

 

구체적 판단: 출원상표 중 ’OPTIS‘ 부분은눈의, 렌즈라는 의미를 갖는 ‘OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C' ’S'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ’OPTIS‘ 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 ‘OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다.

 

반면 이 사건 출원상표 중 ‘DRAGONFLY' 부분은잠자리라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ’OPTIS‘ 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다.

 

따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, ’OPTIS‘ 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY'와 선등록상표를 대비하면, 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

 

첨부: 대법원 2018. 6. 15. 선고 20161109 판결 20161109

 

KASAN_[상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례 대법원 2018. 6. 15.

대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 20. 09:29
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1. 사안의 개요 및 쟁점

쟁점: 구성요소 4 (순간용해도 수치한정) 차이점에 근거한 진보성 인정 여부

 

2. 판결요지

 

2) 구체적 판단

출원발명의 구성요소 4에서는 당 또는 당알코올의 순간용해도와 5분 용해도를 각 30mg/ml 이상과 50mg/ml 이상으로, 순간용해도를 최대용해도의 90% 이하를 만족하는 것으로 수치범위를 한정시킨 반면, 선행발명의 대응구성은 수용해성이 좋은 당류이기는 하나, 그 용해조건이 구체적인 수치로 한정되어 있지 않다는 점에서 차이가 있지만 다음과 같은 점에서 (1) 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, (2) 그 수치한정에 따른 이질적인 효과나 임계적 의의도 인정되지 아니하므로, 진보성이 부정된다.

 

출원발명의 용해도 조건은 속용담체로 사용되는 당 또는 당알코올을 사용용도에 맞게 분쇄하여 입자경에 따라 분류한 뒤, 일반적으로 시행되는 용출시험법 및 선형회귀법에 따라 용해도 또는 용출속도를 산출하여 비교한 결과이므로, 결국 위 용해도 조건을 조율하는 주된 기술적 수단은 담체로 활용된 당 또는 당알코올의 입자경임을 알 수 있다. 그런데 제제의 입자경이 감소할수록 표면적이 증대하고 이에 따라 높은 용출속도를 얻을 수 있다는 사실은 출원발명의 우선권 주장일 당시 널리 알려진 주지의 사실이고, 선행발명 역시 속용성 담체로 이루어지는 속효 제제의 용해도가 구강 내 촉감 및 생체이용률에 중요한 역할을 한다는 점을 분명히 인식하고 있었으므로, 결국 통상의 기술자라면 국내에 공급되는 당 또는 당알코올 원료를 사용용도에 맞게 분쇄하여 용해속도 및 구강 내 촉감을 비교하는 실험을 함으로써, 실데나필 속용성 과립제형에 적합한 용해도 조건을 선별하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

 

출원발명의 이물감과 잔류감 제거효과는 구성요소 4의 당 또는 당알코올의 용해도와 밀접하게 관련되는데, 당 또는 당알코올의 용해도는 앞서 본 바와 같이 입자경에 의하여 용이하게 조절될 수 있다.

 

출원발명이 기존 비아그라 제품에 비하여 Tmax 감소 및 표준편차 감소효과가 현저한지 여부에 관하여 보건대, Tmax를 포함한 약물동태학적 파라미터에 영향을 미치는 요인에는 체내인자 뿐만 아니라 제제의 용해성, 붕해성과 같은 물리적 인자 역시 포함되고, 이와 같은 물리적 성질이 제제에 포함된 첨가제(부형제, 붕해제, 결합제 등)의 종류 및 비율에 따라 결정된다는 점은 제형분야에 널리 알려진 주지의 사실이므로, 양 제형 간 첨가제의 종류 및 비율이 일정 정도의 유사성을 갖추고 있지 아니하다면 그 생체이용률 파라미터를 비교하는 것은 약동학적으로 의미가 없다. 그런데 만니톨을 과량함유하고 있는 시험군 실시예 2와 달리 대조군인 기존 비아그라 제품은 출원발명의 명세서에 그 부형제의 종류 및 첨가량이 정확히 나타나 있지 않고 속붕해 제제에 해당하지 아니하여 당류를 주된 부형제로 쓰는 속붕해 제형과 그 구성 및 비율이 다르다고 봄이 상당하므로, 이와 같은 부적절한 실험설계에 기초하여 산출된 Tmax와 그 표준편차를 기초로 출원발명이 기존 속붕해정보다 Tmax와 그 표준편차에서 현저한 효과가 있다고 단정하기 어렵다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 20175917 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 수치한정발명의 진보성 부정 사례 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허5917 판결.

특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허5917 판결 (1).pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 19. 10:05
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1. 특허청구범위

 

2. 확인대상발명 설명 및 특정 여부

 

판결요지: “확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

원고가 지적하는 것처럼 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 제2 시트지에 대비되는 겉지·내지라는 박리필름의 상세한 층간구조에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.”

 

3. 구체적 권리범위 판단

특허발명의 제1 시트지는1 PP필름층과내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되, 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층과자기점착강도를 형성하고 있는 제1 PE필름층을 동시에 공압출 성형하여 형성되는 것이다. 그런데 1항 발명의1 시트지에 대응하는 확인대상발명의내지에는 무엇보다도 위와 같이 내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 “PP(Polypropylene)” 필름층을 포함하는 구성이 결여된 채, 반투과성 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않고” “PE(Polyethylene)” 재질로 이루어진 내지로 변경되어 있다. 따라서 1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있다고 볼 수 없다.

 

나아가 확인대상발명의 위와 같은 변경구성은 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이라고 볼 수도 없다. 1항 발명에 있어서 위와 같이 반칼 타공부를 형성하되 일측에 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층을 포함하는 제1 시트지 구성이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래 고가의 나일론층 형성이나 점착제 도포를 대체하여반칼 타공부가 형성된 제2 “PP(Polypropylene)”필름층과 제1 PE필름층에자기점착강도를 부여함으로써 제조원가를 절감하고 가공시간을 단축하는 데에 있다고 파악된다. 그런데 확인대상발명의 내지는 그 외측으로 겉지만 박리되도록 겉지와 함께 적층되는 반투과성 “PE(Polyethylene)” 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않은것이다. 그렇다면 확인대상발명의 위와 같은 변경된내지의 구성은 제1항 발명의1 시트지구성과 동일한 과제해결원리에 기초한 것이라고 볼 수 없고, 그러한 변경에 의하더라도 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수도 없다. 따라서, 확인대상발명은 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 것으로 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 20178503 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503

특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 19. 09:22
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1. 기초사실

 

특허발명의 주요도면 vs 선행발명 10 주요도면 대비

 

2. 특허심판원 201689 심결 정정청구 인용 + 정정발명의 진보성 인정

3. 특허법원 심결취소의 소 계속 중 정정심판 2017120 심결 - 정정청구인용

4. 특허법원 판결 정정발명의 진보성 불인정 + 심결취소

 

5. 특허법원 판결요지 구성의 차이점 및 결합의 용이성 판단

구성요소 2는 토출판이 금속재질이라고 한정한 반면, 선행발명 10의 대응구성요소에는 트레이판의 재질에 관하여 아무런 언급이 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 점에서 통상의 기술자가 위 차이점을 쉽게 극복하고 선행발명 10에 선행발명 6을 결합하여 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. ①구성요소 2에서 사용자의 퍼프와 접촉하며 외부로 노출되는 토출판을 금속 재질로 형성하는 것은 사용자가 화장품의 냉각 효과를 직접 느낄 수 있도록 하는 한편, 화장품 용기의 내구성을 확보하기 위함이다. 그런데 선행발명 6은 금속 재질의 아이스 플레이트를 사용하여 퍼프가 아이스 플레이트에 직접 접촉하는 구조이므로, 선행발명 6의 아이스 플레이트는 1항 발명의 금속재질의 토출판과 동일한 기능을 수행한다. ②선행발명 10, 6은 모두 토출판(트레이판)이 외부로 노출되어 퍼프에 직접 접촉하는 구조의 화장품 용기에 관한 것이라는 점에서 기술 분야 및 기본적 구조가 동일하다. 또한, 선행발명 10은 토출된 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중해 토출되기 때문에 화장료를 퍼프의 한 부분밖에 도포하지 못하는 문제점을 개선하는 것을 기술적 과제 중 하나로 삼았는데, 선행발명 6도 액상의 화장료를 균일하게 피부에 도포할 수 있도록 하는 점을 기술적 과제의 하나로 삼았으므로, 선행발명 10 6은 해결하고자 하는 기술적 과제도 동일하다. ③선행발명 10은 퍼프로 화장료를 도포할 때 퍼프가 직접 체크밸브의 밸브 본체에 접하기 때문에 밸브 본체가 손상되기 쉽다는 문제점을 개선할 필요가 있음을 인식하였으므로, 선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속재질의 아이스 플레이트로 치환할 만한 기술적 동기도 충분하다. ④선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속 재질의 아이스 플레이트로 치환함으로써 1항 발명에서의 금속재질의 토출판과 같이 냉감 효과 및 내구성 향상 효과를 볼 수 있다는 점 역시 통상의 기술자라면 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

 

구성요소 3은 배출로가 방사상 대칭 형태이나, 선행발명 10의 도면에 도시된 관통 구멍의 배치 형태는 개구부의 한쪽 방향에 4개의 관통 구멍이 규칙적으로 배열된 것이라는 점에서 양자는 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 사정을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명 10으로부터 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 선행발명 10은 액상 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중하여 토출되기 때문에 액상 화장료를 퍼프 A의 한 부분밖에 도포하지 못하고 사용 편의성이 나쁘다는 문제점을 개선하기 위해서, 트레이판 상면의 복수의 관통 구멍에서 액상 화장료가 토출되도록 한 것이다. 또한, 트레이판의 관통 구멍은 도시된 예의 위치에 한정되지 않고 트레이판 상의 적당한 위치에 형성할 수 있으며, 관통 구멍에서 토출되는 유체물의 양을 일정하게 할 수 있다고 하였다. 이러한 점들에 비추어 보면, 액상 화장료가 트레이판에 골고루 토출되도록 하기 위해서 선행발명 10의 관통 구멍의 배열을 방사상 대칭 형태로 변경하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 할 수 있는 단순한 설계변경에 불과하고, 이로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20176279 판결

 

KASAN_[특허무효심판] 화장품 용기 기술특허 진보성 판단 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 14:00
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공부가주(孔府家酒)

공보가주(孔寶家酒)

 

 

 

판결요지: "두 표장은 모두 4음절의 한자이고, 'O家酒'로 구성되어 호칭도 전체적으로 청감이 유사하다. 공부가주는 공자가 제사를 지내기 위해 사용한 술에서 유래한 상품으로, 중국 공자문화축제 전용술과 중국 10대 문화 명주로 지정됐다. 피신청인 금용이 공보가주를 국내에서 먼저 판매하고 있었다고 하지만 공부가주는 그에 앞서 중국에서 '공자 가문의 술'로 널리 알려졌었다. 금용이 공보가주를 판매하면서 '공자 후손들이 제사를 지내기 위해 만들기 시작한 것'이라고 홍보하기도 한 점을 비춰보면 부정경쟁 목적이 없었다고 보기 어렵다.”

 

KASAN_[상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 출처의 오인, 혼동 가

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 12:00
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2. 특허법원 판결요지

(1) 원고는 피고의 서비스표인 1이 일반수요자에게중국에 대한 전문가라는 관념을 일으키는 것으로 상표법 6 1 3호에 해당한다고 주장함. 그러나피고 서비스표는 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지 아니한 조어의 문자표장인 점, ②피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’는 중국 등의 의미가 있으나, 나머지 ‘TONG’은 그릇, 대롱, 편지 등을 세는 단위 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점, ③피고 서비스표의 ‘TONG’이라는 구성이 원고 주장처럼전문가라는 의미로 인식된다 하더라도 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자에게 바로 인식된다고 단정하기 어려운 점 등을 고려하면 상표법 6 1 3호에 해당한다고 보기 어렵다.

 

(2) 서비스표가 상표법 6 1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 이 사건 피고 서비스표의 식별력의 판단 기준시점은 2013. 6. 25.인데 이와 판단시점을 달리하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 대한 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정할 수 없어 상표법 6 1 7호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(3) 피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’ 부분은 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있으나 ‘TONG’부분은 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이어서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 또한 피고 서비스표는 ‘TONG’이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로 그 전체적인 구성에 의하더라도 ‘CHINA’라는 구성부분이 갖는 현저성이 그대로 유지된다고 볼 수 없어 전체적인 식별력이 부정된다고 할 수 없다. 따라서 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 상표법 6 1 4호에 해당한다거나, 6 1 6호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(4) 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 쟁점서비스업 중 교육정보제공업 등에 관하여 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 상표법 6 1 3, 4호 또는 6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 상표법 6 2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20181851 판결

 

KASAN_[서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단 특허

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 11:00
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1. 출원상표 및 쟁점

 

. 쟁점 – (1) 심판단계에서 새로운 거절이유 통지 및 등록거절의 심결을 한 것이 절차적으로 위법한지 여부, (2) 출원상표가 기술적 표장인지 여부

 

2. 특허법원 판결요지

원고는 새로운 거절이유 통지에 근거한 심판에 절차상 위법이 있다고 주장한다. 그러나 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절결정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다. 그런데 이 심결은 그 심판과정에서 새로운 거절이유에 대한 통지를 하여 출원인인 원고에게 그 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 준 다음 이루어져 절차상 위법이 없다.

 

구 상표법 6 1 3호 및 7호 해당 여부를 본다. 이 사건 출원상표를 구성하는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ ‘PRODUCTS’는 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 비교적 쉬운 단어들로서 그 일련의 결합으로 이루어진 문자상표인 이 사건 출원상표는 전체적으로 지구(환경) 친화적인 제품 등의 의미로 해석, 관념될 수 있는 것이므로,

 

그 지정상품인눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제, 공기 탈취제, 종이제 수건등에 이 사건 출원상표가 사용될 경우에는 그 상품들이지구(환경) 친화적인 제품내지친환경 제품이라는 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 한다.

 

위와 같은 이 사건 출원상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장으로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 동종의 거래업계에 종사하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다. 나아가 사용에 의한 식별력을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 상표등록을 받을 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 20181783 판결

 

KASAN_[상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례 특허

특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 10:00
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미국법원의 pacer (Public Access to Court Electronic Record)를 통해 소송관련 서류를 쉽게 입수할 수 있습니다. Apple vs Samsung 사건에서 이번에 나온 배심원 평결도 인터넷에 올라와 있습니다.

 

살펴보면, 그 중 주목할 사항으로 기술특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액은 약5백만불인데반해, 디자인특허 침해로 인한 손해배상액이 약 100배에 달하는 거액으로 산정된 점입니다. 디자인침해 손해배상으로 역대 최고액수가 아닌가 생각합니다. 참고로 구체적 내역을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1. 미국 디자인특허 3건의 침해로 인한 손해액 산정

 

 

 

2. 미국 기술특허 2건의 침해로 인한 손해액 산정

 

KASAN_[미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송

 

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작성일시 : 2018. 5. 28. 09:18
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삼성전자에 대해 애플의 디자인특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액 $539 million( 5816억원)를 배상하라는 배심원 평결(jury verdict)이 나왔다는 뉴스입니다. 판결에 앞선 배심원 평결이고, 또한 평결로부터 법원의 판결까지 상당기간이 소요될 수도 있으므로 아직 판결로 성립된 것은 아닙니다. 또한 법원의 판결이유가 나오기까지 아직도 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.

 

그렇지만, 미연방대법원 판결에서 삼성전자의 주장을 대부분 받아들인 것인데 반하여 이번 배심원 평결은 그와는 반대되는 것이라는 점에서 그 논리와 구체적 산정방식이 궁금합니다.

 

언론보도에 따르면, 삼성전자는 보도자료를 통해 "디자인 특허 침해 범위에 대해 삼성의 손을 들어준 대법원 판결에 반하는 것"이라고 지적했다는 소식입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결

 

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작성일시 : 2018. 5. 25. 16:34
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검찰에서 프랜차이즈 상표권을 사주 또는 가족의 개인 명의로 등록한 후 회사로부터 로열티를 받은 프랜차이즈 기업의 사주를 기소했다는 뉴스입니다. 민변과 시민단체에서 유수의 프랜차이즈 업체 대표들과 가족이 상표권을 독식해 부당 이득을 챙긴 혐의로 검찰에 고발한 것이 본 사안의 시작입니다. 장기간의 조사 결과, 본죽의 ㈜본아이에프 대표이사, 원할머니보쌈의 원앤원㈜ 대표이사 등이 업무상 배임혐의로 불구속 기소되었다는 소식입니다.

 

많은 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권이 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록되어 있고, 현재도 그렇게 출원, 등록되고 있습니다. 특별한 경우를 제외하고 그 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당하기 때문에, 그에 따른 법적 책임을 피하기 어렵습니다.

 

공개되기 때문에 숨길 수도 없고, 사후적으로 방어하기도 어려울 뿐만 아니라 법적분쟁으로 가면 큰 피해를 초래할 수 있기 때문에 언제 터질지 모를 시한폭탄과 같습니다. 소탐대실이고, 분명 잘못된 관행입니다. 관련 법률에 따라 정상으로 되돌리는 조치가 필요합니다.

 

유명 프랜차이즈 회사만의 문제가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 작은 기업이라도 지재권 담당자 또는 법무 담당자라면 회사의 지재권 등록현황과 실무관행을 살펴보고, 만약 잘못된 점이 있다면 탈이 나기 전에 미리 적법한 방향으로 수정하는 것이 바람직할 것입니다.

 

 

KASAN_[상표권분쟁] 유명 프랜차이즈 본사의 사주 개인명의 상표등록, 라이선스계약, 로열티지급 검찰조사 및

 

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 14:42
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일본최고재판소에서 2018. 5. 8. 동경지재산고재 2017. 1. 20. 선고 평성28() 10046호 판결(존속기간연장등록 특허권의 효력은 연장대상인 허가의약품의 동일물 뿐만 아니라 그 실질동일물까지 인정된다는 판결)에 대한 상고불허 결정을 내렸다는 뉴스입니다. 따라서 일본 동경지재고재 판결은 확정되었습니다.

 

우리나라와 다른 일본 판결내용이지만 참고로 그 요지를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라 특허법의 존속기간연장 관련 조항은 일본 특허법과 거의 같습니다.

 

일본 동경지재고재 평성28() 10046호 판결에서 주목할 몇가지 사항 정리

 

1. 존속기간연장등록 특허권의 권리범위는 존속기간연장제도의 제도적 취지에 비추어 독자적으로 해석해야 함. 일반적 특허권리범위해석에 관한 균등론을 적용할 수 없음. 균등론을 유추 적용하는 것도 불허

 

2. 동일한 의약품인지 여부는 일본 약사법상 성분, 분량, 용법, 용량, 효능 및 효과라는 6가지 요소로 특정되는 의약품을 기준으로 판단함.

 

3. 존속기간연장등록된 특허권의 효력은 연장대상인 선발허가 의약품과 동일물뿐만 아니라 실질동일물에도 미침. 1심 판결 등에서는 균등물또는 실질적 동일물이란 표현을 사용하였으나, 동경고재판결에서는 균등물이란 표현을 사용하지 않고, 나아가 통상 사용하는 “~이란 표현을 빼고 곧바로 실질동일물로 표현하여 한단어처럼 기재함. 균등론 적용을 배제하면서 의도적으로 새로운 단어를 선택한 것으로 짐작됨.

 

4. 실질동일물의 범위를 판단하는 방법은 특허발명의 내용에 기초하여 성분, 분량, 용법, 용량, 효능효과에 의해 특정되는 선발의약품과 후발 비교대상 의약품의 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성을 비교 검토하여, 그 기술분야의 평균적 기술자의 기술상식에 따라 판단함.

 

5. 실질동일물에 포함되는 유형의 예

 

A. 의약품의 유효성분만을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우 유효성분이 아닌 성분이 일부 다르지만 주지 관용기술에 기초하여 부가, 삭제, 전환에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 한 경우는 실질동일물에 해당함. 소위 물질특허, 용도특허의 경우 염, 결정형, 수화물 등의 변경, 부가, 삭제 등은 실질동일물로 볼 수 있음.

 

B. 공지된 유효성분에 관련된 의약품의 안정성, 제형 등을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우, 후발의약품에 주지, 관용기술에 기초하여 일부 다른 성분을 부가, 전환, 삭제 등에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 특허발명의 내용에 비추어 볼 때 양자 사이에 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성이 있다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함. 특허발명의 기술적 내용에 비추어 볼 때 새로운 효과를 인정할 수 있다면 실질동일물로 볼 수 없음.

 

C. 분량(함량) 내지 용법, 용량에 관해서 의미가 없는 정도의 수량적 차이만 있는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

D. 분량이 다른 경우에도 용법, 용량을 함께 고려해 볼 때 동일하다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

KASAN_[특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스

 

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작성일시 : 2018. 5. 11. 09:26
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1. 특허발명 : 청구항 2의 수분함량 한정 정제 의약품 발명 

 

2. 피고 후발업체가 주장하는 선사용 기술내용 요지

특허출원일 이전에 제1항의 유효성분을 포함한 2mg, 4mg 정제를 임상시험약으로 제조하여 임상시험을 실시하였음. 이때 사용된 임상시험약 2mg 정제와 4mg 정제의 수분함량을 측정한 결과 특허 청구항 2에서 한정한 수분함량 범위인 1.5 ~ 2.9 질량 % 범위에 속함. 따라서 피고 임상시험약은 선사용기술에 해당하고, 피고는 특허청구항 2에 대한 선사용권을 갖고 있음.

 

3. 일본 동경지재고재 판결요지 선사용권 불인정

일본 동경지재고재 법원이 본 사안에서 선사용권을 인정되지 않는다고 판단한 이유를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 자세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다.

(1) 후발업체 피고의 임상시험약의 제조일로부터 4년 이상 경과된 후 수분함량을 측정한 점

(2) 그 정제에 극히 흡습성이 높은 붕해제가 포함되어 있어 수분함량이 쉽게 증가할 수 있다는 점

(3) 특허침해소송 대상인 판매제품과 임상시험약이 동일한 제조공정으로 생산된다는 것도 인정할 수 없으므로 임판매제품의 수분함량이 임상시험약의 수분함량과 동일하다고 말할 수 없다는 점

 

또한, 일본법원은 선사용된 임상시험약에는 의식적으로 수분함량을 일정 범위로 유지한다는 특허발명의 기술사상이 구현된 것은 아니라고 보았습니다. , 우연히 수분함량이 해당 범위에 있었다고 하더라도 특허발명의 기술사상을 존재하는 것은 아니므로, 임상시험약에 구현된 기술사상이 특허발명과 동일한 발명이라고 할 수 없다고 보았습니다.

 

Comment: 우연한 사정으로 특허청구항의 구성요소를 포함된 선사용 기술에 특허발명의 기술사상이 존재하지 않는다는 일본판결의 논리는 상당히 어려운 쟁점을 제시한 것으로 보입니다. 특허요건 판단에서 Inherency Doctrine을 인정하면서도, 침해판단에서는 그와 반대되는 취지의 판결을 할 수 있을지 의문스럽습니다. 우리나라에서는 특허침해소송에서 이와 같은 쟁점이 판단된 적은 없습니다.

 

첨부: 일본 선사용권 판결

 

KASAN_[특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4.

087681_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018. 5. 4. 15:09
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1. 미국 Balzer v. eBay 판결온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)

 

2. 중국 Alibaba 판결온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36

 

3. 중국 Alibaba 판결 사안의 요지

A. 사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

B. 중국법원 1심 판결 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

C. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

D. 중국법원 판결이유 및 실무적 포인트  

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권 보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_[온라인쇼핑몰특허침해] 온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 미국 eB

 

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작성일시 : 2018. 5. 4. 10:14
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1. 중국법원의 지재권침해소송 관할 관련 규정 

중국법상 권리침해행위에 대한 소송 관할: 권리침해행위자의 주소지 관할 법원, 권리침해행위지 소재 법원 관할 (중국민사소송법 제28)

 

권리침해 행위지는 권리침해 행위 발생지 또는 권리침해 결과 발생지 포함 (중국 민사소송법 관련 중국최고법원의 사법해석 제24)

 

온라인쇼핑몰 등 인터넷상의 권리침해행위 실시지는 권리침해 행위를 실시하는 컴퓨터 등 장비 소재지 포함 + 권리침해 결과 발생지는 피해자(권리침해를 당한 자)의 주소지, 소재지 포함 (민사소송법 관련 중국최고법원의 사법해석 제25)

 

2. 지재권 침해소송에 관한 중국법원의 관할 관련 규정 

상표권침해소송은 권리침해행위 실시지, 침해대상제품의 보관지, 피고 침해자의 주소지 법원 관할 (2002년 중국최고법원의 상표분쟁 관련 사법해석 제6)

 

특허권침해소송은 권리침해 행위지, 피고 침해자의 주소지 법원 관할 (2015년 중국최고법원의 특허분쟁 관련 사법해석 제5)

 

침해대상제품의 제조자에 대해서만 소송을 제기하고 판매자에 대한 소송을 제기하지 아니한 경우 침해제품의 제조지와 판매지가 다른 경우, 제조지의 법원 관할 (2015년 중국최고법원 특허분쟁 관련 사법해석 제6)

 

침해대상제품의 제조자와 판매자 모두 피고로 공동소송을 제기한 경우: 판매지 법원 관할 인정 (2015년 중국최고법원의 특허분쟁 관련 사법해석 제6)

 

3. 구체적 적용 및 실무적 함의 검토   

(1) 국내 온라인쇼핑몰을 통해 중국에서 판매되는 제품이 중국에서 등록된 중국 특허권 등 지재권을 침해하는 경우 : 중국 특허권을 침해하는 제품을 구매하는 컴퓨터 소재지가 중국이므로 인터넷상 권리침해행위의 실시 장소는 중국으로 볼 수 있음. 중국법원의 소송관할 발생 + 중국 특허권 침해책임 쟁점 + 중국 침권책임법 적용 가능 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 있음 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 중국 지재권 침해행위 신고에 대한 적극적 대응조치 의무 있음 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

(2) eBay 등 외국(중국제외)의 온라인쇼핑몰을 통해 중국에서 판매되는 제품이 중국에서 등록된 특허권 등 중국 지재권을 침해하는 경우 : 중국 특허권을 침해하는 제품을 구매하는 컴퓨터 소재지가 중국이므로 인터넷상 권리침해행위의 실시 장소는 중국 + 중국특허권침해소송에 대한 중국법원의 소송관할 발생 + 중국 침권책임법 적용 가능 + eBay 등 외국(중국제외)의 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 있음 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

(3) 중국에서 중국회사가 생산한 제품 + 중국 특허등록 + 국내 온라인쇼핑몰 침해제품 판매 + 중국 지재권 침해행위 결과 발생지는 중국 지재권 보유자의 주소지(중국) + 중국 법원의 지재권 침해소송 관할 발생 + 중국 침권책임법 적용 가능 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

KASAN_[중국지재권침해분쟁] 국내 온라인쇼핑몰 제품을 중국에서 구매한 경우와 중국법원의 지재권 소송관할권 여부

 

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작성일시 : 2018. 5. 4. 09:18
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1. 기초사실 - 무효심판 대상 등록 서비스표 vs 선등록상표   

등록서비스표

지정서비스업: ‘귀금속제 액세서리비귀금속제 액세서리가방의류풋웨어캡모자모자 소매업

선등록상표

 

2. 대법원 판결요지

. 판단 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

 

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 판단

등록서비스표와 선등록상표 모두 왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상의 도형 부분을 포함하고 있으나 등록서비스표 출원일 이전에 지정서비스업과 동일유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없음에도, 이와 달리 보아 등록서비스표가 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다.

 

KASAN_[상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 결합상표, 서비스표 유사판단 대법원 2018. 3. 29.

 

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작성일시 : 2018. 5. 3. 10:10
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1. 사실관계

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_[중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 중국 권

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 11:30
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미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자 뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기하였습니다. 오픈마켓운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 Blazer VeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_[온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabam

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 10:30
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특허요건 중 신규성 판단에 있어서 미국 특허법상의 on sale bar 요건과 우리 특허법의 기술공지 요건은 다릅니다. 우리나라 판결과 실무의 확고한 입장은 비록 제품이 판매되었거나 설치되어 공중에 노출되었더라도 그것만으로 해당 기술내용이 공지되었다고 보지 않습니다. 예를 들면, 고속도로 터널위에 설치된 카메라에 포함된 기술내용이 단순 설치 운영만으로 공지되었다고는 보지 않았습니다.

 

판결사안의 의약품도 판매되었지만 평균적 기술자가 특허발명의 기술내용을 파악할 방법이 없었다면 특허발명이 공지되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 종래 판결과 동일한 취지입니다. 특허법원 판결요지는 다음과 같습니다.

 

선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부 의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

 

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 20167954 판결

특허법원 2016허7954 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 1. 19. 12:09
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앞서 소개한 것처럼 중국에는 한국과 달리 등록 후 정정심판 제도가 없습니다. 즉 특허등록 이후 특허권자가 자발적으로 특허청구범위 등을 정정할 수 있는 제도가 없습니다.

 

다만, 3자가 무효심판을 청구한 경우 제한적으로 특허청구범위를 정정할 기회를 갖습니다. 이 때 정정의 허용범위는 매우 제한적이고 그 절차도 엄격합니다.

 

중국 전리법상 발명전리(특허)의 등록 후 정정에 대한 심결이나 판결은 아직까지 없는 것 같습니다. 실무적으로 명확하지 않는 상황이지만, 실무적 참고용으로 위 PRB 발표자료의 중요내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

1.    등록 후 정정의 기회

 

중국 SIPOPRB 웹사이트에 올라와 있는 발표자료를 보면, 정정은 무효심판 청구일로부터 1월 내에 할 수 있습니다. 그 정정기한은 연장하거나 재차 지정하여 정정할 수는 없다고 합니다. 그 외 전리권자가 먼저 자진하여 정정할 수 있는 기회는 없다고 보아야 할 것입니다.

 

2.    정정 범위

 

중국 개정 전리심사지침에 따라 정정범위는 다음과 같이 확대되었습니다. 1) 청구항에 기재된 다른 기술특징 하나 또는 그 이상을 추가하고 2) 그 결과 정정된 청구범위가 본래의 보호범위보다 좁고(즉 보호범위 감축), 원래의 청구항은 더 이상 존재하지 않는 경우에도 정정이 허용됩니다.

 

PRB 자료에는 다음과 같이 정정허용 여부에 관한 구체적 예를 설명하고 있습니다.

 

사례 (1)

예를 들어, 1항은 독립항, 2~10항은 종속항인데, 정정으로 종속항 11~15항을 추가하는 것 - 2)번 요건에 부합하지 않으므로 불허

 

사례 (2)

1~3항은 물건 청구항, 4~8항은 물건을 제조하는 장치에 대한 청구항인 상황에서,   

청구항 제1항을 정정하고, 새로운 청구항 9~14항을 신설하였으며, 이 중 9~12항이 독립항이고, 정정 청구항 1은 원래의 청구항 1에 청구항 3의 일부 특징이 부가되었고, 청구항 9는 원래의 청구항 1에 청구항 4의 일부 특징이 부가되었으며, 청구항 12는 원래 청구항 1에 청구항 5의 일부 특징이 부가된 경우 à 실질적으로 청구항을 새롭게 작성하여 새로운 보호범위를 만든 것으로 정정 불허

 

사례 (3)

청구항 제1~12항은 제어부에 대한 것이고, 청구항 제13~24항은 제어방법에 대한 것이며, 청구항 25~36은 검사 시스템에 대한 것이고, 청구항 37~48은 검사 방법에 대한 것이며,

원 청구항의 정정 없이, 새로운 청구항 49~60을 신설하였고, 새로운 독립항 49는 원래의 청구항의 일부 특징에 대한 새로운 조합인 경우 à 새롭게 청구항을 작성한 것으로서, 원래의 청구항의 보호범위의 감축에 해당하지 않았으므로 정정요건에 부적합, 정정불허

 

사례 예 (1)의 경우, 정정 전 원래의 청구항을 기준으로 무효심판 심리가 진행되고,

사례 (2), (3)의 경우, 심사의견통지서를 발부하거나 전화로 전리권자에게 통지하여, 지정기간 내에 정정 내용에서 청구항을 선택하여 제출할 것을 요구하고, 이 경우 새로 재차 정정하는 것은 허용되지 않는다고 합니다. 즉 기존 정정내용을 변경하는 추가 정정의 기회를 부여하지 않는다는 의미로 보입니다.

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작성일시 : 2017. 12. 23. 16:11
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1.    자유실시기술 관련 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. (대법원 2004. 9. 23. 선고 200260610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 201236326 판결 등 참조)

 

2.    특허발명의 요지

 

3.    침해소송대상인 피고실시기술 요지 판결문의 별지 기재 참조  

 

 

4.    구체적 판단 판결요지

 

피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결 

특허법원 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017. 12. 7. 11:45
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Fresenius Kabi에서 등록한 미국특허 제8,476,010호 발명은 propopol 주사제의 바이알 마개 소재를 실리콘 코팅한 고무마개로 특정한 것입니다. 출원일 당시 시판 중인 propopol 제품인 Diprivan 바이알의 마개는 bromobutyl rubber 소재였습니다. 해당 특허의 대표 청구항을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1.     A sterile pharmaceutical composition of propofol in a container, comprising:

a container which includes a closure and a composition in the container, and

the composition in the container comprising from 0.5% to 10% by weight propofol and from about 0 to about 10% by weight solvent for propofol,

where when the composition in the container sealed with the closure is agitated at a frequency of 300–400 cycles/minute for 16 hours at room temperature, the composition maintains a propofol concentration (w/v) measured by HPLC that is at least 93% of the starting concentration (w/v) of the propofol;

where the closure is selected from the group consisting of siliconized bromobutyl rubber, metal, and siliconized chlorobutyl rubber.

 

쟁점은 공지기술 bromobutyl rubber 마개를 siliconized bromobutyl rubber 마개로 변경한 것에 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부입니다. 소재만 다른 마개로 교체하는 간단한 발명인데 USPTO 심사관은 진보성을 인정하여 특허등록을 허용하였습니다.

 

IPR에서 특허권자 주장의 핵심요지는, 공지기술 자료 중 어디에도 선행발명의 마개가 문제가 있거나 다른 소재의 마개로 교체해여 한다는 증 기술적 과제나 발명의 필요성에 대한 언급이 전혀 없다는 점에서 특허발명에 대한 motivation를 찾아볼 수 없다는 것입니다. 따라서 진보성을 부정할 근거가 없다고 주장합니다.

 

PTAB Board에서는 선행기술자료에서 특정제품에 관한 사항을 명시적으로 언급하지 않았다고 하더라도 일반적 문제점의 해결수단에 관한 기술적 상식으로도 소재변경에 관한 동기를 뒷받침하는데 충분하다고 판단하였습니다. (Even where the prior art does not explicitly disclose any issues with a particular commercial product, knowledge of a solution to a general problem may provide sufficient motivation for a POSA to modify the product.)

 

특별한 판결은 아니지만 가끔 너무 간단해서 기술문헌에서 명시적 기재나 설명 등 확실한 근거를 찾지 못한 경우 기술적 상식을 근거로 진보성을 판단한 사례입니다. 참고로 첨부한 결정문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: IPR 결정문

IPR2016-00254.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 10. 14:00
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1.     공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2.     문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3.     원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4.     특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5.     진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6.     직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7.     공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8.     대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9.     공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

작성일시 : 2017. 6. 17. 07:00
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-- 특허존속기간연장과 허가심사 중 보완기간 관련 미국 PRADAXA 판결의 시사점 --

 

미국은 특허존속기간연장제도 관련 법규정과 실무운영이 우리나라와는 많이 다릅니다. 미국사례를 우리나라에 적용할 수 없습니다. 그럼에도 미국판결을 찬찬히 살펴보고 참고할만한 내용이 있다고 생각합니다.

 

첫째, 미국에서는 의약품 발매허가심사에 소요된 기간을 특허청이 아니라 실제 심사를 담당했던 FDA에서 확정합니다. 우리나라는 허가심사와 무관한 특허청에서 정합니다.

 

특허권자의 책임으로 실시하지 못한 기간을 특허존속기간연장대상으로 할 수 없습니다. 그 중 허가심사 중 특허권자측의 책임 있는 기간인지 여부는 그 심사를 담당했던 식약처(FDA)가 특허청보다 잘 알 것입니다. 엄격하게 말하면, 당사자 대립구조도 아닌 특허존속기간연장출원 및 심사과정에서 특허청 심사관이 품목허가심사기간 중 특허권자측의 책임 있는 기간을 가려낸다는 것은 어렵습니다. 반면, 식약처 담당부서 심사관이라면 훨씬 용이할 것입니다. 미국이 우리보다 낫다는 생각입니다.

 

둘째, 미국 FDA보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장 대상으로 인정합니다. 우리나라 특허청 실무와 다릅니다.

 

반면, 특허권자는 신약허가심사에 필요한 모든 항목의 서류가 제출되었고 정식으로 허가심사가 개시된 후 실제로 허가심사가 진행되었으므로 그날부터 허가일까지 심사소요기간이 특허존속기간연장대상이라고 주장합니다.

 

미국법규 자체는 불명확해서 어느 쪽으로도 해석할 수 있습니다. 그런데, 미국법원은 특허권자 주장을 배척하고 미국 FDA 입장을 지지하였습니다. 미국약사법 관련 규정을 엄격하게 해석하여 특허존속기간연장을 제한합니다.

 

우리나라에서도 특허법 및 시행령의 "허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간" 문언표현의 해석에 따라 연장기간이 달라집니다. 특허법원에서 특허심판원과는 달리 해석할지, 또 최종적으로 대법원에서 어떤 판단기준을 제시할지 주목됩니다.

 

특허존속기간연장제도를 만든 국가이자 대표적 Pro-Patent 입장인 미국에서 우리나라 심결과 구별되는 입장을 취하고 있습니다. 관련 법규정과 구체적 사안이 다른 우리나라에 그대로 적용될 것은 아니더라도 그와 같은 해석의 배경과 논리는 주목된다 할 것입니다.

 

작성일시 : 2016. 8. 29. 15:15
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-- 의약품 품목허가심사 중 보완기간과 특허존속기간연장(HWA PTE) 관련 미국법원 판결 --

 

앞서 블로그에서 Boehringer Ingelheim (“BIPI”) PRADAXA (dabigatran etexilate) 특허존속기간연장 관련 사항을 소개하였습니다. 미국 FDA에서는 허가심사에서 실제 CMC 심사를 했던 보완기간도 특허존속기간연장 대상에서 제외하였습니다. 이에 불복한 BIPI에서 제기한 행정소송 판결문을 첨부합니다.

 

분쟁사안의 주요 timeline은 다음과 같습니다.

1.     PRADAXA에 대한 NDA 022512 최초 제출일:  2009. 10. 19.

2.     허가신청서류 완성본 제출일 및 FDA 허가신청 접수 인정일: 2009. 12. 15.

3.     FDA 허기신청 서류 심사

4.     FDA Refuse-to-File (“RTF”) letter (clinical reason): 2010. 2. 12.

5.     FDA 허가심사 항목 중 CMC 심사는 계속한다는 통지 및 실제 CMC 심사진행

6.     허가신청자 BPIP 보완서류 및 완전한 허가신청서 제출일: 2010. 4. 19.

 

미국 FDA에서는 2010. 4. 19. 이후 보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장등록 대상이라는 입장입니다. 반면, 특허권자 및 허가신청자 BI에서는 2009. 12. 15. 신약허가심사에 필요한 모든 항목의 서류가 제출되었고 정식으로 허가심사가 개시된 후 실제 허가심사가 진행되었으므로 그날부터 허가일까지 심사소요기간이 특허존속기간연장대상이라고 주장합니다.

 

미국법원은 특허권자 주장을 배척하고, FDA 입장을 지지하였습니다. , 2010. 4. 19. 이후 보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장 가능하다고 판결하였습니다.

 

우리나라 심결과 다릅니다. 미국 정부와 법원에서 특허존속기간연장을 위와 같이 매우 엄격하게 판단하는 이유와 배경 등을 잘 살펴보아야 할 것입니다. 법제와 사정이 다르지만, 우리나라에서 관련 법 조항을 해석하는데 미국판결의 취지를 고려할 수 있는지, 타당한 이유가 있는지 등등 신중한 검토가 필요할 것입니다.

 

첨부: 미국법원 1심 판결

PRADAXA - DDC Decision.pdf 

 

작성일시 : 2016. 8. 25. 09:00
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-- Roche v. Celltrion 특허 제514,207호의 Herceptin 동결건조 제약학적 조성물 특허유효 특허법원 20153955 판결 -- 

 

Roche Herceptin 동결건조 제약학적 조성물을 커버하는 특허 제514,207호는 2017. 11. 19. 존속기간 만료로 소멸될 예정입니다. 따라서 Herceptin biosimilar를 조기 발매하려면 위 특허장벽을 해결해야 합니다.

 

Celltrion에서 위 특허에 대한 무효심판 201438호 사건에서 위 조성물 특허는 선행발명들의 결합에 의해 도출될 수 있으므로 진보성 흠결로 특허무효라는 심결을 받았습니다. 그러나 특허법원은 통상의 기술자가 선행발명들을 결합할 동기가 없다는 이유로 특허발명의 진보성을 인정하고 심결을 취소한다고 판결하였습니다.

 

이에 불복하여 대법원에 상고하였지만, 상고심 재판심리에 통상 약 2년의 기간이 필요하다는 점을 고려하면, 특허무효를 전제로 존속기간 만료일 2017. 11. 19. 이전에 Herceptin biosimilar를 조기 발매하는 것은 어렵게 되었습니다.

 

또한, 선행발명의 결합으로 특허발명이 구성되더라도 (심결과 달리) 결합동기 부재를 이유로 진보성을 긍정한 특허법원 판결을 대법원에서 유지할지 그 귀추가 주목됩니다. 특허심판원 무효심판 심결과 특허법원 판결의 요지를 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

1.    특허심판원 심결요지

 

특허청구범위 정정된 제1 - 수크로스, 말토스 또는 트레할로스로 이루어진 군으로부터 선택되는 ; 아르기닌, 라이신, 히스티딘 또는 오르니틴으로 이루어진 군으로부터 선택되는 아미노산; 및 폴리소르베이트 또는 폴리옥시에틸렌-폴리옥시프로필렌 중합체로 이루어진 군으로부터 선택되는 계면활성제를 함유한 인간 또는 인간화 단클론성 IgG 항체의 안정한 동결건조 제약학적 제제.

 

 

 

 

 

2.    특허법원 판결요지

 

"1) 특허발명과 선행발명 1은 히스티딘 등을 포함하는 인간화 단클론성 IgG 항체의 동결건조 제약학적 제제라는 점에서는 동일하나, 다만 선행발명 1에는 계면활성제를 포함하고 있지 않은 점에서 서로 다른데

 

2) 선행발명 1 인간화 단클론성 항체의 동결건조 제제에서 계면활성제를 사용하는 것이 주지관용기술에 해당한다고 볼 수 없고

 

3) 선행발명 2, 3 등에는 단백질의 계면에서의 응집을 막기 위하여 단백질 안정화 제제로서 계면활성제를 사용하는 구성이 나타나 있으나,

 

단백질 안정화 제제에 있어 계면활성제의 사용이 일반적으로 고려된다거나 계면활성제가 모든 단백질에 안정화 효과를 보이는 것으로 알려져 있었다고 보기 어렵고,

 

선행발명 1의 기재에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 계면활성제를 추가하여 사용할 동기가 있다고 보기도 어려우며,

 

선행발명에는 계면활성제 등의 구성이 단백질 안정화 제제로 사용되고 있다는 점만 개시되어 있을 뿐,

 

위 각 구성의 조합에 의하여 제형의 안정성을 얻을 수 있는지를 알 수 있는 기재는 나타나 있지 않아 선행발명 1에 선행발명 2 등의 계면활성제를 추가하더라도 안정한 동결건조제제가 얻어지는지를 통상의 기술자가 알 수 없는 점 등에 비추어볼 때,

 

통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3 등을 결합하여 위 특허발명을 쉽게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다."

 

첨부: 특허법원 2016. 7. 1. 선고 20153955 판결

특허법원_2015허3955 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 8. 4. 09:00
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-- 특허존속기간연장등록 무효심판에 필요한 특허의약 허가정보 공개의무 확인 서울행정법원 판결 -- 

 

1.     특허존속기간연장등록 무효심판의 가장 중요한 쟁점은 특허법 제89조 제2항에서 말하는 특허권자의 귀책사유에 의한 기간이 포함되었는지 여부입니다. 귀책사유에 의한 기간은 대부분 허가과정 중 보완명령을 받은 기간입니다.

 

2.     특허권자 귀책사유 기간은 허가관련 정보를 살펴보아야만 확인할 수 있습니다. 식약처에서 그 정보를 입수하는 것이 특허심판과 소송의 가장 중요한 과제입니다. 그런데 식약처에서는 그 정보를 제공하지 않고 있습니다. 특허심판원에서는 식약처에 대한 사실조회신청을 묵묵부답 응답조차 하지 않습니다.

 

3.     이러한 정보가 있어야 올바르게 연장등록이 이루어졌는지 특허청의 행정을 확인할 수 있는 것이며 특허권의 존속기간은 제약회사 제네릭 발매기간과 직접적인 관련이 있는 것으로 공익과 밀접한 관계가 있습니다.

 

당연히 이러한 정보는 공개가 되어야 합니다. 이에 식약처에 정보공개를 신청하고 거부처분을 받은 후 이에 불복하는 행정소송을 제기하였습니다. 서울행정법원은 예상대로 의약품과 원료의 허가신청과 관련된 날짜정보는 공개하라고 판결하였습니다.

 

4.     위 판결은 패소자 식약처에서 항소하지 않아 그대로 확정되었습니다. 앞으로 특허존속기간연장등록 무효심판이나 의약품 허가관련 정보공개 사건에서 중요한 지침이 될 것으로 생각합니다.

 

5.     위 판결문의 요지를 소개하면 다음과 같습니다.

 

1)    약사법 제42, 31, 31조의2에 따라 이 사건 신약에 관한 품목 허가 및 그 원료의약품의 등록을 각 신청한 일자, 위 각 신청에 관한 식약처의 서류 보완 요청 통지일, 이에 따른 보완 자료의 제출일로서 허가신청자가 제출한 서류 또는 이에 포함된 내용 그 자체가 아니고, 이를 통하여 제출한 서류의 내용을 추단할 수 있는 것도 아니므로, 이 사건 제1 정보는 약사법 제88조가 정한 비공개 대상 정보에 해당하지 아니한다

 

2)    의약품을 수입하여 판매하고자 하는 수입자라면 누구나 그 의약품에 관하여 약사법 제42, 31, 31조의2가 정하는 품목 허가 등의 절차를 거쳐야 하므로, 그 신청일에 관한 정보를 이 사건 신약의 수입자가 특별히 비용과 노력을 들여 획득한 제품 개발에 관한 노하우라고 보기 어렵고, 위 각 신청에 대한 피고의 자료 보완 요청이나 이에 따른 자료 제출은 이 사건 신약에 관한 품목 허가 및 원료의약품 등록을 신청하는 자가 그 발급 요건을 갖추었는지를 심사하기 위하여 필요한 자료 등을 모두 갖추어 신청하였는지 여부에 따라 이루어지거나 피고가 그 요건이 갖추어졌는지를 심사하는 과정에서 법령이 정한 바에 따라 이루어지는 것이므로, 위와 같은 행위가 이루어진 시점 역시 허가신청자가 특별한 비용과 노력을 들여 획득한 제품개발에 관한 노하우라고 보기 어렵다.

 

3)    신약에 관한 품목 허가, 원료의약품의 등록 절차에 소요된 일정을 일부 알 수 있게 되기는 하나, 이는 이미 개발을 완료하여 이에 관한 특허권을 획득한 이 사건 신약을 국내에 수입·판매하기 위하여 약사법에 따라 필수적으로 거쳐야 하는 행정절차에 소요되는 일정에 불과할 뿐이므로, 이를 허가신청자가 신약 개발에 관하여 가지고 있는 특별한 노하우라고 보기 어렵다.

 

4)    허가신청자의 책임있는 사유로 이 사건 신약에 관한 허가 등에 추가로 소요된 기간이 정보의 공개를 통하여 밝혀져 이 사건 신약에 관한 특허권의 연장된 존속기간이 단축된다고 하더라도 이는 잘못 이루어진 특허권의 존속기간연장에 따르는 이익을 박탈당하는 것에 불과하여 이를 정당한 이익이라고 보기 어렵다. 반대로 공개된 정보를 통하여도 이 사건 신약에 관한 특허권의 연장된 존속기간에 잘못이 없다고 밝혀지는 경우 허가신청자의 이익이 침해될 여지가 없게 된다.

 

5)    신약에 관한 특허권의 존속기간이 특허에 관한 법령이 정한 바에 따라 정당하게 연장되었는지 여부는 그 약을 필요로 하는 환자 등 일반 국민의 생활에 상당한 영향을 미치는 것이고, 특허권의 연장된 존속기간을 구성하는 허가 등에 소요된 정당한 기간을 산정하기 위해서는 허가 등에 소요된 기간 중 허가 등을 신청한 자의 귀책사유로 지연된 기간을 확인하여 이를 제외하여야 하는바, 이를 확인할 수 있는 제1 정보와 같은 정보는 특허청 등 관계행정청이 신약에 관한 특허권의 존속기간 연장 업무를 적법하고 적정하게 처리하고 있는지를 확인하기 위하여 필요한 정보로서 국민의 알 권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정 운영의 투명성을 확보하기 위한 정보공개법의 목적을 달성하기 위하여 공개될 필요성이 크다.

          

우종식 변호사

작성일시 : 2016. 7. 1. 14:11
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-- 특허청 고시 제2000-7호는 법규명령이 아니라 특허청 내부의 행정규칙: 서울중앙지방법원 2016. 6. 10. 선고 2014가합560217 판결 --

 

행정법상 행정청의 고시는 원칙적으로 대외적 구속력 있는 법규명령으로 보지 않습니다. 특별한 사정이 없는 한 행정청 내부의 사무처리를 위한 행정규칙입니다. 특허청 고시도 마찬가지로서 원칙적으로 출원인이나 민원인에 대한 구속력, 즉 법적 효력을 인정하기 어렵습니다.

 

서울중앙지방법원은 위 판결에서 특허청 고시 제2000-7호를 대외적 구속력을 갖는 법규가 아니라 특허청 내부의 사무처리를 위한 행정규칙이라고 명확하게 판시하였습니다. 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

"특허청 고시 제2000-7호에서 특허권 연장기간을 '임상시험계획승인일과 특허권설정등록일 중 늦은 날부터 의약품 품목허가일까지'로 정하여 그 사이 기간은 어떠한 사유에도 불문하고 무조건적으로 연장되어야 한다는 취지로 해석될 여지가 있으나,

 

이는 특허법령의 위임에 따라 정해진 법규명령이 아니고 단순히 특허청 내부의 행정규칙이어서,

 

가사 특허청이 이 사건 특허권 존속기간 연장등록 과정에서 적용하여야 할 고시가 위 고시라고 하더라도 구 특허법 제91조 제1항 제3, 같은 조 제2항의 문언 및 해석에 반하여 위 고시를 근거로 특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간도 연장기간에 산입하여야 한다고 볼 수 없다."

 

작성일시 : 2016. 6. 16. 09:12
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-- 국가기관, 공기관 등이 법원의 사실조회촉탁, 문서송부촉탁 등을 거절하는 경우 민사소송규칙상 할 수 있는 최후의 서증조사방법 법원외 서증조사 (기록검증) --

 

식약처 등 국가기관에 허가관련 사항 및 해당 일자 등을 알려달라는 사실조회촉탁, 또는 품목허가관련 문서사본을 송부해 달라는 문서송부촉탁 등을 하더라도 식약처 등 국가기관에서 여러 가지 이유를 들어 응하지 않는 경우도 있습니다.

 

원칙적으로 사실조회촉탁이나 문서송부촉탁을 받은 기관은 정당한 이유가 없는 한 응해야 합니다. 그럼에도 불구하고 위와 같은 촉탁에 응하지 않으면 민사소송규칙 제112(문서가 있는 장소에서의 서증신청 등), 즉 법원외 서증조사(소위 기록검증)을 이용하는 수밖에 없습니다.

 

민사소송에서 최후의 증거조사방법이지만 실제 활용된 사례는 별로 없습니다. 참고로 관련 법규정을 인용하면 다음과 같습니다.

 

민사소송규칙 제112(문서가 있는 장소에서의 서증신청 등) 3자가 가지고 있는 문서를 법 제343(문서제출명령) 또는 법 제352(문서송부촉탁 )가 규정하는 방법에 따라 서증으로 신청할 수 없거나 신청하기 어려운 사정이 있는 때에는 법원은 그 문서가 있는 장소에서 서증의 신청을 받아 조사할 수 있다. ② 제1항의 경우 신청인은 서증으로 신청한 문서의 사본을 법원에 제출하여야 한다.

 

, 법원이나 심판부에서 문서가 소재하는 장소에서 직접 가서 서증의 신청을 받아 조사하는 방법입니다. 소위 기록검증이라 말하기도 하지만 검증은 정확한 법적 용어는 아니고 서증조사에 해당합니다.

 

재판부 또는 심판부가 증거신청을 받아들여 식약처 등 국가기관에 사실조회촉탁 또는 문서송부촉탁을 하였음에도 해당 문서를 보유하고 있는 국가기관, 공기관, 법인 등이 협조하지 않는 경우에 할 수 있는 증거조사방법입니다.

 

다만, 법원이나 특허심판원에서 증거신청을 받아줄지 여부는 전혀 다른 문제입니다. 만약 법원외 서증조사를 하는 경우, 당사자는 서증조사기일에 증거로 사용할 문서를 특정하여 사본한 후 서증으로 제출하면 될 것입니다.

 

작성일시 : 2016. 3. 24. 16:34
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-- 특허존속기간연장등록 무효사유를 입증하기 위한 사실조회신청 등이 민사소송법에서 원칙적으로 허용하지 않는 모색적 증거신청에 해당하는지 및 예외적 허용사유에 해당하는지 여부 --

 

민사소송법에서 '모색적 증거신청'은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 모색적 증거신청이란 증명할 사실과 증거의 관계를 구체적으로 밝히지 않거나, 증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 증거방법입니다.

 

최근 춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결은 사실조회신청을 모색적 증거신청으로 보고 증거신청을 기각하였습니다. 위 판결에서 관련 법리와 허용되는 예외적 사유를 상세하게 기재하고 있습니다. 판결문을 첨부하고, 그 중 주요 판시내용을 아래와 같이 인용합니다.

 

"증거신청을 채택하기 위해서는, ① 민사소송법과 민사소송규칙이 정하는 방식을 준수하여야 하는 증거신청의 적법성, ② 신청 당시를 기준으로 신청한 증거를 조사하면 요증사실을 인정될 수 있다는 요증사실 관련성, ③ 증명할 사실이나 증거가 쟁점판단에 필요하다는 쟁점판단 필요성, ④ 상대방이나 제3자에 대한 프라이버시 침해 우려 등의 요소와 비교·형량하는 등의 과정을 거쳐 공정하고 실효성 있는 권리보호를 위하여 필요하다는 절차운영의 적정성을 모두 구비하여야 한다.

 

그리고 당사자가 증명할 사실을 특정하지 아니한 채 증거조사를 통하여 새로운 주장사항을 만들어 내려는 모색적 증거신청, 증거를 신청하는 당사자 스스로 알지 못하는 사실을 증거조사를 통하여 획득하고 이를 자기 주장의 기초로 삼으려는 의도로 증거를 신청하는 경우, 당사자가 어떠한 ‘A 사실’을 주장하지만, 그러한 ‘A 사실’에 관한 아무런 실마리가 없는 경우에 그러한 ‘A 사실’을 증명하기 위한 증거신청을 하는 경우 등은 원칙적으로 부적법하다.

 

다만 ① 상대방의 배타적 증거 지배, 신청인의 접근 곤란 등으로 증명 취지를 밝힐 수 없는 구체적 사유가 있고, ② 해당 증거방법으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성 및 쟁점판단 필요성)을 추론하는 것이 합리적이라는 사정이 있어야 하며, 다른 회피 수단이 없어 모색적 증거신청이 불가피한 사정이 존재하여야 하거나, ④ 증거신청인에게 귀책사유가 없는 경우는 예외적으로 허용할 수 있다고 할 것이다."

 

법원은 위 판결 사안에서 사실조회 신청을 모색적 증거신청으로서 부적법하다고 기각하면서 나아가 다음과 같이 그 사실조회 신청이 유일한 증거방법에 해당하더라도 마찬가지라고 판시하였습니다. "피고의 위 증거신청이 유일한 증거라고 하더라도 그 신청은 적법하여야 하므로, 위 증거신청이 부적법하므로, 반드시 증거신청을 채택하여 증거조사를 하여야 하는 것도 아니다."

 

1심 판결은 현재 항소심 재판 중이므로 상급심에서 어떤 판결이 나올지 그 귀추가 주목됩니다.

 

한편, 대법원은 2014년 말경 "민사증거 채부기준 실무 운영방안_적정한 증거채부 실무운영 방안"을 배포하였습니다. 참고자료로 첨부합니다. 위 실무운영방안 제13면에 모색적 증거신청에도 불구하고 예외적으로 증거신청을 허용해야 하는 경우를 다음과 같이 설명하고 있습니다.

 

▣ 모색적 증거신청의 예외적 허용과 그 한계

- 모색적 증거신청이라고 하더라도 증거의 구조적 편중의 해소, 공정한 재판의 실현 등이라는 관점에서 증거신청인이 아래와 같은 모색적 증거신청 허용기준에 해당하는 사유를 서면으로 밝히고 그 사유를 소명하는 경우에는 예외적으로 증거신청의 적법성을 갖춘 것으로 볼 수 있다.

- , 입증취지를 구체적으로 명시하지 않은 채 해당 증거신청을 하게 된 구체적 사유(예를 들면, 상대방의 배타적 증거지배, 신청인의 접근 곤란, 법령상의 제한, 증거에 대한 정보부재 등)를 밝혀야 하고, 해당 증거방법으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성이나 쟁점판단 필요성)을 추론하는 것이 합리적이라는 사정(예를 들면, 경험칙, 전문지식, 그 밖의 개별 특성 등)이 있어야 하며, 그 밖에 다음 각 호의 사유 중에서 1개 이상이 충족되어야 한다.

① 대체적 입증수단의 부재 : 기왕의 증거조사 결과 그 밖의 다른 입증방법으로는 요증사실을 증명할 수 없다는 구체적 사정

② 신청인에 대한 귀책 곤란 : 입증취지 명시를 위하여 최대한 노력을 다하였다는 등 그와 같은 증거신청에 관하여 신청인에게 귀책사유가 별로 없다는 사정

- 그러나 위 사유가 인정되어도 상대방에게 채부에 관한 의견을 물어야 하고, 심리과정에서 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 있음이 인정되는 때에는 아래에서 살필 절차운영의 적정성 관점에서 모색적 증거신청을 허용하지 아니함이 바람직하다.

① 상대방 또는 제3자의 프라이버시, 생활상의 안녕, 명예 또는 권리를 과도하게 침해할 우려가 있는 경우

② 소송상 필요에 비해 상대방 또는 제3자에게 심리적 고통을 주거나 재산적 피해를 입힐 우려가 더 큰 경우

③ 당해 소송에서 필요한 사실의 증명 이외의 다른 목적으로 증거조사를 신청하는 경우

- 위 ①에 해당하는 경우에는, 증거신청인에게 구체적 사유 및 합리적 추론을 바탕으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성, 쟁점판단 필요성)이 높은 최소한도의 범위를 특정하도록 권유할 수 있고 그에 따라 침해의 과도성이 적절한 범위 내로 낮아진다면 그와 같이 범위를 한정하여 채택할 수 있다. 이 권유과정에서 상대방에게 증거신청인이 밝힌 구체적 사유 및 합리적 추론 중 상대방이 알 수 있는 사정에 관해 석명권 행사의 일환으로 불분명한 사실상 사항에 관해 상대방에게 질문하는 등의 조치를 취한 이후에 채부판단을 함이 상당하다.

 

특허존속기간연장등록 무효심판의 승패는 증거조사 여부에 달려있습니다. 식약처에 대한사실조회 신청 등 증거방법이 비록 모색적 증거신청에 해당하지만 허용되어야 하는 예외 사유에 해당한다고 볼 것인지 여부에 따라 존속기간무효사유의 입증가능성이 좌우되기 때문입니다.

 

첨부    1. 춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결,

춘천지법 2014가단32802_판결.pdf

2. 법원_민사증거 채부기준 실무 운영방안_적정한 증거채부 실무운영 방안

법원_민사증거채부기준 실무운영방안_적정한_증거채부_실무운영방안.pdf

 

작성일시 : 2016. 3. 23. 14:35
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-- 등재특허에 대한 소극적 권리범위확인심판의 승소 심결 후 확정되는 무효심결이 우선판매품목허가에 근거한 판매금지효력(우판권)에 미치는 영향 3자의 무효심판으로 인한 우판권 소멸여부 -- 

 

소극적 권리범위확인심판의 승소 심결을 근거로 획득한 우판권은, 3자가 청구한 동일 등재특허에 대한 무효심결 확정으로 등재특허가 소멸한 때에도 유효하게 존속하는가? 아니면 특허소멸과 동시에 우판권도 소멸하는가? 우판권자가 소극적 권리범위확인심판뿐만 아니라 무효심판도 청구하였고, 그 무효심결이 확정된 경우에는 우판권은 등재특허의 소멸에도 불구하고 유효하게 존속하는가?

 

약사법 규정은 다음과 같습니다.

 

약사법 제50조의10(동일의약품 등에 대한 판매금지 효력의 소멸 등)

① 제50조의91항에 따른 판매금지의 효력은 다음 각 호의 날 중 가장 이른 날에 소멸된다.

2. 등재특허권이 존속기간 만료, 무효라는 취지의 심결 또는 판결의 확정(우선판매품목허가를 받은 자가 청구 또는 제기한 심판 또는 소송에 의한 것은 제외한다) 등으로 소멸한 날

 

위 약사법은 우선판매품목허가에 근거한 판매금지의 효력(우판권)은 제3자가 청구한 무효심판에서 무효심결의 확정으로 등재특허권이 소멸하면 같이 소멸한다고 규정합니다. , 소극적 권리범위확인심판의 승소심결에 기초한 우판권은 제3자의 무효심결 확정으로 등재특허가 소멸하면 우판권도 같이 소멸합니다.

 

괄호에서 등재특허의 소멸이 우판권자의 무효심판으로 인한 경우는 제외한다고 규정합니다. 괄호규정은 우판권자의 무효심결 확정으로 인해 등재특허가 소멸된 경우에는 예외적으로 그 우판권은 소멸하지 않는다는 의미입니다.

 

무효심판을 우판권자뿐만 아니라 제3자도 청구하였고, 심판청구 순위에서 제3자가 앞선 결과 제3자 청구 무효심결이 먼저 확정되어 등재특허가 소멸하는 경우라면 설령 우판권자의 승소 무효심결이 있다고 해도 약사법 문언에 따라 그 우판권은 소멸제외의 범위에 해당하지 않는다고 해석해야 할 것입니다. 즉 무효심판을 청구해도 심결확정순위에서 뒤처지면 그 우판권은 소멸합니다.

 

한편 특허법상 무효심결의 확정으로 인한 특허소멸은 제3자에도 효력이 미칩니다. 따라서 후순위 진행 중 무효심판은 모두 심판대상이 소멸되어 부적법한 심판청구로 귀결됩니다. 심결 후 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 사건도 모두 심판요건 흠결로 각하되어야 합니다. 이와 같이 우판권자가 후순위 청구한 무효심판의 경우 먼저 등재특허 소멸로 우판권이 소멸될 것인데, 여기에서 괄호의 예외규정을 적용해 볼 수 있는 여지가 보이지 않습니다. 따라서 비록 무효심판을 청구했다고 해도 제3자의 무효심결이 먼저 확정되면 획득한 우판권도 결국 소멸된다 할 것입니다.

 

무효심판 병합으로 무효심결의 내용뿐만 아니라 일자, 나아가 무효심결의 확정일자와 특허소멸일자를 동일하게 맞추는 현재의 심판실무에 따라, 같은 날 무효심결이 동시에 확정되어 등재특허가 소멸하면 괄호의 예외규정을 적용할 수 있습니다. 따라서 우판권을 획득하거나 유지할 수 있습니다.

 

약사법 문언을 그대로 형식적으로 해석하면, 무효심결의 확정순위는 우판권 획득에 결정적 영향을 미칩니다. 그와 같은 약사법에도 불구하고, 무효심판의 청구순위와 심판수행에 상관없이 무효심판의 병합처리로 동시에 같은 심결을 받고, 우판권에서도 동일한 지위를 부여하는 심판실무는 상당한 문제가 있습니다. 무효심판의 병합 자체를 탓할 수는 없지만 허가특허연계제도의 우판권과의 관계를 고려하면 신중하게 재고해 보아야 할 사항입니다.

 

그런데, 이론적으로 또 실무적으로도 무효심판 청구순위에 따라 순차적으로 심결한다는 것은 상상하기 어렵습니다. 약사법에서 심판순위를 우판권의 요건으로 하면서 내포된 본질적 난제라서 마땅한 해결방안을 찾기 어렵습니다.

 

이래 저래 복잡하고 쉽게 해결할 수도 없습니다. 그렇지만 실무적 차원에서 다음 사항을 신중하게 고려해 보아야 합니다. 먼저 우판권 개시일까지 얼마 남지 않은 경우는 상관 없습니다. 그러나, 우판권 효력발생 예정일이 4,5년 이후라서 그 동안 무효심결 확정까지 필요한 기간( 3,4년 정도)이 남아 있는 특허라면 소극적 권리범위확인심판만으로 확보하는 우판권은 제3자의 무효심판 청구로 인해 장래 공중으로 사라질 위험이 있습니다.  굳이 필요하지도 않더라도 우판권을 유지하기 위한 목적으로 무효심판청구를 해야 하는 상황도 배제할 수 없습니다.

 

작성일시 : 2016. 3. 18. 16:35
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