(1)   심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 20011655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

(2)   특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 201285 판결 등 참조).

 

(3)   특허권의 권리범위확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

(4)   확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 20172291 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2023. 12. 28. 선고 202110725 판결

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 1. 9. 08:30
:

(1)   원고는 확인대상발명(이하보정 전 확인대상발명이라 하되, 보정 후 확인대상발명으로 수정되거나 삭제된 부분은 밑줄로 표시함)은 이 사건 1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 특허심판원에 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)을 구하였고, 이에 대해 특허심판원은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

 

(2)   그러나 피고는 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 특허법원은 보정 전 확인대상발명이 피고가 실시하는 발명(이하피고실시발명이라 한다)과 아래와 같은 점 등을 들어 동일하지 않다는 이유로 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하여 원심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 심결취소판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

 

(3)   위 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 환송사건을 2022(취소판결)63호로 심리하면서, 원고에게 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명 사이에 동일성이 인정되지 않는다는 내용의 심문서를 송부하였고, 이에 원고는 보정 전 확인대상발명을 보정(이 보정에 따른 확인대상발명을보정 후 확인대상발명이라 함)하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 후 확인대상발명과 피고실시발명의 동일성이 인정되지 않는다는 이유로 이 사건 보정은 부적법하고, 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명이 동일하지 아니하여 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

 

(4)   원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 보정사항들은 확인대상발명의 명칭을 변경한 것이거나 확인대상발명의 설명서를 보정한 것에 해당하고, 요지 변경에 해당하지 않으므로 이 사건 심결은 보정 후 확인대상발명을 대상으로 심리하여야 함에도 이 사건 보정이 적법하지 않다고 판단하여 보정 전 확인대상발명을 대상으로 심리하였으므로 절차상 위법이 있다. 심결 취소 판결

 

(5)   특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하여야 한다.

 

(6)   다만 특허법 제140조 제2항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용된다.

 

(7)   특허법 제140조 제2항 본문의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012610 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012344 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 20225850 판결

특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
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KASAN_적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 보정을 요지변경에도 허용되는 경우 + 요지변경 판단기준 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 11. 08:34
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)   특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결

(3)   특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기

(4)   특허법원 판결 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기각 판결

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 참조).

 

(2)   이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 20112626 판결 참조).

 

(3)   피고가 확인대상발명을 실시하고 있었는지 여부를 살펴보건데 확인대상발명의 구성요소와 실시주장발명의 대응 구성요소 사이에 실시주장발명에는 잠금수단이 포함된 장력조절구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나 원고들은 피고가 잠금수단이 포함된 장력조절구성을 실시하고 있다고 주장한다. 그러나 실시주장발명과 동일한 피고 특허발명의 청구범위에는 확인대상발명의 잠금수단에 대응되는 구성이 전혀 기재되어 있지 않고, 피고가 위 잠금수단을 실시하고 있다고 볼 수 있는 증거가 없다. 한편, 피고가 실시하는 장력조절장치의 외관이 확인대상발명의 외관과 일부 유사하다고 볼 여지는 있으나, 증거에 의하더라도 장력조절장치의 내부 구성을 알 수 없으므로, 피고가 확인대상을 실시한다고 인정하기에 부족하다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

(4)   원고들은, 피고가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았으므로 특허법 제126조의2에 따라 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정하여야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 제126조의2는 특허권 침해 소송에 적용되는 조항으로, 권리범위확인 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 적용될 여지가 없다.

 

(5)   특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 20214171 판결

 

KASAN_확인대상발명 외관 유사 BUT 내부구조 특허발명 확인 불가, 실시사실 입증 부족, 적극적 권리범위확인심판 부적법, 심판청구 각하 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결.pdf
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특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 10. 11:31
:

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구

 

(2) 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

 

(3) 특허권자 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

 

(4) 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자 주장요지 - 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특정한 확인대상발명이 상대방 실시자가 실시한 발명이고, 소극적 권리범위확인심판에서 실시자가 특정한 확인대상발명은 실제로 실시하지 않거나 실시할 가능성이 없는 발명이다. 상대방이 특정한 확인대상발명의 실시 여부에 대하여서만 다투었을 뿐, 그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여서는 다투지 않았다.

 

(5) 실무적 쟁점 포인트 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 발명으로 구상하여 특정하고 실제로 실시하지 않는 발명도 가능함. 실시하지 않는 기술내용으로 특허발명과 명확하게 구별되어 권리범위에 속하지 않는 경우 특허권자는 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속하지 않는다는 청구인용 심결(특허권자 패소)이 아니라 확인의 이익 부존재, 부적법 심판청구로서 각하 심결(특허권자 승소)이 유리함.

 

2. 기본 법리

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

3. 특허법원 판결 요지

 

(1) 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

 

(2) 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

 

(3) 특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(4) 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결 등 참조).

 

(5) 특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

 

(6) 따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

 

(7) 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

 

참고: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20212953 판결

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결.pdf
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특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 16. 10:25
:

 

1. 원심 특허법원 판결요지

 

(1) 판결주문 특허권자 패소한 심결의 위법 판단 및 전부 취소 판결, 특허권자 전부 승소

(2) 판결 이유 존속기간연장 일부 위법, 무효 BUT 일부 기간의 연장은 적법

(3) 판결 이유 요지 - 이 사건 심결에서 무효로 판단한 187일 중 원심판시 기간 1(132)은 특허권자인 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 볼 수 없으므로 이 부분 심결의 판단은 위법하고, 원심판시 기간 2(55)는 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 할 것이므로 이 부분 심결의 판단은 적법하다.

 

2. 특허권자 상고의 이유

 

원심 판결 이유에서 특허권자 책임으로 판단한 기간2(55), 불이익한 판단 이유에 불복하여 상고

 

3. 상고심 쟁점 판결주문이 아니라 판결이유에 제시된 판단만을 다투는 경우도 상고의 이익이 인정되는지 여부

 

4. 대법원 판결요지 상고 이익 불인정, 각하 판결

 

(1) 법리 - 상고의 이익 판단 기준

 

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소, 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다(대법원 2009. 7. 23. 선고 20082770 판결 등 참조).

 

(2) 구체적 사안의 판단

 

원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용(전부 승소)하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니므로, 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 10. 28. 선고 202011752 판결

 

KASAN_노바티스 가브스 특허의 존속기간연장등록 일부기간의 무효 심판 대법원 사건 – 상고 각하 판결 대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 11. 9. 11:36
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