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2. 심판청구인 특록상표 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

3. 특허법원 판결요지

(1)   상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,

(2)   기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).

(3)   ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

(4)   이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

(5)   한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(6)   한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.

(7)   따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

(8)   (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(9)   (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일․유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

(10) (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

(11)  구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결

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2. 심판청구인의 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 ‘3차원의 입체적인 효과를 주는 메쉬(MESH) 형태의 쿠션 화장품’이라는 의미를 직감하게 하므로 화장품의 성질표시에 해당할 뿐만 아니라, 화장품에 대하여 다수 사용하는 표장들(‘3D’, ‘MESH’, ‘CUSHION’)로만 구성된 상표로서 위와 같은 상품의 품질 이상의 관념을 도출하지 못하여 수요자들은 이를 보고 출처표시로 인식하지 않을 것이고 이를 어느 특정인에게 독점, 배타적으로 사용시키는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

설령 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우에 수요자들은 ‘메쉬 쿠션 형태가 적용된 제품’이라고 상품의 품질을 오인할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.

3. 특허법원 판결요지

등록상표는 다음과 같은 이유를 고려했을 때, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록 무효.

1)     등록상표는 ‘3D’라는 문자부분과 영어 단어 ‘MESH’ 및 ‘CUSHION’이 평이한 서체로 띄어쓰기한 채 횡서되어 결합된 상표로서 이러한 구성 외에 외관상 상표의 식별력에 영향을 줄 만한 다른 특별한 점이 없다.

2)     그런데 등록상표의 등록결정일 당시 화장품과 관련하여 ‘쿠션(Cushion)’은 화장품을 찍어 바르는 쿠션 형태의 스펀지 또는 퍼프를 가리키는 보통명칭으로 사용되었고, ‘MESH’는 ‘그물망, 철망’ 등을 뜻하는 영어단어로, 거래계에서는 ‘망사’를 가리키는 용어로 흔히 사용되었으며, ‘3D’는 ‘3차원의 형태, 입체감, 입체 효과’ 등의 의미로 흔히 사용되는 단어로서, 화장품과 관련하여 ‘입체감을 표현할 수 있는 (화장품)’ 또는 ‘입체형상으로 구성된 (화장품)’ 등의 의미로 흔히 사용되었다.

이러한 점을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표 중 ‘MESH CUSHION’ 부분은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 망사가 사용된 쿠션을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보인다. 나아가 ‘3D’라는 단어의 의미를 고려하면 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표인 ‘3D MESH CUSHION’은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다.

3)     등록상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제03류의 중에서도 화장품(G1201B)에 속하는 상품들이다.

또한, 등록상표는 위에서 본 사정에다가, 다음과 같은 사정을 보태어 보면 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다.

앞서 본 바와 같이 등록상표는 그 등록결정 당시 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 등록상표가 그 지정상품 중 ‘MESH CUSHION’이 적용되지 않는 상품에 사용될 경우에 수요자들은 ‘MESH CUSHION’이 적용되는 상품으로 오인할 우려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 소정의 품질오인표장에 해당한다.

첨부: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허5167 판결

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1.    사안의 개요

1)     피고는 피고 남편과 공동으로 2012. 5. 1.경부터 ‘디사이드키즈(Decide kids)’라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도ㆍ소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

2)     원고는 2014. 8. 4.경부터 ‘원대물류’ 또는 ‘와이디 무역(YD무역)’, ‘WHYD’ 또는 ‘K-POP’ 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

3)     원고와 피고는 2018. 3.경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고, 이를 원고는 중국에서, 피고는 국내에서 판매하기로 합의(이하 ‘이 사건 합의’)하였다.

4)     이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 2018. 5.경 채택되었다.

5)     원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한, 선사용상표가 표시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서 ‘한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 제품 국내(중국 내를 말한다) 단독 판매 총대리점’이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다.

6)     피고도 위 5)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류소매상에 판매하여 왔다.

7)     피고는 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.

8)     원고는 등록상표의 출원일 이후인 2019. 3. 15. 중국에서 등록상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여 2021. 5. 7. 상표등록을 받았다.

2.    원고 심판청구인의 무효사유 주장  

(1)   원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 선사용상표를 개발ㆍ선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등 등록상표를 사용한 주체이므로 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있고(주위적 주장),

(2)   설령 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 선사용상표를 개발ㆍ사용하였으므로 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있다(예비적 주장).

(3)   이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 선사용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 등록상표를 단독으로 출원하였는바, 등록상표와 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다”,

(4)   피고는 위와 같이 원고에게 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도, 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하려는 목적으로 등록상표를 출원한 것이므로, 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이다.

3.    특허법원 판결요지

원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 생산하여 이를 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 그에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원고도 용인한 것으로 보인다.

따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 등록상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 ‘신의성실’의 원칙에 위반한 것이라고 보기는 어려우며, 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나, 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결

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특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5358 판결 요지

(1)   디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록 무효사유의 하나로 규정하고 있다.

(2)   한편 디자인보호법 제2조 제1호는 ‘디자인’이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 정하고 있는 ‘디자인을 창작한 사람’은 바로 이러한 디자인의 창작 행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다.

(3)   따라서 창작자가 아닌 사람으로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 창작자가 한 디자인의 구성을 일부 변경함으로써 그 디자인 구성이 창작자가 한 디자인과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 디자이너가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 심미감에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 디자인의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 디자인은 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등2) 참조)

특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5341 판결 요지

(1)   등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

(2)   디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 정하는 ‘공지된 디자인’이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하며, ‘공연히 실시된 디자인’이라 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 취지 참조).

(3)   한편 디자인보호법 제33조 제1항 제1호에서 정한 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 디자인의 공지 또는 공연 실시를 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다.

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(1)   쟁점 : 원고가 행정소송법상 항고소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기하여 사건이 관할법원에 이송된 뒤 항고소송으로 소 변경을 한 경우, 항고소송에 대한 제소기간 준수 여부의 판단 기준 시점

(2)   대법원 판결요지 : 항고소송에 대한 제소기간의 준수 여부는 원칙적으로 처음에 소를 제기한 때를 기준으로 하여야 한다. 소 변경 시를 기준으로 제소기간 준수 여부를 판단한 원심 판결을 파기, 환송함

(3)   판결이유 : 행정소송법 제8조 제2항은 “행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다”라고 규정하고 있고, 민사소송법 제40조 제1항은 “이송결정이 확정된 때에는 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다”라고 규정하고 있다. 한편 행정소송법 제21조 제1항, 제4항, 제37조, 제42조, 제14조 제4항은 행정소송 사이의 소 변경이 있는 경우 처음 소를 제기한 때에 변경된 청구에 관한 소송이 제기된 것으로 보도록 규정하고 있다. 이러한 규정 내용 및 취지 등에 비추어 보면, 원고가 행정소송법상 항고소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우에 수소법원이 그 항고소송에 대한 관할을 가지고 있지 아니하여 관할법원에 이송하는 결정을 하였고, 그 이송결정이 확정된 후 원고가 항고소송으로 소 변경을 하였다면, 그 항고소송에 대한 제소기간의 준수 여부는 원칙적으로 처음에 소를 제기한 때를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1984. 2. 28. 선고 83다카1981 전원합의체 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 2011두20321 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2022. 11. 17. 선고 2021두44425 판결

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