(2)도입기업에서 사업완료보고서 제출, 공급기업에서 정부지원 수령, 정부지원금 일부를 공급기업에게 부가세 명목으로 입금 + 도입기업의 자기부담금 미지급
(3)도입기업의 자기부담금 관련 허위계산서 발행 + 완료보고서 내용 허위
(4)기정원에서 파산한 공급기업 외 도입기업에 대해 참여제한 3년 및 정부지원금 전액 환수 제재조치
(5)도입기업(원고)에서 중소기업기술정보진흥원(피고)에 대해 불복 행정소송 제기
2.도입기업의 주장
A.공급기업 폐업으로 실패한 것으로 공급기업의 책임, 도입기업 귀책 없음
B.공급기업의 귀책사유 명백한 사안이므로 도입기업에 대해 정부지원금 전액 환수는 가혹하고 일부 환수가 타당함
3.서울행정법원의 판결 요지
도입기업의 귀책사유로 인하여 자신이 부담해야 할 기업부담금을 공급기업에게 지급하지 않았고, 전담기관 피고에게 허위로 작성된 서류를 제출하였으며, 이 사건 시스템 및 설비의 사용·유지·보수 의무를 불이행하여 이 사건 협약을 위반하였음이 분명함. 기정원 피고는 이 사건 협약에 근거하여 3년 동안 도입기업 원고가 이 사건 사업에 참여하는 것을 제한할 수 있을 뿐만 아니라 원고에게 이 사건 정부지원금 전액의 반환을 구할 수 있다.
4.구체적 판결 이유
(1)협약 제9조에 의하면 도입기업인 원고가 제출한 증빙서류가 허위로 판명되거나 정당한 사유 없이 해당 협약을 위반한 경우 피고는 3년간 원고의 사업 참여를 제한할 수 있고, 도입기업인 원고의 귀책사유로 위 협약이 해제·해지된 경우 피고는 이미 지급한 정부지원금을 회수할 수 있다.
(2)제출한 대금지급 관련 서류 및 사업완료보고서 등은 허위로 기재된 자료이고, 원고는 이 사건 시스템 및 설비를 사용·유지·보수할 의무를 불이행하여 정당한 사유 없이 이 사건 협약을 위반하였는바, 피고로서는 앞서 본 협약상의 규정에 근거하여 3년간 원고의 사업 참여를 제한하고, 원고로부터 이미 지급한 이 사건 정부지원금 전액을 회수할 수 있다고 봄이 타당하다.
(3)한편 원고는 공급기업인 G에게 귀책사유가 있으므로 G으로부터 정부지원금을 환수하여야 하고, 적어도 귀책사유의 정도에 따라 원고로부터 환수하는 금액을 감액해야 한다는 취지로 주장한다. 도입기업인 원고의 이 사건 협약 위반의 정도가 가볍다고 볼 수 없는 점, 원고는 공급기업인 G의 의무 불이행을 충분히 인지하였으면서도 G에 대하여 그 이행을 구하거나 손해배상 등과 같은 구제 조치를 취하였다는 사정이 발견되지 않는 점, 원고는 자신이 부담하여야 할 기업부담금을 지급하지 않은 상황이 어서 이 사건 시스템을 사용하지 못한다 하더라도 그 손해는 제한적이기 때문에 이 사건 시스템 및 설비의 유지·보수에 특별한 조치를 취하지 않았을 가능성이 크고 오히려 이 사건 시스템 자체를 폐기하기까지 한 점, 이 사건 시스템 및 설비가 설치됨으로써 이익을 얻는 주체는 궁극적으로 도입기업인 원고인 점 등을 고려하면, 피고는 이 사건 협약상의 의무 불이행에 책임이 있는 원고에게 이 사건 정부지원금의 환수를 구할 수 있고, 도입기업인 원고의 귀책과 공급기업인 G의 귀책 비율에 따라 환수금액을 정하거나 원고가 부담해야 할 환수금을 일부 감액하지 않았다고 하여 이를 위법하다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
(1)보조금 사업자 협회의 사무국장 위법행위 – 보조금 실제 수령자 개인들에게 보조금 회수 및 유용 행위 적발
(2)형사고발 및 재판 중 보조금 교부자 지자체를 피해자로 하는 공탁
(3)지자체 제재처분 – 보조금 사업자 협회에 대한 보조금 반환, 환수 처분
(4)사업자 협회는 사무국장 개인에게 구상 가능
2.위법행위 사무국장의 공탁금 반환 주장요지 – 피해자는 보조금 실제 수령자 및 회수 당사자, 보조금 교부자 지자체를 피해자로 한 공탁은 착오임, 보조금 교부자에 대한 부당이득반환청구 소송
3.판결요지 – 공탁금 회수 불가, 위법행위자 패소
(1)지방보조금 관련 법령에 의할 때 지자체는 이 사건에서 위법행위자 원고가 횡령한 보조금과 관련하여 법령 위반 등을 이유로 지방보조금 교부결정을 취소하고 지방보조사업자인 협회에게 취소 부분의 원금 및 이자의 반환을 명할 수 있고,
(2)나아가 협회를 대위하여 원고에게 직접 원금 및 이자의 반환을 청구할 가능성도 있는 점, 이처럼 피고는 이 사건 공탁금 상당액을 회수할 수 있는 권한을 가지고 있는 점,
(3)원고는 자신이 피고가 보조금의 반환을 명할 수 있는 직접적인 상대방이 아님을 알았거나 어렵지 않게 알 수 있었음에도 피고를 피공탁자로 하여 이 사건 공탁을 한 점,
(4)피고가 지방보조금을 교부한 후 이를 회수하지 못하고 있는 상황도 공탁원인사실에 기재된 ‘피해’라 할 수 있고, 지방보조금 상당액의 반환은 그 피해의 회복에 해당되는 점,
(5)따라서 이 사건 공탁은 지방보조사업자가 피고에게 반환하여야 할 지방보조금 상당액을 반환하기 위해 이해관계인인 원고가 해당 금액을 공탁하는 것이라 해석할 수도 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 공탁은 민법 제469조가 정한 제3자 변제로서 유효하다고 볼 여지가 크다.
(6)피고는 이 사건 공탁금 외에도 업무상횡령죄의 피해자들에게 피해 변제를 할 수밖에 없어 이중 변제를 한 것이라 주장한다. 그러나 이는 원고가 관련 형사 사건에서 유리한 결과를 얻기 위해 스스로의 판단 하에 금원을 출연한 것에 불과하고, 피고가 교부한 지방보조금이 회수되는 상황은 원고의 횡령행위에서 기인한 것이므로 원고가 이 사건 공탁금을 회수하지 못한 결과 지방보조금 상당액의 금전적 손실을 보는 것이 사회통념이나 정의관념에 비추어 부당하다고 할 수도 없다.
4.실무적 포인트 – 보조금 회수 및 유용 사안에서 피해자 판단 어려움, 법적 피해자 vs 사실상 피해자 구분, 피해 변상 또는 공탁할 경우 피해자 확정에 유의해야 함, 2중 변상의 위험 유의
제2조(정의)제1호: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.
제92조(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”
제93조(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”
디자인은 물품을 눈으로 볼 때 “미감”을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 “유사한 디자인”에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.
2. 디자인 유사판단 법리
“디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결).
또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).
한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.
디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후2277 판결 등
3. 디자인 유사판단 법리의 실무적 함의
대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 “보는 사람이 느끼는 심미감”이라는 표현을 “미감과 인상”과 동일한 의미로 사용합니다.
심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 “보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상”이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다(審)는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 “미감과 인상”의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.
결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power 등, 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는(審) 어떤 감정, 특성, 힘(力), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.
4. 핵심 쟁점 – 유사여부를 판단하는 자
디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.
특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결에서 “디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.
그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.
이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.
II. 화장품 용기 디자인의 모방 분쟁 사례– 등록디자인과 후발제품 디자인의 유사여부 판단 + 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결
1. 디자인 비교
특허심판원 2016당2726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각
2. 디자인권자의 주장
3. 특허법원 판결요지 – 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소
가. 화장품 용기의 디자인 발전 경향
나. 등록디자인의 지배적 특징 파악
① 전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새롭고 독창적 심미감을 형성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.
다. 지배적 특징을 고려한 유사 판단
(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.
(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 밤톨과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.
(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.
(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 ‘2014 굿디자인 어워드’ 생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.
위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.
III. 자동차 타이어 디자인 모방 분쟁 사례– 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기준 - 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결
1. 등록디자인 주요도면과 침해혐의 피고제품의 사진
2. 등록디자인과 피고제품의 대비
3. 서울중앙지방법원 1심 판결 – 원고승소 + 디자인침해 인정 및 손해배상명령
4. 특허법원 2심 판결 – 원고패소 + 디자인침해 불인정
2) 구체적 사안의 판단
“등록디자인과 피고 제품의 공통점 중 ⓛ, ②, ③, ⑤, ⑥은 선행디자인들에 의하여 공지된 부분이므로 디자인권의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 또한, 자동차용 타이어에 다수의 선행디자인들이 존재하는 점에서 등록디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것이다. 이러한 전제에서 등록디자인과 피고 제품은 유사하지 아니하다.
⑴피고 제품의 공통점 중 ①, ②, ⑥이 선행디자인 1에 모두 나타나 있으므로, 이러한 공통점들은 양자의 미감에 별 영향을 주지 아니한다고 보아야 할 것이다.
⑵공통점 ③ 역시 다수의 선행디자인에 ‘평행사변형 부분에 선형 모양’을 배치하는 것 자체가 나타나 있는 점을 고려하면 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니하며, 오히려 차이점 ㉡에서 본 바와 같은 평행사변형 부분에 형성되는 ‘선형 모양’의 구체적 형상의 차이로 인하여 등록디자인은 중앙부 좌우측의 평행사변형 부분이 통일성이 있는 미감을 주지만, 피고 제품은 중앙부 좌우측 평행사변형 부분이 서로 대칭을 이루는 미감을 준다. 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.
⑶공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인의 가장자리부 가로선의 구체적 모양 및 등록디자인과 같이 가장자리부에 얇은 가로선과 홈을 일정한 간격으로 형성하는 것 자체는 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니한다. 오히려 가장자리부의 홈은 타이어의 사용 상태에 따라 정면에서는 물론 측면에서 볼 수도 있으므로 그 구체적 형상이 미감에 상당한 영향을 미친다고 할 것이며, 가장자리부의 홈의 구체적 형상은 등록디자인의 특징적 부분이기도 하다. 그런데 가장자리부의 홈의 구체적 형상의 차이로 인하여 공통점 ④, ⑤에도 불구하고 등록디자인은 홈이 가장자리부를 전체적으로 일부 절단한 듯한 느낌을 주는 반면, 피고 제품은 가장자리부의 끝 부분만 파낸 느낌을 주고, 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.
⑷평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선은 정면에서 바로 보이는 부분이어서 그 구체적 형상이 자동차용 타이어의 미감에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 더욱이 등록디자인에서 중앙부 좌우측 평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선의 구체적 모양은 특징적 부분 중 하나이다. 그런데 등록디자인에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 일체감 있게 연결되는 느낌을 주는 반면, 피고 제품에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 구분되는 느낌을 준다. 이 점에서도 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.”
5. 실무적 시사점
공지요소가 다수 포함된 디자인의 유사판단이 매우 어렵다는 것을 잘 보여주는 사례. 유사판단기준에 관한 법리는 그 자체로는 문제없어 보이지만 구체적 사안에 적용하려면 통상 상당한 난관이 존재함. 통상 대비되는 양 디자인이 완전하게 동일하지 않기 때문에 구체적 사안에서 유사여부를 판단하는 것이 매우 어려움. 결국 비유사하다는 판단이 더 많은 경향.
참고로 미국판결은 그 판단기준이 되는 관찰자의 설정을 중요시하는데, 침해판단에서는 기술전문가, 창작자, 디자이너의 시각보다 수준이 낮은 일반수요자를 기준으로 하여 유사사례가 더 많이 나올 수 있는 법리구조를 택하고 있음. 다만, 미국은 독립된 디자인등록제도가 아닌 특허의 일종인 design patent라는 점에서 우리나라 법제와는 근본적 차이점이 존재함.
(1)물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다.
(2)이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다.
(3)이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.
(4)또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.
(5)한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.
(6)즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.
국책과제, 국가연구개발사업 관련 법규정과 제도는 상당히 복잡할 뿐만 아니라 쟁점도 많습니다. 연구개발과제를 성공적으로 마친 후 주관기관이나 참여기관이 납부해야 할 기술료에 관련된 규정도 마찬가지입니다. 여러 차례 개정되어 적용법령을 찾기도 어려울 뿐만 아니라 각 과제의 적용법률과 해당 부처에 따라 그 구체적 내용도 차이가 있습니다.실무상 문제가 있을 때에는 과제 협약서 뿐만 아니라 적용 법령 및 하위 규정까지 모두 확인하는 꼼꼼한 일처리가 필요합니다.
쟁점
국책과제 완료 후 기술료 분쟁사안은 산자부 산기평의 국가연구개발사업에서 비영리기관 대학산학협력단을 주관기관으로, 제약회사는 영리기관 참여기관으로서 국책과제를 성공적으로 완료하였습니다. 주관기관 대학산학협력단에서 영리기업 참여기관에 대해 실시계약체결 및 기술료 납부를 요구하였고, 참여기관에서는 사업상 이유로 산단에서 실시계약을 위해 제시한 기술을 실시할 이유가 전혀 없다는 사정을 들어 기술실시계약의 체결을 거절하였습니다. 추가 협의를 하였으나 최종적으로 기술실시계약은 체결되지 않았습니다.
국가연구개발사업을 협력하여 성공적으로 수행하였던 비영리기관 대학산학협력단과 영리기업 참여기관 사이에 어떤 사정으로 기술실시계약이 체결되지 못한 경우에도 영리기업 참여기관에게는 여전히 주관기관 산학협력단에 대한 기술료 납부의무가 있는지 문제된 사안입니다.
1,2심 판결
(1)1심 법원 판결: 영리기업 참여기관에서 해당 기술을 사용하지 않아도 기술료 납부의무가 인정된다고 판결하였습니다.
(2)항소심 2심 판결: 기술료 납부 의무 부정 - 산촉법과 시행령의 관계 규정, 협약서 규정의 문언과 내용에 비추어 볼 때, 기술개발사업의 결과를 사용, 양도, 대여 또는 수출하려고 하는 등 그 결과를 사용하거나 사용하게 하는 경우를 협약에 따른 기술료 납부의 정지조건으로 하고 있다고 봄이 타당한데, 위와 같이 실시계약이 체결되지 않은 경우 참여기관의 기술료 납부의무가 발생한 것으로 볼 수는 없다”고 판결하였습니다. 기술실시계약체결이라는 정지조건이 충족되지 못했으므로 기술료 납부의무도 발생하지 않았다고 판단하였습니다. 이와 같은 이유로 항소심 법원은 ‘참여기관이 실시계약체결을 거절해도 여전히 기술료 납부의무가 있다는 취지’의 1심 판결을 취소하였습니다.
대법원 판결 – 기술료 납부 의무 부정, 항소심 판결 유지
(1)「산업기술혁신 촉진법」에 따라 정부로부터 산업기술개발사업에 소요되는 비용을 출연 받아 기술개발사업을 수행하고 그 성과물을 소유하는 주체는 원칙적으로 주관연구기관이고, 주관연구기관은 성공으로 평가된 과제에 대하여 실시기업과 기술실시계약을 체결하여 기술료를 징수할 의무를 부담한다.
(2)참여기업은 해당 기술개발사업 결과를 사용할 목적으로 정부가 출연하는 비용 외에 현금과 현물을 부담하여 주관연구기관이 수행하는 기술개발사업에 참여하므로 원칙적으로 실시기업이 될 수 있는 자격 및 기회가 주어지나, 참여기업은 주관연구기관과 협의하여 실시기업이 되지 않을 수 있다.
(3)그렇다면, 위 각 규정은 기술개발사업의 참여기업에게 일정한 출연의무 부담을 조건으로 실시계약 체결에 있어 우선권을 부여하는 것일 뿐 달리 그 참여기업의 실시계약 체결의무에 관한 구체적인 협약이 이루어지지 않은 이상, 실시계약 체결의 의무까지 부과, 강제하는 규정이라고 볼 수는 없다.
(4)산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하는 위 법의 취지에 비추어, 비록 해당 산업기술개발 및 이를 위한 협약의 체결이 참여기업 등 민간의 수요를 반영한 것이라 하여 달리 볼 수 없다.
