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- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

(1)   유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 특허발명에 대해 선행발명 1, 2와 치환기의 치환 위치의 선택에 따라 일부 화합물에 포함될 수 있는 관계에 있고 치환기를 다른 치환위치로 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시가 없으며, 이 사건 특허발명의 수명 및 외부 양자 효율의 효과가 선행발명들과 대비하여 이질적이거나 양적으로 현저하다고 단정하기 어려운 경우 진보성 불인정

(2)   선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

(3)   특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.

(4)   또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

(5)   효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

첨부: 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021후10022 판결

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1.    사안의 개요

(1)   국가핵심기술 OLED ELA 공정개발 그룹장 PL – 전직금지약정 체결, 전직금지 경쟁사 기재, 전직금지기간 2년

(2)   경업금지대가 약 1억1천만원(연봉) 지급 약정 및 위반시 위약벌로 지급금액의 2배 반환 약정, 회사에서 경업금지 대가 지급

(3)   회사에서 PL 해임 인사 결정 후 퇴직 의사, 회사에서 PL 퇴사 후 경쟁사 입사 획인 전, 우회 취업 의심 선제적으로 국내 법원에 전직금지가처분 신청

(4)   서울중앙지방법원 판결 요지 – 전직금지가처분 및 간접강제 명령

2.    판결요지

(1)   사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 한다. 그리고 이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경 위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2013. 10. 17. 자 2013마1434 결정 등 참조).

(2)   이 사건 전직금지약정은 전직금지의 대상이 되는 경쟁업체를 구체적으로 나열하면서 전직금지 기간을 2년으로 정하고 있다. ① OLED 등 디스플레이 관련 분야는 기술집약적 산업으로 진입장벽이 높아 경쟁업체의 범위가 어느 정도 한정되는 점, ② 채권자와 경쟁업체 사이에는 현재 세계 시장 점유율에 있어 상당한 격차가 있는데 그러한 격차를 유지하기 위해서는 지속적인 기술 개발 뿐만 아니라 기술의 유출 방지가 필요할 것으로 보이는 점, ③ 디스플레이 관련 기술의 개발 속도가 비교적 빠른 편이기는 하나 채무자가 지득한 채권자의 기술과 정보들은 새로운 기술의 개발에도 불구하고 여전히 유용한 정보로서 활용가치가 있고, 그러한 기술이나 정보가 유출될 경우 채권자의 유무형적 손실과 그로 인해 경쟁업체들이 얻는 이익이 상당할 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 서약서에서 정한 전직금지대상이 지나치게 포괄적이라거나 전직금지기간이 과도하게 장기간이라고 단정하기 어렵다.

(3)   AMOLED 패널 설계․공정․제조․구동 기술은 산업기술보호법 제2조 제1호 가목, 제9조 및 국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 별표에서 디스플레이 분야 국가핵심기술로 지정․고시되어 있고, 산업기술보호법 제10조 제1항은 ‘국가핵심기술을 보유ㆍ관리하고 있는 대상기관의 장은 국가핵심기술의 유출을 방지하기 위해 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약을 체결하는 조치를 하여야 한다’고 정하고 있다. 이와 같이 디스플레이 분야의 국제 경쟁이 치열한 상황에서 공정한 경쟁질서를 확립할 필요가 있는 점 등을 고려하면, 비록 이 사건 전직금지약정이 채무자의 직업선택의 자유를 일정 부분 제한한다고 하더라도 이를 유효하다고 볼 만한 공공의 이익이 있다고 보인다.

(4)   보전의 필요성 – 채무자는 서약서에서 전직을 금지한 채권자의 경쟁회사가 아니므로 이 사건 신청의 보전의 필요성이 없다고 주장한다. 이에 대하여 채권자는 채무자가 실제로 E에 취업한 것이 아니라 경쟁회사에 우회취업을 한 것이라는 취지로 주장한다. 전직금지가처분의 보전의 필요성을 판단함에 있어 반드시 채무자가 전직이 금지되는 경쟁업체에 취업한 사실이 명확하게 소명된 경우에만 그 필요성이 인정되는 것은 아니고, 채무자가 경쟁업체로 취업한 것으로 의심할만한 상당한 사정이 있거나 경쟁업체로의 전직을 계획하거나 의도하고 있다고 볼 만한 사정이 있는 경우에도 전직금지가처분의 보전의 필요성이 인정될 수 있다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 7. 24.자 2023카합20311 결정

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1.    사안의 개요

(1)   국가핵심기술 OLED ELA 공정개발 그룹장 PL – 전직금지약정 체결, 전직금지 경쟁사 기재, 전직금지기간 2년

(2)   경업금지대가 약 1억1천만원(연봉) 지급 약정 및 위반시 위약벌로 지급금액의 2배 반환 약정, 회사에서 경업금지 대가 지급

(3)   회사에서 PL 해임 인사 결정 후 퇴직 의사, 회사에서 PL 퇴사 후 경쟁사 입사 획인 전, 우회 취업 의심 선제적으로 국내 법원에 전직금지가처분 신청

(4)   서울중앙지방법원 판결 요지 – 전직금지가처분 및 간접강제 명령

2.    판결요지

(1)   사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 한다. 그리고 이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경 위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2013. 10. 17. 자 2013마1434 결정 등 참조).

(2)   이 사건 전직금지약정은 전직금지의 대상이 되는 경쟁업체를 구체적으로 나열하면서 전직금지 기간을 2년으로 정하고 있다. ① OLED 등 디스플레이 관련 분야는 기술집약적 산업으로 진입장벽이 높아 경쟁업체의 범위가 어느 정도 한정되는 점, ② 채권자와 경쟁업체 사이에는 현재 세계 시장 점유율에 있어 상당한 격차가 있는데 그러한 격차를 유지하기 위해서는 지속적인 기술 개발 뿐만 아니라 기술의 유출 방지가 필요할 것으로 보이는 점, ③ 디스플레이 관련 기술의 개발 속도가 비교적 빠른 편이기는 하나 채무자가 지득한 채권자의 기술과 정보들은 새로운 기술의 개발에도 불구하고 여전히 유용한 정보로서 활용가치가 있고, 그러한 기술이나 정보가 유출될 경우 채권자의 유무형적 손실과 그로 인해 경쟁업체들이 얻는 이익이 상당할 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 서약서에서 정한 전직금지대상이 지나치게 포괄적이라거나 전직금지기간이 과도하게 장기간이라고 단정하기 어렵다.

(3)   AMOLED 패널 설계․공정․제조․구동 기술은 산업기술보호법 제2조 제1호 가목, 제9조 및 국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 별표에서 디스플레이 분야 국가핵심기술로 지정․고시되어 있고, 산업기술보호법 제10조 제1항은 ‘국가핵심기술을 보유ㆍ관리하고 있는 대상기관의 장은 국가핵심기술의 유출을 방지하기 위해 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약을 체결하는 조치를 하여야 한다’고 정하고 있다. 이와 같이 디스플레이 분야의 국제 경쟁이 치열한 상황에서 공정한 경쟁질서를 확립할 필요가 있는 점 등을 고려하면, 비록 이 사건 전직금지약정이 채무자의 직업선택의 자유를 일정 부분 제한한다고 하더라도 이를 유효하다고 볼 만한 공공의 이익이 있다고 보인다.

(4)   보전의 필요성 – 채무자는 서약서에서 전직을 금지한 채권자의 경쟁회사가 아니므로 이 사건 신청의 보전의 필요성이 없다고 주장한다. 이에 대하여 채권자는 채무자가 실제로 E에 취업한 것이 아니라 경쟁회사에 우회취업을 한 것이라는 취지로 주장한다. 전직금지가처분의 보전의 필요성을 판단함에 있어 반드시 채무자가 전직이 금지되는 경쟁업체에 취업한 사실이 명확하게 소명된 경우에만 그 필요성이 인정되는 것은 아니고, 채무자가 경쟁업체로 취업한 것으로 의심할만한 상당한 사정이 있거나 경쟁업체로의 전직을 계획하거나 의도하고 있다고 볼 만한 사정이 있는 경우에도 전직금지가처분의 보전의 필요성이 인정될 수 있다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 7. 24.자 2023카합20311 결정

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선택발명의 진보성 판단기준

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등 참조).

다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·증명하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조).

특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 – 진보성 불인정, 특허무효

이 사건 정정발명의 효과는 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

특허발명이 선행발명과 질적으로 다른 효과를 가지는지 여부 판단 시 고려할 효과 범위

실시예 1 내지 3은 화학식 (I)에 의한 페난트렌 유도체를 정공 수송층에 사용하였을 때 OLED의 수명 및 외부 양자 효율에 대한 결과만이 기재되어 있을 뿐이고 높은 유리 전이 온도, 높은 산화안정성, 양호한 가용성, 낮은 결정성 및 높은 열 안정성을 가진다는 점에 대해서는 이 사건 정정발명의 명세서에는 아무런 구체적 또는 정량적 기재가 없으므로, 결국 OLED의 수명 및 외부 양자 효율만이 이 사건 발명의 진보성 판단에 고려될 수 있다.

특허발명이 선행발명과 양적으로 현저한 효과를 가지는지 여부 판단

원고가 이 사건 제1항 정정발명의 모든 화합물이 외부 양자 효율 또는 수명에 있어서 양적으 추가로 제출한 비교실험자료를 살펴보더라도 로 현저한 효과를 갖는 것이라고는 보기 어렵다.

특허발명의 효과 뿐만 아니라 구성의 곤란성 고려하여 진보성 판단

특허권자 주장요지 - 이 사건 제1항의 정정발명이 선행발명 1의 선택발명이거나 선행발명 2의 선택발명이라고 하더라도, 그 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성도 고려되어야 하는데, 선행발명 1 또는 2의 화합물에서 페난트렌의 1번, 4번 위치에 주목하고 있지도 않고 페난트렌의 1번, 4번 위치에 아릴아미노기를 치환시킬만한 기술적 동기가 없으므로 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 발명을 용이하게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

특허법원 판단 - 페난트렌의 치환 가능한 위치는 불과 5가지 경우 뿐으로 통상의 기술자가 1번 또는 4번 위치를 선택하는데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없고, 선행발명에 1번 또는 4번 위치의 결합을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 것도 아니다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 도출하는 것이 곤란하다고 보기 어렵다.

이 사건 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 효과 면에서도 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵고, 구성의 곤란성도 인정된다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결

특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결.pdf

KASAN_전자소자 OLED 소재 화합물 선택발명의 진보성 부정 – 이질적 효과, 동질 효과의 현저성, 구성의 곤란성 판단 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결.pdf

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