1. 특허법 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가ㆍ품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
2. 사안의 개요
(1) 피고 국내업체에서 생산한 제품으로 외국에서 품목허가용 임상시험 사용, 특허권림범위에 속하는 제품임
(2) 원고 특허권자 주장요지 – 국내업체의 생산, 판매 행위는 상업적 특허발명의 실시에 해당하므로 특허권 침해를 구성한다.
(3) 특허법원 판결 요지 – 특허법 제96조 예외 해당, 특허권 침해 불인정
3. 쟁점 – 생산업체 본인이 아닌 제3자에게 판매하는 경우
(1) 원고 주장 – 생산업체는 연구 시험의 주체가 아닌 별개의 법적 지위에서 자신의 경제적 이익을 위하여 생산하였고 연구 시험 결과에 대한 직접적 이익은 제3자에게만 귀속되었으므로 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.
(2) 특허법원 판결 – 특허권자 주장 부정, 예외 적용 인정, 특허발명의 실시자에 의한 연구․시험에 비하여 제3자에 의한 연구․시험이 특허권자의 이익을 침해할 위험성이 더 크다고 할 수도 없다. 시험적 실시의 예외를 인정하더라도 특허권자의 이익이 과도하게 침해되는 등의 불합리한 결과가 발생하지 않는다.
4. 국내가 아닌 해외업체용 수출의 경우
(1) 특허권자 주장 - 국외 품목허가를 위한 연구․시험에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다는 주장, 특허법 제96조 제1항 제1호에서 말하는 연구․시험은 특허법의 속지주의 원칙에 따라 국내에서의 연구․시험을 의미하므로, 러시아에서의 품목허가를 위하여 생산된 경우 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.
(2) 특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허발명의 실시 목적이 ‘연구 또는 시험인 것’으로 정하고 있을 뿐, 그 연구․시험의 장소가 국내일 것을 요건으로 하고 있지 않다.
(3) 특허법 제96조 제1항 제1호는, 연구 또는 시험을 위하여 특허발명을 실시하는 행위는 기술발전에 기여할 수 있는 것이어서 특허권의 효력이 미치지 않도록 한 규정이다. 그런데 국제적 교류가 일상화된 현실에서 시험결과의 공유 등을 통해 해외에서의 시험이 국내에 영향을 미쳐 개량발명을 촉진하고 기술적 진보에 기여하는 계기가 될 수도 있으므로, 해외에서의 연구․시험이 국내 기술발전에 도움이 되지 않는다고 단정할 수는 없다. 따라서 위 규정의 연구․시험의 장소가 국내일 것으로 제한하는 해석은 특허법 제96조 제1항 제1호의 입법 취지에도 부합하지 않는다.
5. 목적상 상업적 개발, 시험에 적용되지 않는다는 주장
(1) 특허권자 주장 - 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험에 해당한다고 하기위해서는 특허발명의 실시 행위 자체가 연구․시험을 하기 위한 경우, 예컨대 특허성의 확인이나 개량발명 등을 목적으로 한 것이어야 하는데, 의약품 품목허가를 취득하여 궁극적으로 상업적 이익을 얻기 위한 것은 위 규정의 연구 또는 시험으로 볼 수 없다.
(2) 특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구․시험의 목적을 기준으로 적용 범위를 나누고 있지 않고, 달리 상업적 목적이 배제되어야 한다고 볼 근거가 없다. 연구․시험의 본질상 어떤 종류의 연구․시험이라도 기본적으로 기술발전에 기여할 수 있는 가능성을 포함하고 있으므로 기술발전과 전혀 무관한 연구․시험이라는 것을 상정하기 어렵다. 또한 연구․시험은 다양한 형태로 기술발전에 기여할 수 있으므로, 반드시 특허성의 확인, 기능 조사나 개량발명 등을 통해서만 기술발전이 도모된다고 할 수 없다. 연구․시험의 목적이 무엇인지, 즉 특허성 실증이나 기술 개량을 목적으로 하는지 또는 상업적 이익을 목적으로 하는지 등에 따라 특허법 제96조 제1항제1호의 적용을 달리하는 것은 위 규정의 취지에도 부합하지 아니한다.
첨부: 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914 판결
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