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- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

(1)   특허권자(원고) 주장요지: 부스덕트(부수품)는 조인트 키트(특허제품)와 세트를 이루어 함께 판매 및 시공되는 물품으로, 이 사건 각 특허가 포함된 것은 아니지만 조인트 키트 및 부스덕트의 기능과 목적을 고려해 보면 조인트 키트와 함께 판매될 수밖에 없다. 조인트 키트와 부스덕트는 그 설치 장소, 현황 등에 비추어 그 판매자에 의해 설치 시공(부수용역)이 이루어진다. 원고와 피고도 모두 오랜 기간 조인트 키트 및 부스덕트 판매와 함께 시공을 해 온 점에서, 피고의 각 특허침해로 인하여 원고는 조인트 키트(특허침해제품) 외에도 함께 판매되는 부스덕트의 매출이익 및 시공용역 이익 상당을 상실하였을 것이고, 이러한 손해는 충분히 예상 가능하다. 따라서 피고는 이 부분 손해도 배상해야 한다.

(2)   실시자 피고의 주장요지: 부스덕트와 조인트 키트는 별개의 물품이고, 부스덕트와 조인트 키트는 얼마든지 다른 형태의 제품으로 대체 가능하며, 부스덕트 내부의 도체와 도체를 연결하기 위하여 반드시 조인트 키트가 필요한 것도 아니다. 이 사건 각 특허는 피고 제품에만 적용되었으므로 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 피고 제품의 판매수량과 매출액만을 기준으로 해야 한다. 부스덕트 내부의 도체 및 조인트 키트를 연결 시공하는 행위는 단순한 노무행위에 불과할 뿐 특허권의 실시에 해당하지 않으므로 시공용역과 같은 부대 서비스에 관한 매출액은 손해액 산정에 고려해서도 안 된다.

(3)   특허법원 판결요지: 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다.

(4)   판단기준 법리

A.      특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 ’부수품‘이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 ’부수용역‘이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 ’부수손해‘라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.

B.      특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다.

C.      특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다.

D.     특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 ’하나의 제품을 구성하는 여러 부품‘처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.

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1.    사안의 개요 및 OEM 생산발주 계약서 중 품질관련 조항

(1)   원고회사 - OEM 생산업체, 수주 납품회사

(2)   피고회사 – 광케이블 모듈 설계, 개발회사 OEM 생산 발주회사

(3)  계약서 조항 - 제6조(품질 문제의 대응)

1.     생산회사(원고)가 생산한 계약 제품을 발주회사(피고)가 판매한 이후 고객으로부터의 불량품이 접수될 경우 불량품을 피고와 원고가 검토하여 생산 과정에서 기인한 또는 생산자 오류에 의한 불량품인 것으로 피고와 원고가 합의할 경우 불량 반품에 대한 처리는 승인된 완제품과 동일한 제품으로 반품 수량과 동일 수량으로 교환한다.

2.     본 조 1항에서 생산자 오류는 다음의 기준을 적용한다.

가. BOM에 명기된 원부자재가 아닌 B급 자재의 투입에 의해 생산된 제품

나. 작업 지도서에 기록된 작업 절차 및 검사를 지키지 않은 제품

다. 출하 검사 규격의 항목에 미달되는 것이 확인된 제품

3. 그 밖에 계약 제품의 호환성 문제 등 계약 제품의 설계상 오류는 피고의 책임으로 한다.

제11조(손해배상) 본 계약상 달리 정함이 있는 경우를 제외하고 일방 당사자는 본계약의 수행과 관련하여 자신의 귀책사유로 상대방이 입게 되거나 부담하게 되는 직접, 실질적인 손해를 전액 배상하여야 한다.

3.    품질불량 발생

(1)   생산자, 제조회사, 원고 – 발주제품의 OEM 제조공정 품질검사 통과, 양품 출하, 납품 완료, 그 후 단계 양품 중에서 “Ball lift” 불량 발생 – 피고 발주회사에서 진행성 불량으로 주장

(2)  피고 발주회사의 주장: 사용여부와 관계 없이 시간이 경과함에 따라 불량이 발생하는 “진행성 불량” 존재 – 현재 불량인지 여부와 상관 없이 전량 판매할 수 없음, 기존 판매제품도 회수, 교환 등 처리해야 함. 비용 추가 발생

(3)   원고 생산회사의 주장: (1) 설령 진행성 불량으로 보더라도 그 원인이 생산회사의 제조공정에 기인하는지 분명하지 않음, (2) 또한, 제품 불량 책임을 부담하더라도 그 책임범위는 불량으로 판명된 제품을 양품으로 교환해 주는 것으로 한정됨 (OEM 계약조항 적용 주장)

4.    전문가 감정 실시, 전문가 감정의견 요지 - 제조공정상 하자 의견

5.    법원 - 제조공정상 하자 인정, 생산회사 책임 인정, 감정결과 근거

6.    생산업체의 추가 면책 주장 - 품질 통과한 양품을 납품 받은 날로부터 6개월 이후 품질 클레임 제기함, 상법상 발견할 수 없는 하자책임 기간 6개월 한정 조항 적용, 면책 주장

법원판단 – 6개월 기간 제한의 하자담보책임 아니라 계약상 의무 불완전이행으로 인한 채무불이행 책임 – 기간 제한 적용 안됨

가)   상인간의 매매에서 매수인이 목적물을 수령한 때에는 지체 없이 이를 검사하여 하자 또는 수량의 부족을 발견한 경우에는 즉시, 즉시 발견할 수 없는 하자가 있는 경우에는 6개월 내에 매수인이 매도인에게 그 통지를 발송하지 아니하면 그로 인한 계약해제, 대금감액 또는 손해배상을 청구하지 못하도록 규정하고 있는 상법 제69조 제1항은 민법상의 매도인의 담보책임에 대한 특칙으로서(대법원 2008. 5. 15. 선고 2008다3671 판결 등 참조), 채무불이행에 해당하는 이른바 불완전이행으로 인한 손해배상책임을 묻는 청구에는 적용되지 않는다(대법원 2015. 6. 24. 선고 2013다522 판결).

나)   피고는 이 사건 OEM 계약에 따라 공급된 이 사건 제품에 원고의 귀책으로 인한 진행성 불량이 있어 전량 제3자에게 판매할 수 없게 되었다는 이유로 이 사건 OEM 계약 제11조에 따른 손해배상을 주장하고 있고, 이 사건 OEM 계약 제11조는 ‘계약의 수행과 관련하여 귀책이 있는 일방은 상대방이 입은 손해를 배상해야 한다’는 규정으로서 약정 채무불이행에 관한 조항이거나 법정 채무불이행에 관한 내용을 계약 내용에 규정한 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 반소청구에는 하자담보책임에 관한 상법 제69조가 적용되지 않는다.

7.    생산업체의 책임제한 주장 – 불량품만 교환할 의무를 부담할 뿐 전량 환불할 의무는 부담하지 않는다는 주장에 대하여 – 법원 불인정

법원판단 - 이 사건 OEM 계약 제6조 제1항은, ① ‘품질 문제의 대응’이라는 표제 아래, ‘피고가 판매한 이후 고객으로부터 불량품이 접수될 경우 쌍방이 생산 과정 또는 생산자 오류에 의한 불량임을 합의하는 경우 동일한 품질의 제품으로 동일 수량을 교환한다’는 내용의 규정으로서 거래계에서 통상적으로 발생하는 불량접수에 대처하는 방법을 정한 것으로 보이고, 달리 원고와 피고 사이에 발생할 수 있는 손해배상에 관한 특칙을 규정하였다거나 금전적 손해배상을 배제하기 위하여 위 규정을 마련한 것으로 보이지 않는 점, ② 오히려 원고와 피고는 이 사건 OEM 계약 제11조에서 ‘손해배상’이라는 표제 아래 당사자들 사이의 손해배상에 관한 규정을 별도로 둔 점, ③ 당사자들이 이 사건 OEM 계약을 체결할 당시 이 사건과 같이 어느 시점까지는 정상품으로 판정되나 추후 언제든지 불량으로 바뀔 가능성이 있는 진행성 불량과 같은 하자를 예상하였던 것으로 보이지도 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 OEM 계약 제6조 제1항이 이 사건 OEM 계약 제11조에 우선하여 적용된다고 보기 어렵다.

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(1)   법원이 선정한 감정인의 감정 결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2006다67602 판결)

(2)   법원은 감정인의 감정 결과 일부에 오류가 있는 경우에도 그로 인하여 감정사항에 대한 감정 결과가 전체적으로 서로 모순되거나 매우 불명료한 것이 아닌 이상, 감정 결과 전부를 배척하여야 할 것이 아니라 그 해당되는 일부 부분만을 배척하고 나머지 부분에 관한 감정 결과는 증거로 채택하여 사용할 수 있다(대법원 2012. 1. 12. 선고 2009다84608 판결).

(3)   불리한 감정결과에 대해 다른 감정인을 선정해 재감정을 요청하는 방안은 실무상으로는 거의 받아들여지지 않습니다. 다른 감정인 선임해서 기존 감정인과 다른 감정결과가 나왔을 때 재판부에서 어느 결과를 받아들일지 난감한 상황에 처하기 때문입니다. 감정은 법원이 해당 쟁점에 대한 전문적 식견이 부족하여 전문가의 평가 및 의견을 구하는 것이므로 복수의 다른 의견보다 단일한 의견을 받기를 원합니다.

(4)   소송당사자는 법원의 감정절차에 앞서 사적으로 미리 감정을 의뢰하여 감정결과를 받아 참고하는 것이 바람직합니다. 다만 사적 감정결과를 의견서로 제출하더라도 상대방에서 다른 감정결과를 제출할 수 있으므로 재판부는 양측에서 감정인 선정, 감정항목, 감정절차 등에 동의한 후 진행하는 정식 감정절차에 따른 감정결과를 우선 적용합니다. 원칙적으로 양측에서 서로 다른 감정결과를 제출하였다면 재판부에서 그 중 하나를 선택할 수도 있지만, 실무상 상대방에서 동의하지 않고 다툴 것이므로 통상 중립적인 제3자에게 정식 감정을 의뢰하는 방안을 택할 것입니다.

(5)   법원에 감정결과가 제출된 후에는 당사자는 기존 감정인에 대한 사실조회신청(감정인에게 사실확인 또는 의견 요청)을 통해 감정결과에 대한 의견을 제출하면서 본인에게 유리한 의견을 구하는 방식을 취할 수 있습니다. 그 과정에서 다른 감정전문가의 의견을 첨부하는 방안도 있습니다. 사실조회신청에서 전문가의 식견이 반영되면 기존 감정인에게 감정결과에 대한 보정이나 의견 변경의 가능성도 있기 때문입니다.

(6)   특허법원 판결사례 - 특허침해로 인한 손해액 산정 감정방식에 관한 피고 주장 및 판단: 피고는 감정인이 한계이익률 산정에 사용한 원가하방경직성 분석방법론은 수 개월에서 수 년 이상의 단위로 매출과 비용이 연동되는 부스덕트 사업의 한계이익 산정에 적합하지 않은 점, 동일하거나 유사한 성질의 항목에 대해 원고와 피고를 서로 달리 판단하거나, 해당 항목의 객관적인 성격에도 전혀 부합하지 않는 점에서 이 사건 감정결과를 믿을 수 없다고 주장한다.

(7)   판결요지: 불수용 - 업종의 특성, 생산 공정의 성질 등에 따라 원가에 대한 분석이 달리 평가될 수 있는 점, 감정인이 사용한 방식이 회계분석 시 업계에서 사용되고 있을 뿐 아니라 그 원리나 방식이 비합리적이라고 볼 만한 사정도 없는 점에서 고정비/변동비를 단순한 항목으로 구분하는 대신 매출액 변화에 따른 실질적 변동 여부를 기준으로 판단한 감정방법이 경험칙에 반하거나 합리성이 없다고 보기는 어렵다. 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

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(1)   기여율 관련 법리: 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우,

(2)   침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

(3)   그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조).

(4)   기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조).

(5)   이 사건 각 특허의 기술적 의의 및 기여율 고려: 피고 실시제품은 여러 부품으로 구성되어 있고, 이러한 요소들과 피고의 인지도, 영업능력, 지속적인 연구·개발 등이 종합적으로 피고 실시제품의 이용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 따라서 피고가 피고 실시제품으로 얻은 이익액 전부가 이 사건 각 특허발명으로 인한 것이라고 볼 수는 없으므로 피고의 이익액 중 이 사건 각 특허의 침해와 관계된 부분의 기여율을 별도로 산정할 필요가 있다.

(6)   이 사건 각 특허의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 종합적으로 평가하여 기여율을 산정한다. 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 이익 중 이 사건 특허의 제1항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%, 이 사건 제3 특허 제2항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%로 정한다.

(7)   구체적 판단: 가) 불가결성 평가, 나) 중요성 평가, 다) 가격 비율 및 양적 비율 평가, 라) 이 사건 각 특허의 기술적 가치 등 평가, 마) 그 외 이익 발생 및 증가에 기여한 요소 - 피고의 인지도, 영업능력, 기술력, 전선 제품과 관련된 연구개발, 관련 시장에 원고와 피고 외 다른 업체의 제품도 판매되고 있는 점 등 피고 제품의 외적 요소도 이익의 발생 및 정도에 영향을 준 것으로 보이므로 기여율 산정에 고려한다.

첨부: 특허법원 2025. 3. 13. 선고 2022나2206 판결

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(1)   통상사용권자 피고 – 상표사용계약, 통상사용권 설정 받음, 등록하지 않았음

(2)   후발 전용사용권자 원고 - 전용사용권 설정, 등록

(3)   전용사용권자 원고가 피고를 상대로 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 손해배상 등을 청구한 사안

(4)   특허법원 판결요지: 상표권자와 통상사용권자 피고 사이의 이 사건 상표사용계약이 유효하게 존속한다는 사실만으로 피고가 원고 2의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하였음

(5)   대법원 판결요지: 원심이 ➀ 피고가 원고 1의 상표권을 침해하지 않았다고 판단한 것은 정당하나, ➁ 통상사용권자인 피고가 그 설정을 등록하지 않았으므로, 피고는 그 지위와 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다. 원심 파기·환송

(6)   전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호).

(7)   여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

(8)   전용사용권자 원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.

첨부: 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결

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