소멸시효__글71건

  1. 2018.10.01 [권리행사기간] 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유: 채무승인 + 시효이익 포기 + 등록보상금 지급 + 소멸시효 기산일 변경
  2. 2018.10.01 [권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 + 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트
  3. 2018.09.13 [공동발명쟁점] 공동발명 관련 실무적 포인트 몇 가지
  4. 2018.09.13 [실시보상쟁점] M&A 등 회사변경과 직무발명보상금 채무승계 여부 및 지급의무자 변경 여부: 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결
  5. 2018.09.13 [공동발명보상] 특허증 미등록 공동발명자의 손해배상청구 – 그 손해액은 직무발명보상금 중 공동발명자 기여분 상당액: 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결
  6. 2018.09.11 [직무발명분쟁] 개량발명에 관한 직무발명보상금 청구 사건: 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결
  7. 2018.09.11 [직무발명분쟁] 창업주, 기업 오너, 대표이사, 등기이사 등의 직무발명보상금 관련 실무적 포인트 – 현직 대표이사의 회사법인에 대한 직무발명보상금청구소송: 청주지방법원 2015. 11. 25. 선..
  8. 2018.09.11 [직무발명분쟁] 창업자, 기업 오너, 대표이사, 등기이사 등의 직무발명 관련 실무적 포인트 몇 가지
  9. 2018.09.10 [공동발명쟁점] 바이오신약 특허발명과 대학교수 관련 공동발명자 분쟁 – 특허권 양수회사에서 진정한 발명자를 정확하게 확인하지 못해 특허지분권 상실 및 이익분배 등 거액지출 분쟁사례
  10. 2018.09.10 [직무발명분쟁] 직무발명을 사용자에게 신고하지 않고 무단 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원등록한 경우 법적책임 – 형사상 업무상배임죄 + 민사상 손해배상책임: 대전지방법원 20..
  11. 2018.08.31 [보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준: 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 요지
  12. 2018.08.31 [보상청구쟁점] 인수 합병이 아닌 사업부문 양수도 vs 인수 합병과 구별 – 전직 회사의 종업원 발명자가 소속 변경 후 양수회사에 대한 직무발명보상청구 가능성 여부: 서울중앙지방법원 2016...
  13. 2018.08.31 [보상청구소송] 인수 합병 전 벤처회사 재직 종업원이 인수 합병한 신설회사 또는 존속회사에 대해 직무발명 실적보상 청구 + 양사의 직무발명 규정이 다른 상황에서 소멸시효 판단
  14. 2018.05.15 [직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 중단사유 채무승인 OR 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 볼..
  15. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 구별기준
  16. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
  17. 2017.12.29 [직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 + 직무발명보상 의무 불인정: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결
  18. 2017.12.21 [직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 + 사용자 실시매출발생 + 직무발명보상금 산정 : 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결
  19. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결
  20. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명에 대한 보상청구
  21. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 + 추가청구포기 및 부제소합의 효력
  22. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준: 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결
  23. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트
  24. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 1] 실무적 포인트 몇 가지 정리
  25. 2017.09.27 직무발명 보상금 청구소송의 실무 및 사례 발표
  26. 2017.07.29 유류분 반환과 세금 관련 실무적 포인트
  27. 2017.07.28 현직 부장판사가 정리한 유류분 반환청구소송 관련 판례요지 및 실무적 포인트
  28. 2017.07.27 유류분 산정방법 + 상속재산 산정방법 + 유류분반환청구의 실무적 포인트 몇 가지
  29. 2017.07.13 직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부
  30. 2017.07.12 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유 채무승인: 등록보상금 지급 + 소멸시효 기산일 변경

 

 

1. 소멸시효 기산일 이후 지급한 출원보상, 등록보상 등 채무승인 행위와 소멸시효의 중단사유     

 

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

직무발명보상 중 일부로 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결).

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

실무적으로 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요한 문제입니다.

 

실적보상 또는 처분보상 규정이 없는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 이 경우 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일을 뒤로 미룰 수 있는 사유, 즉 소멸시효 중단사유가 있는지 여부가 문제입니다.

 

다만, 실무상 유의해야 할 특별한 상황도 있습니다. 예를 들어, 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결).

 

직무발명을 다수 국가에 출원 및 등록한 경우라면, 최초 출원일로부터 10년이 지났지만 해외출원등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효가 완성되었다고 단정할 수 없습니다. 소멸시효 중단사유 중 채무승인에 해당하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

그러나 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설이 있습니다. 판례에서 채무승인으로 인한 소멸시효 중단을 다음과 같이 다소 엄격하게 판단하기 때문입니다.

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다."

 

정리하면, 등록보상규정이 없거나 단순하게 등록보상 규정만 있고, 단지 등록보상금을 지급한 경우를 소멸시효의 중단사유 중 채무승인에 해당하는지가 핵심 쟁점입니다. 위 대법원 판결에 비추어보더라도, 직무발명보상금액수는 처음부터 확정되기 어려운 요소라는 점, 사용자가 직무발명보상 중 일부로 등록보상을 한 점, 종업원 직무발명자에게 그와 같은 의사표시를 한 점 등을 고려하면, 등록보상 지급을 직무발명보상금의 일부 변제로서 채무승인으로 보는 것이 옳다 생각합니다.

 

2. 직무발명 출원보상, 등록보상과 소멸시효 기산일 변경  

 

정리하면, 실적보상규정 등 특별한 사정이 없는 경우에도 직무발명보상금 소멸시효의 기산일직무발명 승계일/출원일이 아니라 등록보상금 지급일 또는 해외등록보상금 지급일 중 가장 늦은 날로 볼 수 있습니다.

 

3. 직무발명 실시보상에 관한 합의제안 소멸시효 중단사유 채무승인 + 소멸시효 기산일 변경 사례

 

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결: 회사에서 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 사용자가 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다.

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 사용자 회사는 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다

 

KASAN_[권리행사기간] 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유 채무승인 시효이익 포기 등록보상금 지급

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작성일시 : 2018. 10. 1. 15:30
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1. 기본법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2. 소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

대법원 2010. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

 

KASAN_[권리행사기간] 직무발명보상청구권의 행사기간 10년 소멸시효의 기산점 관련 실무적 포인트.pdf

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작성일시 : 2018. 10. 1. 14:30
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 공동발명 관련 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 13. 11:30
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1. 직무발명 당시 사용자 A회사의 책임범위: 원칙적으로 M&A 당시까지 직무발명으로 인해 발생한 사용자 이익 범위로 책임 제한

대법원 판결 - “사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익 액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도 시까지 사용자가 얻은 이익 액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야한다.”

 

2. M&A 과정에서 직무발명에 대한 가치평가 후 양도한 경우: 직무발명 특허에 대한 양도대금이 있는 경우에는 통상의 기술이전과 동일하게 평가

그 양도대금이 사용자의 이익에 포함됩니다. M&A라고 해서 달라질 것은 없습니다. 이 쟁점에 관한 위 대법원 판결의 관련 부분을 인용하면 다음과 같습니다. “원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있다. 그럼에도 원심은 이 사건 발명의 양수인 피고에게 발생하였거나 발생할 이익액을 참작하여 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하고 말았으니, 여기에는 이 사건 권리의 양도대금 산정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.”

 

3. 직무발명을 개별적으로 양수한 B회사의 책임범위: 원칙적으로 통상의 기술이전과 동일하게 직무발명 보상금에 관한 책임 없음

개별적 기술이전과 구별되는 M&A로 양도인의 채권채무를 모두 포괄적으로 승계한 경우라면 직무발명보상금 청구권도 채무로서 일반 승계한 것으로 보아야 합니다. 이와 같은 경우라면 전 사용자 A는 양도 시점까지 범위에서, B회사는 양도 전 범위에서는 A회사와 연대하여, 그 이후 범위에서는 B 단독으로 종업원에게 직무발명 보상금을 지급할 책임이 있다 할 것입니다.

 

4. 직무발명 보상금 - 우발적 채무: 반드시 체크할 것

B회사 입장에서는 직무발명 보상금은 예상하지 못한 우발적 채무에 해당할 수 있습니다. 이와 같은 예상하지 못한 채무를 회피하기 위해서는 M&A 과정에서 직무발명에 관한 Due Diligence를 정확하고 철저하게 수행해야 합니다. 현실적으로 전문가에게 관련 업무를 의뢰하여 철저한 Due Diligence를 하는 경우는 거의 없습니다. 만약, M&A대상 기업이 그 핵심 자산이 기술과 IP 중심인 벤처기업이라면 향후 발생할 수 있는 직무발명 보상금으로 인한 우발적 채무의 규모가 심대한 경우도 있을 것입니다. 따라서, 장기적 관점에서 직무발명에 관한 리스크를 철저하게 조사 검토하는 것이 꼭 필요합니다.

 

KASAN_[실시보상쟁점] M&A 등 회사변경과 직무발명보상금 채무승계 여부 및 지급의무자 변경 여부 대법원 201

 

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작성일시 : 2018. 9. 13. 10:30
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직무발명의 발명자가 복수인 경우 특허를 받을 권리는 공유로서, 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 특허등록이 거절되고, 그와 같은 사실을 모르고 등록된 후에도 무효사유에 해당합니다. 배제된 공동발명자가 특허무효를 청구하면 손해라는 생각에서 그 특허무효를 원하는 것이 아니라 그 특허를 그대로 두고 자신의 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 경우입니다. 이때 특허발명의 실시로부터 발생한 이익 중에서 공동발명자로서 자신의 기여분에 해당하는 직무발명보상금을 청구할 수 있는지 또는 이에 상당하는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됩니다.

 

다른 공동발명자로부터 특허를 받을 권리를 침해한 경우 이는 불법행위에 해당하므로, 가해자에게 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상액을 특허권 침해를 원인으로 한 손해배상액 산정과 유사하다고 보고, 특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 기초로 그 손해배상액을 산정하는 것은 잘못이라는 대법원 판결이 있습니다. 대법원은 해당 발명이 직무발명에 해당하는지 먼저 판단해 보고, 직무발명이라면 직무발명보상금 상당액이 공동발명자의 손해로 보아야 한다는 입장입니다.

 

위 대법원 판결에 따르면, 직무발명에 해당함에도 사용자가 정당하게 승계하지도 않고 정당한 보상도 없이 발명자를 배제한 채 특허를 등록 받았다면 직무발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 것이고, 그와 같은 침해행위로 인한 재산상 손해액은 직무발명 제도에 따라 발명자가 받을 수 있는 정당한 보상금 상당액이라는 것입니다. 직무발명에 관한 정당한 보상금을 산정하는 법리에 따라 산정된 금액을 손해액으로 배상해야 한다고 판시하고 있습니다. 따라서, 발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 경우에도 그 손해액을 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 규정을 그대로 유추 적용하는 것은 위법이라고 판결하였습니다. 그렇게 손해액을 산정할 할 것이 아니고, 직무발명 보상금 산정에 관한 특허법, 발명진흥법의 규정과 법리에 따라 공동발명자에 대한 직무발명보상금으로 산정될 수 있는 금액을 발명자에서 배제된 공동발명자의 손해배상액으로 하여야 한다는 판결입니다.

 

KASAN_[공동발명보상] 특허증 미등록 공동발명자의 손해배상청구 – 그 손해액은 직무발명보상금 중 공동발명자 기여

 

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작성일시 : 2018. 9. 13. 09:30
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1. 사안의 개요

원고 발명자는 피고 사용자 회사의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 151항에 근거)하였습니다.

 

2. 판결요지 - 발명자 요건

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.

 

3. 쟁점 - 발명자 판단

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

 

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명 하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단 하였습니다.

 

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구 범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

 

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

 

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야합니다.

 

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

 

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

 

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 개량발명에 관한 직무발명보상금 청구 사건 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 201

 

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작성일시 : 2018. 9. 11. 17:00
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앞서 설명한 것처럼 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 구 특허법과 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시하고 있습니다.

 

따라서 전문경영인 CEO 뿐만 아니라 주주인 임원도 회사법인에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도 그 소유주 대표이사는 법인과 구별되므로 종업원 지위에서 직무발명을 할 수 있고, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다. 직무발명보상금을 법인에게는 세액공제, 발명자에게는 일정범위내에서 비과세소득으로 보는 세법상 특혜가 있습니다. 따라서 사업체 법인과 오너 모두에게 직무발명보상금을 지급하면서 얻는 이익이 크기 때문에 위와 같은 구별의 실익이 있습니다.

 

절세 목적으로 회사에서 대주주 대표이사에게 직무발명보상금을 지급하는 경우는 종종 있습니다. 그러나 위 판결 사안과 같이 현직 대표이사가 회사법인을 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기한 사례는 거의 없습니다. 판결에 설명된 배경을 읽어보면, 대표이사 사장으로 재직 중이나 회사의 대주주 또는 회사법인과는 서로 이해관계를 달리하는 것으로 짐작됩니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 창업주, 기업 오너, 대표이사, 등기이사 등의 직무발명보상금 관련 실무적 포인트 – 현직

 

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작성일시 : 2018. 9. 11. 16:00
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1. 대표이사, 등기이사, 감사, 비등기이사, 임원도 직무발명을 할 수 있고, 종업원의 지위에서 사용자 법인에 대해 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 발명진흥법의 직무발명 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

2. 실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.

 

3. 그러나 사업체의 실질적 소유자이지만 공식적으로는 회사 내에서 어떤 직위도 갖고 있지 않는 경우, 예를 들어 법인 사업체의 주주 지위만 갖고 있는 경우라면 직무발명 관련하여 종업원에 해당하지 않습니다. 직무발명자 자격이 없는 외부인에 해당합니다.

 

4. 소규모 회사에서는 특허출원을 할 때 직무발명에 해당함에도 불구하고 회사 명의가 아니라 대표이사 또는 사장 명의로 특허출원을 하는 경우가 있습니다. 이와 같은 특허출원 실무관행은 법적 문제가 많습니다. 대표적 문제는 발명자 및 그 승계인만이 특허출원을 할 수 있으며, 이를 위반하면 특허무효 사유에 해당하므로 대표이사 명의로 잘못 등록된 특허는 추후 특허무효의 위험성을 안고 있습니다. 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효가 된다는 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003373 판결 내용이 대표적 사례입니다.

 

5. 뿐만 아니라, 직무발명을 회사에 신고하지 않고 법인과의 관계상 타인에 해당하는 대표이사 또는 실질적 소유자 명의로 출원하는 것은 특허무효에 그치지 않고 회사에 대한 배임 책임까지 질 수 있습니다. 형사상 배임죄 처벌 및 민사상 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결이 많습니다.

 

6. 특히, 창업초기 실질적 소유자 또는 대주주 위치에 있었던 대표이사 등 임원이 사업성공에 따라 상장하는 경우나 M&A로 경영진이 변경되는 경우와 같이 회사와 창업 주축 임원의 이해관계가 달라지는 시점에 직면하면 회사의 가장 중요한 자산인 기술 및 특허권을 대표이사 개인 명의로 등록 받은 것에 대해 법적 책임을 묻는 분쟁이 자주 발생하고는 합니다.

 

7. 따라서, 벤처, 창업회사, 실질적 1인 회사 등 소규모 회사라고 하더라도 직무발명에 관련된 법적 자문을 받고 법률에 따른 적절한 직무발명 관련 시스템을 구축 운영하는 것이 바람직합니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 창업자, 기업 오너, 대표이사, 등기이사 등의 직무발명 관련 실무적 포인트 몇 가지.pd

 

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작성일시 : 2018. 9. 11. 15:00
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대상 특허기술은 블록버스터 항암제 신약인 모노클로날항체 Erbitux (cetuximab)입니다. 발명자인 교수가 대학이나 연구기관을 이동하면서 연구개발을 한 경우 특허출원 당시 발명자 확정도 어려울 뿐만 아니라 특허 라이선스 등 과정에서도 사후적으로 정확하게 확인하는 것이 실무적으로 쉽지 않습니다. 그렇지만, 진정한 발명자를 정확하게 확인하지 못한 경우 사후적으로 중대한 결과를 초래한다는 점을 분명하게 보여주는 사례입니다.

 

1. 발명자, 연구개발 및 특허등록 경위

Dr. Joseph Schlessinger1974Israel Weizmann 연구소에서 박사학위를 받고 교수로 재직하던 중, Meloy Lab.이라는 미국 벤처회사의 제안으로 19859월 안식년 휴가(sabbatical leave)를 받고 Meloy로 옮겨 보수를 받으면서 연구를 계속하였습니다. Dr. Schlessinger는 안식년 휴가 중에도 Weizmann 연구소 직위와 Lab을 그대로 유지하였으므로 사실 2중 취업에 해당합니다. Meloy에 근무하면서도 Weizmann 연구소를 정기적으로 방문하기도 했을 뿐만 아니라 다수의 와이즈만 연구원을 Meloy 연구실에 데려오기도 했습니다. 이와 같이 발명자가 복수의 회사에 속하는 경우 직무발명의 승계관계가 매우 복잡합니다.

 

Dr. Schlessinger19871Meloy 연구실에서 만든 모노클로날항체(MAB)를 와이즈만 연구소에 가져가서 약효시험을 의뢰하였고, 그 다음 해 Israel Weizmann 연구소 Dr. Michael Sela 지도교수와 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwirtz (연구교수) 팀은 MAB와 항암물질의 복합이 놀라운 치료효과를 나타낸다는 in vivo 실험 결과를 얻었습니다. 특히 그때까지의 통념이었던 화학물질과의 conjugation 없이 단순히 복합 투여만 해도 상승적 치료효과가 나타난다는 예상하지 못한 결과를 얻었습니다. 이와 같은 실험 결과를 Dr. Schlessinger에게 알려주고, 작성된 논문 초안의 사본도 제공하였습니다.

 

그런데, Dr. Schlessinger는 미국으로 돌아온 후 1988. 9. 15. 위 연구결과를 Israel Weizmann 연구소와 협의 없이 Meloy사 연구원들과 함께 공동 발명자로 미국 특허청에 단독 특허출원 하였습니다. 특허 명세서에는 Israel Weizmann 연구소에서 수행한 연구 내용을 포함하고 있을 뿐만 아니라 특정 부분에서는 Weizmann 연구소에서 발표한 논문에 실린 데이터 등을 그대로 사용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Weizmann 연구소 팀은 발명자에서 제외하였습니다.

 

한편, Weizmann 연구소에서는 Dr. Schlessinger 포함하여 Dr. Michael Sela, Dr. Esther Aboud-Pirak, Dr. Esther Hurwirtz4명을 공동 저자로 표시한 논문을 특허 출원일보다 조금 늦은 198812Journal of the National Cancer Institute라는 학술지에 발표하였습니다.

 

벤처회사 MeloyRhone Poulenc Rorer로 인수되었다가, 다시 ImClone, 그 후 최종 합병을 거쳐 Aventis로 인수되었습니다. 그 와중에 Rhone Poulenc Rorer 명의로 출원된 미국 특허출원은 장기간 CP, CIP 등 복잡한 심사과정을 거쳐 결국 2001. 4. 17. 미국특허 제6,217,866호로 특허 등록되었습니다.

 

2. 대형 특허 라이선스

특허권자는 위 특허등록 직후 2001919일 특허제품 Erbitux의 개발 및 판매 권리에 대해 BMS와 사이에 로열티 규모가 무려 1.3조원대에 이르는 대형 라이선스 계약을 체결하였습니다. BMS는 북미(미국과 캐나다) 실시대가로 upfront 2억불, NDA acceptance 3억불, FDA approval 5억불의 milestone으로, 10억불의 기술이전료를 특허권자에게 지급하기로 하고, running royalty 또한 북미시장 매출액의 39%로 정하는 등 파격적인 조건이었습니다.

 

3. 공동발명자 쟁점

이와 같이 특허등록과 대형 라이선스 성공소식이 빅 뉴스로 세상에 알려지자 Israel Weizmann 연구소에서 특허권의 권리귀속 문제를 제기하였습니다. Israel Weizmann 연구소의 Dr. Michael Sela 지도교수와 실험실 소속 2명의 연구원 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwirtz (연구교수)이 실질적 발명자에 해당한다고 주장한 것입니다. 물론 동료 연구원이었던 Dr. Schlessinger의 기여부분도 있지만, 그의 단독 발명은 절대 아니다라는 취지입니다.

 

Israel Weizmann 연구소(엄밀하게는 Yeda)에서는 200310월 미국 Southern District of New York 법원에 특허발명자를 진정한 발명자로 정정하는 소송을 제기하였고, 장기간에 걸친 치열한 재판 끝에 2006918일 기존 특허증에 발명자로 기재된 슐레진저와 3명의 Meloy 연구원에서 Dr. Schlessinger를 제외한 3명을 빼고 대신 와이즈만 연구소의 Sela, Pirak, Hurwitz를 진정한 발명자로 인정하는 판결을 하였습니다.

 

; 판결에 따라 발명자를 정정하고, 나아가 사용자가 직무발명을 승계하는 법리에 따라 결국 Israel Weizmann 연구소를 거처 최종적으로 Yeda가 해당 특허에 관한 권리를 갖게 되었습니다. 물론 Dr. Schlessinger 또한 진정한 발명자로 인정되었으므로 그로부터 권리를 승계한 부분은 유효합니다. 따라서, 공동 발명에 따른 공유 특허권이 된 것입니다.

 

참고로, 우리나라 특허법은 공동발명의 경우 공동 발명자가 공동으로 특허출원을 해야 하고, 진정한 발명자를 제외한 경우 특허무효 사유에 해당합니다. 그런데, 위 사건과 같이 사후적으로 진정한 발명자가 밝혀진 경우에도 특허무효를 사후적으로 치유할 수 없기 때문에 결국 진정한 발명자도 특허권을 상실한다는 심각한 문제가 있습니다. 진정한 발명자의 권리보호에 미흡한 현행 특허법 규정을 하루 빨리 개정할 필요가 있습니다.

 

4. 공동발명자 확정의 효과

판결 후 특허권 소유 관계를 바로잡고, 그 이전까지 발생한 부분에 대해 YedaAventis ImClone는 협상을 통해 200712월 새로운 공유 특허권자 Yeda에게 두 회사는 각각 6천만불, 합계 1.2억불(1300억원)을 일시불로 지급하고, 추후 임클론으로부터 제품 매출에 대한 소정의 경상 기술료(running royalty)를 받기로 합의했다고 합니다.

 

5. 시사점

특허출원과 논문발표 시점으로부터 무려 13년이 지난 후 특허등록이 되고, 거의 18년이 지나 시점에 진정한 발명자를 확정하는 판결이 나왔으며, 그 후 로열티 금액을 분배하는 절차를 거친 것입니다. 통상 특허발명이 신약개발 성공으로 연결되어야만 그때서야 진정한 발명자 문제가 대두될 가능성이 높습니다. 의약분야에서는 그때까지 10여년 이상의 장기간이 걸리고, 그동안 누구도 관심을 크게 갖지 않는다고 방심할 수도 있습니다. 그러나, 특허발명이 상업적으로 크게 성공하면 발명자와 사용자에게 거액이 걸린 중대한 문제가 됩니다. 아무리 많은 시일이 경과되었다고 해도 진정한 발명자로서는 그냥 넘어가기는 어렵기 때문에 결국 심각한 법적 분쟁으로 연결됩니다. 가능하다면 처음부터 진정한 발명자를 정확하게 확인하여 특정하는 것이 바람직할 것입니다. 특히, 신약개발에 관한 특허를 양수하거나 라이선스 하는 경우 이와 같은 발명자 문제를 정확하게 체크하고 확인하는 과정을 반드시 거쳐야 할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 바이오신약 특허발명과 대학교수 관련 공동발명자 분쟁 – 특허권 양수회사에서 진정한 발명자

 

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작성일시 : 2018. 9. 10. 10:30
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1. 형사상 업무상 배임죄

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

 

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

 

2. 민사상 손해배상 책임

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.

 

대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

 

3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

 

4. 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결

종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

 

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 직무발명을 사용자에게 신고하지 않고 무단 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원등록한

 

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작성일시 : 2018. 9. 10. 09:44
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1. 합의서 조항 예문

종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’

 

2. 특허법원 판결요지

회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐,

 

직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.

 

, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다.

 

위와 같이 판단하는 근거는 다음과 같다.

당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 200618969 판결 등 참조).

 

그런데 구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하는 것일 뿐 그 권리관계에 대한 당사자의 처분을 직접적으로 금하는 취지의 강행법규는 아니다.

 

따라서 합의서에 포함된 부제소합의가 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 이루어진 것이라면, 설령 그 부제소합의로 말미암아 그 대상으로 된 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금에 관한 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장(부제소 합의 당시 지급받은 직무발명보상금이 정당한 보상금의 액수에 미치지 못한다는 등의 주장)을 하지 못하게 된다고 하더라도 그러한 사정을 들어 그 부제소합의가 강행법규인 구 특허법 제40조 제1항에 위반하여 무효로 된다고 할 수는 없다.

 

부제소 합의 당시 이 사건 특허발명에 대한 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권이 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계였는지에 관하여 본다.

 

최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 9749732 판결 등 참조).

 

그러나 근로자가 회사를 퇴직하고 퇴직금 등을 수령하면서 회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우,

 

그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 9711133 판결 등 참조).

 

나아가 회사와의 근로관계를 장차 일정한 시점에서 종료시키기로 하고 그 퇴직금과 관련하여 회사에 대하여 어떠한 청구나 이의도 하지 않겠다는 내용의 부제소 합의를 하는 것은 퇴직금의 사전포기에 해당하지 않고 따라서 근로기준법에 위반되지 않는다고 할 것이다(대법원 2006. 12. 9. 선고 200536762 등 참조).

 

위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다.

 

, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.

 

구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점에 발생하는 것인 것, 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소 합의는강행법규(실체법)인 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다

 

KASAN_[보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준 특허

 

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작성일시 : 2018. 8. 31. 14:30
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포괄승계인 합병과 달리 사업부문 양수도는 원칙적으로 계약내용에 제한을 받는 특별승계에 해당합니다. 직무발명보상 문제가 합병의 경우 보다 훨씬 복잡해 질 수 밖에 없습니다. 복잡한 사실관계와 어려운 법적 쟁점이 많은 사건인데, 판결내용 중 핵심사항만을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

특정사업의 포괄적 양수도 계약서에 자산의 매각과 양도, 부채의 인수 조항은 아래와 같습니다. 외형상 상당히 포괄적인 내용이지만, 본질적으로 특정승계 조항에 해당합니다.

 

  

한편, 당사자는 다음과 같이 매수인의 책임 범위를 한정하는 명시적 조항을 두었습니다. 물론 계약 당사자만을 구속할 뿐 직무발명자를 포함하는 제3자를 구속하는 효력까지는 없습니다만, 위 사업 양수도 계약이 포괄승계 계약으로 볼 수 없다는 중요한 근거가 될 것입니다.

 

 

 

결국 서울중앙지방법원은 위 사업부문 양수도 계약은 회사를 인수, 합병하는 경우와 같은 포괄승계 계약으로 볼 수 없고, 특정승계에 의한 자산매매계약이므로, 위 계약서에서 승계대상으로 기재하지 않았던 직무발명보상채무를 매수인에게 부담시킬 수 없다는 취지로 판결하였습니다.

 

현재 존속회사에 대한 직무발명보상청구를 인정하지 않는다는 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

참고로 회사를 인수 또는 합병하는 경우에는 현재 존속하는 회사에 대한 직무발명보상청구를 인정합니다. 종전회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계되기 때문입니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

 

따라서, 벤처회사 재직 중 직무발명을 완성한 후 회사에 양도한 직무발명자는 합병으로 소멸된 경우, 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

 

KASAN_[보상청구쟁점] 인수 합병이 아닌 사업부문 양수도 vs 인수 합병과 구별 – 전직 회사의 종업원 발명자가

 

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작성일시 : 2018. 8. 31. 13:30
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상법 제235(합병의 효과) "합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 설립된 회사는 합병으로 소멸된 회사의 권리의무를 승계한다." 포괄승계를 정한 강행규정입니다.

 

합병으로 소멸하는 회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계됩니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

 

벤처회사 재직 중 직무발명을 완성한 후 회사에 양도한 직무발명자는 합병으로 소멸된 벤처회사에 대한 직무발명보상청구권을 갖습니다. 그 직무발명보상청구권을 행사하기 전, 또한 소멸시효 완성으로 소멸되기 전에 합병으로 벤처회사가 인수 합변으로 소멸된 경우, 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

 

그런데, 합병으로 소멸된 벤처회사와 존속회사의 직무발명보상규정이 서로 다른 경우 그 법적 효과가 문제됩니다. 현재까지 위 쟁점에 관한 판결은 없지만, 다음과 같이 사용자보다 근로자에게 유리하게 적용하는 것이 타당하다 생각합니다.

 

직무발명보상규정은 근로관계 규정에 속합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결도 "직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다"고 판결하였습니다.

 

합병으로 소멸된 회사의 종업원이 존속회사에 대해 퇴직금 사안에서, 대법원은 그 적용을 배제하기로 하는 노사합의가 없는 한, 합병 전 회사의 규정이 근로자에게 유리한 경우라면 소멸된 회사의 규정을 적용하고, 반대로 존속회사의 규정이 유리한 경우에는 존속회사 규정을 적용해야 한다는 입장입니다.

 

직무발명보상규정도 마찬가지로 보아야 할 것입니다. 소멸회사에는 직무발명에 대한 실적보상 규정이 있으나 존속회사에는 없는 경우 소멸회사의 규정을 적용해야 하고, 반대 상황이면 존속회사 규정을 적용해야 할 것입니다. 합병이라는 우연한 사정으로 인해 종업원 발명자가 이미 취득한 직무발명보상금청구권을 박탈할 수도 없고, 반대로 존속회사에서 포괄승계한 근로자를 기존 근로자와 차별대우할 수도 없기 때문입니다.

 

또한, 직무발명보상청구권의 소멸시효 완성 또는 중단 여부에도 결정적 영향을 미칩니다. 직무발명실적보상 규정의 존재여부에 따라 소멸시효 중단여부가 달라질 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 다음과 같이 종업원 발명자에게 유리한 해석이 타당할 것입니다.

 

첫째, 합병으로 소멸된 회사에 직무발명실적 보상규정이 있으나 존속회사에는 없는경우에도 존속회사에서 포괄승계한 직무발명보상청구권을 10년 기간 경과 후 소멸시효 완성으로 소멸되었다고 볼 수 없습니다. 벤처회사가 합병되지 않았다면 10년 후에도 여전히 사용자에 대해 행사할 수 있었던 직무발명보상금청구권이 합병되었다는 우연한 사정으로 인해 소멸되었다고 볼 수는 없습니다. 따라서 종업원 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

둘째, 반대로 합병으로 소멸된 회사에는 직무발명실적 보상규정이 없었으나 존속회사에는 있는경우, 합병으로 존속회사가 포괄승계한 직무발명보상채무에 대해서는 존속회사의 실적보상 규정이 적용되어 소멸시효 중단의 효과가 발생합니다. 합산하여 10년이 경과되었다고 해도 존속회사에 대한 직무발명보상청구권은 소멸시효 중단으로 인해 소멸되지 않는다고 보아야 할 것입니다.

 

KASAN_[보상청구소송] 인수 합병 전 벤처회사 재직 종업원이 인수 합병한 신설회사 또는 존속회사에 대해 직무발명

 

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작성일시 : 2018. 8. 31. 12:30
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1. 기존의 직무발명청구권의 소멸시효 기간 중 소멸시효 중단사유인 채무승인 여부

직무발명보상규정, 특히 실적보상규정을 새로 만든 경우에도 일반적 규정이고 특정한 채무를 대상으로 하지 않습니다. 따라서 구체적 사안에 대한 직무발명보상청구권, 특정 채권에 대한 채무승인으로 소멸시효 중단사유로는 보기 어렵습니다. 

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결에서 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 판시하고 있는데, 여기서 그 권리는 추상적, 일반적 권리가 아니라 구체적, 특정 채권을 의미한다고 보아야 할 것입니다.

 

또한, 대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결에서도 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인으로 인정하지 않았습니다. 이와 같이 판례는 소멸시효 중단사유 채무승인을 상당히 엄격하게 판단합니다.

 

2. 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 해석되는 채무승인에 해당하는지 여부  

소멸시효 중단사유 채무승인은 채무의 존재를 인정하는 관념의 통지에 해당하지만, 시효이익의 포기는 여기서 더 나아가 그 이익을 포기한다는 효과의사를 요건으로 합니다. , 직무발명보상금 채무의 존재를 인정하는 것 뿐만 아니라 그것이 소멸시효가 완성되어 더 이상 지급하지 않아도 되지만 굳이 지급하겠다는 의사표시, 즉 시효완성이라는 법적 이익을 포기한다는 효과의사까지 더해져야만 소멸시효 완성으로 인한 시효이익의 포기가 성립됩니다.

 

그런데, 실적보상규정을 제정한 것을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로도 볼 수 없다 할 것이므로, 채무의 존재를 인정한다는 것을 전제로 하여 이익포기라는 효과의사까지 요구하는 시효이익의 포기에는 당연히 이를 수 없습니다.

 

3. 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 발생한 것인지 여부  

통상 실적보상규정은 소멸시효 진행의 법률적 장애로 보는 경우가 많습니다. 새로 만든 실적보상규정이 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 관련 법률적 장애로서 소멸시효 중단사유로 볼 수 있는지 여부는, 새로운 실적보상규정의 적용범위에 따라 달라질 것입니다.

 

(1) 사용자와 종업원 사이에 직무발명보상청구권이 발생한 후 소멸시효 기간이 경과하기 전 사안에 대해서도 새로운 실적보상규정을 적용하기로 하고, 그 실적보상규정에 따르면 실적보상에 관한 심의 및 결정 등 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있다면, 판례에서 말하는 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 있다고 보아야 할 것입니다.

 

(2) 그러나, 새로운 실적보상규정은 기존의 직무발명에 대해서는 적용하지 않고 그 규정의 시행일 이후 승계된 직무발명에 대해서만 적용한다고 정한다면 기존의 직무발명보상청구권의 소멸시효에 어떤 영향도 미치지 않을 것입니다.

 

4. 유의할 점!! - 앞서 설명한 관련 쟁점을 명확하게 판시한 우리나라 판결이나 외국 판결 없음. 학술논문도 없음. 사적 견해에 불과함. 

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에

 

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작성일시 : 2018. 5. 15. 17:27
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1. 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 판단기준 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 - "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며,

 

그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

2. 묵시적 방법으로 한 채무승인 존재여부 판단

대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.

 

구체적 사안의 판단: 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인의 뜻을 확정적으로 표시한 것이라고 해석하기 어렵다고 판결.

 

3. 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 판단기준

대법원 2013. 7. 25. 선고 201156187 판결 – “시효이익을 받을 채무자는 소멸시효가 완성된 후 시효이익을 포기할 수 있고, 이것은 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다고 하는 효과의사를 필요로 하는 의사표시이다.

 

그리고 그와 같은 시효이익 포기의 의사표시가 존재하는지의 판단은 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.”

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200992784 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다(대법원 2008. 7. 24. 선고 200825299 판결).

 

4. 이론적 구별 : 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기

소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 시효이익을 받는 당사자 채무자가 소멸시효의 완성으로 채권을 상실하게 될 자에 대하여 상대방의 권리 또는 자신의 채무가 있음을 알고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 이른바 관념의 통지입니다. 효과의사가 필요하지 않습니다.

 

그러나 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없습니다. 시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요합니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 201121556 판결).

 

판례는 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없다.”고 판시하고 있습니다. 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인(관념의 통지)이 있다는 사정만으로 소멸시효 이익의 포기라는 '의사표시'가 있었다고 단정할 수 없고, 나아가 시효이익의 포기라는 의사표시가 과연 존재하는지 여부에 대해 엄격한 기준에 따라 구체적으로 더 살펴보아야 합니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 18:00
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1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

2. 소멸시효 중단사유 : 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급  

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

 

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

 

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

 

3. 소멸시효 중단사유 : 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

 

4. 소멸시효기간 경과 후 시효이익의 포기 

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

다만, 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설도 있습니다. 따라서 향후 법원의 판결을 기다려 보아야 할 쟁점입니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 17:13
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사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음  

 

 

사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 à 직무발명특허의 독점적 이익 불인정

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

서울중앙지방법원 2015가합3186 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 직무발명보상 의무 불인정 서울중앙

 

 

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작성일시 : 2017. 12. 29. 16:11
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보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율

 

이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 다음으로 제반 사정을 종합하여 보면 종업원의 공헌도는 25%, 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%]이 된다.”

 

comment : 매출액에 곱하는 여러 factor 중 독점권 기여율이 실무상 가장 난해하다고 생각합니다. 해당 안건에서 독점권 기여율을 15%로 본 판결이유(17~ 19)을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 특허법원은 사용자의 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백한데, 이 사건 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높다는 점을 감안하였다고 밝히고 있습니다. 그와 같은 이 사안 특유의 구체적 사정을 감안하여 독점권 기여율을 다소 낮은 15%(참고로 50%로 인정한 선행 판결례 있음)로 결정한 것으로 보입니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 30. 선고 20161899 판결

특허법원 2016나1899 판결 .pdf

KASAN_[직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 사용자 실시매출발생 직무발명

 

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작성일시 : 2017. 12. 21. 14:09
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1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가?

 

이제까지 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례를 보지 못했습니다. 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다.

 

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

 

2. 최근 대법원 판결 판시 법리 : 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

 

앞서 소개한 대법원 판결에서 다음과 같은 취지로 분명하게 판시하였습니다.

 

(1) 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

 

(2) 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

 

3. 실무적 함의: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 12:00
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1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결 - 직무발명 보상 요건 

 

위 대법원 판결에서 직무발명보상의무는 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판시하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

 

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

 

또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.

 

2. 회계상 이익 없는 Cross License, 특허분쟁의 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명도 보상의무 존재

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

 

크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 넉넉하게 인정됩니다.

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.

 

이와 같이 직무발명 보상청구권은 직무발명을 사용자에게 승계하면 항상 발생하는 것이고, 다만 그 보상액수를 정하는데 사용자의 이익을 고려할 뿐입니다.

 

3. 참고: 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결

 

일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement,

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 11:00
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1.  기본법리

 

사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다.  아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.

 

2. 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개

 

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.

 

서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

3. 예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 부제소 합의 사안 : 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결 

 

직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에 대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.

 

우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,

 

이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,

 

이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

 

4. 실무적 시사점

 

관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.

 

다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 추가청구포기 및 부제소합의 효력.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 10:00
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특허출원서, 특허공보, 특허증에 모두 발명자로 기재되어 있는 사람이 직무발명보상금 청구소송에서 발명자가 아니라는 이유로 패소하는 경우가 많습니다. 진정한 발명자를 판단하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 우리나라 특허실무 관행이 진정한 발명자가 아니더라도 출원인 요구에 따라 특허출원서에 발명자로 기재하는 것이 원인입니다.

 

발명자가 아니면 직무발명보상금 청구권이 없습니다. 사용자는 직무발명보상금 청구소송에서 원고가 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 항변하는 경우가 많습니다. 따라서 직무발명자는 직무발명보상금 청구소송을 제기하기 전에 관련 증거자료를 검토하여 특허법리에 따라 발명자에 해당하는지 여부를 객관적으로 판단해 보아야 쓸데없는 비용과 시간 낭비를 막을 수 있습니다.

 

발명자 판단에 관한 최근 서울고등법원 판결을 인용하면 다음과 같습니다. "공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 09:00
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1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라고 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

 

한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크

 

최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.

 

한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

 

민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금 청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.

 

본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 08:00
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1.     회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

 

2.     직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

3.     직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

4.     직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

5.     산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

6.     직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7.     사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

8.     그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

9.     사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

10.  직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 1] 실무적 포인트 몇 가지 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 07:00
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가산종합법률사무소의 파트너인 정회목 변호사가 2017. 9. 26. 19:30 – 21:30까지 대한변호사협회 14 강당에서 한국지적재산권변호사협회 소속 변호사님들을 대상으로 아래 링크와 같이 직무발명보상금 청구소송의 실무 사례에 대하여 월례강좌를 진행하였습니다.

 

http://kipla.kr/news/619/

 

 

강좌에서 정회목 변호사는 직무발명보상금 청구소송에서 주로 쟁점이 되고 있는 발명자 확정, 보상금청구의 소멸시효, 보상금청구권의 사전 포기, 사용자가 얻을 이익액과 종업원의 공헌도 등을 이용한 보상금의 산정방법 (직무발명의 양도 3 실시의 경우, 직접 실시의 경우, 미실시의 경우, 크로스라이선스 표준특허의 경우 ), 직무발명 소송의 국제관할 등에 대하여 발표하였습니다. 발표자료는 첨부 파일을 참고하십시요.

 

정회목 변호사

 

KIPLA_직무발명보상청구소송 발표자료(20170926).pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 27. 15:00
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1. 유류분도 상속이므로 유류분으로 받은 재산에 대한 상속세를 내야합니다.

 

2. 상속세는 상속재산 전체를 기준으로 부과됩니다. 다른 공동상속인이 이미 상속세를 납부했다면, 현금으로 유류분 반환을 받는 경우 해당 부분 세금을 제외하고 정산하는 것이 좋습니다. 일단 유류분으로 받고 난 후 해당 상속세를 내지 않으면 뒷처리가 어렵습니다.

 

3. 대부분의 경우 부동산이 유류분 반환청구의 대상입니다. 원물반환이 원칙적입니다. 따라서 원칙적으로 지분이전등기청구를 해야 하고, 반환 받은 지분에 대한 상속세를 내야 합니다.

 

4. 그런데 공동상속인 사이에서 유류분 반환청구소송까지 한 경우 부동산의 지분등기는 장래 분쟁의 소지가 많습니다. 특히 현실적으로 지분매매가 어렵기 때문에 공동 상속인이 그 지분의 처분을 통한 이익 실현이 매우 어렵습니다. 상속세로 납부할 현금을 마련해야 하는 문제도 있습니다. 따라서 적절히 양보하고 협의해서 현금 정산하는 것이 바람직합니다.

 

5. 이미 증여한 부동산에 대한 유류분 반환의 경우 유류분 반환 판결로서 당초 증여가 없었던 것이 됩니다. 따라서 증여 부동산에 대해 이미 납부한 증여세를 되돌려 받을 수 있습니다. 유류분 권리자의 경우 그 부동산을 반환 받은 것을 상속받은 것으로 보고 상속세를 부과합니다.

 

6. 유류분 권리자가 증여 부동산을 대신해 현금으로 정산 받았다면 이를 부동산을 상속받은 후 해당 부동산을 증여 받은 사람에게 양도한 것이 봅니다. 따라서 유류분 권리자는 상속세 뿐만 아니라 양도소득세도 문제가 됩니다. 부동산 평가액에 상당하는 현금을 지급하면 좋지만 양도 차익이 발생한 경우 양도소득세를 납부해야 합니다.

 

7. 유류분 반환청구소송이 종결되면 판결 확정일로부터 6개월 이내에 이미 낸 상속세를 검토하여 과도하게 더 낸 경우에는 그 차액의 반환을 청구하고 부족하게 낸 경우에는 추가 납부를 위한 경정신고를 해야 합니다. 최초 신고한 상속 재산가액에 변동이 없으면 상속세납부 금액이 비슷할 것이기 때문에 상속인 사이에 상속세금을 정산하면 될 것입니다.

 

KASAN_유류분 반환과 세금 관련 실무적 포인트.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 29. 18:00
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첨부: 판례를 중심으로 한 유류분 실무

 

판례를 중심으로 한 유류분 실무.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 28. 11:06
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1.    특정 상속인의 유류분 청구 금액

 

상속시 재산에 증여재산을 가산하고 채무를 공제하여 산정한 금액에다, 해당 상속인의 유류분 비율을 곱하여 산정된 금액을 산출한 후 여기에 해당 상속인이 받은 증여액수를 공제하면 유류분 청구금액이 산출됩니다.

 

l  특정 상속인의 유류분 청구액 = [(상속당시 재산 + 상속인 전부의 증여 총액) x 해당 상속인 유류분 비율] – 해당 상속인이 받은 증여 금액 

 

여기서 공동 상속인이 받은 증여는 그 기간에 상관 없이 모두 포함합니다. 대표적으로 공동상속인이 받았던 사업자금, 주택구입자금 등이 이에 해당합니다. 교육비, 의료비, 배우자 부양비용 등은 가산할 증여로 보지 않습니다.

 

한편, 유증은 당연히 포함됩니다. 유족연금, 생명보험금, 사망퇴직금도 특별수익에 포함됩니다.

 

그러나, 공동상속인이 아니 사람에 대한 증여는 상속개시(즉 사망일) 1년 이내로 한정됩니다. 즉 상속개시 1년 이전에 공동상속인이 아닌 다른 사람에게 증여한 것은 가산할 증여에 포함되지 않습니다.

 

공제할 피상속인의 채무는 그 기간에 상관 없이 모두 포함됩니다. 세금 등 공과금도 채무에 포함합니다. 다만, 상속개시 후 발생하는 상속세금은 미리 공제할 수 없습니다.

 

2.    부동산 상속의 경우 유류분 청구

 

해당 부동산을 그 지분에 따라 공동소유하는 방안입니다. 지분등기를 해야 하고, 공동부동산은 관리 및 처분에 있어서 분쟁의 소지가 많습니다.

 

상속대상 부동산의 시가에 따라 현금 정산하는 방법이 사후 분쟁소지가 없어 좋습니다. 공동상속인 한명이 단독으로 취득하면서 다른 공동상속인에게 현금 정산을 해 주는 방안입니다.

 

이제까지 실무는 부동산 시가를 통상 감정평가사의 시가 감정액으로 기준으로 하였습니다. 그런데 2017. 7. 18. 국세청 홈택스에서 상속재산 시가 평가 시스템을 운영하므로 이를 이용할 수 있을 것입니다.

 

3.    유류분 청구의 실무상 유의점

 

유류분 반환청구는 1년의 단기 소멸시효, 10년의 장기 소멸시효가 적용됩니다. 특별한 사정이 없는 한 상속개시일로부터 1년 이내에 청구하는 것이 안전합니다.

 

증여를 많이 받았다면, 앞서 설명한 유류분 청구 금액을 반드시 계산해 보아야 합니다. 유류분 반환청구는 각자의 증여를 더하고 채무를 공제한 후 산정된 각자의 유류분에서 본인이 받은 증여를 공제한 금액이 원래의 유류분보다 적은 경우, 즉 유류분 부족분에 대해 법정상속분을 초과하여 받은 다른 공동상속인에게 반환 청구하는 것입니다.

 

따라서 피상속인의 생전에 증여 받은 금액이 위와 같이 산정된 유류분보다 많기 때문에 유류분 부족분이 없다면 유류분 반환청구는 성립할 수 없습니다.

 

KASAN_유류분 산정방법 상속재산 산정방법 유류분반환청구의 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 27. 15:00
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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

 

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

 

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

 

한편, 무슨 이유로 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같은 청구에 어떤 법률적 장애도 없다는 주장과 판결내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 입장은 너무 형식논리적입니다.

 

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 입장입니다. 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

 

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

 

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 진심으로 납득하기 어렵습니다.

 

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

 

판결과 배치되지만, 졸견으로는 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

 

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

 

KASAN_직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부.pdf

 

작성일시 : 2017. 7. 13. 07:00
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직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

직무발명보상 중 일부로 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결).

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다. (1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다. 그러나 (3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중대한 문제입니다.

 

실적보상 또는 처분보상 규정이 없는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 이 경우 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일을 뒤로 미룰 수 있는 사유, 즉 소멸시효 중단사유가 있는지 여부가 문제입니다.

 

다만, 실무상 유의해야 할 특별한 상황도 있습니다. 예를 들어, 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결).

 

졸견이지만, 직무발명을 다수 국가에 출원 및 등록한 경우라면, 최초 출원일로부터 10년이 지났지만 해외출원등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효가 완성되었다고 단정할 수 없습니다. 소멸시효 중단사유 중 채무승인에 해당하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

그러나 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설이 있습니다. 판례에서 채무승인으로 인한 소멸시효 중단을 다음과 같이 다소 엄격하게 판단하기 때문입니다.

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

정리하면, 등록보상규정이 없거나 단순하게 등록보상 규정만 있고, 단지 등록보상금을 지급한 경우를 소멸시효의 중단사유 중 채무승인에 해당하는지가 핵심 쟁점입니다. 위 대법원 판결에 비추어보더라도, 직무발명보상금액수는 처음부터 확정되기 어려운 요소라는 점, 사용자가 직무발명보상 중 일부로 등록보상을 한 점, 종업원 직무발명자에게 그와 같은 의사표시를 한 점 등을 고려하면, 등록보상 지급을 직무발명보상금의 일부 변제로서 채무승인으로 보는 것이 옳다 생각합니다.

 

결국, 실적보상규정 등 특별한 사정이 없는 경우에도 직무발명보상금 소멸시효의 기산일직무발명 승계일/출원일이 아니라 등록보상금 지급일 또는 해외등록보상금 지급일 중 가장 늦은 날로 봄이 타당하다 생각합니다.

 

KASAN_직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유_ 채무승인 등록보상금 지급 소멸시효 기산일 변경.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 12. 07:00
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