미국특허소송__글19건

  1. 2019.04.18 미국특허소송, 영업비밀소송 관련 미국소송 절차, 증거조사, 디스커버리, Litigation Hold 관련 실무적 포인트 몇 가지
  2. 2018.07.19 [미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction)
  3. 2018.07.19 [미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련
  4. 2018.06.19 [특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해 (willful infringement) 인정 관련
  5. 2018.06.18 [특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 특허침해인정 + $400 million 손해배상배심평결 (Jury Verdict) 뉴스
  6. 2017.07.18 유럽특허소송 관련 실무적 사항
  7. 2017.07.17 미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold
  8. 2017.07.14 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례
  9. 2016.03.17 허셉틴(Herceptiin, Trastuzumab)의 ADC (Antibody Drug Conjugate) 캐싸일라 (Kadcyla, Trastuzumab emtansine) 특허무효도전 IPR 신청기각결정
  10. 2016.03.09 애브비(Abbvie) 보유 휴미라(Humira) 제형특허에 대한 암젠(Amgen)의 IPR 신청 각하 (USPTO PTAB 2016. 1. 14.)
  11. 2016.03.08 특허권자 캐나다 Queen's University v. 삼성전자 미국특허소송 중 “Patent Agent Privilege” 인정 CAFC 판결
  12. 2016.02.26 Biomarker 및 진단방법 특허발명 관련 미국특허소송 판결
  13. 2015.10.06 Hybrid Engine 관련 미국특허소송에서 현대, 기아 자동차에게 US$28.9 million 손해배상 책임인정 배심평결
  14. 2015.05.15 미국특허소송 패소자에게 상대방 승소자의 변호사 비용까지 부담하게 하는 새로운 경향에 관한 분석
  15. 2014.09.04 미국법원이 소송사건에서 전문가 의견이나 여론을 청취하는 방법 – Amicus Curiae Brief
  16. 2014.09.01 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정
  17. 2014.05.21 ACE 저해제(Trandolapril) + CCB(Verapamil) 복합제 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC판결
  18. 2014.05.08 미국특허소송 이중특허배제의 법리확대 판결 – Gilead v. Natco Pharma 사건 CAFC 판결
  19. 2014.02.11 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용

 

 

1. 미국소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  Litigation Hold 발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반 시 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

5. 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 (sanction) 일반적 내용 정리 

 

미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

(1)  Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

(2)  GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

(3)  Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

(4)  z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

(5)  US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

(6)  Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

6. 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

(a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

(f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

7. 미국연방대법원 상고심 미국 CAFC 판결의 확정 시기 및 상고심 절차

                                                

B형 간염치료제 Entecavir 화합물 특허에 대한 미국특허소송에서 항소심 CAFC에서 패소한 특허권자 BMS는 이제 위 판결에 불복하는 방법으로는 미국연방대법원에 상고하는 단계가 남았습니다. 이와 같이 상고심까지 거쳐야만 물질특허 무효가 확정될 것입니다. 그런데, 미국의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 참고로, 항소심 3인 합의부 판결에 불복한 BMS에서 제출하였던 CAFC 전원합의체 재심리 신청도 기각하는 결정이 2014. 10. 20. 선고되었습니다. 이제 어떤 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거쳐, 도대체 언제 특허무효가 확정될 수 있는지 궁금합니다. 흥미 삼아 관련 사항을 간략하게 정리하여 보았습니다.

 

(1)  상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

 

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다. 따라서, CAFC 전원합의체 재심리신청 기각결정이 2014. 10. 20. 났으므로, 상고허가신청서 제출기한은 2015. 1. 18.경으로 보입니다. 아직 상당한 기간이 남았고, 현재까지 상고허가신청은 제출되지 않았습니다. BMS 입장에서 최후의 불복절차이므로 신중하게 진행할 것이므로, 위 기한에 거의 임박하여 상고허가신청서를 제출할 것으로 예상됩니다.

 

(2)  상고허가신청 심리 및 결정

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클럭으로써트 풀(Cert pool)’을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

 

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

 

(3)  상고심 절차 및 판결

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.

 

KASAN_미국특허소송, 영업비밀소송 관련 미국소송 절차, 증거조사, 디스커버리, Litigation Hold 관련

 

작성일시 : 2019.04.18 08:45
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

1. Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

2. GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

3. Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

4. z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

5. US 정부 v. Philip Morris

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

6. Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_[미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction).pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 11:30
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1. 미국소송과 디스커버리  

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_[미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 10:24
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PACER (Public Access to Court Electronic Record)로 공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)을 보면, 아래와 같이 삼성전자의 고의침해를 인정하고 있습니다.

 

미국 특허법 제284조에서는 고의침해의 경우 실제 손해액의 3배까지 증액하여 징벌적 손해배상을 명할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 위 규정에서 1심 재판부(통상 1인 판사)에는 법문상 “may”로 기재된 표현에 따라 징벌적 손해배상 여부 및 그 증액정도를 결정할 재량권이 있음을 분명하게 밝히고 있습니다.

 

징벌적 손해배상에 관한 1심 법원의 재량권 행사요건을 둘러싸고 많은 다툼이 있었습니다. 최근에 나온 미국연방대법원 Halo vs Pulse 판결에서는 징벌적 손해배상요건을 다소 엄격하게 해석하는 CAFC 판결을 파기하였습니다. 따라서 미국 특허법상 고의침해요건이 종래의 Seagate 판결에 따른 기준보다 완화되었다고 볼 수 있습니다. Halo 판결문 등은 종래 블로그 포스팅 참고 - 고의 특허침해에 대한 징벌적 3 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결

 

정리하면, 배심에서 삼성전자의 고의침해를 인정하였으므로, 재판장 판사는 배심이 인정한 실손해액 $400 million(44백억원) 3배까지 증액한 손해배상 판결을 할 수 있습니다. 참고로 다른 고위침해 사례를 보면, 실제로 징벌적 손해배상으로 3배까지 증액하는 경우는 거의 없고, 2배 증액한 사례는 흔히 볼 수 있습니다. 예를 들어, 판사가 고의침해에 대한 징벌적 손해배상으로 2배만 증액한다고 해도 약 9천억원에 이르는 금액입니다. 특허침해로 인한 손해배상액으로 우리나라에서는 상상할 수 없는 규모입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018.06.19 11:00
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언론에 여러 차례 보도된 적이 있는 특허침해소송에 관한 최근 뉴스입니다. KAIST의 라이선스 미국법인 KASIT IP US LLC에서 2016. 11. 26 삼성전자를 상대로 미국 ED Texas Marshall division에 제기한 특허침해소송에서 지난 금요일 2018. 6. 15 나온 배심평결 (jury verdict) 소식입니다. 삼성전자에서 제조 판매한 반도체칩이 서울대학교 이종호 교수님이 발명한 KAIST의 미국특허 US Patent No. 6,885,055를 침해한 것으로 인정되었고, 배심은 그 손해액으로 $400 million (44백억원)을 인정했다는 내용입니다.

 

미국법원은 소송자료를 PACER (Public Access to Electronic Court Record) 시스템을 통해 공개합니다. 참고로 공개된 KAIST 특허공보, 미국법원에 제출한 소장, 삼성에서 해당 미국특허의 무효를 주장하는 IPR petition을 기각한 PTAB decision을 첨부합니다.

 

첨부: 1. KAIST 미국특허공보, 2. 미국소장, 3. IPR 기각결정

 

1_KAIST 미국특허공보_ US No. 6,885,055.pdf

2_KAIST vs Samsung complaint.pdf

3_KAIST 특허 IPR 특허유효결정_ptab-filings_IPR2017-01046_12.pdf

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 특허침해인정 $40

 

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작성일시 : 2018.06.18 09:24
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1. 특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

 

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다. 또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. , 독일에서 판매되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된 독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는 것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는 부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일 특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

 

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

 

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

 

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention, Agreement)은 모든 체약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. , 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장차 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

 

2. 특허침해소송 법원선택의 문제

 

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인지가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

 

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나옴으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

 

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

 

3. 유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

 

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. , 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

 

4. 유럽특허소송에 대한 대응방안

 

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친 때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

 

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부만을 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

 

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

 

5. 독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

 

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해주장을 담은 답변서를 제출해 둠으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

 

KASAN_유럽특허소송 관련 실무적 사항.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.18 07:00
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1. 미국특허소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.17 07:00
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.14 13:00
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-- 허셉틴(Herceptiin, Trastuzumab)ADC (Antibody Drug Conjugate) 캐싸일라 (Kadcyla, Trastuzumab emtansine) 특허무효도전 IPR 신청기각결정 --

 

캐싸일라(Kadcyla, Trastuzumab emtansine)는 유방암 치료제 허셉틴(HERCEPTIN, Trastuzumab)에 세포독성물질인 DM1을 연결시킨 ADC(antibody drug conjugate)입니다. 2013 2 ADC로는 세 번째로 FDA의 허가를 받았습니다. 주 적응증은 기존에 허셉틴 및 탁산(taxane) 화학요법 치료를 받은 HER2-양성 전이성 유방암이며, 2015년 매출이 약 1조원인 의약품으로서 2020 5조원 이상의 매출이 예상되고 있습니다. 최근 위암에 대해서는 임상 3상 실패결과가 보고되기도 하였습니다.  

 

제넨텍(Genentech)은 이뮤노젠(Immunogen)으로부터 US 8,337,856 특허를 라이선스 받아 캐싸일라를 개발하였습니다. 지난 2014년 피제닉스(Phigenix)는 이뮤노젠을 상대로 ‘856 특허가 진보성 결여로 무효라는 이유로 IPR(Inter Partes Review)을 신청하였으며, 이에 대한 PTAB의 기각 결정이 있었습니다(2015. 10. 27.).

 

‘856 특허의 주요 청구항은 다음과 같습니다.

 

1. An immunoconjugate comprising an anti-ErbB2 antibody conjugated to a maytansinoid, wherein the antibody is huMAb4D5-8.

 

청구항 1항은 항-ErbB2(HER2) 항체인 huMAb4D5-8(허셉틴)에 세포독성물질인 maytansinoid를 연결시킨 immunoconjugate를 권리범위로 하고 있으며, 여기서 maytansinoid로서 DM1을 사용하고 링커로 SMCC를 사용한 것이 캐싸일라입니다. ‘856 특허의 청구항 8항이 캐싸일라를 직접적으로 커버하고 있습니다.

 

피제닉스가 주요 선행기술로 인용한 논문에는 항-ErbB2 마우스 모노클로날 항체인 TA.1 SPDP 또는 SMCC 링커를 이용하여 DM1을 연결한 immunoconjugate가 기재되어 있습니다. , huMAb4D5-8를 제외한 ‘856 특허의 모든 구성요소가 개시되어 있습니다. 한편, TA.1 항체는 마우스 항체인 반면, huMAb4D5-8는 인간화 항체라는 차이가 있습니다. 

 

또한, 허셉틴의 Label에는 허셉틴을 다른 화학요법과 병용하여 사용할 수 있다는 것이 기재되어 있었습니다.

 

피제닉스는 이러한 사실들을 기초로 통상의 기술자가 선행기술에서 TA.1 항체를 huMAb4D5-8로 대체할 동기가 있다고 주장하였습니다. 특히, 그 근거로서 다음과 같은 공지의 사실을 주장하였습니다.

(1) 임상적용에서 마우스 항체보다 인간화 항체가 선호된다.

(2) huMAb4D5-8ErbB2에 높은 친화성을 가지고 선택적으로 결합하며, 이미 유방암 환자의 치료용도로 승인을 받았다. 

(3) 임상연구결과는 huMAb4D5-8가 유방암 치료에서 microtubule을 타겟으로 하는 화학요법제와 조합하여 좋은 효과를 나타낸다는 것을 보여주었다(DM1 microtubule을 타겟으로 함).

 

여기까지 보면, 피제닉스의 주장이 매우 설득력 있어 보입니다. 하지만, 이뮤노젠은 이를 반박하는 결정적인 논문을 증거로 제출하였습니다.

 

논문은 ErbB2를 타겟으로 하는 immunoconjugate의 임상 1상 연구에 대한 것으로서 동물 모델에서 뛰어난 항암 활성과 수용 가능한 독성을 보였음에도 불구하고 인간 환자에서는 수용 불가능한 간독성을 나타내었다는 내용입니다. 이러한 결과는 정상적인 간 세포의 경우, 표면에 존재하는 ErbB2가 암세포에 비해 적음에도 불구하고 더 빠르게 항암제에 노출되기 때문이며, 항체만을 단독으로 사용하는 경우와 ADC를 사용하는 경우의 세포독성 메커니즘이 서로 다르기 때문에 항체만을 사용하는 경우 간독성이 나타나지 않더라도 ADC는 간독성을 나타낼 수 있다고 기재하고 있습니다. 

 

이뮤노젠은 이를 기초로 ‘856 특허의 출원 당시 허셉틴-mytansinoid는 환자의 간 조직에서 수용 불가능한 독성을 나타낼 것으로 예상되었으므로, 통상의 기술자가 항암제 개발을 위해 선행기술에서 마우스 항체 TA.1을 허셉틴으로 대체할 이유가 없었다고 주장하였습니다.

 

PTAB은 비록 상기 논문의 immunoconjugate‘856 특허와는 다른 항체와 세포독성물질을 사용하고 있지만, 통상의 기술자라면 HER2를 타겟으로 하는 immunoconjugate 개발에 있어서 이와 같은 임상연구 결과를 중요하게 고려하였을 것이고, 따라서 이와 같은 immunoconjugate가 인간의 암 치료에서 유용할 것이라는 합리적인 기대를 할 수 없었을 것이라고 판단하였습니다. 또한, 연구자들이 지난 40년간 암을 타겟으로 한 immunoconjugate의 개발에 성공하지 못하였다는 점도 고려하였습니다.

 

따라서 PTAB‘856 특허의 출원 당시인 2000년에 통상의 기술자가 허셉틴-mytansinoid가 유방암 치료에 유용하다는 것에 대한 합리적인 성공가능성을 기대할 수 있다는 것이 입증되지 못하였다고 판단하였습니다.

 

이외에도 PTAB은 특허권자인 이뮤노젠이 진보성 판단의 객관적 지표(objective indicia)에 대한 중요한 증거들을 제출하였다고 판단하였습니다. 객관적 지표란 진보성 판단에서 판단자의 자의적 판단을 배제하고 법적안정성과 예측가능성을 확보하기 위해 고려하는 기술적 사항 외의 간접사실들로서 2차적 고려사항(secondary consideration)이라고도 합니다. (i) 상업적 성공, (ii) 오랜 기간의 해결되지 않은 필요, (iii) 타인의 실패 등이 이에 해당합니다.

 

이뮤노젠은 임상시험에서 어떤 immunoconjugate도 고형암 치료에서 안전하고 효과적이라는 것을 입증하지 못한 2000년 출원 당시 상태에서 허셉틴-DM1이 과도한 독성없이 고형암을 치료할 수 있는 immunoconjugate의 가능성에 대한 오랜 기간 해결되지 않은 필요를 충족하였다는 증거를 제출하였으며, 캐싸일라의 상업적 성공에 대한 증거를 제출하였습니다.

 

PTAB의 결론을 정리하면, 선행기술에서 마우스 항체를 허셉틴으로 대체하는 것이 가능해 보일 수 있으나, 임상시험에서의 간독성 자료를 고려하면 통상의 기술자가 허셉틴-DM1의 암 치료제로서의 성공가능성에 대한 합리적인 기대를 할 수 없으므로 진보성을 부정할 수 없으며, 또한 다른 객관적 지표들도 이러한 판단을 뒷받침한다는 것입니다.

  

진보성 판단은 (i) 해당 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자의 수준을 설정하는 작업, (ii) 통상의 기술자가 선행기술로부터 당해발명에 이르는 것이 용이한지 여부를 판단하는 작업을 필요로 하며, 이는 객관적으로 확정될 수 있는 사항들이 아니어서 판단자의 판단의 문제로 귀착할 수 밖에 없다는 점에서 매우 어려운 영역입니다.

 

특히, 암 치료제의 경우, 암의 발병 원인이 매우 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며 임상시험에서는 동물모델에서와 전혀 다른 결과가 나올 수 있다는 점에서 개발의 성공확률도 매우 낮고 개발에 막대한 시간과 비용이 드는 분야입니다. 따라서 진보성 판단과 관련하여 다른 분야보다 더 새로운 암 치료제의 발견의 성공에 대한 합리적인 기대가능성이 강조됩니다. 또한, 객관적 지표들이 보다 중요하게 고려되는 경우도 있습니다.

 

최근 국내의 경우도 글리벡의 GIST 용도특허와 관련된 특허무효사건에서, 특허법원은 암 치료제의 이와 같은 특수성을 강조하며 진보성 판단에서 성공에 대한 합리적인 기대가능성을 중요한 판단기준으로 설시한 바 있습니다. 이러한 판단기준이 대법원에서까지 유지될 지는 지켜보아야 하겠지만, 암 치료제의 특수성을 강조하였다는 점에서 흥미로운 결정이라고 할 수 있습니다.

 

첨부: PTAB Phigenix v. Immunogen IPR 기각결정

final-decision-39.pdf

 

김용하 변호사

작성일시 : 2016.03.17 09:08
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-- 애브비(Abbvie) 보유 휴미라(Humira) 제형특허에 대한 암젠(Amgen) IPR 신청 각하 (USPTO PTAB 2016. 1. 14.) -- 

 

암젠은 2015 휴미라의 임상 3 시험을 성공적으로 완료하였으며, 현재 FDA 허가신청을 상태로 2017 시장출시를 목표로 하고 있습니다. 휴미라는 적응증이 류마티스 관절염인 -TNFα 인간 항체를 주성분으로 하는 바이오의약품으로서 2015 매출이 141 달러( 17조원) 세계 매출 1위의 의약품입니다.

 

휴미라에 관한 미국 물질 주요 용도특허는 2016 12월에 만료됩니다. 그러나 Abbvie 2022년까지 존속하는 제형특허를 보유하고 있습니다. 다른 -TNFα 항체 의약품인 레미케이드가 동결건조된 분말 제형인 것에 비해 휴미라는 액상제형이라는 특징이 있습니다. 암젠이 목표대로 2017년에 휴미라의 바이오시밀러를 출시하기 위해서는 이와 같은 특허문제를 해결해야 합니다. 이에 암젠에서 액상제형에 관한 애브비의 US 8,916,157 US 8,916,158 특허가 진보성 결여로 무효라는 이유로 IPR 신청하였습니다.

 

‘157 ‘158 특허의 주요 청구항은 다음과 같습니다.

Claim 1 of ‘157

1. A stable liquid aqueous pharmaceutical formulation comprising
(a) a human IgG1 anti-human Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα) antibody, or an antigen-binding portion thereof, at a concentration of 20 to 150 mg/ml,
(b) a tonicity agent,
(c) a surfactant, and
(d) a buffer system having a pH of 4.0 to 8.0,
wherein the antibody comprises the light chain variable region and the heavy chain variable region of D2E7

.

Claim 1 ‘158

1. A stable liquid aqueous pharmaceutical formulation comprising
(a) a human IgG1 anti-human Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα) antibody, or an antigen-binding portion thereof, at a concentration of 20 to 150 mg/ml,
(b) a polyol,
(c) a surfactant, and
(d) a buffer system having a pH of 4 to 8,
wherein the antibody comprises the light chain variable region and the heavy chain variable region of D2E7.

 

안정적인 액상제형으로서 (a) 20-150 mg/ml 농도의 -TNFα 인간 항체, (b) tonicity agent(polyol), (c) 계면활성제, (d) 4.0-8.0 pH 갖는 버퍼시스템을 구성요소로 하고 있습니다. 각각의 구성요소들은 모두 공지된 것이며, 액상제형에서 일반적으로 사용되는 구성성분입니다. 또한, 우선권 주장일(2002. 8. 16.) 당시 -CD 18 항체 -CD 20 항체의 액상제형 등이 선행기술로 존재하였습니다.

 

암젠은 통상의 기술자가 이와 같은 공지기술 선행기술을 -TNFα 항체(D2E7) 결합할 동기, 이유가 있으며, 액상제형의 구성요소를 최적화하는 것은 통상의 기술자에게 일반적인 작업이므로 사건 특허발명의 액상제형은 진보성이 결여된다고 주장하였습니다.

 

하지만, PTAB 통상의 기술자가 이와 같은 결합에서 성공에 대한 합리적인 기대 가진다고 없으므로, 진보성이 인정된다고 판단하였습니다. , 공지기술 선행기술을 결합하는 것은 가능하지만, 통상의 기술자가 이들의 결합으로부터 고농도의 항체를 포함하는 안정적인 액상제형 대한 합리적인 성공가능성을 기대할 있는지는 불확실하다고 판단하였습니다.

 

이러한 판단은 2002 당시 기술수준이 상업적인 항체 제형으로 낮은 농도(10 mg/ml) 액상제형 또는 동결건조된 제형을 사용하고 있었지만, 높은 농도(20-150 mg/ml) 안정적인 액상 항체 제형은 일반적이지 않았으며, 성공가능성을 예측할 없었다는 점을 고려한 것입니다. 특히, 다른 -TNFα 항체의약품인 레미케이드의 경우, 동결건조제형으로서 주사를 위해 액상으로 만드는 경우 3시간이라는 짧은 시간 내에 사용해야 하며, 액상형태의 농도가 10 mg/ml 점을 고려하였습니다.  

 

, 암젠은 휴미라의 액상제형의 구성요소들을 개시하고 있는 선행기술 공지기술을 제시는 하였지만, 통상의 기술자가 이들의 결합에 대한 합리적인 성공가능성을 기대할 있다는 것을 입증하는 실패하였다고 있습니다. 

 

IPR(Inter Partes Review) 국내의 특허무효심판과 유사한 제도이지만 가지 차이점이 있습니다. 하나로서, 무효신청인이 무효 도전한 특허청구항의 특허성 결여를 설득할 있는 합리적인 가능성(reasonable likelihood) 제시하지 못할 경우, PTAB 심판절차를 시작(institution)하지 않습니다.

 

이번 휴미라 사건의 경우도 PTAB 암젠이 진보성 결여를 설득할 있는 합리적인 가능성을 제시하지 못하였다는 이유로 심리절차의 시작을 거절하였습니다. 암젠은 법원에서의 무효소송을 통해 휴미라의 제형특허에 대한 무효도전을 계속해 나가겠다고 밝히고 있지만, 쉽지 않은 싸움이 것으로 예상됩니다. 참고로 미국특허법상 IPR 개시거절 결정에 대한 불복은 없습니다.

 

한편, 국내 기업의 경우, 삼성바이오에피스가 작년 임상 3상을 성공적으로 마치고 2016 상반기에 FDA 허가신청을 진행할 예정이라고 발표하였습니다. 암젠이 특허무효도전에 대한 IPR 각하결정이 휴미라의 액상제형특허에 대해 삼성 바이오에피스의 특허전략에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.

 

삼성바이오에피스는 국내에서 휴미라 관련 특허에 대해 무효심판을 진행 중입니다. 현재 휴미라와 관련하여 그린리스트에 등재된 특허는 7개입니다. 핵심특허인 물질 주요 용도에 관한 특허의 경우, 2019 1월에 존속기간이 만료될 예정입니다. 제형특허의 경우, 3개의 특허가 분할 출원되어 있으며 2023년에 존속기간이 만료될 예정입니다. 삼성바이오에피스가 무효도전 중인 특허는 소아류마티스 관절염에 대한 용도특허로서, 아직까지 제형특허에 대한 무효도전은 없는 상황입니다.

 

첨부: Amgen IPR 신청에 대한 Institution 거절결정

  IPR2015-01517.pdf

 

김용하 변호사

작성일시 : 2016.03.09 10:17
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-- 특허권자 캐나다 Queen's University v. 삼성전자 미국특허소송 중 “Patent Agent Privilege” 인정 CAFC 판결 --

 

미국특허실무에서 Attorney Client Privilege (ACP)는 매우 중요합니다. 그 중 실제 많은 사건을 담당하는 patent agent 관련 ACP 사항과, 외국 변호사 또는 변리사의 ACP 인정여부 및 범위는 매우 어려운 문제입니다. Patent Agent Privilege는 인정되지만, 그 범위는 patent agent에서 법적으로 허용되는 업무범위에 한정된다는 CAFC 판결을 간략하게 소개합니다.

 

캐나다 Queen's 대학과 벤처기업 PARTEQ 2014. 1. 31. 삼성전자를 상대로 보유 미국특허 3건의 침해를 주장하는 소장을 E.D Texas 법원에 제출하였습니다. Discovery 과정 중 특허권자 직원과 non-lawyer patent agent 사이 communications ACP 적용으로 제출할 수 없다는 특허권자 주장이 쟁점입니다. 1심 법원은 ACP 적용대상이 아니라고 판단하였고, 이에 대해 CAFC 항고심 법원은 non-attorney patent agent의 경우에도 법령상 허용된 업무범위 즉, 아래와 같은 37 C.F.R. § 11.5(b)(1)의 범위에서 ACP 적용대상이라고 판결하였습니다.

 

미국특허청에 대한 특허출원 및 prosecution 업무에 제한되지 않고 그와 관련된 의견서작성, 심판업무 등 상당히 광범위한 범위까지 포함한다고 볼 수 있습니다.

 

37 C.F.R. § 11.5(b)(1): Practice before the Office (USPTO) in patent matters includes, but is not limited to, preparing and prosecuting any patent application, consulting with or giving advice to a client in contemplation of filing a patent application or other document with the Office, drafting the specification or claims of a patent application; drafting an amendment or reply to a communication from the Office that may require written argument to establish the patentability of a claimed invention; drafting a reply to a communication from the Office regarding a patent application; and drafting a communication for a public use, interference, reexamination proceeding, petition, appeal to or any other proceeding before the Patent Trial and Appeal Board, or other proceeding.

 

첨부: Non-attorney patent agent privilege 인정 CAFC 판결

15-145.Opinion.3-3-2016.1.pdf

작성일시 : 2016.03.08 09:01
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-- Biomarker 및 진단방법 특허발명 관련 미국특허소송 판결 -- 

 

Biomarker 및 진단방법 특허에는 어려운 쟁점이 많습니다. 현재뿐만 아니라 상당한 시일이 지나 실제 적용될 미래에 특허법리가 어떻게 발전할지, 국내뿐만 아니라 미국 등 외국의 특허법리상 어떤 취급을 할지 등을 고려한 전략적 판단이 필요하다 생각합니다.

 

새로운 내용은 아니지만 참고자료로 2016. 2. 23. 나온 미국특허소송 판결을 소개합니다. 특허권자 Cleveland Clinic Foundation에서 True Health Diagnostics라는 회사를 상대로 제기한 특허침해소송에서 대상특허는 U.S. Patents No. 7,223,552, 7,459,286, 8,349,581인데, 모두 심장질환 cardiovascular disease (CVD) 발병과 연관된 혈관염증으로 생성되는 효소 Myeloperoxidase (MPO)의 혈중농도를 측정하여 심장질환을 조기 진단할 수 있는 방법특허입니다.

 

1심 재판부 미국연방지방법원 판사는 CVD 위험성과 MPO level은 자연현상인데, 이를 측정하여 정상 값과 비교하여 심장질환 발명의 위험성을 판단하는 것만으로는 특허권 부여대상으로서 충분하지 않다고 판단하였습니다. 미국연방대법원의 Mayo 판결 등 종래 판례법에 따른 판결입니다.

 

아래 인용하는 특허등록청구항 중 하나를 보면, 특허발명 진단방법의 요지를 쉽게 파악할 수 있습니다.

 

Claim: A method of determining whether a patient who presents with chest pain is at risk of requiring medical intervention to prevent an adverse cardiac event within the next six months comprising:

 

comparing the level of a risk predictor in a bodily sample from the subject with a value that is based on the level of said risk predictor in comparable samples from a control population,

 

wherein said risk predictor is myeloperoxidase activity, myeloperoxidase mass, a myeloperoxidase-generated oxidation product, or any combination thereof, and wherein said bodily sample is blood, serum, plasma, or urine,

 

wherein a subject whose bodily sample contains elevated levels of said risk predictor as compared to the control value is at risk of requiring medical intervention to prevent an adverse cardiac event within 6 months of presenting with chest pain, and wherein the difference between the level of the risk predictor in the patient's bodily sample and the level of the risk predictor in a comparable bodily sample from the control population establishes the extent of the risk to the subject of requiring medical intervention to prevent an adverse cardiac event within the next six months.

 

첨부: 미국특허소송 판결 (2016. 2. 23.)

Cleveland Clinic v True Health.pdf

작성일시 : 2016.02.26 09:17
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-- Hybrid Engine 관련 미국특허소송에서 현대, 기아 자동차에게 US$28.9 million 손해배상 책임인정 배심평결 --

 

현대 소나타 하이브리드 모델과 기아 옵티마 하이브리드 모델에 대해 제기된 하이브리드 엔진기술 특허침해소송에서 나온 배심평결(jury verdict)은 특허유효 및 특허침해 인정과 $28.9 million ( 3백억원) 손해배상 책임이라는 내용입니다. 배심평결 이후에도 판사의 배심 평결에 대한 승인 및 판단, 고의침해에 대한 손해배상액 증액결정 등 후속 절차가 남아 있습니다. 물론 패소자는 1심 판결에 불복하여 CAFC 항소심에서 다툴 수 있습니다.

 

특허권자 Paice는 러시아에서 이주한 과학자 출신 Dr. Alexander Severinsky 1992Maryland 대학 내에서 창업한 벤처회사이고, 투자자, 공유 특허권자 Abell Foundation은 비영리공익법인으로서 NPE입니다. 이들은 현대, 기아자동차뿐만 아니라 Toyota, Ford 등을 상대로도 특허소송을 제기하였으며, 그 중 Toyota 2010년 일찍 로열티 지급 license 체결 조건으로 특허소송을 화해 종결하였습니다.

 

미국법원 소송기록은 PACER로 누구나 입수해 볼 수 있습니다. 그 중에서 배심재판 중 제출된 최종 단계의 jury instruction에는 5건의 침해주장 특허, 특허무효 항변 중 진보성 흠결 주장요지, 침해여부 판단 쟁점, 손해배상액 산정과 로열티 산정방안, 기여율 산정 등등 본 특허침해소송의 핵심쟁점들이 잘 요약되어 있습니다. 다운로드 받은 파일을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Proposed Jury Instruction

Proposed Jury Instruction.pdf

 

작성일시 : 2015.10.06 17:00
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-- 미국특허소송 패소자에게 상대방 승소자의 변호사 비용까지 부담하게 하는 새로운 경향에 관한 분석 --

 

미국연방대법원은 2014 Octane Fitness 판결을 통해 패소자가 상대방 승소자의 소송비용까지 부담하는 "exceptional" case의 판단기준을 대폭 완화하였습니다. 미국은 이제까지 소송근거가 거의 없음에도 상대방을 괴롭히려는 목적의 악의적 소 제기 정도만 패소자에게 상대방이 응소를 위해 지출한 변호사 비용 등을 부담하고, 보통은 승소자도 자기 소송비용을 자기가 부담한다는 원칙을 견지해 왔습니다. 이와 같은 종래 입장을 연방대법원이 변경하면서 미국 법조계에서 많은 관심을 갖게 된 것입니다. 물론 아직도 미연방대법원이나 하급심 판결에서 "exceptional" 기준을 명확하게 제시한 것은 아닙니다. 그렇지만, 상대방을 괴롭힐 목적의 근거 없는 소송이라는 정도를 넘어, 소 제기가 객관적으로 근거 없음이 분명한 경우("objectively baseless")에도 패소자는 상대방 승소자가 지출한 소송비용을 부담하는 것으로 판결의 경향이 바뀌는 중이라고 합니다.

 

참고, 앞서 블로그에서 소개한 글: 미국특허소송에서 소송비용 각자 부담의 원칙 변경, 승소자의 변호사 비용을 포함한 소송비용을 패소자에게 부담시킨 법원결정 대폭 증가 통계자료

 

미국연방대법원의 2014 Octane Fitness 판결 이후 12개월 동안(2015. 3. 1.까지) 소송비용 부담에 관한 판결을 조사한 통계자료를 분석한 것을 소개합니다. 위 분석자료에 따르면 63건의 소송비용 신청 중 27건에 대해 패소자에게 소송비용을 부담하라는 결정이 났고, 그 비율이 43%로서 그 직전 Octane Fitness 판결 이전 12개월 동안에 13% 소송비용 부담결정에 비교하여 볼 때, 미국 법조계에서는 이를 획기적 변화로 평가하고 있습니다.

 

관련 통계를 참고자료로 소개합니다. (1) 승소자가 패소자에 대해 소송비용을 청구한 것에 대한 미국하급심 법원 결정 통계

 

 

 

 (2) 패소자로부터 승소자가 지출한 소송비용으로 받을 수 있는 금액 자료

 

 

작성일시 : 2015.05.15 09:46
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-- 미국법원이 소송사건에서 전문가 의견이나 여론을 청취하는 방법 – Amicus Curiae Brief -- 

 

BMS는 미국항소심법원이 Entecavir 물질특허를 무효로 판결한 다음, 이에 불복하여 CAFC 전원합의체 재심리를 신청하였습니다. 그런데, 그 단계부터 미국제약협회(PhRMA), 바이오산업협회(BIO), 지재권자협회(IPO), MSD, Pfizer, Eli Lilly 등 많은 곳에서 해당사건을 담당하는 법원 CAFC에 각자 의견서를 제출하고 있습니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다.

 

이와 같이 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. entecavir 특허사건에서 보면 동종업계 다른 회사도 있지만, 제약협회, 바이오산업협회 등 단체에서도 그 협회명의로 공식 의견서를 제출하였습니다. 다른 사건에서 보면 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들이 의견서를 제출하기도 합니다. 종종 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다. amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

BMS 사건에서 제약회사뿐만 아니라 협회 등이 제출한 의견서를 살펴보면, entecavir 물질특허에 관한 진보성 판단이 잘못되었다는 등, 구체적으로 1심과 2심 재판부에서 치료효과 또는 독성에 관한 결과를 어떤 시점을 기준으로 채용할 것인지 그 기준이 잘못되었다는 등, 어떻게 판단해야 옳다는 등, 진보성 판단이 잘못되었다는 등 매우 구체적 의견을 포함하고 있습니다. 그와 같은 제3자의 의견서가 법원에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?

 

amicus curiae라는 라틴어는 영어로 "friend of the court"라는 의미입니다. , 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다. 따라서, 법원은 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다. 그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

Entecavir 물질특허의 진보성 판단에 관한 미국특허소송도 매우 중요하고 또 판단이 어려운 사건으로 생각됩니다. 물론 당사자들 주장과 입증자료가 가장 중요하지만, 제약분야 협회의 의견, 지재권분야 단체의 의견도 법원판단에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 원론적인 입장에서 보면, 여론재판이 항상 옳다는 것은 아니지만 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고하여 정확하고 타당한 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 매우 바람직하다 할 것입니다.

 

작성일시 : 2014.09.04 08:35
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-- 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정 -- 

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

      (a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

      (f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

 

작성일시 : 2014.09.01 17:33
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-- ACE 저해제(Trandolapril) + CCB(Verapamil) 복합제 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC 판결 --

 

이미 공지된 약물을 사용하는 복합제에 관한 특허는 많습니다. 복합제 특허의 유효성 여부는 후발업체의 큰 관심사이고, 복합제 특허도전도 자주 있습니다. 대표적으로 최근 진행 중인 Naproxen + Esomeprazole의 복합제인 AZVimovo 제품에 대해 국내업체에서 특허도전에 나선 것 등을 들 수 있습니다. 현재 2제 복합제의 경우 특허무효로 판단된 경우가 많습니다. 그런데, 최근 미국에서 ACE 저해제 + CCB 결합 2제 복합제에 대해서 특허유효 및 손해배상 책임을 인정한 판결이 나왔습니다. 위 사안의 항소심 판결문을 참고로 첨부하고, 그 요지를 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     대강의 경과

 

-  복합제 Tarka 제품의 구성: ACE 저해제 Trandolapril + CCB Verapamil

-  오리지널 특허권자 및 품목허가권자 등 원고: Sanofi, Abbott

-  미국 특허도전 ANDA 품목허가신청자:  Glenmark

-     특허도전 경위: Glenmark 2007Para. IV 수반 ANDA 신청, 특허권자 특허침해소송 제기,

    30개월 허가 stay, 30개월 만료시까지 특허침해소송 1심 미종료 + 기간 만료 후

    2010 6 at risk 제네릭 발매

미국 1심 법원: 특허유효, 판매중지 및 손해배상 판결

 

2.     복합제 특허 청구항 (USP 5,721,244)  

  

CLAIM 1: A pharmaceutical composition comprising:
(a) an angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor) of the formula …
(b) a calcium antagonist or a physiologically acceptable salt thereof;
wherein said ACE inhibitor and said calcium antagonist are present in said composition in amounts effective for treating hypertension;

 

CLAIM 3: A composition according to claim 1, wherein said ACE inhibitor is (trandolapril) or a physiologically acceptable salt thereof, or (quinapril) or a physiologically acceptable salt thereof.

 

 

3.     특허 유무효 관련 주장 포인트  

 

Glenmark 특허무효 주장은 통상 예상되는 정도입니다. , 이미 ACE Inhibitor와 칼슘차단제의 조합이 널리 알려진 상황에서 ACE inhibitor Trandolapril을 택하는 것은 많은 후보약물 중 하나를 단순히 선택하는 것 정도에 불과하여 진보성을 인정하기 어렵다는 것입니다.

 

Sanofi Aventis사의 특허성 주장: Sanofi는 ① 1986년 당시 적어도 수백 가지의 ACE Inhibitor와 칼슘차단제 조합이 존재하고, 당시 FDA 승인 받은 ACE InhibitorCaptopril, Enalapril은 모두 단환(Single Ring) 구조 화합물이었으나, Trandolapril 2(Double Ring) 화합물 구조인 ACE Inhibitor로서 당시 기술수준에서는 Trandolapril + Verapamil 조합을 쉽게 생각하기 어려웠고, ② 실제 위 조합이 투약횟수 및 효과에서 예측하기 어려운 현저한 효과를 나타냈다는 점에 비추어 볼 때 평균적 기술자 수준에서 쉽게 도출할 수 없는 조합이었다고 주장하였습니다.

 

4.     CAFC 판결

 

첫째, ACE inhibitor Trandolapril을 선택하는데 어려움이 있었는지 관련하여, CAFC는 공지기술에서 해당 결합을 직접 명시하지 않더라도 결합에 어떤 팩터가 중요한지, 선택 가능한 수많은 선택지 중에서 어느 방향의 결합이 성공가능성이 높은지 등에 관하여 아무런 내용이 없다면 그 결합은 자명한 시도(obvious to try)에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 법리적으로 중요한 판시내용이므로 해당 판결문 표현을 그대로 인용합니다.

 

It would not be “obvious to try” when “the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful.”

 

둘째, 복합제 효과의 현저성을 출원일 이후 임상시험 등을 통해 얻은 데이터로 입증할 수 있는지에 대해, 글렌마크는 사후 데이터 사용을 허용해서는 안된다고 다투었습니다. 그러나, CAFC는 복합제의 효과를 사후적 데이터로 입증할 수 있다고 판결하였습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 출원일 이후 임상시험 데이터 등을 통해 진보성에 관한 현저한 효과를 입증하는 것이 허용됩니다.

 

정리하면, 위 복합제는 단독 투여의 경우보다 지속적 혈압강하 효과가 있다는 점이 인정되었고, 그와 같은 효과는 출원 당시 기술수준에서는 예측하기 어려운 내용이었다고 인정하였습니다. 결국 위 복합제의 진보성을 인정한 결정적 요소는 1987년 출원일 당시 기술수준에 비추어 볼 때 단독 투여에 비해 혈압강하 효과의 지속성을 예측하기 어려웠다는데 있었습니다.

 

5.     문서보존 관련 쟁점

 

미국특허소송의 1심은 대부분 배심재판입니다. , 판사가 아니라 일반인으로 구성된 배심이 특허 유무효, 침해여부, 손해배상액을 판단합니다. 배심재판의 대부분이 특허권자에게 유리하다고 알려져 있습니다. 이 사건도 배심재판이었습니다.

 

그런데, 인도제약회사 Glenmark ANDA 신청 전, 즉 이 사건 특허소송이 시작되기 전 시점에서 회사의 이메일을 1년 동안 보존한 후 자동으로 삭제하는 정책을 시행하고 있었고, 그와 같은 문서관리 지침에 따라 위 특허관련 문서도 다수 폐기되었습니다. 이에 대해 미국 1심 법원은 discovery 위반으로 판단하였고, sanction으로 배심에게 삭제된 자료가 Glenmark에 불리한 내용이었을 것으로 추론할 수 있다는 지침을 주었습니다. , adverse inference를 허용하는 jury instruction을 한 것입니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허유무효와 같은 기술적이고 객관적 성격의 사항이라고 하더라도 위반 당사자에게 불리한 판단을 할 가능성이 매우 높습니다. , 객관적 사정을 떠나 처음부터 패소 위험성이 매우 높았던 사건으로 볼 수 있습니다. 문서보전 실책만으로도 특허소송에서 패소의 결과를 낳을 수도 있습니다. 따라서, 미국시장에 진출하기 위해서는 예상되는 미국특허소송에서 discovery 위반으로 위와 같은 sanction을 당하지 않도록 사전에 discovery 관련 실무를 이해하고 적절한 보전대책을 세우는 등 대비책이 필요할 것입니다.

 

*첨부파일: Tarka CAFC 판결

Tarka CAFC 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.21 13:46
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-- 미국특허소송 이중특허배제의 법리확대 판결 – Gilead v. Natco Pharma 사건 CAFC 판결 --

 

1.   관련 특허 및 사실관계

 

출원인/특허권자: 동일(Gilead)

 

A’ 특허의 발명은 A 특허의 발명과 실질적으로 유사함(자명함). 모두 바이러스 질환 치료제. Nacto Pahrma에서 ANDA 제출로 시작된 특허소송

 

③ A 특허는 A’ 특허보다 먼저 출원되었으나 나중에 등록되었고, 존속기간은 A’ 특허보다 22개월 먼저 만료됨.


후 등록 A 특허에 대해 one-way terminal disclaimer가 제출되었으나, 실질적으로 A 특허가 먼저 존속기간이 만료되기에 terminal disclaimer의 제출은 의미가 없는 상황(A’ 특허에 대한 terminal disclaimer 제출은 없음). 

      

 

2. 소송의 쟁점

 

먼저 출원되었으나 나중에 등록된 특허로서 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 나중에 출원되었으나 먼저 등록된 존속기간이 더 긴 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지 여부가 쟁점(즉, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지).

 

3. CAFC 판결의 요지

 

이후에 등록되었으나 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 이전에 등록되었으나 나중에 존속기간이 만료하는 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단함(, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단).

 

② 법원은 부당하게 특허존속기간을 연장하는 것을 방지하기 위한 이중특허 배제원칙의 기본 목적을 근거로 함. 이에 따라, Gilead 가 추가로 특허존속기간을 22개월 연장하는 것을 방지함.

 

4. 시사점

 

의약품을 개발하는 과정에서 의약물질 및 용도에 관한 기본 특허출원을 한 후 연구개발이 진행되면서 다양한 관련 발명에 관한 후속 특허출원을 연속적으로 하는 것이 일반적입니다. 여기서 연속되는 선후 출원 사이에는 서로 동일하지는 않지만 그렇다고 전혀 다른 발명으로서 진보성을 인정할 정도의 차이가 없는 경우도 많습니다. 후속 출원의 발명내용이 선 출원으로부터 쉽게 도출될 수 있는 자명한 경우,  2중 특허로 볼 여지가 큰 경우가 많은 것입니다. 


위 사건 판결은, 이중특허 배제의 법리는 먼저 출원하였으나 나중에 등록된 특허를 기초로 하여서도 적용된다는 점을 분명하게 밝힌 것입니다. 실질적으로 동일한 발명에 대해 특허등록의 시기를 교묘하게 조정하여 부당하게 특허권에 의한 독점기간을 연장하려는 시도를 저지한다는 취지로 생각됩니다.

  

작성일시 : 2014.05.08 10:54
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-- 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용 --

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익 기준이 가장 큰 액수, 침해자 이익 기준이 그 다음, 로열티 액수 기준이 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다. 실제 미국특허침해사건에서 적용된 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     Astrazeneca의 블록버스터 Prilosec 제품 (약효성분 omeprazole)의 제네릭 회사에 대해 제네릭 제품 매출의 50%를 특허침해로 인한 손해배상액으로 산정한 사례 - Astrazeneca AB, et al v. Apotex Corporation, et. al., 1-01-cv-09351 (NYSD December 3, 2013, Order)

 

3년 동안 제네릭 회사 Apotex 등이 오리지널 제품 Prilosec 특허를 침해한 이유로 특허권자에게 인정된 손해배상액은 US$76 million( 8백억원)입니다. 3가지 손해액 산정 방법 중에서 침해자의 이익을 기준으로 하였는데, 침해품 제네릭 매출의 50%를 침해자의 이익으로 산정한 것이 특이합니다. 통상 의약품의 수익률이 높다고 하더라도 50% 이익율을 인정한 것은 한국기준에서 볼 때 놀랍습니다. 참고로, 우리나라 국세청에서 고시한 완제의약품 업종 평균 이익율은 13.5% 내외입니다.

 

회계상 이익 개념에는 몇 가지 종류가 있습니다. 국세청에서 소득세를 부과하기 위한 고시는 매출을 포함한 총수입에서 모든 비용을 뺀 최종 이익, 즉 순이익을 의미합니다. 특허존속기간 중에 독점시장에 발매된 제네릭 의약품으로 얻을 이익을 위와 같은 기준으로 산정한다면 논리적으로 문제가 있다는 점은 분명합니다. 그 이유를 구차하게 설명하지 않더라도 자명하다 싶습니다. 따라서, 상식적으로 문제가 있다는 점이 분명하지만, 특허권자가 다른 적절한 산정기준을 제시하지 못했거나 별다른 대안이 없었기 때문에 할 수 없이 채택한다는 정도로 선해할 수 있습니다. 우리나라 법원에서 문제가 있음이 분명한 위 국세청 고시의 이익율 기준을 가장 자주 채택한다는 점에서 우리나라 특허소송의 후진적 실상을 스스로 밝히고 있는 것과 다름없습니다.

 

특허침해로 인한 손해배상은 특허제품을 대체하는 침해품으로 발생한 침해자의 이익을 기준으로 산정되어야 합니다. 독점적 시장에서 얻을 수 있는 이익이 통상의 경쟁 시장에서 다른 제품을 판매하여 얻을 이익보다 높게 산정될 것은 논리와 경험칙상 쉽게 짐작됩니다. 그러나, 구체적 사건에서 어느 기준으로 이익액을 산정할 것인지는 특허보호에 관한 법원의 태도에 크게 좌우됩니다. 항상 침해자의 이익에 관한 당사자의 주장과 증거는 크게 엇갈릴 수 밖에 없기 때문입니다. 미국법원은 특허권을 강하게 보호하는 것으로 유명합니다. 단지 배심재판의 문제가 아닙니다. 위 사건은 배심재판이 아니라 판사 1인이 재판하는 소위 bench trial이었습니다.

 

2.     특허권자의 기존 라이선스상 3% 로열티 기준의 2배인 6% 로열티를 특허 침해자에게 적용하여 손해배상액을 산정하는 것도 적법하다는 판결 - Enzo Biochem, Inc., et. al. v. Applera Corp., et. al., 3-04-cv-00929 (CTD August 1, 2013, Order)

 

3가지 산정방법 중 로열티를 기준으로 손해배상액을 산정할 때 가장 확실한 기준은 해당 특허에 대한 기존의 license 계약내용입니다. 이 산정방법은, 침해자와 특허권자가 협상을 통해 라이선스를 체결했다면 얼마를 지급하게 될지를 논리적 전제로 하기 때문입니다. 따라서, 기존의 라이선스에서 정해진 로열티 기준을 따르는 것이 일반적입니다.

 

그런데, 이 사건 배심은 기존의 3% 로열티 기준보다 2배로 높은 6%를 적용하여 손해배상액수를 산정하였습니다. 이에 대해 피고 침해자가 반론을 제기한 것인데, 미국법원 판사는, 배심이 침해자와의 라이선스 상황, 계약조건 결정요소, 계약에 이른 맥락 등을 고려하여 침해자와의 라이선스는 통상보다 높은 6% 로열티를 조건으로 하는 것이 합리적이라고 결정하였고, 그것은 배심의 권한으로 적법하다고 판결하였습니다. 말 그대로 특허권자를 강하게 보호하는 pro-patent 태도를 여실히 엿볼 수 있습니다.

 

특허 침해자를 선의로 라이선스를 체결한 회사와 똑같이 취급한다면 특허침해를 억제할 수 없습니다. 손해배상액이 어차피 지급해야 할 로열티 정도에 그친다면 특허침해를 주저할 어떤 리스크도 없다고 생각할 것이기 때문입니다. 이와 같은 방식으로 특허침해소송 재판을 한다면 법원이 특허침해를 조장하는 꼴이 됩니다. 우리나라 학계와 법원에서도 이와 같은 문제점을 잘 알고 있으며 그 해결책을 고민하는 문제입니다. 최근 우리나라 특허침해 손해배상 판결을 살펴보면, 로열티 기준으로 손해배상을 인정한 판결은 거의 없고, 가능하면 통상의 로열티 rate보다 높은 수익율을 적용하여 손해배상액수를 높게 산정하려는 경향이 엿보인다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.02.11 11:02
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