(1)등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데, 이후 원고는 자신의 지분을 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유하게 되었다.
(2)그런데 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 공지디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 무효에 해당한다‘고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였음
2.매수인 피청구인의 주장 및 쟁점
(1)피고는, 원고가 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구한 것은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위
(2)심판청구 및 이 사건 소는 부적법하다고 본안 전 항변
3.쟁점 - 등록디자인의 양도인이 해당 등록디자인에 관하여 무효심판청구하는 것이 금반언 원칙에 위반되어 부적법한지 여부
4.특허법원 판결 요지
(1)등록권지의 양도인이 등록무효심판을 청구할 수 있음 금반언 원칙 위반 아님
(2)디자인보호법 제68조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 등 참조).
(3)이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다.
(4)피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없기 때문이다.
(5)따라서 이 사건 심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반됨을 전제로 하는 이 사건 본안 전 항변은 이유 없다.
(4)원심 판결 - 상표등록 무효심결 확정됨에 따라 상표권은 처음부터 없었던 것이 되므로 매각명령은 존재하지 않는 상표권을 매각목적물로 한 것으로서 무효. 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다.
(5)대법원 판결 – 상표권 등록무효, 상표권 소급적 소멸에도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다. 매각명령 무효를 전제로 하는 부당이득반환청구 기각
2.대법원 판결 요지
(1)강제경매 절차에서 매수인이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수 없다.
(2)상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1항, 제3항), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조 제1항), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.
(3)상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다.
(4)따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.
(1)민사집행법에 따른 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우 그 집행절차가 무효로 되는지 여부: No.
(2)압류, 강제경매, 매각대금 지급 후 매수자의 부당이득반환 청구: No
(3)상표권의 발생 근거와 그 효력의 특수성, 상표권에 대한 집행절차의 내용과 성격, 집행절차의 안정적인 운영 필요성 등을 종합하여 보면, 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다.
(4)상표등록을 받으려는 자가 특허청장에게 상표등록출원을 하면, 특허청 심사관의 방식심사와 실체심사를 거쳐 상표등록출원에 대한 거절이유가 없는 경우 상표등록결정을 받게 되고, 그 후 상표등록료를 납부하면 특허청장의 상표권 설정등록에 의하여 상표권이 발생한다(상표법 제36조, 제68조, 제82조). 상표등록요건을 갖추지 못한 상표라고 하더라도 위와 같이 상표등록결정과 상표권 설정등록에 따라 발생한 상표권은 대세적으로 유효한 권리로 취급된다. 상표권은 이해관계인 또는 특허청 심사관이 특허심판원에 상표권자를 상대로 상표등록 무효심판을 청구하여 상표법 제117조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 따른 상표등록 무효심결이 확정된 경우에야 비로소 처음부터 없었던 것으로 보게 된다(상표법 제117조 제1항, 제3항 본문).
(5)상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1항, 제3항), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조 제1항), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.
(6)상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다. 따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.
(7)항소심 판결 요지 - 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권은 처음부터 없었던 것이 되므로 매각명령은 존재하지 않는 이 사건 상표권을 매각목적물로 한 것으로서 무효라고 보아, 피고들이 주위적 원고에게 위 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 판단하였음
(8)대법원 판결 요지 - 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다. 원심판결 파기·환송
(1)상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 방법 - 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인․혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조).
(2)상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일․유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.
(3)대법원은, 원고의 선사용상표들은 저명한 상표로서 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는데 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 유사하고 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하여 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크며 실제 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높아 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 봄
(4)이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는 데 비하여 ‘CHEM’ 부분은 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭으로, ‘PHARMA’ 부분은 약학 또는 제약을 의미하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 볼 수 있어 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분이라고 볼 수 있고, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식․사용될 것이라고 단정하기 어렵다.
(5)선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있고, ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없으며, 피고가 자신이 수행하는 신약 연구․개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.
(6)이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.
제2조(정의)제1호: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.
제92조(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”
제93조(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”
디자인은 물품을 눈으로 볼 때 “미감”을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 “유사한 디자인”에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.
2. 디자인 유사판단 법리
“디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결).
또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).
한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.
디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후2277 판결 등
3. 디자인 유사판단 법리의 실무적 함의
대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 “보는 사람이 느끼는 심미감”이라는 표현을 “미감과 인상”과 동일한 의미로 사용합니다.
심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 “보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상”이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다(審)는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 “미감과 인상”의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.
결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power 등, 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는(審) 어떤 감정, 특성, 힘(力), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.
4. 핵심 쟁점 – 유사여부를 판단하는 자
디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.
특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결에서 “디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.
그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.
이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.
II. 화장품 용기 디자인의 모방 분쟁 사례– 등록디자인과 후발제품 디자인의 유사여부 판단 + 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결
1. 디자인 비교
특허심판원 2016당2726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각
2. 디자인권자의 주장
3. 특허법원 판결요지 – 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소
가. 화장품 용기의 디자인 발전 경향
나. 등록디자인의 지배적 특징 파악
① 전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새롭고 독창적 심미감을 형성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.
다. 지배적 특징을 고려한 유사 판단
(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.
(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 밤톨과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.
(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.
(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 ‘2014 굿디자인 어워드’ 생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지 ⑥의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.
위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.
III. 자동차 타이어 디자인 모방 분쟁 사례– 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기준 - 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결
1. 등록디자인 주요도면과 침해혐의 피고제품의 사진
2. 등록디자인과 피고제품의 대비
3. 서울중앙지방법원 1심 판결 – 원고승소 + 디자인침해 인정 및 손해배상명령
4. 특허법원 2심 판결 – 원고패소 + 디자인침해 불인정
2) 구체적 사안의 판단
“등록디자인과 피고 제품의 공통점 중 ⓛ, ②, ③, ⑤, ⑥은 선행디자인들에 의하여 공지된 부분이므로 디자인권의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 또한, 자동차용 타이어에 다수의 선행디자인들이 존재하는 점에서 등록디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것이다. 이러한 전제에서 등록디자인과 피고 제품은 유사하지 아니하다.
⑴피고 제품의 공통점 중 ①, ②, ⑥이 선행디자인 1에 모두 나타나 있으므로, 이러한 공통점들은 양자의 미감에 별 영향을 주지 아니한다고 보아야 할 것이다.
⑵공통점 ③ 역시 다수의 선행디자인에 ‘평행사변형 부분에 선형 모양’을 배치하는 것 자체가 나타나 있는 점을 고려하면 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니하며, 오히려 차이점 ㉡에서 본 바와 같은 평행사변형 부분에 형성되는 ‘선형 모양’의 구체적 형상의 차이로 인하여 등록디자인은 중앙부 좌우측의 평행사변형 부분이 통일성이 있는 미감을 주지만, 피고 제품은 중앙부 좌우측 평행사변형 부분이 서로 대칭을 이루는 미감을 준다. 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.
⑶공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인의 가장자리부 가로선의 구체적 모양 및 등록디자인과 같이 가장자리부에 얇은 가로선과 홈을 일정한 간격으로 형성하는 것 자체는 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니한다. 오히려 가장자리부의 홈은 타이어의 사용 상태에 따라 정면에서는 물론 측면에서 볼 수도 있으므로 그 구체적 형상이 미감에 상당한 영향을 미친다고 할 것이며, 가장자리부의 홈의 구체적 형상은 등록디자인의 특징적 부분이기도 하다. 그런데 가장자리부의 홈의 구체적 형상의 차이로 인하여 공통점 ④, ⑤에도 불구하고 등록디자인은 홈이 가장자리부를 전체적으로 일부 절단한 듯한 느낌을 주는 반면, 피고 제품은 가장자리부의 끝 부분만 파낸 느낌을 주고, 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.
⑷평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선은 정면에서 바로 보이는 부분이어서 그 구체적 형상이 자동차용 타이어의 미감에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 더욱이 등록디자인에서 중앙부 좌우측 평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선의 구체적 모양은 특징적 부분 중 하나이다. 그런데 등록디자인에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 일체감 있게 연결되는 느낌을 주는 반면, 피고 제품에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 구분되는 느낌을 준다. 이 점에서도 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.”
5. 실무적 시사점
공지요소가 다수 포함된 디자인의 유사판단이 매우 어렵다는 것을 잘 보여주는 사례. 유사판단기준에 관한 법리는 그 자체로는 문제없어 보이지만 구체적 사안에 적용하려면 통상 상당한 난관이 존재함. 통상 대비되는 양 디자인이 완전하게 동일하지 않기 때문에 구체적 사안에서 유사여부를 판단하는 것이 매우 어려움. 결국 비유사하다는 판단이 더 많은 경향.
참고로 미국판결은 그 판단기준이 되는 관찰자의 설정을 중요시하는데, 침해판단에서는 기술전문가, 창작자, 디자이너의 시각보다 수준이 낮은 일반수요자를 기준으로 하여 유사사례가 더 많이 나올 수 있는 법리구조를 택하고 있음. 다만, 미국은 독립된 디자인등록제도가 아닌 특허의 일종인 design patent라는 점에서 우리나라 법제와는 근본적 차이점이 존재함.
(4)침해혐의 경쟁사의 항변 – 확인대상디자인은 등록디자인과 유사하지만 선공지되어 공중의 영역에 포함된 제품디자인과 유사함, 공지된 선행디자인의 자유실시에 해당하여 권리범위에 속하지 않음
(5)디자인등록권자의 주장 - 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다.
2.쟁점 – 디자인 등록권자의 선공지 디자인, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 기초한 자유실시디자인 주장이 허용되는지 여부
3.특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결 - 신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.
4.대법원 판결 요지 – 특허법원 판결 파기 환송
5.특허법원 판결 이유
신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다. 디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).
그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에 있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).
신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.
자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 ‘등록디자인과의 관계’에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.
6.대법원 판결이유
신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점․배타권의 범위에 포함되는 것이다.
신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적․절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.
한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조), 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조).
이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로서 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점․배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.
제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적․절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.
이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다
3. 특허법원 판결요지
(1)상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,
(2)기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).
(3)‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,
(4)이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,
(5)한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).
(6)한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.
(7)따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,
(8)(1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,
(9)(2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일․유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,
(10)(3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).
(11)구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.
1)피고는 피고 남편과 공동으로 2012. 5. 1.경부터 ‘디사이드키즈(Decide kids)’라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도ㆍ소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.
2)원고는 2014. 8. 4.경부터 ‘원대물류’ 또는 ‘와이디 무역(YD무역)’, ‘WHYD’ 또는 ‘K-POP’ 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.
3)원고와 피고는 2018. 3.경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고, 이를 원고는 중국에서, 피고는 국내에서 판매하기로 합의(이하 ‘이 사건 합의’)하였다.
4)이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 2018. 5.경 채택되었다.
5)원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한, 선사용상표가 표시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서 ‘한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 제품 국내(중국 내를 말한다) 단독 판매 총대리점’이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다.
6)피고도 위 5)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류소매상에 판매하여 왔다.
7)피고는 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.
8)원고는 등록상표의 출원일 이후인 2019. 3. 15. 중국에서 등록상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여 2021. 5. 7. 상표등록을 받았다.
2.원고 심판청구인의 무효사유 주장
(1)원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 선사용상표를 개발ㆍ선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등 등록상표를 사용한 주체이므로 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있고(주위적 주장),
(2)설령 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 선사용상표를 개발ㆍ사용하였으므로 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있다(예비적 주장).
(3)이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 선사용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 등록상표를 단독으로 출원하였는바, 등록상표와 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다”,
(4)피고는 위와 같이 원고에게 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도, 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하려는 목적으로 등록상표를 출원한 것이므로, 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이다.
3.특허법원 판결요지
원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 생산하여 이를 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 그에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원고도 용인한 것으로 보인다.
따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 등록상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 ‘신의성실’의 원칙에 위반한 것이라고 보기는 어려우며, 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나, 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.
디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법이 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 디자인보호법 제2조 제1호는 ‘디자인’이란 물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다. 이하 같다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘디자인을 창작한 사람’은 바로 이러한 창작행위를 한 사람을 가리킨다.
따라서 창작자(공동창작자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 디자인에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 디자인 개발자를 일반적으로 관리하고 디자인 개발자의 지시로 디자인에 관한 자료를 정리하거나 도면 작성만을 하였거나, 자금 설비 등을 제공하여 디자인의 창작을 후원 위탁하였을 뿐인 정도로는 부족하고,
(1)디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, (새로운 미감에 관한 구체적 착상)
(2)새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, (새로운 착상의 구체화)
(3)디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우(전체적 미감에 영향을 준 디자인적 요소 제공 또는 구체적 조언)
(4)등과 같이 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 취지 및 특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허5351 판결 참조).
2.구체적 사실관계 및 쟁점
(1)디자인 등록 제품 - 자동차 번호판 장착용 플레이트
(2)금형 발주회사에서 금형 제작회사(피고)에 사양서, 초안 디자인 제공하지 않고 제품의 금형 발주함
(3)금형 회사 소속 직원 엔지니어(D) 제품 디자인 초안을 만들어 발주회사에 보냄 + 발주회사에서 번호판 설치위치 관련 간략한 feedback 이메일 수령 + 반영한 수정 디자인 송부
(4)디자인 완성, 발주회사에 mockup 샘플 제공, 금형 완성, 번호판 시제품 제작
(5)번호판 디자인 창작자를 금형 회사 직원 D 단독으로 볼 수 있는지 여부
3.특허법원 판결요지 - D 단독 창작자 인정
디자인의 창작 과정에서 D이 디자인 초안을 송부하고, F의 피드백에 따라 D이 이를 수정한 것에 비해 F는 피고에게 도면이나 사양서 등을 제공한 바 없는 점, 이후 이 사건 등록디자인에 대하여 D을 창작자로 하여 피고 명의의 디자인등록이 이뤄졌고, 이에 대하여 피고와 발주사 사이에 아무런 다툼이 없었던 것으로 보이는 점, ④ 발주회사 직원 F가 D에게 제시한 피드백은 ‘번호판을 전면 그릴이 아닌 아래쪽에 설치되도록 해달라’는 것으로서 디자인에 대한 기본적인 과제 또는 아이디어만을 제공한 것에 불과하고 구체적인 착상을 새롭게 제시하는 등 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, D이 독자적으로 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 봄이 상당하다. 따라서 D이 이 사건 등록디자인의 창작자로 인정된다.
등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.
또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.
3.구체적 사안의 판단요지 – 불법행위 책임 인정
디자인 등록권자가 원고 제품의 생산․판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.
거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.
특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.
특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위의 한 가지로 규정하고 있다.
부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대하여 금지를 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되는(또는 침해될 우려가 있는) 자’로 규정하고 있고, 손해배상을 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해된 자’로 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 정한 부정경쟁행위에 대하여 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용과 노력을 투자하여 해당 상품의 형태를 개발하고 상품화한 사람이어야 한다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2019나1678 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.
여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 등 참조).
2.여성의류제품 디자인 등록 및 권리행사
등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).
한편, 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 ‘공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, ‘공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).
등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위의 한 가지로 규정하고 있다.
부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대하여 금지를 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되는(또는 침해될 우려가 있는) 자’로 규정하고 있고, 손해배상을 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해된 자’로 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 정한 부정경쟁행위에 대하여 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용과 노력을 투자하여 해당 상품의 형태를 개발하고 상품화한 사람이어야 한다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2019나1678 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.
여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 등 참조).
2.여성의류제품 디자인 등록 및 권리행사
등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).
한편, 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 ‘공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, ‘공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).
등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)
(1)상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지에 대한 판단기준
(2)특허법원 판결요지 - 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
(3)대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송
3.대법원 판결요지
(1)상표가 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지․품질․원재료․효능․용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조).
(2)또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).
(3)구체적 사안의 판단
(가)‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.
(나)‘로열젤리’와 ‘꿀’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.
(다)위와 같은 사정과 ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.
(라)또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.
(마)이 사건 등록상표가 지정상품인 화장품 등의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기 어렵고, 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다. 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.
등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.
또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.
3.구체적 사안의 판단요지 – 불법행위 책임 인정
디자인 등록권자가 원고 제품의 생산․판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.
거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.
특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.
특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.
(1)통상의 디자이너가 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 선정한 다음, 여기에 선행디자인 1의 갑피부 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 용이하게 창작할 수 있음
(2)주 선행디자인 1에 선행디자인 4의 탄성밴드 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있음
3.용이창작 판단기준 법리
디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.
위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는데 있다.
또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).
4.구체적 판단 요지
(1)특허심판원 심결 – 용이창작성 인정, 디자인등록 무효 심결
(2)특허법원 판결 요지 – 심결유지
차이점 관련하여, 신발코 부분의 세로 길이 또는 넓이의 차이, 신발 앞부분의 중창에 형성된 형상의 차이, 안창 뒷부분의 높이의 차이는 전체적으로 대상 물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.
결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 ① 선행디자인 1을 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하거나, ② 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 1과 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.
디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외)① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.
2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.
3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때
4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때
2. 사안의 개요 - 디자인 출원 전 제품 판매로 디자인 공개 및 6월 이내 출원하여 등록 + 등록무효심판 절차에서 신규성 상실 예외 주장
(1) 출원 전 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였음
(2) 물품 구매한 소비자들이 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였음
(3) 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음
(4) 공지된 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록
3. 쟁점 – 신규성 상실 예외 적용의 절차적 요건 충족 여부
디자인등록 무효심판의 답변서를 제출 시 신규성 상실 예외 적용의 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출한 것인지 여부
4. 특허법원 판결요지
(1) 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고,
(2) 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다.
(3) 등록디자인에 관한 등록무효심결에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.
(4) 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.
(5) 또한, 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.
첨부: 1. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결, 2. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결
(1)상표법 제34조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기서 ‘공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’란 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 때의 상표뿐만 아니라, 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해한다면 그 상표도 포함된다고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조).
(2)출원상표는 한글 ‘우리들’과 ‘병원’이 결합된 서비스표인데, ‘우리’보다는 가리키는 대상이 더 구체적이고 개별적이기는 하나 일상생활에서 ‘우리’와 ‘우리들’은 구분 없이 사용되고 있다. 이 단어는 ‘우리들 회사’, ‘우리들 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고, 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사와 접미사가 결합된 단어로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다.
(3)따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 해당 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭고 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이다.
(4)그런데 이 사건 출원상표인 ‘우리들병원’(이하 ‘상표 병원’이라 한다)은 자신과 관련이 있는 병원을 나타내는 일상적인 용어인 ‘우리들 병원’(이하 ‘일상용어 병원’이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 해당 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 상표 병원과 일상용어 병원 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 ‘우리들’이라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다.
(5)이러한 결과는 ‘우리들’이라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리들병원’을 포함하는 이 사건 출원상표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반한다고 보아야 한다.
(6)출원인 원고는, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 누구나 자유롭게 ‘우리들’ 또는 ‘우리들병원’이라는 단어를 비상표적으로 사용할 수 있어 일반인들의 자유로운 언어생활에 어떠한 불편이나 혼란을 끼친다고 할 수 없는 점을 고려하면 ‘우리’라는 단어가 아닌 ‘우리들’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표의 등록사용이 공공질서에 위배되는 것으로 보기 어렵다고 주장한다.
(7)그러나 일반인들이 상표적 사용과 비상표적 사용을 쉽게 구별하여 해당 상표를 사용할 수 있다고 단정하기 어렵고, 이와 같이 구별하여 사용하도록 하는 것 자체가 일반인들의 자유로운 사용을 방해하는 것으로 판단된다. 오히려 원고는 이 사건 출원상표의 표장과 도형을 결합한 상표를 등록받는 방법 등을 통하여 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하거나 수요자의 이익을 보호할 수 있을 것으로 보인다. 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).
또한 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후490 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조).
옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).
2.용이창작 여부 판단기준
디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.
위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).
(1)상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).
(2)따라서, 상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다.
(3)이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.
(4)특허심판원 심결 – 상표권자가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 상표사용사실을 인정하기 부족하고, 주장하는 상표사용 실적은 불사용취소 심판청구를 예상한 명목적 사용행위이다.
(5)특허법원 판결 - 사용행위에 관하여 상표권자 원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다.
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위의 한 가지로 규정하고 있다.
부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대하여 금지를 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되는(또는 침해될 우려가 있는) 자’로 규정하고 있고, 손해배상을 청구할 수 있는 자를 ‘자신의 영업상의 이익이 침해된 자’로 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 정한 부정경쟁행위에 대하여 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용과 노력을 투자하여 해당 상품의 형태를 개발하고 상품화한 사람이어야 한다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2019나1678 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.
여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 등 참조).
2.여성의류제품 디자인 등록 및 권리행사
등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 등 참조).
한편, 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정하는 ‘공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 디자인을 말하고, ‘공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).
등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 등 참조)
(3)선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었음. 신규성 상실
3.대법원 판결 요지
(1)최초 납품한 선행발명은 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며,
(2)또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고,
(3)나아가 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때,
(4)선행발명은 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.
(5)특허법원 판결 파기환송
4.기본 법리
특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).
국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
2.사안의 개요 및 특허법원 판결요지
(1)외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된 사안
(2)특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판결함.
3.대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송
등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).
여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.
따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.
이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.
선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.
등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.
2.특허법원 판결 요지
신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.
신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.
디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).
그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).
신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.
자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 ‘등록디자인과의 관계’에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.
① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.
1. 제1항제1호ㆍ제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합
2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합
2.디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 – 유사여부 판단 관련 법리
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비ㆍ관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조),
그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조)
한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 참조)
3.디자인보호법 제33조 제2항 제1호 해당 여부 – 용이창작 판단 관련 법리
디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적ㆍ기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경ㆍ조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.
또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형ㆍ변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).
4.구체적 사안의 판단 – 용이창작 불인정
가.등록무효 심판청구인(원고)의 주장요지
등록무효 사유 주장 - 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 3, 5, 6과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 3, 5, 6으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에도 해당한다.
나 특허법원 판결요지
이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적 기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵다.
나아가 위와 같은 차이점들에다가, 특히 통공 입구측의 확관부 및 그와 연이어진 수직 걸림턱의 외주면이 둥근 형태는 선행디자인들에서는 전혀 발견할 수 없고 이 사건 등록디자인에서 처음 채택한 것으로 보이는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경․조합 또는 전용한 것이라거나, 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다.
등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.
2.특허법원 판결 요지
신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.
신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.
디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항).
그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).
신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.
자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 ‘등록디자인과의 관계’에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.
(1) 권리자 원고 - 제품 디자인 등록 BUT 실시자 피고 - 용이창작 이유로 무효심판 청구, 무효심결 확정, 디자인등록 무효 확정
(2) 원고 – 부경법 제2조 제1호 (자)목 상품형태 모방 부정경쟁행위 주장
(3) 원고 제품 vs 피고 제품
2. 부정경쟁행위 판단기준 – 법리
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 ‘모방’이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
한편 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (자) 목 단서는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).
3. 특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 – 통상적 형태에 해당함
원고 제품은 ① 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되어 있는 점(이하 ‘특징 ①’이라 한다), ② 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 상부가 만곡지게 굽어진 형상인 점(이하 ‘특징 ②’라 한다), ③ 베이스는 사각형상인 점(이하 ‘특징 ③’이라 한다), ④ 집열부는 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상(
)인 점(이하 ‘특징 ④’라 한다), ⑤ 연결부는 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하고 있는 점에 그 형태적 특징이 있다.
원고 제품이 가지는 형태적 특징은 동종 상품에서 종래부터 채용되어 오던 형태 혹은 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등에 해당하므로, 전체적으로 볼 때 원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다.
먼저, 특징 ① 내지 ③, 즉 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되고, 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이며, 베이스가 사각형상으로 되어 있는 형태는 비교대상디자인 1, 2, 3에 그대로 개시되어 있다.
또한, 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상인 집열부(특징 ④)는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있다. 뿐만 아니라, 을 제9, 18, 20, 21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고 제품의 집열부와 유사한 형상, 즉 원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 이미 원고 제품의 출시 전부터 광범위하게 사용되어 온 사실을 인정할 수 있다.
나아가, 비교대상디자인 8, 10 내지 12에는 연결부의 상부가 아치형으로 만곡되어 있는 형상이 나타나 있고, 그 중 비교대상디자인 11에는 원고 제품의 특징 ⑤, 즉 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하는 형태가 나타나 있다.
더욱이, 원고 제품의 형태적 특징 중 1 내지 3은 캔들워머에 관한 비교대상디자인 1 내지 3에 그대로 개시되어 있고, 원고 제품은 비교대상디자인 1 내지 3과 비교하여 볼 때, 그 집열부의 형상(원고 제품 ‘
’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘
,
,
’)과 연결부의 상부 형상 및 연결부와 집열부의 결합 위치(원고 제품 ‘
’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘
,
,
’)에 차이가 있을 뿐인데, 그 형태상의 차이가 그 변형의 정도, 그와 같은 형태의 변형이 주는 심미감의 차이 등에 비추어 현저하다고 보기 어렵다.
오히려 위 차이는, ① 원고 제품의 출시 이전에 이미 공지되어 있던 비교대상디자인 1 내지 3의 집열부의 형상(상부의 원통형과 하부의 원뿔대가 결합된 형상) 중 하부의 원뿔대 형상만을 취하고, ② 비교대상디자인 1 내지 3의 ‘ㄱ자 형상’의 연결부 상부를 ‘아치형으로 만곡되어 알파벳 J가 뒤집어진 형상’으로 변경하고, ③ 연결부와 집열부와의 결합 위치를 집열부의 상부의 측면에서 집열부의 상단으로 변경한 것에 불과한 바, 이와 같은 정도의 변경은 비교대상디자인 1 내지 3, 5 내지 8, 10 내지 12에 나타나 있는 집열부, 연결부의 형상을 취사선택하여 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과한 것으로 봄이 상당하다.
① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.
1. 제1항제1호ㆍ제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합
2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합
2. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 – 유사여부 판단 관련 법리
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비ㆍ관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조),
그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조)
한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 참조)
3. 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 해당 여부 – 용이창작 판단 관련 법리
디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적ㆍ기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경ㆍ조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.
또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형ㆍ변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).
4. 구체적 사안의 판단 – 용이창작 불인정
가. 등록무효 심판청구인(원고)의 주장요지
등록무효 사유 주장 - 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 3, 5, 6과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 3, 5, 6으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에도 해당한다.
나. 특허법원 판결요지
이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적 기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵다.
나아가 위와 같은 차이점들에다가, 특히 통공 입구측의 확관부 및 그와 연이어진 수직 걸림턱의 외주면이 둥근 형태는 선행디자인들에서는 전혀 발견할 수 없고 이 사건 등록디자인에서 처음 채택한 것으로 보이는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경․조합 또는 전용한 것이라거나, 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다.
이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 ‘포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등’과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 ‘음식물 주문 대행업’으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.
2. 등록서비스표 유효 주장의 요지
이 사건 등록서비스표의 지정서비스는 피고의 선사용서비스표들의 사용서비스 와는 그 서비스의 제공 목적, 서비스의 성질 및 내용 등이 상이하여 전혀 이질적이다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리 자에 의해서 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정은 없으므로 이 사건 등록서비 스표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.
3. 특허법원 판결요지 – 등록무효
등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다.
그리고 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).
이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 ‘포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등’과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 ‘음식물 주문 대행업’으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.
양 서비스업은 최종적으로 음식물을 고객 또는 음식물 주문자에게 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 음식물을 제공받는 일반 수요자가 포함된다는 점에서 중첩된다고 볼 수 있다.
특히 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 해당하는 음식점업을 영위하는 일부 프랜차이즈 업체는 온라인을 통하여 직접 주문을 받고 음식물을 배달하는 서비스를 수요자에게 제공하고 있으며, 그와 동시에 음식점업을 영위하는 자들 상당수는 피고와 같은 음식물 주문 대행업자와 가맹계약을 맺고 음식물 배달 서비스를 수요자에게 제공하고 있다.
이와 같은 선사용서비스표의 구체적인 사용실태나 양 서비스표가 사용되는 서비스들 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정을 종합하면, 설령 서비스업의 구체적인 성질 내지 내용이나 수익 구조, 적용되는 행정법규 상의 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있으므로 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.
타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위.
다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위
(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위
관련 법리 – 부정경쟁행위 제외 단서조항의 판단기준
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 ‘모방’이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (2)는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.
여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).
상품형태 비교
특허법원 판결요지
원고 제품의 대상 물품인 캔들워머는 베이스와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드, 온열 램프와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능이 공통되므로, 비교대상디자인들은 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고가 될 수 있다고 봄이 상당하다.
원고 제품은 전체적으로 볼 때 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위 불인정
