(1)특허발명의 구성을 분석하여 공지기술에는 없는 새로운 기술구성요소, 발명의 구성요소 분석, 확정
(2)발명자는 “과제를 해결하기 위한 착상 및 그 구체화 과정에서 발명의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여한 것을 필요로 하는 것” 발명의 특징적인 부분은 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 중 종래기술에서는 볼 수 없는 부분, 본 발명에 특유한 과제 해결 수단을 기초로 한다. 특허청구범위에 기재된 발명의 구성에 기여하였더라도 그 중 특허발명 특유의 과제 해결 수단을 기초로 하는 특징적 부분의 완성에 기여한 사람이 아니면 발명자라고 할 수 없다.
(3)특허발명 개발팀에 속한다는 사실, 그 팀장이라는 사실, 당해 특허출원에 관한 명세서의 안을 작성한 행위만으로 발명적 기여가 있었다고 인정할 수 없다. 구체적으로 종래기술에서 보이는 기술에 대한 기여, 실험 등은 공동발명자 인정에 고려될 수 없다. 종래기술에 없는 부분에 관련된 착상, 그 구체화 과정에서 창작적인 기여를 한 것으로 인정할 수 없다.
(4)종래기술에 발견되는 부분 구성에 관여는 있었을지도 모르지만, 종래기술에는 보이지 않는 구성에 대해서는 과제 및 그 해결을 위한 수단 또는 방법을 구체적으로 인식할 수 있는 정도로 그 완성에 창작적으로 기여했다고는 인정할 수 없다.
(1)발명진흥법은 종업원에게 직무발명 완성사실의 통지의무를 지우면서(제12조), 그 통지를 받은 사용자에게 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 알리도록 하고(제13조 제1항 본문, 같은 법 시행령 제7조), 위 기간에 사용자가 권리승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로, 승계 여부를 알리지 아니한 때에는 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다고 규정하고 있다(제13조 제2항, 제3항 전문). 발명진흥법의 목적과 구체적입법태도 등에 비추어 볼 때 이 사건 지침과 같은 근무규정이 직무발명의 완성 즉시 그에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 당연 승계되는 것으로 규정했다고 볼 수 있으려면, 그러한 직무발명의 당연 승계에 관하여 명확히 규정하고 있다는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것이다.
(2)이 사건 지침이 제3조 제1항에서 “직원이 발명한 직무발명에 관한 권리는 공사가 이를 승계한다.”라고, 제7조 제1항에서 “발명자가 직무발명을 한 경우에는 즉시 제3조에 의한 승계를 공사에 하여야 하며, 권리보호에 필요한 제반조치에 적극 협조한다.”라고 규정하고 있기는 하다. 그러나 위 지침은 제5조에서 원고 직원에게 발명진흥법 제12조에 대응되는 ‘직무발명 완성사실의 신고의무’를 지우면서, 제6조에서 원고 지식재산관리부서장에게 연구심의위원회를 통해 신고된 발명의 ‘직무발명 여부’를 심의하게 한 뒤(제1항), ‘직무발명 여부’에 관한 결정사항을 발명자와 그 소속 부서장에게 통보하도록 규정하고 있다(제4항). 이 사건 지침의 체계, 위 조항들의 문언, 앞서 본 발명진흥법의 취지 등에 비추어 볼 때, 이 사건 지침은 [원고 직원의 직무발명은 그 발명 즉시 원고에게 당연 승계되는 것이 아니라 이 사건 지침 제6조에 따른 심의 등 절차를 거치기 전에는 그 ‘승계 여부’도 결정되지 아니한 상태에 있다]고 해석하는 것이 자연스럽다.
(3)발명에 대한 권리의 승계가 저절로, 당연히 이루어지는 것이 아니라, 거기에 직무발명을 한 직원의 능동적 협조가 필요함을 전제로, 그 직원에게 되도록 빠른 시일 내에 권리를 양도할 의무를 지운 것이라고 볼 수 있다.
(4)발명진흥법 제52조에 따라 설립된 한국발명진흥회가 만든 ‘직무발명 보상규정 표준모델’도, “제1장 총칙”에 있는 제3조에서 “회사는 발명자가 그 직무발명에 대하여 가지는 권리를 승계한다. 다만, 제6조 제2항의 규정에 따라 불승계결정을 내린 경우 또는 제7조 제2항의 규정에 따라 회사가 승계를 포기한 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하면서, 제7조 제1항에서 “특허관리전담부서장이 제6조 제3항의 규정에 따른 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 사건 지침 제3조의 문언을 이유로 그 조항이 당연 승계 규정이라고 단정할 수 없다.
(5)직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 않은 채 그 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마쳤을 때, 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 그 종업원에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조).
(6)사용자의 직무발명 자동승계 인정 발명진흥법 제13조 개정법 2024. 8. 7. 시행 - 개정 발명진흥법 제13조(직무발명의 권리승계)① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.> ② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.> ③사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
개정 발명진흥법 제13조(직무발명의 권리승계) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.>
② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
③사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
구법상 문제점 - 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있음
개정 이유 - 사용자가 종업원과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정하고, 예외적으로 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않는 경우 4개월 이내에 종업원에게 통지하도록 함(제13조).
(1)현행법상 문제점 - 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있음
(2)개정 이유 - 사용자가 종업원과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정하고, 예외적으로 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않는 경우 4개월 이내에 종업원에게 통지하도록 함(제13조).
(3)개정 법률 내용 - 제13조의 제목 “(승계 여부의 통지)”를 “(직무발명의 권리승계)”로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 전단 중 “제1항”을 “제2항”으로 한다. ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
(2)대학교수은 직무발명 신고 및 승계절차에 협력해야 한다는 학교 규정에도 불구하고 외부 회사법인에 특허권 양도, 이전등록
(3)KAIST에서 특허등록원부의 특허권자 기업에게 해당 특허발명은 직무발명에 해당하고 KAIST 권리라고 주장
(4)특허권자 기업에 대해 특허권 이전등록청구 소송 제기
2.대학의 직무발명 관련 규정
(1)대학 정관 중 직무발명 관련 규정: ““교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 대학의 재산으로 한다.”
(2)대학의 직무발명규정: “직무발명에 대한 권리의 승계 절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 발명 신고가 접수된 경우, 원고는 대학은 발명 신고가 접수된 경우 그 권리 승계여부를 발명신고서가 접수된 날로부터 4개월 내에 해당 교직원등에게 통지하여야 한다. 제8조 (권리의 승계 등) ① 원고가 제7조 제1항에 의거하여 권리 승계 의사를 통지한 경우, 통지한 날부터 직무발명의 권리는 원고에 승계된 것으로 한다. ② 교직원 등은 제7조 제1항의 규정에 따라 원고로부터 권리 승계의 통지를 받기 전에는 직무발명에 관하여 특허출원이나 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.”
3.서울중앙지법 판결 요지 – 직무발명의 자동승계 부정, KAIST 청구 기각
4.판결 이유
(1)발명진흥법 등의 관련 규정들에 의한다면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이라고 할 것이다.
(2)따라서 이 사건 각 특허발명이 그 완성시점에 원고에게 승계되는 것으로 인정하기 위해서는 이 사건 정관 및 직무발명규정에서 직무발명의 승계시기에 대하여 명확한 내용이 규정되어 있는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것으로 판단되는데, 위 각 규정은 그에 대해 명확하게 정하고 있지 않다.
(3)이 사건 정관은 제52조에서 “원고의 교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 원고의 재산으로 한다.”고 하고 있기는 하나, 이와 함께 이 사건 직무발명규정에서 직무발명에 대한 권리의 승계절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 절차가 진행되기 전까지는 원고가 직무발명을 승계할지 여부에 대해 결정되지 아니한 것으로 해석하는 것이 합리적이므로, 위 정관만으로 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에 사용자 등이 그 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 승계한다고 볼 수는 없다.
(4)대학교수가 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 외부 기업에게 양도함에 따라 이 사건 직무발명규정 제8조 제2항 내지 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계시키는 절차에 협력할 의무를 위반하였는지 여부는 별론으로 한다.
