권리범위확인심판__글112건

  1. 2017.11.17 실시권자 Licensee – 대상 특허에 대한 무효심판의 청구인 적격이 인정되는 이해관계인 : 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결
  2. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 6] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발시 Alibaba 온라인신고 EU 안내문
  3. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 5] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발 + Alibaba 온라인 신고 + 지원서비스
  4. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 4] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  5. 2017.11.14 실기한 공격방어방법 각하 + 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판 : 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결
  6. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 3] 중국대법원 공표 특허침해소송 심리기준
  7. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 2] 중국 침권책임법 - 권리침해책임법
  8. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 1] 중국특허소송 2016년 통계자료 + 내역 파악 방법
  9. 2017.06.17 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  10. 2017.06.08 중요판결 - 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판 : 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결
  11. 2016.10.07 침해여부를 다투지 않는 장래실시예정 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위확인심판 확인의 이익 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결
  12. 2016.10.05 장래 실시예정 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위확인심판의 심판청구요건 확인의 이익 불인정 대법원 2014후2849 판결
  13. 2016.03.03 COPD 치료제 스피라바 흡입용캡슐 특허무효 Teva v. Boehringer Ingelheim 사건 영국특허법원 2015. 10. 21 선고 [2015] EWHC 2963 판결
  14. 2016.02.03 답변서 제출조차 없는 소극적 권리범위확인심판의 심결과 심결이유
  15. 2016.02.02 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 관련 소견
  16. 2016.02.02 권리범위확인심판에 관한 매우 중요한 판결: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결
  17. 2016.01.20 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결
  18. 2015.10.07 공지기술 문헌의 표현이 불충분하거나 일부 흠결이 있더라도 평균적 기술자가 파악할 수 있는 기술내용을 기초로 자유실시기술 판단한 판결 : 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014허161 판결
  19. 2015.04.29 허가특허연계제도에 따른 등재특허권자의 권리행사, 특허침해예방청구의 소, 가처분신청, 권리범위확인심판 등 실무관련 세미나 발표자료
  20. 2015.04.27 소극적 권리범위확인심판을 미리 청구해도 심판요건 "확인의 이익"을 충족할 수 있는지 여부
  21. 2015.04.10 허가특허연계제도에 따른 통지의약품 허가신청자에 대한 특허소송
  22. 2014.02.03 특허침해소송 및 특허심판의 절차, 핵심적 내용 및 쟁점, 실무적 대응방안 등에 관한 발표자료

 

 

 

특허권자 주장: 실시권자는 특허무효심판을 청구할 직접적이고 현실적 이해관계가 없다.

 

특허법원 판결요지: “실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다.

 

그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.

 

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허풀인 HEVC 라이선스 프로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 가능성이 있으므로, 비록 피고가 HEVC 라이선스 프로그램에 라이센시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과 마찬가지라고 하더라도, 이해관계인에 해당한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 20172727 판결

특허법원 2017허2727 판결 .pdf

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작성일시 : 2017.11.17 20:00
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중국 Alibaba 온라인오픈마켓몰에서 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견하고, 알리바바 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 신고하면, Alibaba에서는 신고접수일로부터 1주일 이내에 해당 상품판매자에게 신고내용을 전달합니다.

 

이때 판매자는 3일 이내에 지재권침해주장에 대한 반박서를 온라인으로 제출할 수 있습니다. 그와 같은 침해불인정 반박주장에 대해 Alibaba에서 심사한 후 해당 제품을 삭제할지 결정한다고 합니다. EU IPR desk에서 작성한 설명자료 중 해당부분은 인용하면 아래와 같습니다.

 

 

첨부: EU EU IPR desk 설명자료

China_IPR_Guide_on_How_to_Remove_Counterfeit_Goods_from_E-Commer

 

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작성일시 : 2017.11.17 09:00
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중국 Alibaba사에서 운영하는 온라인오픈마켓몰 사이트 타오바오, 티엔마오(Tmall), 알리익스프레스에서 짝퉁, 위조상품, 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견한 경우, 알리바바 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 중문 또는 영문으로 직접 신고할 수 있습니다.

 

한편, 한국지식재산보호원에서는 중국 알리바바 위조상품 대리신고 서비스를 지원사업으로 진행하고 있습니다. 링크: http://www.ip-navi.or.kr/kbrand/imitation_report.navi 비용을 받지 않는 무료 서비스이므로 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

 

첨부: 서비스 지원신청서 등 서류 중국 알리바바 위조상품 대리신고 지원 신청서.hwp

 

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작성일시 : 2017.11.17 08:00
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1. 사실관계

 

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 중국 권리침해책임법상

 

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작성일시 : 2017.11.17 07:00
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1. 기본 법리 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

 

. 민사소송법 규정 및 법리 개요

 

- 적시제출주의 원칙에 따라 공격방어방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(민사소송법 146). 당사자가 이를 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격방어방법을 뒤늦게 제출하는 경우, 또는 불분명한 공격방어방법에 대하여 필요한 석명이 이행되지 아니하는 경우에는 법원이 이러한 공격방어방법을 각하할 수 있다(민사소송법 149).

 

▣ 적시제출 여부는 법원의 개별적 판단에 따름

- 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하였는지 여부는 개개의 소송의 내용과 진행상황에 따라 법원이 개별적으로 판단하여야 한다. 뒤늦게 제출하였다는 것은 적시제출주의를 어겼다는 것과 같은 의미라고 이해된다.

▣ 적시제출여부의 판단기준에 대한 판례

- 변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우일 것이다. 항소심에서 새로운 공격방어방법이 제출된 경우에는 항소심 자체 뿐 아니라 제1심까지를 통틀어서 판단하여야 한다(대법원 1962. 4. 4. 선고 4294민상1122 판결, 1981. 11. 10. 선고 802475 판결).

- 법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론재개를 한 경우에는 소송관계는 변론재개 전의 상태로 환원되므로, 그 재개된 변론기일에서 제출된 주장·증명이 실기한 공격방어방법에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 변론재개 자체로 인한 소송완결의 지연은 고려할 필요 없이 민사소송법 149 1항이 규정하는 요건을 충족하는지를 기준으로 그 해당 여부를 판단하면 된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 201020532 판결). (제요 민사 800, 801)

 

-      당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.

-      그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것

 

. 각하결정  

 

- 공격방어방법의 각하는 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 법원의 결정으로 한다. 이 신청은 서면이나 말로 할 수 있고, 서면도 반드시 독립된 신청서에 의해서가 아니라 준비서면 등에 적어도 무방하다.

- 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다고 해석되지만, 새로 도입된 적시제출주의의 원칙을 관철하기 위하여서는, 각하를 극히 예외적인 것으로 여겼던 수시제출주의 하에서의 실무관행을 그대로 답습하는 것은 바람직하지 못하다고 할 것이다. (법원실무제요 민사 801)

- 각하를 함에는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결). (제요 민사 802)

 

. 불복방법

 

- 각하 당사자는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소와 함께 불복하여야 한다(민사소송법 392). 그러나 각하신청이 배척된 경우에는 법원의 소송지휘에 관한 사항이기 때문에 불복신청이 허용되지 않는다. (제요 민사 802)

 

2. 본 사안에 구체적 적용한 특허법원 판결요지

 

원고의 기재불비 주장은, 2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후 2017. 8. 7.자 준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, ·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한인 2017. 4. 28.을 도과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

 

3. 참고 판례 본 사안과 반대로 실기한 공격방어방법으로 각하해야 한다는 주장을 배척한 대법원 2004448 판결 요지

 

실기한 공격방어방법의 각하 주장에 대하여 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제146, 149조의 규정취지에 비추어 보면, 법원은 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 공격 또는 방어방법이 그로 인하여 소송의 완결을 지연하게 하는 것으로 인정될 때에는 이를 각하할 수 있으나, 실기한 공격방어방법이라고 하더라도 어차피 기일의 속행을 필요로 하고 그 속행기일의 범위 내에서 공격방어방법의 심리도 마칠 수 있거나 그 내용이 이미 심리를 마친 소송자료의 범위 안에 포함되어 있는 때에는 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 없으므로 이를 각하할 수 없다고 할 것인바(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결 등 참조),

 

기록에 의하면 피고의 주장대로 원고들이 이 사건 소가 제기된 지 10개월이 경과한 제3차 준비절차기일에야 기재불비 주장을 한 사실은 인정되나, 3차 준비절차기일은 원·피고 쌍방의 요청에 의하여 속행되었고, 그 후 고지된 변론기일에 이 사건의 변론이 바로 종결된 사실을 알 수 있을 뿐이어서 위 주장으로 인한 소송의 지연은 전혀 초래된 바가 없다 할 것이니, 원심이 원고들의 위 주장을 실기한 공격방어방법으로 보아 각하하지 아니한 조치에 무슨 위법이 있다고 할 수 없고, 나아가 원심은 그 기재불비 주장 자체도 이유 없다고 하여 받아들이지 아니하였으므로, 위 부분 상고이유의 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.”

 

4. 진보성 판단과 사후적 고찰 금지 원칙

 

통상의 기술자가 선행발명 4로부터 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부를 판단함에 있어서, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 당 에스테르 화합물을 첨가한 셀룰로오스 유도체 필름이 연신에 의해 높은 위상차 값을 발현할 수 있다는 것을 알고 있음을 전제로 판단하여서는 안 된다.

 

또한, 통상의 기술자로서는 명세서의 전체적인 기재를 통해 선행발명 4의 기술사상을 파악할 것이고, 선행발명 4가 광학적 이방성 저하제를 첨가해 배향을 억제하고 광학적 이방성이 0에 가깝도록 충분히 저하한 셀룰로오스 아실레이트 필름에 대한 것인 점은 앞서 본 바와 같으므로, 선행발명 4의 명세서에 일부 복굴절성이 높은 셀룰로오스 유도체 물질이 기재되어 있더라도 통상의 기술자가 그 자체를 연신하여 이 사건 제1항 발명과 같은 VA형 액정표시장치의 위상차 필름을 만들고자 하는 동기나 시사가 없는 상황에서 이를 쉽게 생각하기는 어렵다고 보이며, 통상의 기술자가 만약 그러한 시도를 하였더라면 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 4로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 부족하다.

 

따라서 선행발명 4로부터 진보성이 부정된다는 원고의 주장은 이유 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20167510 판결 특허법원 2016허7510 판결 .pdf

  KASAN_실기한 공격방어방법 각하 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.14 15:00
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중국대법원에서 2016년 공표한 특허, 실용신안, 디자인 등록 전리권의 권리범위해석 및 침해판단에 관한 심리 및 판단지침입니다. 단순히 실무제요 보다 더 강한 효력이 인정되어, 법규적 효력을 갖는 시행규칙과 유사하다고 합니다. 실제 특허, 실용신안, 디자인권 침해소송 재판에 적용되는 내용이므로 실무자는 꼼꼼하게 읽어 볼 필요가 있습니다.

 

첨부: 중국대법원 2016년 특허침해 판단 지침

최고인민법원의 특허권침해 분쟁안 심리에 적용되는 법률의 몇 가지 문제에 관한 해석(2)(한중).docx

 

 

 

작성일시 : 2017.11.12 09:00
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중국은 2009년 공식명칭 중화인민공화국 침권책임법이라는 불법행위 책임법을 독립된 법률로 제정하였습니다. 총칙부분에서 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권, 상표권의 침해행위도 침권책임법에서 규율대상으로 한다는 점도 명시하였습니다. 따라서 중국 지식재산권 침해소송에서 침권책임법 관련 규정은 반드시 고려해야 할 사항입니다. 법제처에서 발간한 중국 침권책임법 번역본을 참고자료로 첨부합니다.

 

그 중 제36조에서 인터넷 사용과 관련한 불법행위책임을 명문화한 조항을 특별히 주목할 필요가 있습니다. 36조에서는 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다.

 

예를 들면, 타오바오, TMALL 등 온라인 오픈마켓을 운영하는 알리바바 같은 회사에게 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지재권 침해에 관한 연대책임을 물을 수 있다는 의미입니다.

 

사이버몰 운영자가 물품 판매자 또는 서비스제공자가 사이버몰을 이용해 제3자의 권리를 침해한다는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 필요한 조치를 취하지 않은 경우에는 해당 판매자 혹은 서비스 제공자와 연대 책임을 진다는 것입니다.

 

한 걸음 더 나아가서 중국정부의 국가공상행정관리총국에서는 소비단계에서의 사업자 우선 책임과 배상 선불제도라는 새로운 제도까지 시행할 계획이라고 합니다. 이것은 불법행위가 발생하였음에도 판매자 또는 서비스 제공자가 이에 관한 배상을 미루거나 이유 없이 배상을 거절하는 경우 또는 해당 사업자가 이미 쇼핑몰에서 철수하여 배상을 제대로 받지 못하는 경우에는 사이버몰 운영자가 먼저 피해자에게 배상하고, 해당 판매자 또는 서비스 제공자에게 구상권을 행사할 수 있도록 한 것입니다.

 

중국에서 그만큼 온라인거래가 많을 뿐만 아니라 여기서 짝퉁 카피제품 등 지재권 침해가 빈번한데 그 피해구제방안이 미흡하다는 지적에 따른 대책으로 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국 침권책임법 번역문 중국_권리침해책임법.pdf

KASAN_중국 침권책임법 - 권리침해책임법.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.12 08:00
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특허법원 IP Conference에서 발표한 전 CAFC 재판관 Rader 미국변호사의 발표자료 중 일부를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 2016년 중국특허 등록건수, 침해소송 현황 등

 

 

2. 2016년 중국 지재권 전문법원 3(북경, 상해, 광주)의 접수사건 수 + 종결사건 수

 

 

3. 중국 지재권 전문법원 사건 통계 내역

 

지재권분야 중국변호사가 2016 2월 일본특허청에 기고한 통계분석 글을 보면, 중국지재전문법원 3곳 중 북경지재법원에 접수된 사건 중 심급별로는 약 85% 1심 사건이고 나머지 약 15% 2심 항소심 사건이고, 종류별로는 약 75%는 특허청 심결에 대해 불복하는 행정소송사건이고 나머지 25%만이 지재권침해소송인 민사사건, 침해소송사건 중 대부분인 약 90%는 상표권침해소송이고 약 10% 정도만 특허, 실용신안, 디자인을 포함한 전리권침해소송이었다는 내용입니다.

 

한편, 상해지재법원과 광주지재법원은 특허심판원이 소재한 북경과는 사정이 전혀 다르기 때문에 접수사건 중 행정사건은 거의 없고 대부분 지재권침해소송 민사사건입니다. 침해소송 중 상표사건과 전리사건의 비율은 비슷하지 않을까 생각합니다.

 

그와 같은 비율을 반영하여 추정해 보면, 2016년 북경지재법원에는 약 2500여건의 지재권침해소송사건, 그 중에서 약 250여건이 특허, 실용신안, 디자인 전리침해사건, 그 중에서 약 220건 정도가 1심 사건으로 추정됩니다. 상해지재법원의 경우 150건 정도, 광주는 400여건 정도가 1심 전리침해소송사건으로 추측됩니다. 3곳의 지재전문법원 접수사건 숫자를 모두 합하면 800건으로 추측됩니다.

 

위 계산상 추측이 맞지 않다는 점은 분명하지만, 한편으로 접수사건 숫자를 특허침해소송 숫자로 오해하는 것도 맞지 않습니다. 우리나라 법원에서 특허침해소송의 통계를 공개하지 않는 것 마찬가지로 중국법원에서도 특허침해소송의 통계를 공개하지 않습니다. 중국 지재권침해소송에 관한 정확한 통계자료가 없기 때문에 오해를 하기 쉬운 상황입니다.

 

첨부: 중국변호사 JPO 기고문

중국변호사 JPO 기고 글 .pdf

 

KASAN_중국특허소송 2016년 통계자료 내역 파악 방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.11.12 07:00
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1.     공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2.     문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3.     원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4.     특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5.     진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6.     직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7.     공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8.     대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9.     공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

작성일시 : 2017.06.17 07:00
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1.    지식이 아니라 지혜가 필요한 난제 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명

 

소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다.

 

첨부한 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할 수 없었습니다. 제도의 본질적 한계로서 해결하기 어려운 난제입니다. 지식이 아니라 지혜, 형식적 논리보다 사회적 합의가 필요한 쟁점이 아닌가 생각합니다.

 

2.    객관적 기술내용

 

특허발명의 명세서에는 소라페닙 토실레이트의 다형체 I은 그 융점이 223-231°C로서 다형체 III에 비해 훨씬 융점이 높고, 다형체 III은 약 187-190°C 사이에서 용융되어 재결정화되고, 이렇게 재결정화로 형성된 결정은 223-231°C에서 다시 용융되는 것으로 기재되어 있는 사실, 이와 같이 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 열을 가하면 다형체 I로 변환을 일으키는 반면, 다형체 I은 그러한 변화가 없는 것으로 알려진 사실, 다형체 I, III을 슬러리 실험으로 0°C, 25°C (RT: 실온), 80°C에서 1주일간 방치한 후 X선 회절로 분석한 결과, 모두 다형체 I로 전환된 것으로 확인된 사실, 다형체 III 시료로 슬러리 실험을 추가로 실시하여 라만 분광법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 소라페닙 토실레이트 다형체 I의 특징적인 피크들이 나타나 다형체 I로 모두 전환된 것으로 확인된 사실을 인정할 수 있다.

 

정제의 연속 생산을 위한 제조경로는 공급, 블렌딩 및 정제화를 공통적으로 포함하고 밀링과정과 정제화 과정에 각각 분쇄압과 압축력이 가해지는 사실, 고형제제의 제조 과정에서 약물이 열, 압력, 수분, 건조에 노출되면 약물의 결정형 변환이 촉진될 수 있는 사실, 고형제제의 제조 과정 중 밀링 과정에서 라미티딘 염산염, 파모티딘 및 인도메타신과 같은 소분자 약물의 다형체 변환을 일으키는 것으로 알려져 있는 사실, 파모티딘 결정형 B를 분쇄하면 그 결정성이 감소될 뿐만 아니라 입자의 크기도 줄어들어서 결정형 A로의 변환이 일어나기 쉬운 사실, 라니티딘 염산염의 결정형 1 2를 다양한 온도 및 다양한 시간 동안 각각 밀링한 결과, 180분 및 120분 동안 12℃ 및 35℃에서 밀링한 경우 결정형 1이 결정형 2로 변환되는 것이 관찰된 사실을 인정할 수 있다.

 

3.    당사자 주장의 요지  

 

특허권자의 주장: 확인대상발명의 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 확인대상발명을 실시하는 과정 중에 약물이 받는 열, 압력, 건조 및 수분 등의 노출로 인하여 다형체 중에서 열역학적으로 가장 안정한 다형체 I로 변환될 가능성이 높아서 확인대상발명은 다형체 I을 포함하고 있거나 포함할 가능성이 매우 높고, 소라페닙 토실레이트 다형체 III이 다형체 I로 변환될 수 있음은 실험으로도 확인되었으므로, 확인대상발명의 다형체 III은 정제로 제조하여 실시하는 과정 중에 일부가 다형체 Ⅰ로 전환될 것이 명백하다. 따라서 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 조금이라도 포함하는 이상 이 사건 제1, 5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

 

소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장: 심판청구서에서 확인대상발명으로 특정한 결정형에 한정하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 특허권자가 주장하는 발생가능한 다른 결정형은 더 이상 확인대상발명이라 할 수 없다.

 

4.    특허법원 판결요지

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 특허심판원으로서는 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특정된 확인대상발명인 다형체 Ⅲ을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐이고, 확인대상발명을 실시하는 동안에 결정형이 전환될 경우 이는 더 이상 심판청구인이 특정한 확인대상발명이라고 할 수 없다.

 

특허권자 원고는, 이 사건 심판청구인인 피고가 확인대상발명이 어떠한 경우에도 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증하여야 함에도 피고는 이에 관한 입증을 다하지 않았다고 주장한다.

 

살피건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 이 사건 심판청구인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지, 피고가 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 확인대상발명의 결정다형으로 특정하지 않은 다형체 Ⅰ과 관련하여 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증할 책임이 있다고 보기는 어렵다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 5. 26. 선고 20164818 판결

특허법원 2016허4818 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.06.08 11:51
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-- 침해여부를 다투지 않는 장래실시예정 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위확인심판 확인의 이익 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결 --

 

앞서 소개한 대법원 판결문을 첨부합니다. "심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다."

 

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결

대법원 2014후2849 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.10.07 14:08
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-- 장래 실시예정 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위확인심판의 심판청구요건 확인의 이익 불인정 대법원 20142849 판결 --

 

장래 실시예정 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 경우, 심판청구요건인 확인의 이익을 인정할 수 있는지 문제됩니다. 피청구인 특허권자가 명시적 의사표시로 다투지 않는 경우뿐만 아니라 답변서 미제출 등 응소하지 않는 방식으로 다투지 않는 경우도 마찬가지입니다.

 

대법원은 심판청구인이 장래 실시할 계획에 있는 확인대상발명을 심판대상으로 특정하여 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 피심판청구인은 현재 실시하고 있는 제품에 대해서만 특허권 침해를 주장하는 것이고, 심판청구인이 심판대상으로 특정한 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장하지 않고 있으며 향후에도 주장할 의사가 없다고 진술하는 등의 사정이 있다면, 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없다고 판결하였습니다.

 

"소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다."

 

위 대법원 판결문 중 "그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다"는 부분은 그 심판청구를 각하해야 한다는 뜻입니다.

 

소극적 권리범위확인심판은 해결하기 어려운 난제입니다. 대법원 판결은 이론적으로 타당합니다. 그렇지만, 실무상 풀기 어려운 또 하나의 난제를 덧붙인 것으로 보입니다.

 

작성일시 : 2016.10.05 09:12
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-- COPD 치료제 스피라바 흡입용캡슐 특허무효 Teva v. Boehringer Ingelheim 사건 영국특허법원 2015. 10. 21 선고 [2015] EWHC 2963 판결 --

 

Boehringer Ingelheim (BI) 스피리바 품목에 대해 그린리스트에 등재된 특허는 아래와 같이 3건입니다. 그 중 결정형 특허 제823,860호에 대한 소극적 권리범위확인심결이 있습니다.

 

 

 

흡입용 캡슐 조성물 특허의 대응유럽특허 EP 1 379 220에 대해 영국특허법원과 독일법원에서 특허무효라는 판결이 있었습니다. 참고자료로 영국특허법원 2015. 10. 21. 선고 특허무효 판결을 첨부합니다.

 

영국특허법원 판결과 마찬가지로, COPD 치료제 흡입용 조성물 관련 배경기술, 증거로 제출된 선행기술문헌의 내용, formulation expert 진술, 특허발명의 기술적 특징, 진보성 판단의 쟁점, 진보성을 부인하는 구체적 이유 등을 상세하게 기재하고 있습니다. 결론으로 스피리바 흡입용 캡슐 조성물 특허발명의 진보성 흠결을 이유로 특허무효라고 판결하였습니다.

 

첨부:   1. 영국특허법원 흡입용캡슐 조성물 특허무효 판결

               UK Teva v Boehringer.doc

2. 특허심판원 결정형특허 소극적 권리범위확인심결

  소극적 권리범위확인심결_2015100000875.pdf

 

작성일시 : 2016.03.03 09:34
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-- 답변서 제출조차 없는 소극적 권리범위확인심판의 심결과 심결이유 --

 

객관적으로 특허비침해가 명백한 상황에서도 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 때문에 특허권자 피청구인은 이에 대해 답변서조차 제출하지 않습니다. 굳이 응소할 이유가 없습니다. 허가특허연계제도 시행 후 청구된 많은 소극적 권리범위확인심판 중에는 답변서 제출조차 없는 심판이 상당히 많습니다. 관련 심결문도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

 

특허심판원에서는 특허권자 피청구인이 응소하지 않더라도 청구인의 일방적 주장만을 근거로 '확인대상발명은 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 본안심결을 합니다. 다만, 심판비용부담에 대해서는 "심판청구에 대하여 아무런 대응도 하지 아니한 때에는 비록 청구인이 승소하더라도 패소자부담 원칙의 예외를 적용하여 청구인이 비용을 부담하는 것이 타당하다"고 심결합니다.

 

피청구인 특허권자가 응소하지도 않은 심판에서 일방 당사자인 청구인의 주장만 근거로 작성된 심결이유에 어떤 법적 가치를 부여할 수 있을까요? 그와 같은 심결문 때문에 당사자의 치열한 공방과 심판부의 충분한 심리를 거쳐 작성된 정상적 심결문의 신뢰까지 훼손되는 것은 아닐까요?

 

답변조차 없는 심판에서 심결주문은 괜찮지만, 그 심결이유로 균등론까지 포함한 특허권리범위해석 등 구체적 판단이유를 기재하는 것은 상당히 어색하고 이상합니다. 그와 같은 심결이유에 어떤 가치를 부여할 수 있을지 의문입니다.

 

특허권자가 다투지 않기 때문에 위 심결이 확정되는 것은 당연한 수순입니다. 이와 같은 경위로 확정된 심결은 어떤 법적 효력과 의미가 있을까요? 혹시 다툴 이유가 있음에도 불구하고 특허권자가 일부러 답변하지 않았다면 그 확정된 심결은 어떤 의미가 있을까요?

 

허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 심결과 우선판매품목허가로 인해 불이익을 받는 제3자가 있더라도 그 확정된 소극적 권리범위확인심판의 심결을 다툴 방법은 없습니다.

 

권리범위확인심판, 특히 소극적 권리범위확인심판에 관한 여러 문제는 제도의 본질에 기인한 것이라서 쉽게 해결하기 어렵습니다. 그와 같은 한계를 인정하더라도 피청구인의 답변조차 없는 심판에서 구체적 심결이유 설시는 신중하게 재고해 보아야 한다 생각합니다.

 

 

작성일시 : 2016.02.03 10:44
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-- 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 관련 소견 -- 

 

과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

 

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

 

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

 

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

 

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가권을 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

 

특허법 분야에 다수의 학자와 수많은 실무가들이 있지만 권리범위확인심판 문제에 대해 깊이 연구한 실적을 찾아보기 어렵습니다. 문제점을 구체적으로 언급하는 것조차 꺼리는 분위기입니다. 그 와중에 나온 특허법원 판결은 의미 심장합니다. 이에 대해 대법원은 어떤 입장을 취할 지, 또한 관련 학계와 업계에서 권리범위확인심판 제도에 관한 본격적인 논의에 불을 붙이게 될지 등등 그 파장과 귀추가 주목됩니다.

 

작성일시 : 2016.02.02 15:23
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-- 권리범위확인심판에 관한 매우 중요한 판결: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 20156824 판결 --

 

특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

 

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

 

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

 

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(133조 제3), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(136조 제8), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(176조 제1).

 

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

 

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

 

2.    확인의 이익

 

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조).

 

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 200540709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

 

3.    특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

 

  관련 침해소송

일자

소극적 권리범위확인심판

특허침해금지청구의 소 제기

2014. 2. 27.

 

1심 변론 종결

2015. 3. 3.

 

 

2015. 3. 6.

소극적 권리범위확인심판 청구

1심 판결 선고 (원고 승소)

2015. 4. 7.

 

 

피고 항소 제기

2015. 4. 21.

 

 

2015. 9. 30.

심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해)

 

2015. 10. 22.

원고 이 사건 심결취소의 소 제기

서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소)

2015. 12. 3.

 

 

4.    특허법원 심결취소의 소 판결

 

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

 

판결이유:

 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

 

첨부:

1. 특허법원 2016. 1. 14. 선고 20156824 판결

1_특허법원_2015허6824 판결.pdf

2. 특허심판원 심결

  2_심결문_2015100000720.pdf

 

 

작성일시 : 2016.02.02 14:02
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-- 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결 --

 

권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결

특허법원 2015허4019 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.01.20 10:50
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-- 공지기술 문헌의 표현이 불충분하거나 일부 흠결이 있더라도 평균적 기술자가 파악할 수 있는 기술내용을 기초로 자유실시기술 판단한 판결 : 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결 -- 

 

당연한 것 아닌가 가볍게 생각할 수도 있지만, 실제로는 상당히 어려운 문제이고 실무적으로도 자주 쟁점으로 다투어지는 사항입니다. 이론적 법리는 다음과 같이 명쾌하고 별다른 의문이 없습니다. 그러나, 실제 사안에서 구체적으로 적용하려면 쉽지 않습니다.

 

"특허발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 선행발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비 대상이 될 수 있으며(대법원 1997. 8. 26. 선고 961514 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 20042307 판결 등 참조), 이러한 법리는 자유실시기술 판단에 제공되는 공지기술에 있어서도 마찬가지라고 할 것"이다. (특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결)

 

위 판결 사안에서 선행발명 2 특허공보에 기재된 기술내용이 쟁점입니다. 명시적 기재나 도면에 표시는 전혀 없으므로, 말 그대로 "표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있는 경우"에 해당합니다.

 

특허법원은, 그와 같이 명시적 기재나 도면 표시도 없어 표현이 불충분하더라도 "통상의 기술자가 위 발명의 명세서의 기재, 도면의 도시 및 기술상식이나 경험칙을 참작하여, 다이캐스팅 머신에서의 상형, 하형 2개의 금형, 각 금형을 이동시키는 2개의 실린더 구성 및 위 각 구성들 사이의 결합관계를 쉽게 파악할 수 있다"고 판단하여, 결국 선행발명 1과 결합하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 판결하였습니다.

 

첨부된 판결문에 인용된 도면을 한번 잘 살펴보고 확인대상발명과 비교해 보면 판결의 실무적 함의를 이해할 수 있을 것입니다. 명세서의 발명의 상세한 설명에도, 또 도면에도 2개의 실린더와 그 구성들 사이의 결합관계는 명시적으로 표현되어 있지 않습니다.

 

*첨부파일: 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결

특허법원 2015허161 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.10.07 09:15
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-- 허가특허연계제도에 따른 등재특허권자의 권리행사, 특허침해예방청구의 소, 가처분신청, 권리범위확인심판 등 실무관련 세미나 발표자료 --

 

허가특허연계제도 시행 후 많은 심판이 청구되었을 뿐만 아니라 품목허가 또는 변경허가를 신청하면서 특허도전 의사를 통지한 건수도 상당히 많습니다. 통지를 받은 등재 특허권자는 통지의약품의 품목허가 신청자를 상대로 품목허가 전에도 특허침해예방청구의 소 또는 적극적 권리범위확인심판을 제기할 수 있습니다. 통지를 받은 날로부터 45일 이내라는 일응의 기한은 대략 5월 중순경부터 시작될 것입니다. 따라서 조만간 허가특허연계제도에 따른 등재 특허권자의 특허침해예방청구의 소가 시작될 것으로 예상됩니다. 

 

이제까지 우리나라 특허법과 특허소송 실무에서는 특허침해자를 상대로 한 특허침해금지청구 또는 손해배상청구의 소가 대부분이었고, 그 전 단계 구제조치로서 특허침해예방청구의 소를 제기하는 경우는 거의 없었습니다. 특허법에서 예방청구의 소를 예정하고 있기는 하지만, 실무상 상당히 이례적이고 특별한 상황입니다. 허가특허연계제도에 따른 특허침해예방청구의 소송이 어떤 심리과정을 거쳐 어떤 판결로 실제 집행내용은 무엇일지 상당히 궁금합니다.

 

허가특허연계제도에 따른 특허침해예방청구의 소 및 침해예방에 필요한 조치에 대해서는 이해관계와 특허권을 바라보는 입장에 따라 쉽게 메우기 어려운 간극이 있을 뿐만 아니라 실무적으로도 해결하기 어려운 쟁점이 많다고 생각합니다. 특허법과 약사법 등 관련 법규정을 살펴보고, 국내 제약사 입장에서 도움이 되는 방향으로 실무적 대응전략을 검토하여 보았습니다. 여러 모로 미흡하지만 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.

 

*첨부파일: 세미나 발표자료

  허가특허연계제도와 특허침해예방청구의 소.pdf

 

작성일시 : 2015.04.29 08:54
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-- 소극적 권리범위확인심판을 미리 청구해도 심판요건 "확인의 이익"을 충족할 수 있는지 여부 -- 

 

특허법상 권리범위확인심판에는 해결하기 어려운 본질적 문제점이 많습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판은 더욱 어려운 측면이 있습니다. "확인의 소"와 관련된 문제점은 이론적, 논리적, 법리적 영역에 속하기 때문에 쉽게 해결하기 어렵다 생각합니다. 과거 격렬한 논쟁 후 땅속에 묻어버렸던 권리범위확인심판의 문제들이 허가특허연계제도를 맞아 다시 현실로 부각될 가능성이 있지 않나 생각합니다. 권리범위확인심판의 본질적 문제점 현실화 가능성

 

특허법 개정안에 소극적 권리범위확인심판의 청구서에는 확인대상발명을 "실시하고 있는 발명" 또는 "실시 예정인 발명" 중 어느 하나로 특정하여 기재해야 한다는 조항이 신설됩니다. 그 중 확인대상발명을 "실시 예정인 발명"으로 하는 소극적 권리범위확인심판에서 "확인의 이익"이 문제의 핵심입니다. 예를 들어, 실시하지 않는 발명을 확인대상발명으로 하여 청구한 적극적 권리범위확인심판은 "확인의 이익"이 인정되지 않기 때문에 부적법하다는 것이 확고한 대법원 판례입니다. 소극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결은 아직 없습니다.

 

심판청구인은 소극적 권리범위확인심판 청구서에 기재한 확인대상발명이 "실시 예정인 발명"이라는 점을 구체적 증거로 입증해야만 심판요건을 충족합니다. 단순하게 '앞으로 실시할 예정'이라는 정도의 주장만으로는 부족할 것입니다. 그런데, 허가특허연계제도 때문에 미리 청구한 소극적 권리범위확인심판에서 이와 같은 단순 주장을 넘어서 구체적 증거자료를 제출하면서 "실시 예정인 발명"이라는 사실을 입증하는 것이 가능할지 의문입니다. 제네릭 개발 과정의 현실을 고려할 때 그와 같은 개발 관련 증거자료를 짧은 시간 내에 만들어 제출하는 것은 쉽지 않을 것입니다.

 

등재특허권자로서는 심판청구인이 확인대상발명에 대한 개발을 완료하여 품목허가 신청은 물론 조만간 생산, 판매를 할 것으로 예상된다는 사실을 객관적으로 보여주는 구체적 증거자료를 제출하지 않는다면, 심판청구서에 기재한 확인대상발명은 "실시 예정인 발명"으로 볼 수 없다고 다툴 것입니다. 심결시까지 그와 같은 구체적 자료를 제출하지 못한다면 심판요건 "확인의 이익'을 충족하지 못한다고 볼 수 있습니다.

 

많은 경우 승패를 좌우할 사항은 장래 실시 예정인 발명을 어느 시점에 어떤 수준까지 구체화해만 확인의 이익을 인정할지 여부입니다. 적어도 앞으로 그와 같은 제품을 개발할 수도 있다는 사업 아이디어만 있는 상태라면 확인의 이익을 인정하기에 충분하지 않을 것입니다. 현재 심판실무와 같이 품목허가 신청을 한 다음, 또는 품목허가 신청을 목전에 앞둔 상태에서 청구하는 소극적 권리범위확인심판은 그 확인의 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

허가특허연계제도 시행으로 전에 없던 상황인 PMS 만료일을 수년 앞두고 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 문제입니다. 통상의 경우와 사실관계가 상당히 다르므로 심판요건에서도 다양한 판단을 할 수 있습니다. 예를 들면, 임상시험보고서, 임상시험계획승인서, 생동시험결과서, 생동시험계획승인서, 제제개발 완료자료, 제제개발 기획안, API 등 원료구매서류 등등 다양한 입증자료를 상정해 볼 수 있습니다. 허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 기능을 감안하면 어느 단계에서 확인의 이익을 인정하는 것이 바람직할까요? 특히 소극적 권리범위확인심판 심결을 기초로 우선판매품목허가라는 특권을 부여하려면 공익에 대한 최소한의 기여를 인정할 수 있어야 할 것인데, 어느 단계에 이르러야 그와 같은 공익적 기여를 인정할 수 있을까요?

 

심판요건을 만족하지 못하면 본안심리 없이 심판청구를 각하합니다. 기판력 없는 청구각하 대상 심판청구를 허가특허연계제도에서의 우선판매품목허가 요건으로서의 최선 심판청구에 산정하는지 의문입니다. 문언만으로 보면 해당된다고 볼 수 있지만, 제도 취지를 감안하여 실질적으로 판단하면, 제외된다고 봄이 합리적일 것입니다. 명확한 결정이 나올 때까지 확인의 이익이 인정되는 소극적 권리범위확인심판을 추가 청구하는 수 밖에 다른 대안은 없어 보입니다. 어떤 경우에도 소극적 권리범위확인심판의 청구인은 장래 실시할 예정인 확인대상발명이 심결 당시 기준으로 확인의 이익 요건을 충족하는지 여부를 신중하게 검토하여야 하고, 확인의 이익을 입증하기 위해 필요한 모든 주장과 증거제출 등을 다해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.04.27 18:14
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-- 허가특허연계제도에 따른 통지의약품 허가신청자에 대한 특허소송 -- 

 

최근 언론보도에 의하면 특허도전 통지를 수반하는 우선판매품목허가 신청 건수가 벌써 130여건을 넘는다고 합니다. 그 다음 단계인 등재특허권자의 대응방안과 실무적 포인트를 간략하게 살펴봅니다.

 

허가특허연계제도에 따라 통지를 받은 날로부터 9개월 동안 판매금지를 신청할 수 있습니다. 그 전제조건으로 통지를 받은 날로부터 45일 이내에 특허침해예방청구의 소를 제기하거나 적극적 권리범위확인심판을 청구해야 합니다. 한편, 특허도전자가 먼저 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우라면 그 심판에서 응소하는 것으로 족합니다. 이 경우에도 추가로 특허침해예방청구의 소를 제기할 수 있습니다. 물론 등재특허권자는 어떤 대응도 불필요하다 생각하여 소송이나 심판을 하지 않는 방안도 선택할 수 있습니다.

 

제네릭 발매를 9개월의 판매금지 기간만 저지하면 충분한 것이 아니라 9개월 기간이 종료된 이후에도 계속해서 막아야 할 것입니다. 적극적 권리범위확인심판 청구 또는 소극적 권리범위확인심판 응소만으로는 그와 같은 효과를 거둘 수 없습니다. 따라서, 등재특허권자는 특허침해예방청구의 소를 제기하는 것이 바람직합니다. 참고로, 약사법상 9개월의 판매금지 기간 때문에 특별한 사정이 없는 한  가처분을 통한 긴급한 판매금지의 필요성은 없다 할 것이므로 원칙적으로 본안소송이 적절합니다.

 

지난 주 블로그 글에서, 특허법상 허가신청을 특허침해행위로 보기 어렵다는 점에서 등재특허권자의 특허소송상 몇 가지 난제를 언급한 적이 있습니다. 미국과 비교하여 조금 부족하다는 취지에 불과한 것으로, 특허침해예방청구 자체가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 통상적으로 '허가신청 품목의약품 및 그 반제품을 등재특허 존속기간 만료일 0000 00 00일까지 생산, 판매, 대여, 전시, 수입 또는 양도의 청약을 해서는 안된다'라고 청구할 것입니다.

 

후발 제네릭 허가신청 회사는 위와 같은 특허침해예방청구의 소송에 반드시 응소해야 합니다. 그렇지 않으면 '침묵은 긍정'이라는 법언에 따라 청구취지대로 패소판결을 받게 되고, 그대로 확정된다면 등재특허의 존속기간 만료일까지 품목허가를 신청한 제네릭 의약품을 생산, 판매할 수 없습니다. 설령 소극적 권리범위확인심판 승소심결을 받았다고 해도 마찬가지입니다.

 

미국 ANDA 신청에 대한 등재특허권자의 특허소송에서 통상적인 청구내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

우리나라와 비교하여 가장 중요한 차이점은, 등재특허의 존속기간 만료일까지 후발 품목허가 대상 의약품을 생산, 판매할 수 없다는 특허침해금지명령뿐만 아니라 후발 품목허가의 효력발생 기준일을 판결에서 명시적으로 정해 달라는 청구내용입니다. 만약, 특허무효 또는 비침해가 아닌 경우 통상 이와 같은 내용이 판결로서 확정됩니다. 미국 HWA에서는 30개월의 금지기간 후에도 후발 제네릭의 품목허가 효력 자체가 발생하지 않기 때문에 생산, 판매뿐만 아니라 그 허가를 전제로 하는 그 전 단계의 모든 행위도 금지되는 강력한 효과가 있습니다.

 

우리 약사법상 제네릭 판매 금지기간이 9개월로 단기간이라는 점, 뿐만 아니라 일단 제네릭 허가의 효력이 발생한다는 점에서 큰 차이가 있습니다. 후발 품목허가 효력이 발생하므로, 실무상 "판매금지"를 어떤 의미로 해석하는지에 따라 이해관계가 크게 엇갈리게 될 것입니다. 상식적으로 제품주문, 발송, 결재는 판매라는 점은 의문이 없지만, 그 전 단계의 프로모션 행위, 마케팅은 물론 DC 신청 및 자료제출, 홍보자료 사전배포 등을 판매금지 범위에 해당한다고 볼 것인지 등등 매우 중대한 문제가 많습니다.

 

특허침해예방청구의 소에서 "판매금지"에 그치지 않고 "생산금지"까지 할 수 있고, 완제품의 전 단계인 "반제품" 또는 "원료"의 생산금지까지 청구할 수 있습니다. 개정 약사법상 "판매금지"와는 그 효력에서 근본적 차이가 있습니다. 권리범위확인심판으로는 이와 같은 효과를 거둘 수 없다는 점 등을 종합적으로 고려하면, 등재특허권자는 통지의약품 품목허가 신청자에 대해 특허침해금지예방청구의 소를 제기할 것으로 예상됩니다.

 

작성일시 : 2015.04.10 14:03
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특허업무 담당자를 위한 교육자료를 참고로 첨부합니다. 특허분쟁의 예외지역, 침해판단의 기본법리, 경고장 단계의 대응방안, 특허침해소송의 절차, 연계되는 특허심판에 관한 사항, 형사문제 등까지 포괄적으로 다루었습니다. 특허분쟁의 전체적 그림을 이해하는데 참고가 될 것입니다.

 

*첨부파일: 특허분쟁 전반에 대한 교육자료

특허소송_1.pdf

작성일시 : 2014.02.03 17:27
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