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1.    특허권의 권리범위해석 법리

(1)   특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적ㆍ배타적인 실시권을 부여할 수 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

(2)   등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결 등 참조).

(3)   특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 참조).

(4)   특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다. 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ삭제ㆍ변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결, 대법원 2011.4.28. 선고 2010후2178, 대법원 2012. 9. 13. 선고 2012후1644 판결 등 참조).

2.    특허법원 판결요지

(1)   구체적 사안 - 선행발명 4가 특허법 제29조 제3항의 ‘다른 특허출원’에 해당하는지 여부 - 특허법 제29조 제3항은, 특허출원한 발명이 ① 그 특허출원일 전에 출원되고(제1호), ② 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조 제3항에 따라 등록 공고된(제2호) ‘다른 특허출원’의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 다만 그 단서로, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

(2)   선행발명 4는 제29조 제3항의 각 호의 요건을 모두 갖춘 ‘다른 특허출원’에 해당한다. 그러므로 선행발명 4의 발명의 설명 및 도면을 기초로 하여 이 사건 특허발명과의 동일성 여부를 판단한다.

(3)   특허권자 원고의 주장과 같이 이 사건 특허발명의 돌출편(11)이 ‘하우징(1)과 일체로 연장되어 형성’되어 있는 것으로 한정하여 해석한다 하더라도, 아래 사항들을 종합하면 위 차이점은 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ변경등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 미세한 차이에 불과하다. 이 사건 제1항 발명의 LED 바닥 신호등은 그 구성요소의 전부가 선행발명 4의 대응구성과 실질적으로 동일하여 양 발명은 서로 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제3항에 위배된다.

(4)   이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원 규정에 반하여 특허가 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

첨부: 특허법원 2025. 1. 9. 선고 2024허12739 판결

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(1)   선글라스 안경테 디자인 분쟁 – 소극적 권리범위확인심판 청구

(2)   공지된 선행 안경테 디자인

(3)   특허심판원 판단 - 소극적 권리범위확인심판 심결: 양 디자인 유사함, 심판청구 기각

(4)   특허법원 판단: 양 디자인 비유사, 심결취소 판결 

(5)   특허법원 심결취소 소송을 제기한 원고 실시자(심판청구인) 주장의 요지: 등록디자인은 공지디자인으로 신규성 상실, 권리범위 인정할 수 없음, 등록디자인은 공지디자인 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인, 확인대상디자인은 등록디자인과 심미감이 달라 유사하지 않음

(6)   판단기준 법리: 디자인이 유사한지는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비․관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지에 따라 판단하되, 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비․관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지라는 관점에서 판단하여야 한다. 그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정할 때는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일․유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939판결 등 참조). 디자인이 유사한지를 판단할 때는 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조)

(7)   구체적 판단: 디자인 비유사, 두 디자인의 차이점은 안경을 사려는 일반 수요자들이나 사용자들의 시선과 주의를 쉽게 끄는 부분으로서 중요도를 낮게 평가하기 어렵다. 특히 이 사건 등록디자인은, 안경다리가 ‘S’자로 형성되고 그 끝부분이 “물방울” 형상이며, 안경 림과 엔드피스가 만나는 부분 복수면이 경사를 이루며 비틀어져(“트위스트”되어) 있다. 반면 확인대상디자인은, 안경다리에 볼록한 부분이 있고 안경 팁이 끼워져 있으며, 안경 림과 엔드피스가 만나는 부분의 복수면에 이 사건 등록디자인에서와 같은 비틀림이 없다. 이러한 차이 때문에 이 사건 등록디자인은 전체적으로 날렵하고 세련된 심미감을 가지게 하는 반면, 확인대상디자인은 상대적으로 수수하고 고전적인 심미감을 제공한다.

첨부: 특허법원 2024. 12. 20. 선고 2024허10832 판결

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1.    사안의 개요

2.    특허법원 판결요지 – 공지디자안괴 비유사 + 용이창작성 불인정 à 등록무효 심판청구 기각

(1)   이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 공통점 ① 부분(역사다리꼴 형상의 모서리가 라운드 처리된 림 형상), 차이점 ①, ③, ④ 부분(브릿지, 템플, 다리팁 형상)은 디자인을 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분으로서 이른바 요부에 해당한다. 이와 같은 요부를 중심으로 양 디자인을 전체적으로 대비하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 양 디자인은 서로 유사하지 않다고 봄이 타당하다. 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3, 6, 7과 유사하지 않으므로 위 선행디자인들과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다.

(2)   이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 대상 물품인 선글라스는, 이 사건 등록디자인의 출원 이전부터 여러 디자인이 다양하게 창작되어 왔고 구조적으로 디자인을 크게 변화시키기는 어려워 보인다. 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 선글라스에 관하여 공지된 다른 선행디자인을 보더라도, 선글라스에 관한 디자인들은 림, 브릿지, 엔드피스 및 힌지, 템플, 다리팁 등의 기본적인 디자인 요소들의 모양, 두께, 곡률 등 형상을 변형․변경하면서 창작되어 온 것으로 보이므로, 그 디자인의 유사 범위는 좁게 보아야 한다.

(3)   이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 공통점 ① 부분에 관한 림 형상은 전면부의 심미감에 상당한 영향을 주는 요부에 해당하나, 선글라스 제품을 구매하거나 사용하는 일반 수요자는 선글라스의 전면부, 좌우 측면부 등 다양한 각도에서 제품의 전체적인 형상과 모양을 보고 심미감을 형성하게 되므로, 전면부의 림 형상이 유사하다는 사정만으로 양 디자인의 지배적 형상이 유사하다고 할 수 없다.

(4)   브릿지에 관한 차이점 ① 부분의 심미감 차이로 인하여 양 디자인을 전면에서 바라보았을 때의 미감이 같다고 단정하기도 어렵다.

(5)   브릿지나 템플 구성에 관한 차이점 ①, ③ 부분은 일반 수요자가 선글라스를 착용하였을 때 전면부나 측면부 등 다양한 방향에서 쉽게 관찰할 수 있고, 보는 사람의 시선과 주의를 끌기에도 쉬운 부분에 해당한다. 선글라스 착용 시 다리팁이 귀에 가려진다는 점을 고려하더라도, 다리팁은 일반 수요자가 선글라스를 착용하거나 사용하는 과정에서 수시로 관찰하게 되는 부분이고, 이에 관한 차이점 ④는 양 디자인에서 그 형상의 차이가 뚜렷하다.

(6)   이와 같은 점들을 고려하여 양 디자인의 외관을 전체적으로 대비하여 보면, 차이점 ①, ③, ④ 부분은 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다.

(7)   용이창작성 판단 디자인보호법 제33조 제2항 해당 여부 - 디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형․변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

(8)   구체적 판단 - 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3, 6, 7 사이의 브릿지, 엔드피스 및 힌지, 다리팁 형상에 관한 차이점이 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 해당한다고 볼 만한 구체적인 증거나 자료가 없다. 또한, 위와 같은 차이점들이 선글라스에 관한 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 것이라고 볼 만한 구체적인 주장․증명도 없다. 오히려 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이에 존재하는 브릿지, 템플, 다리팁 형상에 관한 차이점들은 각 디자인을 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 갖게 한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이에 일부 공통되는 형상이 포함되어 있다고 하더라도 통상의 디자이너가 선행디자인 3에 선행디자인 6, 7을 결합하여 상이한 심미감을 일으키는 이 사건 등록디자인을 창작하는 것이 쉽다고 단정하기 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3에 선행디자인 6, 7을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어려우므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2024허13527 판결

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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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(1)   권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

(2)   자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 보면, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

(3)   선행발명과 확인대상발명의 차이점 - 확인대상발명은 이차 전지용 극판 이송라인에서 적재 매거진에 극판을 적재할 때에 극판의 손상을 최소화하고 극판 코팅층 손상에 의한 파티클 발생을 방지하여 극판의 수명과 성능을 높이면서도 극판 생산속도를 향상시킬 목적으로, 컨베이어 벨트로 극판을 진공 흡착하여 이송하다가 적재 매거진 위에서 컨베이어 벨트와 극판을 정지시키고 정지 상태에서 극판 낙하 유닛에 의하여 극판을 적재 매거진에 수직으로 낙하시켜 적재하는 이차 전지용 극판 스태킹 장치에 관한 것이다. 선행발명은 판상체의 퇴적 방법 및 장치에 관한 것으로, 목재로 된 베니어 단판 등의 판상체를 반출하는 반출 컨베이어와 이를 전달받는 벨트의 속도 차이 등으로 인해 단판이 어긋나 다른 부품에 닿아 깨지거나 갈라져 반출 컨베이어와 벨트 사이에 막히는 문제를 해결하는 데에 기술적 의의가 있는 발명이다.

(4)   특허법원 판결요지: 피고는 원고를 상대로, 원고의 확인대상발명이 이차 전지용 극판 스태킹 장치에 관한 피고의 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원에서 그 청구를 인용하자, 원고가 피고를 상대로 그 심결의 취소를 청구함. 원심은, 확인대상발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음

(5)   대법원 판결요지: 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다고 볼 여지가 있어, 원고가 제출한 자료만으로는 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다. 원심판결 파기·환송

(6)   통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명을 실시하기 위해서는 선행발명의 퇴적대를 격벽이 존재하는 적재함(적재 매거진) 형상으로 변경하고, 선행발명의 승강체를 극판 낙하 유닛으로 변경해야 한다. 그런데 선행발명에는 이송 중인 적재 대상물이 낙하하는 과정에서 퇴적대 내벽면에 부딪혀 적재 대상물의 표면에 코팅된 물질이 파손되는 문제에 대한 인식이나 이를 해결하려는 기술사상은 나타나 있지 않다. 선행발명의 적재 대상물은 베니어 단판 등의 판상체이고, 그 퇴적대에는 애초 판상체가 충돌할 대상인 격벽이 없으므로, 통상의 기술자가 판상체의 받침대 기능을 수행하는 선행발명의 퇴적대에 격벽을 세워 이를 적재함 형상으로 변경한 다음 그로 인해 발생할 판상체 손상 문제를 해결한다는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다. 선행발명의 적재 대상물인 베니어 단판 등의 판상체는 이차 전지용 극판에 비해 크고 무거워 이송 속도가 느리고 낙하 시 공기 저항의 영향도 적게 받는다. 선행발명의 승강체는 못 또는 흡인장치가 설치된 벨트로부터 단판을 떼어내는 기능만을 하는 구성으로, 이때 벨트로부터 분리된 단판은 자체 무게로 퇴적대에 낙하하여 퇴적된다. 반면 확인대상 발명의 적재 대상물은 이차 전지용 극판으로, 얇고 가벼워 낙하 시 공기 저항의 영향을 많이 받는다. 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛은 이차 전지용 극판을 아래로 눌러 적재 매거진에 적재되게 함으로써 극판의 낙하 거동을 일정하게 하면서도 극판을 고속으로 적재할 수 있게 하는 구성이다. 이러한 적재 대상물과 낙하 메커니즘의 차이를 고려하면, 선행발명의 승강체는 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛과 수행하는 기능이 동일하다고 할 수 없어 이를 실질적으로 동일한 구성요소라고 평가하기 어렵고, 통상의 기술자가 선행발명의 승강체를 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛으로 변경하는 것이 쉽다고 보기도 어렵다. 이러한 사정을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다고 볼 여지가 있어, 원고가 제출한 자료만으로는 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다.

첨부: 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10374 판결

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