(1)특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극) - 특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.
(2)회피설계 제품 - 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.
(3)특허침해로 인한 손해배상액 산정 - (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.
원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.
2.판결요지 - 발명자 요건
발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.
3. 쟁점 - 발명자 판단
원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.
그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.
직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.
통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.
위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.
그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.
4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안
직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.
현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.
(1)공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),
(2)단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,
(3)발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.
(4)또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."
2.연속된 개량발명 관련 진정한 공동발명자 판단 사례
(1)원고가 이 사건 A2 엔진의 개발에 처음부터 참여하였고, 그 후 원고가 피고에게 제출한 발명제안서를 기초로 이 사건 특허발명이 원고를 공동발명자 중 한 명으로 하여 출원하여 특허 등록된 사실 + 발명제안서에 기재된 발명의 내용 및 도면이 이 사건 특허발명의 명세서와 상당부분 일치하는 사실은 인정된다.
(2)원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는 ‘캘리브레이션(Calibration)’ 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이고,
(3)그 인정사실만으로는 원고가 직무발명으로서 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으며, 달리 원고가 피고의 직무와 관련하여 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하여 이 사건 특허발명에 이르렀음을 인정할 증거가 없다.
(4)구체적 기술사상 판단
A.DPF 재생 관련 기술적 사상의 개념
가) A사상: 재생 중 아이들 진입 시 산소 농도 조절
나) B사상: 매연량에 따라 산소농도 이원화
다) C사상: 재생 중 아이들 진입 시 전제조건 없이일정 시간 지난 후 재생 탈출
라) C’사상: 아이들 상태와 무관하게DPF 전단 온도가 일정 온도 이하인 상태에서 일정 시간 지난 후 재생탈출
마) D사상: 잔존 매연량이 일정치 이하가 되면 재생 종료
B.기술사상 결합의 구체적 실현 형태
가) 선행 J엔진: A+C’+D
나) 선행 R엔진: A+B+C+D
다) 이 사건 A2엔진: A+B+C’+D
C.특허법원 판단 요지
원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는 ‘캘리브레이션(Calibration)’ 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이다. 이 사건 A2엔진: A+B+C’+D 로직의 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없다.
세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.
Article 7. Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)
Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention. Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.
If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned. Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.
SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.
Article 9. Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)
9.1
SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein. SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.
9.2
SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.
9.3
ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.
9.4
SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.
9.5
SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will notinfringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No. 88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).
9.6
SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.
Article 11. PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)
11.1
SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.
11.2
SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.
11.3
SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.
11.4
No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA. In particular, no steps concerning European Patent Application No. 92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.
11.5
If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines. Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent. Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.
11.6
ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like. If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name. If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so. Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.
11.7
SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S. “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.
11.8
The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S. “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.
11.10
Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.
Article 12. Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)
12.1
In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based. ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4. Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.
12.2
ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.
12.3
In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account. Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance. Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.
12.4
In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI. SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit. ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit. ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld. If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***]. Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.
