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1. 특허출원 및 등록 사실관계

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 - 발주회사 A사 (피고보조참가인) vs 개발납품회사 B사 (피고)

(2) 발전기 구성하는 전원분배장치 부품 관련 하도급 계약 – 도급인 피고 개발납품회사 B사 vs 수급인 소외 회사 C사

(3) 수급인 소외 회사 C사의 엔지니어 직무발명 완성

(4) 수급인 소외 회사 C사에서 도급인 피고 회사에 보고하지 않고 직무발명 승계하여 단독 명의로 특허출원 및 등록

(5) 수급인 화사에서 원고회사에 특허권 양도 및 이전등록

(6) 피고회사에서 원고회사를 상대로 무효심판 청구

(7) 심결취소 소송에서 발주회사 A사는 피고회사에 보조참가

2. 개발납품 계약(제1계약)과 하도급 계약(제2계약)의 발명의 권리귀속 관련 계약 조항

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 (제1계약) - 발주회사 A사 (피고보조참가인) vs 개발납품회사 B사 (피고)

제1계약의 제1-1의 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권의 모든 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 개발납품회사 B사 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다.

제1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권이 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 개발납품회사 B사 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다.

따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.

(2) 전원분배장치 구성품 관련 하도급 계약 (제2계약) – 도급인 피고 개발납품회사 B사 vs 수급인 소외 회사 C사

제2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 개발납품회사 B사 도급인 피고가 발주회사 A사 피고보조참가인에게 공급해야 하는 ‘분리탑재형 발전기 세트’의 일부인 ‘전원분배장치 구성품’을 수급인 소외 회사 C사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 도급회사 (개발납품회사 B사) 피고의 소유로 귀속되고, 수급인 소외 회사 C사는 그 귀속 대상 지적재산권을 도급인 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약 목적물인 ‘전원분배장치 구성품’의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다.

따라서 위 계약은 도급인 B사 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 도급인 B사 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.

제2계약의 일반보안 특약조항 제6조는 피고가 계약사업에 대하여 피고보조참가인의 승인 없이 타 업체에 하도급 또는 위촉할 수 없도록 정하고 있고, 이 사건 제1계약 계약특수조건 제8조 라.항과 제10조 나.항에도 비슷한 취지의 내용이 정해져 있으며, 이 사건 제2계약의 제18조에는 피고보조참가인과 피고와의 이 사건 제1계약 내용이 수정 또는 변경되면 이 사건 제2계약 내용도 변경될 수 있다고 정하고 있는데, 이 조항들에 따르면 이 사건 제2계약은 이 사건 제1계약을 벗어나지 않는 범위 내에서 피고보조참가인의 승인 하에 체결된 것이라고 봄이 합리적이다.

3. 무효심판 청구인의 주장요지

이 사건 특허발명의 완성 전 피고보조참가인과 피고 간에 체결된 특허권 귀속계약과 피고와 소회 회사 간에 체결된 특허권 귀속계약에 따라 이 사건 특허발명을 출원할 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자 → 소외 회사 → 피고 → 피고보조참가인으로 순차 승계되었다.

따라서 이 사건 특허발명의 출원 당시 소외 회사는 그 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인으로서의 지위를 이미 상실한 상태였으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원으로서 특허벌 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호에 해당하여 무효이다.

특허법 제38조 제1항은 특허출원을 할 수 있는 적법한 권리자로부터 특허를 출원할 권리를 양도받은 승계인들이 여럿 있는 경우 그들 사이의 우열을 정하기 위한 규정이지 이 사건과 같이 특허를 출원할 권리를 적법하게 양수한 자와 무효인 특허권을 양수받은 자 사이의 우열관계를 정하기 위한 규정이 아니므로, 이 사건에 관하여는 특허법 제38조 제1항이 적용되지 아니한다.

설령 이 사건에 관하여 특허법 제39조 제1항이 적용된다고 하더라도 소외 회사가 원고에게 이 사건 특허권을 양도한 행위는 이중양도행위에 해당하고, 원고도 이에 적극 가담하여 그 양도행위가 반사회적 법률행위로서 무효라고 인정되는 이상, 원고는 특허법 제38조 제1항에 따른 제3자에 해당하지 아니한다.

4. 특허법원 판결요지 – 무권리자의 특허출원, 등록무효

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.

5. 특허법원 판결요지 – 특허법 제38조 제1항의 해석, 출원으로 대항력 취득하는 대상자 제3자에 양도인, 무권리 출원인은 포함되지 않음

특허법 제38조 제1항은 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데,

다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원 행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서

여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다.

따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용되는지 여부 – 부정

특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다.

그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

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(1)   원고는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다. 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당한다.

(2)   상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

(3)   위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

(4)   타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2023. 3. 17. 선고 2022허3854 판결

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1.    진정한 발명자 판단기준

(1)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

(2)   한편, 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성․진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되고 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성․진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다는 것은 아니다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).

2.    진정한 권리자의 모인특허권 이전등록 청구권  

모인특허권자는 진정한 발명자(권리자)에게 이 사건 특허권 전부에 관하여 특허법 제99조의2 제1항에 따라 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 하는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다(특허법 제33조 제1항, 제99조의2 제1항, 제133조 제1항 제2호).

3.    모인특허권자의 부당이득반환의무

특허법 제99조의 2 제2항 제1호에 의하여 원고가 이 사건 특허발명을 이전받는 경우, 이 사건 특허발명 이 설정등록된 날로부터 원고가 그 권리를 가지게 된 것으로 간주된다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 등록일로부터 원고에게 이전하는 날까지 피고가 이 사건 특허를 이용하여 법률상 원인없이 얻은 이익을 원고에게 부당이득으로 반환해야 한다.

4.    모인특허권자의 부당이득 범위

(1)   특허등록을 받을 권리를 보유한 발명인 이 사건 특허발명을 피고가 무단으로 2016. 11. 24. 출원, 2017. 4. 18. 등록받아 이를 보유하고 있다. 그렇다면 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 등록받아 그 특허권에 기한 독 점권을 보유함으로써 그로부터 발생되는 이익을 얻었다 할 것이고, 그로 인하여 특허 등록을 받을 정당한 권리자인 원고는 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시권을 설정하지 못함으로써 적어도 그 특허권의 실시료 상당의 손해를 입었다고 할 것이다.

(2)   피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 권리자로 등록한 기간 동안 취득한 이익을 원고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다. 또한 앞서 본 바와 같은 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 등록한 경위에 비추어 피고는 악의의 수익자라 할 것이다.

(3)   부당이득반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 손실자의 손해는 사회통념상 손실자가 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결 참조).

(4)   또한 특허권은 그 자체로 재산권으로서 실질적 가치가 인정되고 특허권자는 이를 자신이 직접 독점적으로 실시하거나 타에 실시권을 부여하여 실시료 상당의 수입을 얻을 수 있다. 그리고 이 사건과 같이 특허법 제99조2에 따른 청구에 따라 특허권이 이전등록되는 경우 그 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 소급하게 된다(특허법 제99조의2 제2항).

첨부: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결

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1.    침해혐의 실시자의 주장 요지

확인대상디자인을 실제로 판매할 사실이 없고, 원고의 경고를 받은 후 그 실시를 중단하여 이 사건 심판의 심결 당시 확인대상디자인을 실시하지 않았으며, 장래에도 이를 실시할 가능성이 없으므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판청구는 부적법하다.

2.    특허심판원 심결 – 실시하지 않으므로 확인의 이익 부정

3.    디자인 등록권자의 주장

확인대상디자인을 판매할 목적으로 전시, 광고하여 실시하였고, 설령 이 사건 심결 당시 실시를 중단하였다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 여전히 존재하므로, 확인대상디자인을 대상으로 한 원고의 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있다.

4.    특허법원 판결 요지 – 확인의 이익 인정

(1)   심결 당시 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상디자인을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다.

(2)   ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디자인을 실시한 점, ② 비록 피고가 원고로부터 침해에 해당한다는 내용의 경고를 받은 후 확인대상디자인의 실시행위를 중단하기는 하였으나, 피고는 그간의 피고의 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 확약, 침해사실을 인정하는 내용의 공지 등을 요구하는 원고에 대하여 무대응으로 일관하며 원고의 손해 회복, 원고와의 합의를 위한 어떠한 노력도 기울이지 않은 점, ③ 결국 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고가 피고를 상대로 이 사건 심판을 제기하기에 이른 것으로 보이는데, 그 심판 절차에서도 피고는 피고의 행위가 확인대상디자인의 실시에 해당하지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 설령 피고가 원고로부터 침해 경고를 받은 후부터는 확인대상디자인의 실시행위를 하지 않았다고 하더라도, 피고가 장래 이를 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

(3)   따라서 원고는 등록디자인의 디자인권자로서 피고를 상대로 확인대상디자인에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구를 구할 확인의 이익이 있다.

첨부: 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결

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1.    사안의 개요

(1)   건물벽 외장형 태양광발전 패널 조달청 나라장터 우수조달물품, 우수제품 지정신청 심사 후 지정 등록

(2)   경쟁업체의 이의신청, 소명자료 제출, 기술심의회 심사 지정취소 판단

(3)   조달청 우수조달물품 기준 미달 이유로 지정취소 통지

2.    판결요지 - 우수조달물품 지정 취소 적법

(1)   조달사업법 시행령은 조달사업법 제26조 제1항 제1호의 ‘대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 물품’에 대하여 ① 특허법에 따른 특허발명, 실용신안법에 따른 등록실용신안 또는 디자인보호법에 따른 등록디자인을 실시하여 생산한 물품(제30조 제1항 제1호 가목)에 해당하거나 신기술 적용 물품, 우수품질 물품, 환경친화적 물품 또는 자원재활용 물품 등 법령에 따라 주무부장관 또는 주무부장관의 위임을 받은 자가 인증하거나 추천하는 물품(나목)에 해당하고 ② 기술의 중요도 및 품질의 우수성 등을 고려하여 조달청장이 정하여 고시하는 기준을 충족하는 물품을 의미한다고 규정하고 있다.

(2)   이 사건 규정은 제3조에서 우수조달물품 신청 물품의 기준에 대하여 규정하면서, 제14조 제1항에서 우수조달물품의 규격을 추가로 지정할 수 있는 기준으로 ① ‘우수제품의 세부품명과 동일한 경우’, ② ‘지정 당시 기술소명자료 및 품질소명자료에 부합하도록 규격서가 작성된 경우’, ③ ‘우수제품 지정규격과 유사한 규격인 경우’ 모두를 충족하여야 한다고 규정하고 있다.

(3)   우수조달물품 지정 취소에 관한 규정의 내용 - 수익적 행정행위 취소의 요건:  행정처분에 하자가 있음을 이유로 처분청이 이를 취소하는 경우에도 그 처분이 국민에게 권리나 이익을 부여하는 처분인 때에는 그 처분을 취소하여야 할 공익상의 필요와 그 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 비교교량한 후 공익상의 필요가 당사자가 입을 불이익을 정당화할 만큼 강한 경우에 한하여 취소할 수 있다(대법원 2002. 2. 5. 선고 2001두5286 판결 등 참조).

(4)   이 사건 추가 지정을 취소하여야 할 공익상의 필요와 그 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 비교교량하여 공익상의 필요가 원고가 입을 불이익을 정당화할 만큼 강한 경우에 해당하는지 여부에 대하여 살펴본다.

(5)   이 사건 물품은 건축물 지붕의 외장재를 대체하는 성능을 보유하여야 하는 BIPV임에도 불구하고, 그러한 건축물 외장재로서의 성능을 보유하고 있는지 여부가 인증되지 아니하였고, 실제로 그러한 성능을 보유하고 있는지 여부도 알 수 없다.

(6)   그럼에도 이 사건 추가 지정을 취소하지 아니한다면, 이 사건 물품은 종래와 마찬가지로 우수조달물품으로서 다른 BIPV 제품 사이에서 성능상 비교우위를 점하게 되고, 이로 인하여 다수의 공공기관은 물론이고 일반 기업 등 불특정 다수의 소비자들에게 널리 판매가 이루어지게 된다.

(7)   이 사건 물품이 ‘우수조달물품’으로서 BIPV 시장에서 비교우위를 점하게 된다면, 건축물 외장재로서의 성능이 인증된 BIPV 제품이 아니라, 건축물 외장재로서의 성능이 인증되지 아니한 제품이 상대적으로 다수의 건물에 설치되는 결과가 발생하게 된다.

(8)   이러한 결과는 그러한 물품이 설치된 건물의 소유자와 점유자는 물론이고, 건물을 출입하는 공중의 건강(안전)과 재산을 보호하는 데에 부정적인 영향을 초래할 수 있다.

(9)   따라서 이 사건 물품이 BIPV 시장에서 비교우위를 점하게 됨으로써 공중의 건강(안전) 및 재산에 대하여 발생할 수 있는 위해를 방지할 목적으로 이 사건 추가지정을 취소할 필요성이 인정되고, 이로 인하여 달성할 수 있는 공익의 의미 또한 중대하다고 판단된다.

(10)  조달사업법에 따른 우수조달물품의 지정은 해당 업체에게 경쟁입찰이 아닌 수의계약에 따라 국가기관 등에 물품을 공급할 수 있는 기회를 부여하는 것으로서 해당 업체에 대하여는 상당한 혜택인 반면, 동종의 물품을 제조․판매하는 업체들에 대하여는 경쟁입찰을 통해 물품을 공급할 수 있는 기회를 제한하는 성격을 지니게 된다.

(11)   이 사건 물품은 우수조달물품의 지정요건을 충족하고 있지 않음에도 관계 법령에 따라 수의계약 체결의 대상이 될 수 있고, 결국 동종 경쟁업체가 경쟁입찰을 통하여 이 사건 물품 관련 사업에 참여할 기회를 축소 내지 박탈하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 피고가 이 사건 처분으로써 위와 같이 불합리한 상태를 해소하는 것은 우수조달물품 지정 제도의 실효성을 보장하기 위한 조치로서 그 공익적인 의미가 크다고 봄이 타당하다.

첨부: 대전고등법원 2023. 4. 20. 선고 2022누12430 판결

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