(1)원고와 피고들은 특허 관련 분쟁을 해결하기 위한 합의서를 작성하고, 진행 중인 등록무효심판청구 취하 또는 소취하 등을 하여 분쟁을 종결시킴.
(2)이후 원고는 피고들이 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 합의서의 위약벌 조항을 적용하여 본소로 피고들을 상대로 위약벌 지급을 청구하고, 피고 1은 원고가 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 반소로 원고를 상대로 위약벌 지급을 청구함
(3)쟁점 – 특허분쟁 종결합의 계약서의 위약벌 조항 적용 계약위반 근거로 한 위약벌 청구소송의 항소심은 특허법원 전속관할에 속하는가?
2.대법원 판결 요지
(1)이 사건 본소와 반소의 심리․판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 본소와 반소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.
(2)민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’이라고 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.
(3)한편 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다.
(4)이와 같이 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리․판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판을 통해 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다309549 판결 등 참조).
(1)특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극) - 특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.
(2)회피설계 제품 - 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.
(3)특허침해로 인한 손해배상액 산정 - (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.
(1)피고 회사는 바이오 제약 회사로서 코스닥 상장 회사임. 피고 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 ‘K-IFRS’)에 따라 작성되고 있음. 원고들은 피고 회사 발행 주식을 매수한 주주들임
(2)원고들은, 피고 회사가 무형자산 인식요건을 충족하지 못한 개발 중인 신약제품에 발생한 경상연구개발비를 무형자산으로 계상하는 방법으로 2017년 반기보고서 및 3분기 보고서(이하 ‘이 사건 각 보고서’)에 영업이익이 발생하였다고 거짓 기재하였고, 그로 인하여 원고들이 고가로 피고 회사의 주식을 취득하는 손해를 입었다고 주장하며 피고 회사와 이사 내지 공시담당자인 피고들을 상대로 자본시장법에 따라 손해배상을 구함
(3)쟁점: 회사가 K-IFRS에 위반하여 허위로 경상연구개발비를 무형자산으로 계상하였는지 여부(적극) + 회사의 손해배상책임의 제한 여부(적극)
2.판결 요지
(1)피고 회사는 내부 회계처리 기준에 따라 경상연구개발비를 무형자산으로 인식하였는바, ➀ 내부 회계처리 기준은 주관적 기준에 불과하고, ➁ K-IFRS에서 무형자산으로 인식하기 위해 요구하는 기술적 실현 가능성을 입증하는 객관적 자료를 제시하지 못하였고, ➂ 2018년경 금융감독원의 감리 과정에서 이 사건 각 보고서에 연구개발비로 지출된 비용을 무형자산으로 인식하는 회계처리를 수정하여 2017년 반기 및 3분기에 모두 영업손실을 입은 것으로 재무제표 등을 재작성하여 정정공시를 하였으며, ➃ 증권선물위원회로부터 경고, 시정요구 등의 계도조치까지 받았는바, 피고 회사는 이 사건 회계기준을 위반하여 이 사건 각 보고서의 경상연구개발비, 무형자산 및 영업이익 등에 관하여 거짓의 기재를 하였음
(2)피고 회사 주식의 주가는 줄기세포 테마주 열풍 등으로 급등하였고, 그 무렵 원고들은 피고 회사 주식을 취득하기 시작하였는바, 줄기세포 관련주에 대한 투자 열기가 진정되면서 관리종목 지정과 함께 주가 하락에 기여하였을 가능성을 배제할 수 없는 등의 사정을 이유로 피고들의 손해배상책임을 30%로 제한함 (원고일부승
(3)K-IFRS 제1038호 ‘무형자산’(이하 ‘이 사건 회계기준’이라 한다)은 무형자산의 회계처리에 관한 사항을 규정하고 있는바, 아래 6가지 요건을 모두 충족하는 경우에만 무형자산을 인식하도록 요구하고(전문), 그 충족 여부를 판단하기 위하여 무형자산의 창출과정을 연구단계와 개발단계로 구분한다. 연구단계에서는 무형자산을 인식하지 않기 때문에 발생한 지출은 그 발생 시점에 모두 비용으로 인식하고, 개발단계에서는 무형자산을 인식하기 위해서는 ➀ 무형자산을 사용하거나 판매하기 위하여 그 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, ➁ 무형자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도, ➂ 무형자산을 사용하거나 판매할 수 있는 기업의 능력, ➃ 무형자산이 미래경제적 효익을 창출하는 방법, ➄ 무형자산의 개발을 완료하고 그것을 판매하거나 사용하는 데 필요한 기술적, 재정적 자원 등의 입수가능성, ➅ 개발과정에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 기업의 능력 등의 6가지 요건을 모두 충족하는 경우에 무형자산으로 인식할 수 있다(문단 57).
(4)만약 연구단계와 개발단계를 구분할 수 없다면 발생한 지출은 모두 연구단계에서 발생한 것으로 본다(문단 54). 개발단계에 이른 후에도 무형자산을 사용․판매하기 위한 기술적 실현 가능성과 미래경제적 효익 창출 방법(유용성)을 포함한 6가지 요건이 모두 충족되었음을 입증하여야 무형자산으로 인식할 수 있다.
(5)종래 국내 제약회사들은 신약의 경우, 제3상 임상시험을 통해 판매허가를 받기에 앞서 장기간 다수의 환자를 대상으로 안전성․유효성을 검증하였거나 적어도 제3상 임상시험 개시를 승인받았을 때 비로소 신약의 경제적 자산가치가 객관적으로 입증되었다고 판단하여 자산화하였던 것으로 보인다.
(6)지침에 따르면 무형자산 인식요건 중 ‘무형자산을 사용․판매하기 위한 기술적 실현 가능성’ 요건과 관련하여, 신약의 경우 원칙적으로 제3상 임상시험 개시 승인 시 위 요건이 충족되어 그 이후의 지출을 자산화할 수 있고, 다만 그 이전 단계에서도 위 요건이 충족되었음을 객관적으로 입증하면 지출을 자산화할 수 있다.
(7)피고 회사는 금융당국의 명시적인 회계처리 기준이 존재하지 않는 상황에서 이 사건 각 보고서와 2015년, 2016년 각 사업보고서 작성 당시 ‘전임상 단계를 통과하고 제품화 가능성이 높은 신약 제품군에 관하여 발생한 지출을 무형자산으로 인식한다’는 내부 회계처리 기준을 수립하고, 이에 따라 개발 중이던 7개 신약 제품군을 무형자산으로 인식하였고 이는 이 사건 회계기준에 부합한다고 주장한다. 살피건대, 피고 회사가 제1상 또는 제1/2a상 임상시험을 진행 중이던 7개 신약 제품군을 피고 회사의 내부 회계처리 기준에 따라 무형자산으로 인식한 것은 앞서 살펴본 바와 같다. 하지만 피고 회사의 위 내부 회계처리 기준은 주관적 기준에 불과하고, 동종 업계에서 널리 통용되는 기준이라고 볼 증거가 없으며, 위 내부 회계처리 기준을 충족하였다고 하더라도 이 사건 회계기준에서 규정한 무형자산 인식을 위한 6가지 요건을 충족한다고 보기도 어렵다
(3)특허법원 판결: 유사, 등록거절결정 유지 판결, 출원인 원고가 제출한 상표의 유사 등에 관한 수요자 인식 설문조사 결과는 신뢰성이 떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵다고 판단
(4)대법원 판결: 유사, 등록거절, 상고기각 판결
2.대법원 판결 요지
(1)수요자 인식 설문조사 결과에 관한 증명력 판단 또한 일부 근거가 부적절해 보이기는 하나, 두 상표를 동시에 제시하면서 상표의 유사 여부를 직접 질문하는 방식을 채용한 것은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않고 문항별로 조사 대상자가 고를 수 있는 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있는 등 그 조사 문항의 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기는 어려워, 원심의 증명력 판단이나 이에 기초한 사실인정이 자유심증주의의 한계를 벗어났다고 할 수는 없다.
(2)상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다.
(3)이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계․실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.
(1)원고는 A로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(A의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았고, 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 이 사건 제품을 제조·판매하면서 원고에게 이 사건 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결함.
(2)원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였는데, 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 이 사건 제품을 제조·판매함.
(3)이에 원고는 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(그중 일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ➁ 이 사건 계약 종료 후 피고의 이 사건 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구함
2.특허법원 판결 요지
① 이 사건 계약기간 중의 기술료 청구 중 일부를 인정하였고, ➁ 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 관련하여서는 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않았음
3.대법원 판결 요지
① ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지고, ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 독점적 통상실시권의 의미가 무엇인지 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 A로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하고,
➁ 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해 등에는 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 피고의 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 하며,
③ 원고가 영업비밀 침해, 특허권 전용실시권 침해, 디자인권 전용실시권 침해, 상표권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하면서 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았으므로, 원심으로서는 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 석명권을 적절히 행사하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 함. 원심 판결을 파기·환송
(1)특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.
(2)채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조).
