(1)상법 제399조는 이사가 법령에 위반한 행위를 한 경우에 회사에 대하여 손해배상책임을 지도록 규정하고 있는바, 이사가 회사에 대하여 손해배상책임을 지는 사유가 되는 법령에 위반한 행위는 이사로서 임무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 의무를 개별적으로 규정하고 있는 상법 등의 제 규정과 회사가 기업활동을 함에 있어서 준수하여야 할 제 규정을 위반한 경우가 이에 해당된다고 할 것이고, 이사가 임무를 수행함에 있어서 위와 같은 법령에 위반한 행위를 한 때에는 그 행위 자체가 회사에 대하여 채무불이행에 해당되므로 이로 인하여 회사에 손해가 발생한 이상, 특별한 사정이 없는 한 손해배상책임을 면할 수는 없다 할 것이며, 위와 같은 법령에 위반한 행위에 대하여는 이사가 임무를 수행함에 있어서 선관주의의무를 위반하여 임무해태로 인한 손해배상책임이 문제되는 경우에 고려될 수 있는 경영판단의 원칙은 적용될 여지가 없다고 할 것이다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004다34929 판결, 대법원 2005. 10. 28. 선고 2003다69638 판결 등 참조).
(2)대표이사 형사 유죄 판결요지: ‘피고가 소외 회사의 대표이사로서 원고와 이 사건 계약을 체결하여 더 이상 소외 회사 수학 학원사업부 교재를 판매할 사업권이 없음에도 마치 피고가 여전히 위 소외 회사 수학 학원사업부 교재를 판매할 사업권이 있는 것처럼 거짓 행세하면서 학원 가맹계약을 체결하고 17개 학원에 합계 **원 상당의 소외 회사 수학 학원사업부 교재를 판매하는 사업을 하여, 위계로써 원고의 소외 회사 수학 학원사업부 교재 판매 사업을 방해하였다.’는 업무방해죄 관련 형사판결 확정
(3)회사법인의 채권자 원고는 관련 민사판결에 기한 손해배상채권을 청구채권으로 하여 소외 회사가 피고에 대하여 가지는 상법 제399조 제1항에 기한 손해배상금 채권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받았다.
(4)대법원 판결요지: 피고가 A 주식회사의 대표이사로 업무를 집행하면서 위계의 방법으로 A 주식회사로부터 사업권을 양수한 원고의 사업을 방해한 행위는 상법 제399조에서 정한 ‘법령 위반 행위’에 해당할 여지가 크다. 원심을 파기ㆍ환송함
(1)확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).
(2)선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결한다면 원칙적으로 확인대상 발명의 작용효과와 특허발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결 등 참조).
(3)다만 특허발명이 해결한 기술과제가 선행기술에서도 해결되었던 기술과제에 불과하다면, 확인대상 발명과 특허발명에서 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).
(4)특허법원 판단: 확인대상 발명이 특허발명과의 차이점으로 인하여 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 않아 균등관계 부정되어 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음
(5)대법원 판결요지: 확인대상 발명은 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 이 사건 제1항 발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하므로 원칙적으로 이 사건 제1항 발명과 작용효과가 실질적으로 동일하다. 확인대상 발명에 원심 판시와 같은 작용효과가 있다고 하더라도, 이는 일반적으로 널리 쓰이는 기술수단을 채택한 데에 따른 부수적인 효과에 불과하여 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다. 권리범위 속함. 원심 파기ㆍ환송함
(1)포상 규정 쟁점: 사내 포상규정에 특허 등 지식재산권 활용으로 수입이 발생한 경우 포상금 지급한다는 내용을 직무발명보상금청구의 근거로 삼을 수 있는지 여부
(2)구체적 사안의 특허법원 판결요지: 2001년 포상기준의 적용 여부에 관한 판단 - 2001년 포상기준은 피고가 특허 등 지식재산권을 제3자에게 양도하거나 실시를 허락하여 실시료 수입이 발생한 경우 등에 관하여 인센티브 대상자, 지급기준, 적용범위, 지급절차를 규정하고 있기는 하다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 각 발명에 관한 직무발명 보상에 2001년 포상기준이 적용된다고 보기 어렵다.
A.이 사건 각 발명에 관한 직무발명 보상에 적용되는 2001년 보상지침은 ‘보상’을 ‘직무발명, 업무발명, 자유발명에 해당하는 지적 창작물의 회사 양도에 대한 적절한 대가’로, ‘포상’을 ‘보상과는 별도로 회사의 경영상 필요에 의해 종업원에 대하여 회사가 지급하는 상’으로 나누어 정의하고 있다. 또한 2001년 보상지침 제5조 제2항은 ‘피고가 발명활동이 우수한 종업원에 대하여 회사 상벌 규정에 따라 정해진 보상 외에 특별히 포상할 수 있다’고 규정하고 있다.
B.2001년 포상기준은 그 제목(전사 특별 프로젝트 인센티브 지적재산부분 포상기준)부터 지식재산부문에 관한 ‘포상’에 적용되는 것임을 분명하게 하고 있다. 또한 2001년 포상기준은 ‘회사 경영에 실질적으로 기여된다고 판단되는 지적재산권의 현재 및 미래 활용가치를 평가하여 임직원에게 인센티브를 제공함으로써 우수 지적재산권의 창출기반을 조성하고 우수 연구인력의 유출방지 효과를 도모’하는 것을 목적으로 한다(‘1. 개요’ 참조). 2001년 포상기준에 따른 인센티브는 피고의 회사 전체에 적용되는 ‘전사 특별 프로젝트 인센티브’에 포함되는 것으로서 ‘전사 포상 위원회’의 관장 하에 대상 건을 선정하여 1차 및 최종 평가를 거치고 위원회의 승인을 받는 경우 지급된다(‘4. 운영방법 및 평가 Process’ 참조). 2001년 포상기준에 따른 인센티브의 지급시기는 원칙적으로 ‘전사 특별 프로젝트 인센티브’의 지급시기와 동일하고, 같은 과제/기술개발에 관하여 ‘전사 특별 프로젝트 인센티브’에 따라 이미 지급받은 금액이 있으면 이를 차감한다(‘3. 지급기준’ 참조). 이러한 2001년 포상기준의 문언, 목적, 내용, 지급절차, 시기 및 기준에 비추어 보면, 2001년 포상기준은 회사의 경영상 필요에 따라 ‘전사 특별 프로젝트 인센티브’ 정책 일부로서 지적재산부문에 대하여 제공되는 ‘포상’에 관한 내용을 정한 것임이 분명하다.
C.앞서 본 바와 같이 포상은 ‘보상과는 별도로 회사의 경영상 필요에 의해 종업원에 대하여 회사가 지급하는 상’이다.
D.따라서 2001년 포상기준에 인센티브 대상자, 지급기준, 적용범위, 지급절차 등이 정해져 있더라도, 구 특허법 제40조 제1항 등에서 정한 직무발명에 관한 근무규정이라고 볼 수 없고, 피고가 2001년 포상기준에 근거하여 인센티브 대상을 선정하고 금액을 산정하여 최종 승인하는 등의 절차를 거치지 않는 한 피고에 대한 구체적인 포상금 지급 청구권이 발생한다고 보기도 어렵다.
(3)원고는 2001년 포상기준이 피고 직원이 준수하여야 할 규율 또는 지침에 해당하므로, 여전히 2001년 포상기준이 직무발명 보상금에 적용될 수 있다고 주장한다. 그러나 2001년 포상기준의 내용 중 피고 종업원 일반을 수범자로 하는 내용이 없고, 피고가 2001년 포상기준을 고지하였다거나 피고 종업원들에게 2001년 포상기준이 널리 알려져 있다고 볼 자료도 없다. 따라서 피고의 주장과 같이 2001년 포상기준이 담당부서 내부의 업무처리지침에 불과하다고 볼 여지가 커 보일 뿐, 직무발명 보상금에 적용된다고 볼 수 없다.
(4)퇴사 후 개정된 2014년 보상규정의 적용 여부에 관한 판단: 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 참조).
(5)2014년 보상규정 제18조 제1항은 발명자가 퇴직한 경우에 있어서도 제15조에 의한 보상 및 포상을 받을 권리가 소멸하지 않는다고 규정하고, 부칙 제1조 제1항은 제15조 제1항 제2호 내지 제5호의 보상금 등이 2014년 보상규정 시행일(2013. 9. 1.) 기준 과거에 발생하였음이 확인되는 직무발명에도 적용된다고 규정하며, 부칙 제1조 제2항은 이전에 시행되고 있던 보상지침이 해당 보상지침에 흡수된다고 규정되어 있기는 하다. 그러나 이러한 조항은 모두 2014년 보상규정이 적용되는 대상자, 즉 2014년 보상 규정 시행 당시 피고의 종업원이거나 그 시행 이후 퇴직자에게 적용되는 내용으로 해석할 수 있고, 2014년 보상규정 시행 이전 퇴직자에게 적용되는 직무발명 근무규정을 2014년 보상규정으로 변경하는 내용이라고 볼 만한 문언상 근거가 없다. 또한 2014년 보상규정은 원고가 퇴사한 2007. 2. 24. 이후에 개정되었고, 원고와 피고 사이에 변경된 보상규정을 적용하기로 합의한 사실을 인정할 아무런 자료가 없다. 따라서 이러한 규정을 들어 2014년 보상규정 시행 이전 퇴직자에게 2014년 보상규정을 적용할 ‘특별한 사정’이 있다고 볼 수 없고, 원고가 제출한 증거들만으로 피고가 퇴사한 종업원에게도 2014년 보상규정에 따라 직무발명 보상금을 지급한 관행이 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 각 발명에 관한 직무발명 보상에 2014년 보상규정이 적용된다고 보기 어렵다.
1.사안의 개요 – 창업자의 특허권을 주식회사에 양도하는 계약 - 주요 주주와 회사 법인의 자기거래 해당 – 이사회 승인 또는 주총 승인 있어야 유효함
(1)발명자 개인이 사업체 운영하다 주식회사로 전환
(2)개인 사업자에서 주식회사 법인의 창업자, 주요 주주
(3)개인 사업체 운영 기간 중에 개인 사업자 지위에서 특허출원, 등록
(4)창업자 개인명의 특허권을 회사 법인으로 양도, 특허권 이전등록
(5)창업자가 제3자에게 회사주식 매각 + 제3자가 대주주 및 대표이사 지위
(6)창업자가 회사 법인을 상대로 특허권 양도계약 종료 주장 및 특허권 원상회복 주장하는 소송 제기함
2.특허법원 판결요지
(1)특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전
(2)원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자기의 계산으로 피고의 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 피고의 주요주주에 해당한다. 상법 제383조 제1항 단서에는 ‘자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있다.’고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 제1항 단서의 경우에는 상법 제398조 중 ‘이사회’는 ‘주주총회‘로 본다고 정하고 있다. 피고는 자본금이 10억 원 미만의 회사로서 이사가 2인이고, 피고의 정관 제30조에서 ‘피고에는 이사회를 구성하지 아니한다.’고 규정하고 있으므로, 주요주주의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약에 대하여는 이사회의 승인 대신 피고의 주주총회의 승인을 받아야 한다. 그러나 이 사건 양도계약에 대하여 피고의 주주총회의 승인이 있었다는 사실을 인정할만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인을 받지 않은 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다.
(3)부당이득반환 원고와 피고 사이에서 각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리는 이 사건 양도계약과 같은 약정에 따라 양도된 것인데, 이 사건 양도계약과 같은 약정이 상법 제398조 제1호의 주요주주의 자기거래에 해당하여 무효로서 그 효력을 상실하였다.각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 이 사건 각 특허권은 동일한 발명에 관한 것이므로, 결국 원고는 이 사건 양도계약 및 이와 같은 내용의 약정에 따라 재산적 이익인 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다. 따라서 피고는 원고에게, ①1 내지 6 특허발명에 대한 별지 목록 기재 1 내지 6 특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 각 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, ②7 특허발명은 앞서 본 바와 같이 원고와 허윤경의 공동발명에 해당하고, 상호간에 특별히 지분을 정하지 아니하여 원고와 허윤경 사이의 지분은 균등한 것으로 판단되므로, 7 특허발명에 대한 별지 목록 기재 7 특허권 중 1/2 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
(3)기존 2가지 심볼은 제조업자, 제조일자에 해당하는데, 여기에 ISO 15223-1: 2021 버전에서 제조국가 심볼을 추가하는 것입니다. ISO 15223-1: 2021 버전을 적용하는 2024년부터 기존 2가지 심볼은 제조국가, 원산지 표시로는 사용할 수 없습니다. 이는 기존의 제조업자, 제조일자 심볼과 구별되는 새로운 기호, 심볼로서 제조국가, 원산지를 표시해야 한다는 의미입니다.
