(1)특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극) - 특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.
(2)회피설계 제품 - 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.
(3)특허침해로 인한 손해배상액 산정 - (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.
(1)피고 회사는 바이오 제약 회사로서 코스닥 상장 회사임. 피고 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 ‘K-IFRS’)에 따라 작성되고 있음. 원고들은 피고 회사 발행 주식을 매수한 주주들임
(2)원고들은, 피고 회사가 무형자산 인식요건을 충족하지 못한 개발 중인 신약제품에 발생한 경상연구개발비를 무형자산으로 계상하는 방법으로 2017년 반기보고서 및 3분기 보고서(이하 ‘이 사건 각 보고서’)에 영업이익이 발생하였다고 거짓 기재하였고, 그로 인하여 원고들이 고가로 피고 회사의 주식을 취득하는 손해를 입었다고 주장하며 피고 회사와 이사 내지 공시담당자인 피고들을 상대로 자본시장법에 따라 손해배상을 구함
(3)쟁점: 회사가 K-IFRS에 위반하여 허위로 경상연구개발비를 무형자산으로 계상하였는지 여부(적극) + 회사의 손해배상책임의 제한 여부(적극)
2.판결 요지
(1)피고 회사는 내부 회계처리 기준에 따라 경상연구개발비를 무형자산으로 인식하였는바, ➀ 내부 회계처리 기준은 주관적 기준에 불과하고, ➁ K-IFRS에서 무형자산으로 인식하기 위해 요구하는 기술적 실현 가능성을 입증하는 객관적 자료를 제시하지 못하였고, ➂ 2018년경 금융감독원의 감리 과정에서 이 사건 각 보고서에 연구개발비로 지출된 비용을 무형자산으로 인식하는 회계처리를 수정하여 2017년 반기 및 3분기에 모두 영업손실을 입은 것으로 재무제표 등을 재작성하여 정정공시를 하였으며, ➃ 증권선물위원회로부터 경고, 시정요구 등의 계도조치까지 받았는바, 피고 회사는 이 사건 회계기준을 위반하여 이 사건 각 보고서의 경상연구개발비, 무형자산 및 영업이익 등에 관하여 거짓의 기재를 하였음
(2)피고 회사 주식의 주가는 줄기세포 테마주 열풍 등으로 급등하였고, 그 무렵 원고들은 피고 회사 주식을 취득하기 시작하였는바, 줄기세포 관련주에 대한 투자 열기가 진정되면서 관리종목 지정과 함께 주가 하락에 기여하였을 가능성을 배제할 수 없는 등의 사정을 이유로 피고들의 손해배상책임을 30%로 제한함 (원고일부승
(3)K-IFRS 제1038호 ‘무형자산’(이하 ‘이 사건 회계기준’이라 한다)은 무형자산의 회계처리에 관한 사항을 규정하고 있는바, 아래 6가지 요건을 모두 충족하는 경우에만 무형자산을 인식하도록 요구하고(전문), 그 충족 여부를 판단하기 위하여 무형자산의 창출과정을 연구단계와 개발단계로 구분한다. 연구단계에서는 무형자산을 인식하지 않기 때문에 발생한 지출은 그 발생 시점에 모두 비용으로 인식하고, 개발단계에서는 무형자산을 인식하기 위해서는 ➀ 무형자산을 사용하거나 판매하기 위하여 그 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, ➁ 무형자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도, ➂ 무형자산을 사용하거나 판매할 수 있는 기업의 능력, ➃ 무형자산이 미래경제적 효익을 창출하는 방법, ➄ 무형자산의 개발을 완료하고 그것을 판매하거나 사용하는 데 필요한 기술적, 재정적 자원 등의 입수가능성, ➅ 개발과정에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 기업의 능력 등의 6가지 요건을 모두 충족하는 경우에 무형자산으로 인식할 수 있다(문단 57).
(4)만약 연구단계와 개발단계를 구분할 수 없다면 발생한 지출은 모두 연구단계에서 발생한 것으로 본다(문단 54). 개발단계에 이른 후에도 무형자산을 사용․판매하기 위한 기술적 실현 가능성과 미래경제적 효익 창출 방법(유용성)을 포함한 6가지 요건이 모두 충족되었음을 입증하여야 무형자산으로 인식할 수 있다.
(5)종래 국내 제약회사들은 신약의 경우, 제3상 임상시험을 통해 판매허가를 받기에 앞서 장기간 다수의 환자를 대상으로 안전성․유효성을 검증하였거나 적어도 제3상 임상시험 개시를 승인받았을 때 비로소 신약의 경제적 자산가치가 객관적으로 입증되었다고 판단하여 자산화하였던 것으로 보인다.
(6)지침에 따르면 무형자산 인식요건 중 ‘무형자산을 사용․판매하기 위한 기술적 실현 가능성’ 요건과 관련하여, 신약의 경우 원칙적으로 제3상 임상시험 개시 승인 시 위 요건이 충족되어 그 이후의 지출을 자산화할 수 있고, 다만 그 이전 단계에서도 위 요건이 충족되었음을 객관적으로 입증하면 지출을 자산화할 수 있다.
(7)피고 회사는 금융당국의 명시적인 회계처리 기준이 존재하지 않는 상황에서 이 사건 각 보고서와 2015년, 2016년 각 사업보고서 작성 당시 ‘전임상 단계를 통과하고 제품화 가능성이 높은 신약 제품군에 관하여 발생한 지출을 무형자산으로 인식한다’는 내부 회계처리 기준을 수립하고, 이에 따라 개발 중이던 7개 신약 제품군을 무형자산으로 인식하였고 이는 이 사건 회계기준에 부합한다고 주장한다. 살피건대, 피고 회사가 제1상 또는 제1/2a상 임상시험을 진행 중이던 7개 신약 제품군을 피고 회사의 내부 회계처리 기준에 따라 무형자산으로 인식한 것은 앞서 살펴본 바와 같다. 하지만 피고 회사의 위 내부 회계처리 기준은 주관적 기준에 불과하고, 동종 업계에서 널리 통용되는 기준이라고 볼 증거가 없으며, 위 내부 회계처리 기준을 충족하였다고 하더라도 이 사건 회계기준에서 규정한 무형자산 인식을 위한 6가지 요건을 충족한다고 보기도 어렵다
(3)특허법원 판결: 유사, 등록거절결정 유지 판결, 출원인 원고가 제출한 상표의 유사 등에 관한 수요자 인식 설문조사 결과는 신뢰성이 떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵다고 판단
(4)대법원 판결: 유사, 등록거절, 상고기각 판결
2.대법원 판결 요지
(1)수요자 인식 설문조사 결과에 관한 증명력 판단 또한 일부 근거가 부적절해 보이기는 하나, 두 상표를 동시에 제시하면서 상표의 유사 여부를 직접 질문하는 방식을 채용한 것은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않고 문항별로 조사 대상자가 고를 수 있는 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있는 등 그 조사 문항의 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기는 어려워, 원심의 증명력 판단이나 이에 기초한 사실인정이 자유심증주의의 한계를 벗어났다고 할 수는 없다.
(2)상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다.
(3)이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계․실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.
(1)원고는 A로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(A의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았고, 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 이 사건 제품을 제조·판매하면서 원고에게 이 사건 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결함.
(2)원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였는데, 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 이 사건 제품을 제조·판매함.
(3)이에 원고는 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(그중 일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ➁ 이 사건 계약 종료 후 피고의 이 사건 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구함
2.특허법원 판결 요지
① 이 사건 계약기간 중의 기술료 청구 중 일부를 인정하였고, ➁ 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 관련하여서는 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않았음
3.대법원 판결 요지
① ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지고, ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 독점적 통상실시권의 의미가 무엇인지 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 A로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하고,
➁ 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해 등에는 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 피고의 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 하며,
③ 원고가 영업비밀 침해, 특허권 전용실시권 침해, 디자인권 전용실시권 침해, 상표권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하면서 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았으므로, 원심으로서는 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 석명권을 적절히 행사하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 함. 원심 판결을 파기·환송
(1)특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.
(2)채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조).
(1)이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다. ① 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다. ② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다.
(2)기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.
(3)낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다.
(4)주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조). 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.
(5)소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척) - 피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 ① 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하고, ② 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다.따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당한다.
(6)이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다.
(7)설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하다.
