-- 공동연구개발 및 공동발명 관련 분쟁해결의 난관 – Gore Tex 인공혈관 특허발명 미국판결 --

 

Open Innovation과 공동연구개발은 피할 수 없는 대세입니다. 오히려 적극 활용하고 장려해야 할 것입니다. 그런데, 일단 법적 분쟁이 발생하면 그 사안이 매우 복잡하고 해결이 어렵습니다. 분쟁소지의 쟁점을 잘 이해하고 사전에 치밀한 예방조치가 필요합니다. 나아가 일단 분쟁이 발생하면 소송으로 전개되기 전에 초기에 우호적 해결방안을 모색하는 것이 바람직한 대응전략일 것입니다.

 

Open Innovation과 공동연구개발은 공동발명으로 연결되는 경우가 많습니다. 이와 같은 공동발명에 관한 권리관계를 규율하는 특허법규와 법리는 상당히 복잡하고 불명확하여 소위 특허법의 진흙탕 또는 블랙홀로 불립니다. 현재도 국가마다 입장을 달리하는 쟁점과 구체적 소송에서 최종 판결 내용을 장담하기 어려운 미해결 쟁점이 수두룩합니다. 수렁에 빠지지 않도록 사전에 주의를 기울이는 것이 최선일 것입니다.

 

공동발명에 관한 진흙탕 수렁에 빠져 거의 40년 동안 수많은 비용과 노력을 소모하였으나 최종적으로는 공동연구개발의 상대방이 등록한 특허에 대한 고의 특허침해 판결로 끝난 Gore & Associates사의 사례와 판결을 간략하게 소개합니다.

 

Gore & Associates사의 Gore Tex "highly expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)"로 만든 인공혈관에 관한 발명은, Gore사 소속 연구원 Peter Cooper가 인공혈관 소재 Gore Tex를 제공하고, 외부 연구원 Dr. David Goldfarb은 발명을 구체적으로 완성하였습니다. 위 인공혈관 발명은 1974. 10. 24. 출원되었고, 그로부터 18여년이 지난 2002. 8. 20. 미국특허 U.S. Patent No. 6,436,135로 등록되었습니다.

  

Gore사 종업원은 위 인공혈관에 대한 공동발명자로 주장하여 자신의 권리를 사용자 Gore사에 양도하였고, Dr. David Goldfarb은 단독발명자라고 주장하면서 자신의 권리를 Gore사가 아니라 제3Bard, Inc.에 양도하였습니다. 양자 사이에 진정한 발명자에 관한 분쟁으로 특허등록까지 거의 18년이 걸리게 된 것입니다.

 

Gore사 입장에서는 공동발명으로만 인정되면, 특허발명을 다른 공동발명자 및 특허공유자의 동의 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 이와 같은 입장에서 특허발명을 실시하는 제품을 판매하여 왔습니다. 그러나, 양 당사자의 치열한 공방이 오간 특허소송의 결과는, 특허발명의 구체적 한정요소 등을 고려하여 claims을 기준으로 판단할 때 미국 특허법리에 따른 진정한 발명자는 Dr. David Goldfarb뿐이고 Peter Cooper는 공동발명자로 인정되지 않는다고 판단되었습니다.

 

Gore사는 공동발명자로 믿고 특허발명을 실시하였다고 주장하였으나, 공동발명이 인정되지 않을 수 있다는 위험을 충분히 인지하면서도 특허발명을 실시한 것이므로, 고의 침해책임을 피할 수 없다고 판결하였습니다.

 

발명의 소재를 제공하고 공동연구개발을 하는 등 일정한 협력관계를 맺고 있었으나, 발명자 특정에 관한 특허법리에 비추어 엄격하게 판단해 볼 때 발명적 기여는 없었다는 이유입니다. 그렇게 되면, 특허발명에 관한 공유지분을 인정받을 수 없을 뿐만 아니라 특허발명 기술을 무단 실시한 행위에 대해서 고의 특허침해로서 징벌적 손해배상까지 부담할 위험에 직면하게 된 것입니다.

 

공동연구개발과 공동발명에 관한 분쟁사례는 그 사안과 배경을 잘 검토하고 연구해 두면 유사한 사안을 대응하는데 큰 도움이 될 것입니다. 위 사안의 미국 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Bard v. Gore (2015. 1. 13. 선고 CAFC 판결)

Gore 판결 Opinion.1-7-2015.pdf

 

작성일시 : 2015. 3. 2. 15:50
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 공동연구개발 프로젝트가 무산된 후 제기된 영업비밀 침해소송 사례미국 바이오 약품회사 N8 Medical Colgate-Palmolive를 상대로 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 약 1조원을 청구한 사건 소개 -- 

 

1. 문제의 소지

 

공동연구개발을 위해 비밀유지약정(NDA)을 체결한 후 아이디어와 개발 자료를 제공하였으나, 그 개발 프로젝트가 성공하지 못하고 중도 탈락한 경우 법적 분쟁의 소지가 많습니다. 특히, 법무지원 여력이 충분하지 않는 중소기업이나 벤처회사의 경우에는 귀중한 아이디어만 탈취당했다는 허탈한 상황에 직면할 수도 있습니다. 중견기업이라고 해도 촉박한 개발 일정에 쫓기거나 법률비용을 아끼려는 마음에 법적 보호장치를 소홀히 한 탓에 자신의 사업 아이디어를 보호할 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

한편, 공동개발 제안을 받은 회사 입장에서는 공동개발 프로젝트를 성실하게 수행하여 그 결과를 평가하여, 계속 추진여부를 판단한 결과 그 프로젝트를 중단하기로 결정한 것에 불과한데, 이와 같은 중단 상황에서 발생 가능한 법적분쟁에 미리 대비하지 않는 탓에 심각한 리스크가 있는 법적 분쟁에 휘말리는 경우도 많습니다.

 

우리나라 기업 사이에도 흔히 발생하는 사안이지만, 특히 한쪽 당사자가 미국회사인 경우에는 영업비밀 침해 또는 계약 위반 등을 이유로 천문학적 손해배상을 청구하는 경우도 있습니다. 최종 승패를 떠나 미국 소송은 법률비용만으로도 우리나라와는 비교가 되지 않는 큰 부담입니다. 현재 소장이 제출된 단계에 불과하지만 최근 언론에 보도된 공동연구개발 중단에 관련된 영업비밀 침해소송 사례를 참고로 소개합니다.

 

2. 공동연구개발 프로젝트

 

문제된 Ceragenin은 광범위 항생작용을 포함한 다양한 효능을 갖고 있는 물질로서, 최초 Brigham Young University에서 개발되었고, N8 Medical로 라이선스되어 상업적 제품으로 개발되고 있었습니다. 개발과정에서 축적된 Ceragenins에 관한 다양한 영업비밀 보유자인 N8 Medical사는 치약, 구강세정제 등 분야 매출만 연8조원을 넘어서는 거대기업 Colgate-Palmolive와 공동으로 제품개발 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 양사는 NDA를 체결한 후 개발정보 및 실험데이터 등을 제공하였고, material-transfer agreement를 체결한 후 필요한 시료를 제공하였습니다. 프로젝트가 성공한다면 양사에 더 없인 좋은 결과로 연결되었을 것입니다.

 

그런데, Colgate에서는 추가적인 연구개발 실험을 진행한 결과를 평가한 후, ceragenins의 효능이 충분하지 않고, 보관 안정성이 부족하고, 가격 경쟁력도 없다는 이유로 해당 프로젝트를 중단하였습니다. 한편, 해당 프로젝트를 중단하려면 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘겨달라는 N8 Medical의 요구도 거절하였습니다. Colgate로서는 거액의 연구비와 시간이 투입된 결과물을 넘겨줄 수 없었기 때문입니다. 이에 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것입니다.

 

3. N8 Medical 주장의 요지

 

중요 계약조항은 다음과 같습니다. "N8 Medical to make a confidential and limited transfer of ceragenins to Colgate for limited testing purposes, as well as to provide Colgate access to N8 Medical's information and confidential information regarding all ceragenins, while at the same time protecting and safeguarding N8 Medical's extremely valuable proprietary information and ceragenin compounds." 그런데, Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용하여 추가적인 실험을 한 후 그 결과를 제공하지도 않은 채 단지 효능과 보관 안정성이 좋지 않기 때문에 규제당국으로부터 필요한 허가를 받기 어렵고, 가격도 비싸다는 이유로 해당 프로젝트를 중단한다는 것입니다. 이에 대해 N8 Medical은 자신들로부터 필요한 영업비밀 및 데이터를 모두 제공받은 후 정당한 대가 또는 로열티를 주지 않기 위한 핑계라고 주장합니다. 비밀리에 출원한 후속 특허출원이 그에 대한 유력한 증거라고 합니다. 해당 제품의 시장 규모 및 제품 개발이 성공했을 때 점유율, 통상의 로열티 비율 등을 감안하여 손해배상 규모는 US$ 1 billion ( 1조원)이라고 주장하는 소장을 제출하였습니다.

 

N8 Medical, 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험결과를 바탕으로 비밀리에 독자적 특허출원을 하는 등 자신의 기술을 탈취하려고 시도했다 주장합니다. 흥미로운 점은, 우리나라에서도 공동개발 프로젝트와 연관된 후속 특허출원을 하는 경우 이와 같은 기술탈취 주장이 흔히 제기된다는 사실입니다. 법리적으로는, 특허법에 따라 후속 특허출원 발명의 기술내용을 특정한 후, 그 특허발명에 실질적으로 기여한 발명자가 누구인지를 판단한 후, 그 발명자의 사용자가 누구인지에 따라 그 특허권에 관한 최종 권리자를 정하면 권리관계가 명확하게 됩니다. 통상은 특허법에 기초한 논리적 주장이 아니라 막연하게 후속 개량발명도 최초로 기술제공자로부터 유래된 것이므로 모두 기술탈취라고 주장하는 경우가 많다는 점입니다. 이와 같은 분쟁을 피하려면 특허출원 당시에, 특허청구항에 기재된 발명에 실질적으로 기여한 발명자를 엄격하게 판별한 후 특허법리에 따라 특허를 받을 권리를 양수하는 절차를 정상적으로 밟는 것이 필요합니다. , 관련 연구기록 및 양도증 등 법적 문서 관리가 중요합니다.

 

4. 시사점

 

모든 기술분야에서 아이디어 단계에서 출발하여 상용화 제품 단계까지 도달하려면 많은 추가 연구개발이 필요하고 수많은 난관이 존재합니다. 아이디어 단계에서 공동연구개발을 추진하는 경우 중도 탈락할 경우에 대비한 법적 장치를 마련해 두는 것이 필요합니다. 성공사례보다 실패사례가 많은 현실을 감안하면 반드시 필요하다고 생각합니다. 그 과정에 소요되는 법률비용을 아깝다고 생각하면 장래에 거액의 손해배상 위험에 직면할 수 있습니다. 특히 요즈음 key word로 등장한 open innovation에서는 다수 당사자의 참여를 유도하여야 하는데, 참여한 당사자의 이익을 지켜주고 법적 리스크를 회피할 수 있는 법적 지원시스템이 필수적입니다. open innovation 분야를 선도하는 다국적 회사 담당자의 발표에서도 이와 같은 법적 지원시스템을 필수적 장치로 설명하고 있습니다. 우리나라 기업에서도 반드시 필요한 부분으로 생각합니다

작성일시 : 2013. 12. 23. 11:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요