-- 바라크루드 물질특허 (entecavir 화합물 특허) 무효판결에 대한 BMSCAFC 전원합의체 (en banc) 재심리신청 기각결정 --

 

BMS의 블록버스터 제품 Baraclude의 물질특허가 진보성 결여를 이유로 무효라는 미국법원의 1심 판결과 CAFC 2심 판결이 있었습니다. 특허권자 BMSCAFC 3인 판사합의체 2심 재판에서 패소한 후, 이에 불복하여 CAFC 구성판사 전원합의체 재판부의 재심리를 신청하였습니다. BMS의 주된 불복이유는 entecavir 화합물의 B형 간염에 대한 뛰어난 치료효과를 물질특허의 진보성 판단에 반영하지 않았던 것은 잘못이라는 것입니다. 이에 대해 Teva, 실제 entecavir B형 간염 치료효과를 출원일로부터 약 7년이 지난 후 확인된 사실, 출원일 당시 BMS에는 entecavir B형 간염 치료효과를 test 할 수 있는 시스템조차 없었던 사실을 강조하면서, 발명일 또는 출원일 이후 확인된 새로운 효과를 근거로 하여 그 화합물 발명의 진보성을 인정해서는 안된다고 주장하였습니다.

 

핵심쟁점은, 발명자나 출원인이 발명일 또는 출원일 당시에는 인식하지 못하였던 효과를 사후적으로 확인하였고 그 효과가 예상을 벗어난 뛰어난 효과인 경우 그것을 출원일 당시를 기준으로 판단해야 하는 발명의 진보성을 인정하는 근거로 삼을 수 있는가 여부입니다.

 

이에 대해, 미국 CAFC 2014. 10. 20. 전원합의체 재심리 신청을 기각하는 결정을 하면서, 그 결정이유에서 추후 밝혀진 효과를 소급하여 발명의 진보성 자료로 삼을 수 없다고 명확하게 판결하였습니다. 매우 중요한 의미를 갖는 판결로 생각됩니다.

 

위 결정에서 투표에 참여한 CAFC 11명 판사 중 7:4로 신청기각 쪽이 훨씬 우세했습니다. 반대의견도 있지만 7:4로서 과반수를 훨씬 밑도는 정도로 그 세력이 미약하다는 점에서 위 판결에 대한 미연방대법원 상고허가를 거처 상고심 대상이 될 가능성은 낮다고 생각합니다. 이로써 엔테카비르 물질특허는 특허무효로 거의 확정되어가는 분위기입니다.

 

*첨부파일: BMS v. Teva CAFC en banc 재심리신청 기각결정

  BMS v. Teva 13-1306 10-20-14.pdf

 

작성일시 : 2014.10.21 16:27
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-- 미국소송에서 항소심 판결에 대해 불복하는 경우 미국연방대법원 상고심이 아니라 항소심 법원에서 재심리하는 경우 -- 

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 외에 다른 방법이 없습니다. 그러나, 미국특허소송에서는 CAFC 3인 판사 합의체 항소심 판결에 대해 불복하는 경우 (1) 동일 재판부의 재심리 신청, (2) CAFC 전원합의체 (en banc) 심리 신청을 할 수 있습니다. 종전에 소개한 바와 같이 B형 간염치료제 entecavir 물질특허의 특허권자 BMS는 그 물질특허를 무효라고 판단한 CAFC 항소심 판결에 불복하여, 동일 재판부에서 재심리해 주거나 또는 전원합의체에서 재심리해 달라는 신청을 제기하였습니다.

 

이와 같은 신청에 대해 전원합의체 심리를 하는 경우는 (1) 판례의 통일의 필요성, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우입니다. 먼저 전원합의체 재심리 신청을 받아들일지 여부를 전원합의체 판사들이 투표로 결정합니다. 통상 이와 같은 최초 기준을 통과하지 못하는 경우가 많습니다. 3인 합의체 판결을 전원합의체에서 자주 심리하여 종전 판결을 번복한다면 항소심 재판의 권위가 떨어지고 법적 안정성도 낮아질 것입니다.

 

얼마 전 CAFC에서 en banc 재심리 신청을 기각하는 판결을 하였습니다. 쟁점은, 대학이 특허의 공유권자인 상황에서 다른 공유자가 제기한 특허침해소송에서 그 대학을 강제로 원고로 할 수 있는지 여부입니다. 공유자 관련 쟁점은 다양한 입장에 따라 논리를 달리하는 매우 어려운 문제가 많습니다. 위 사건에서 3인 합의합의체 판결에서도 2:1, 전원합의체 투표 판사 10명 중 6:4로 근소한 차이로 전원합의체 재심리 신청기각 결정이 나왔습니다. CAFC 판결과 en banc 재심리 신청 기각 결정을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부자료

1. CAFC 판결 

1_원 CAFC 판결 13-1241.Opinion.6-3-2014.1.pdf

2. en banc 재심리 신청 기각 결정

2_재심리 신청 기각 결정 13-1241.Order.9-16-2014.1.pdf

 

작성일시 : 2014.10.10 15:57
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-- 미국법원이 소송사건에서 전문가 의견이나 여론을 청취하는 방법 – Amicus Curiae Brief -- 

 

BMS는 미국항소심법원이 Entecavir 물질특허를 무효로 판결한 다음, 이에 불복하여 CAFC 전원합의체 재심리를 신청하였습니다. 그런데, 그 단계부터 미국제약협회(PhRMA), 바이오산업협회(BIO), 지재권자협회(IPO), MSD, Pfizer, Eli Lilly 등 많은 곳에서 해당사건을 담당하는 법원 CAFC에 각자 의견서를 제출하고 있습니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다.

 

이와 같이 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. entecavir 특허사건에서 보면 동종업계 다른 회사도 있지만, 제약협회, 바이오산업협회 등 단체에서도 그 협회명의로 공식 의견서를 제출하였습니다. 다른 사건에서 보면 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들이 의견서를 제출하기도 합니다. 종종 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다. amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

BMS 사건에서 제약회사뿐만 아니라 협회 등이 제출한 의견서를 살펴보면, entecavir 물질특허에 관한 진보성 판단이 잘못되었다는 등, 구체적으로 1심과 2심 재판부에서 치료효과 또는 독성에 관한 결과를 어떤 시점을 기준으로 채용할 것인지 그 기준이 잘못되었다는 등, 어떻게 판단해야 옳다는 등, 진보성 판단이 잘못되었다는 등 매우 구체적 의견을 포함하고 있습니다. 그와 같은 제3자의 의견서가 법원에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?

 

amicus curiae라는 라틴어는 영어로 "friend of the court"라는 의미입니다. , 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다. 따라서, 법원은 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다. 그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

Entecavir 물질특허의 진보성 판단에 관한 미국특허소송도 매우 중요하고 또 판단이 어려운 사건으로 생각됩니다. 물론 당사자들 주장과 입증자료가 가장 중요하지만, 제약분야 협회의 의견, 지재권분야 단체의 의견도 법원판단에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 원론적인 입장에서 보면, 여론재판이 항상 옳다는 것은 아니지만 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고하여 정확하고 타당한 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 매우 바람직하다 할 것입니다.

 

작성일시 : 2014.09.04 08:35
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-- 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정 -- 

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

      (a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

      (f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

 

작성일시 : 2014.09.01 17:33
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-- Entecavir 물질특허 무효판결 이후 미국특허소송 진행 상황 특허권자 BMS CAFC 전원합의체 심리 신청 및 Teva 반박서면 제출 -- 

 

종전 포스팅에서 미국 CAFC 3인 합의체 재판부가 2014. 6. 12. BMS의 제품 바라크루드 약효성분 엔테카비르(entecavir) 화합물 특허발명이 진보성 결여로 무효라는 1심 판결을 그대로 인정하는 판결을 한 뉴스를 전해 드렸습니다. 항소심 판결에 불복하는 절차가 대법원 상고만 있는 우리나라 소송절차와는 달리, 미국 소송절차에는 항소심 법원 내에서 불복하는 절차가 있습니다.

 

CAFC 항소심에서 패소판결을 받은 BMS CAFC 재직판사 전원으로 구성된 전원합의체 재판부(en banc)에 기존 항소심 판결에도 불구하고 사건 자체를 재심리해 달라는 신청을 할 수 있습니다. 미국 CAFC에서는 구성원 판사 모두가 사건 심리에 참여하는 전원합의체 심리에서 바로 직전 3인 판사 합의부에서 내린 판결을 뒤집고 파기하는 사례도 종종 있습니다. 특히, 3인 합의부 판사 각자가 의약발명의 특허를 어떻게 보는지 그 개인적 성향이 많이 반영될 수도 있는데, 우연하게도 3인 판사 모두 의약발명의 진보성을 엄격하게 보는 경우도 있기 때문입니다.

 

BMS에서는 2014. 7. 14. 종전 3인 합의체 판결이 잘못되었으므로 전원합의체에서 사건을 재심리해 달라는 신청서를 제출하였습니다. 미국법원의 전자소송기록 관리시스템 pacer로 입수한 BMS의 신청서를 첨부해 드립니다. BMS 주장요지는 진보성 판단에서 출원일 이후 발견된 효과( B형 간염치료 효과)도 고려할 수 있음이 판례법리인데, 해당 재판부에서 이를 제외하고 엔테카비르 발명의 진보성을 판단한 것은 위법이라는 것입니다. Teva에서는 최근 반박 의견서를 제출하였습니다. Teva 주장요지는 entecavir 효과는 출원일 당시 발명자가 인식한 내용을 기준으로 평가해야 한다는 것입니다.

 

만약, CAFC에서 전원합의체 재심리 신청을 받아들여 사건을 재심리한다면 그것 자체로 3인 합의부 판결에 문제가 있다는 의미이기는 하지만, 반드시 기존 특허무효 판결을 변경해야 하는 것은 아닙니다. 그렇지만, 기존 판결 내용을 변경할 가능성은 높다고 보아야 할 것입니다.

 

CAFC에서 전원합의체 재심리 신청을 받아들이지 않으면, BMS의 그 다음 불복절차는 미연방대법원 상고신청입니다. 미국에서는 상고허가를 받아야 대법원 판사 전원의 심리를 받게 되는데 실무상 상고허가의 확률은 매우 낮습니다. 이와 같은 불복절차를 모두 거친 후 특허무효 판결이 확정되는 것인데, 무효확정까지는 아직 상당한 시간이 남아있습니다.

 

*첨부파일: BMS CAFC 전원합의체 재심리신청서

BMS petition for en banc rehearing.pdf

 

작성일시 : 2014.08.28 09:55
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