-- ACE 저해제(Trandolapril) + CCB(Verapamil) 복합제 특허도전 ANDA 특허소송 CAFC 판결 --

 

이미 공지된 약물을 사용하는 복합제에 관한 특허는 많습니다. 복합제 특허의 유효성 여부는 후발업체의 큰 관심사이고, 복합제 특허도전도 자주 있습니다. 대표적으로 최근 진행 중인 Naproxen + Esomeprazole의 복합제인 AZVimovo 제품에 대해 국내업체에서 특허도전에 나선 것 등을 들 수 있습니다. 현재 2제 복합제의 경우 특허무효로 판단된 경우가 많습니다. 그런데, 최근 미국에서 ACE 저해제 + CCB 결합 2제 복합제에 대해서 특허유효 및 손해배상 책임을 인정한 판결이 나왔습니다. 위 사안의 항소심 판결문을 참고로 첨부하고, 그 요지를 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     대강의 경과

 

-  복합제 Tarka 제품의 구성: ACE 저해제 Trandolapril + CCB Verapamil

-  오리지널 특허권자 및 품목허가권자 등 원고: Sanofi, Abbott

-  미국 특허도전 ANDA 품목허가신청자:  Glenmark

-     특허도전 경위: Glenmark 2007Para. IV 수반 ANDA 신청, 특허권자 특허침해소송 제기,

    30개월 허가 stay, 30개월 만료시까지 특허침해소송 1심 미종료 + 기간 만료 후

    2010 6 at risk 제네릭 발매

미국 1심 법원: 특허유효, 판매중지 및 손해배상 판결

 

2.     복합제 특허 청구항 (USP 5,721,244)  

  

CLAIM 1: A pharmaceutical composition comprising:
(a) an angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor) of the formula …
(b) a calcium antagonist or a physiologically acceptable salt thereof;
wherein said ACE inhibitor and said calcium antagonist are present in said composition in amounts effective for treating hypertension;

 

CLAIM 3: A composition according to claim 1, wherein said ACE inhibitor is (trandolapril) or a physiologically acceptable salt thereof, or (quinapril) or a physiologically acceptable salt thereof.

 

 

3.     특허 유무효 관련 주장 포인트  

 

Glenmark 특허무효 주장은 통상 예상되는 정도입니다. , 이미 ACE Inhibitor와 칼슘차단제의 조합이 널리 알려진 상황에서 ACE inhibitor Trandolapril을 택하는 것은 많은 후보약물 중 하나를 단순히 선택하는 것 정도에 불과하여 진보성을 인정하기 어렵다는 것입니다.

 

Sanofi Aventis사의 특허성 주장: Sanofi는 ① 1986년 당시 적어도 수백 가지의 ACE Inhibitor와 칼슘차단제 조합이 존재하고, 당시 FDA 승인 받은 ACE InhibitorCaptopril, Enalapril은 모두 단환(Single Ring) 구조 화합물이었으나, Trandolapril 2(Double Ring) 화합물 구조인 ACE Inhibitor로서 당시 기술수준에서는 Trandolapril + Verapamil 조합을 쉽게 생각하기 어려웠고, ② 실제 위 조합이 투약횟수 및 효과에서 예측하기 어려운 현저한 효과를 나타냈다는 점에 비추어 볼 때 평균적 기술자 수준에서 쉽게 도출할 수 없는 조합이었다고 주장하였습니다.

 

4.     CAFC 판결

 

첫째, ACE inhibitor Trandolapril을 선택하는데 어려움이 있었는지 관련하여, CAFC는 공지기술에서 해당 결합을 직접 명시하지 않더라도 결합에 어떤 팩터가 중요한지, 선택 가능한 수많은 선택지 중에서 어느 방향의 결합이 성공가능성이 높은지 등에 관하여 아무런 내용이 없다면 그 결합은 자명한 시도(obvious to try)에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 법리적으로 중요한 판시내용이므로 해당 판결문 표현을 그대로 인용합니다.

 

It would not be “obvious to try” when “the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful.”

 

둘째, 복합제 효과의 현저성을 출원일 이후 임상시험 등을 통해 얻은 데이터로 입증할 수 있는지에 대해, 글렌마크는 사후 데이터 사용을 허용해서는 안된다고 다투었습니다. 그러나, CAFC는 복합제의 효과를 사후적 데이터로 입증할 수 있다고 판결하였습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 출원일 이후 임상시험 데이터 등을 통해 진보성에 관한 현저한 효과를 입증하는 것이 허용됩니다.

 

정리하면, 위 복합제는 단독 투여의 경우보다 지속적 혈압강하 효과가 있다는 점이 인정되었고, 그와 같은 효과는 출원 당시 기술수준에서는 예측하기 어려운 내용이었다고 인정하였습니다. 결국 위 복합제의 진보성을 인정한 결정적 요소는 1987년 출원일 당시 기술수준에 비추어 볼 때 단독 투여에 비해 혈압강하 효과의 지속성을 예측하기 어려웠다는데 있었습니다.

 

5.     문서보존 관련 쟁점

 

미국특허소송의 1심은 대부분 배심재판입니다. , 판사가 아니라 일반인으로 구성된 배심이 특허 유무효, 침해여부, 손해배상액을 판단합니다. 배심재판의 대부분이 특허권자에게 유리하다고 알려져 있습니다. 이 사건도 배심재판이었습니다.

 

그런데, 인도제약회사 Glenmark ANDA 신청 전, 즉 이 사건 특허소송이 시작되기 전 시점에서 회사의 이메일을 1년 동안 보존한 후 자동으로 삭제하는 정책을 시행하고 있었고, 그와 같은 문서관리 지침에 따라 위 특허관련 문서도 다수 폐기되었습니다. 이에 대해 미국 1심 법원은 discovery 위반으로 판단하였고, sanction으로 배심에게 삭제된 자료가 Glenmark에 불리한 내용이었을 것으로 추론할 수 있다는 지침을 주었습니다. , adverse inference를 허용하는 jury instruction을 한 것입니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허유무효와 같은 기술적이고 객관적 성격의 사항이라고 하더라도 위반 당사자에게 불리한 판단을 할 가능성이 매우 높습니다. , 객관적 사정을 떠나 처음부터 패소 위험성이 매우 높았던 사건으로 볼 수 있습니다. 문서보전 실책만으로도 특허소송에서 패소의 결과를 낳을 수도 있습니다. 따라서, 미국시장에 진출하기 위해서는 예상되는 미국특허소송에서 discovery 위반으로 위와 같은 sanction을 당하지 않도록 사전에 discovery 관련 실무를 이해하고 적절한 보전대책을 세우는 등 대비책이 필요할 것입니다.

 

*첨부파일: Tarka CAFC 판결

Tarka CAFC 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.21 13:46
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