-- 미국법원에서 특허유효 및 침해라고 판결한 후 미국특허청에서 특허재심사를 통해 해당 특허를 무효로 결정한 경우, 상호간 그 결정의 효력이 어떻게 되는지 - Fresenius USA v. Baxter Intl (Fed. Cir. 2013) 판결 : 특허무효 결정의 효력 우선 -- 

 

Apple vs. Samsung 사건에 관한 뉴스에서 보도된 바와 같이 미국 1심 법원에서 애플 특허의 유효 및 침해라는 결정이 난 후에도 삼성전자는 미국특허청에 해당 특허의 무효를 주장하는 재심사를 청구하여 심리가 진행 중입니다. 그것은 비록 1심 법원에서의 배심재판 결과 특허침해라는 판결이 있었더라도, 해당 특허가 무효로 된다면 1심 법원 판결을 뒤집을 수 있다는 전략입니다. 이와 같은 삼성전자의 전략을 뒷받침하는 중요한 판결이 최근 CAFC에서 나왔습니다.


미국 CAFC에서는, 특허침해 사건 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 확정된 뒤 그 후속절차로 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 심리가 진행 중인 사건에서, 침해자가 병렬적으로 청구한 해당 특허의 무효를 구하는 미국특허청 USPTO의 재심사(ex parte reexamination) 결정이 이미 존재하는 법원 판결과는 달리 특허무효라고 나왔을 때 그 효력을 어떻게 할 것인지 대해, 많은 논란에도 불구하고 결국 특허무효의 대세적 효력을 인정하는 판결을 하였습니다


 특허가 무효로 확정되어 손해배상청구의 소는 근거가 없게 되었다는 것을 이유로, 이미 특허침해 판결 후 손해액 산정만 남은 사건의 판결을 파기한 것입니다우리나라에서 무효심결의 소급효를 인정하여 재심사유로 보는 것과 유사합니다. 이는 확정 및 집행 전이기만 하면 최종단계에 진입한 침해금지 및 손해배상 청구소송을 무효소송으로 뒤집을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 판결은 또한, AIA를 통해 기존의 Ex Parte Re-examination 이외에도 새롭게 우리나라의 무효심판과 유사한 Inter Partes Review가 도입된 상황에서 많은 관심을 불러일으키고 있습니다

 

1. 사실관계


Fresenius Baxter는 모두 혈액투석기 등 의료기기를 제조하는 업체입니다. 이 사건은 2003 Fresenius Baxter US 5,247,434 특허에 대해 무효와 비침해에 대한 확인의 소를 제기하면서 시작되었습니다. Baxter Fresenius의 제소에 대하여 반소로 침해소송을 제기하였습니다. 지방법원은 2007 434 특허는 유효하며 Fresenius Baxter의 특허를 침해하였다고 판단하였고, CAFC 2009년 지방법원의 판단을 유지하였으나 손해액의 산정 부분은 파기환송하였습니다. 다시 지방법원은 2012 $24m의 손해배상을 명하였는데, 이에 대해 양 당사자가 항소를 제기하였습니다.


그런데 Fresenius 434특허에 대하여 (최초 소 제기일로부터 약 3년이 지난 후인2006 USPTO ex parte reexamination을 신청하였고, BPAI는 이미 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 나온 후인 2010년에 해당 claim들에 대해 무효로 판단하였습니다. CAFC 2012 11월에 무효 판단을 확정하였고, USPTO 2013. 4. 30. 434특허를 취소하였습니다.

 

위 사건을 시간 순서대로 정리하면 다음과 같습니다. 

i) 지방법원이 434특허의 청구항을 유효라 판단하였고, CAFC도 이를 유지하였는데, 

ii) 이후 USPTO가 해당 청구항이 무효라고 판단하였습니다. 

iii) 지방법원이 손해액을 산정하였으나 이에 대하여 항소가 제기되었고, 

iv) 이후 CAFC USPTO의 무효결정을 확정하였으며, USPTO는 해당 청구항을 취소하였습니다.


, 특허침해 사건의 1심 법원 및 CAFC는 특허 유효라고 판결하였으나, 특허청 및 CAFC는 이와 상반되게 특허 무효라고 판결한 것입니다. CAFC는 동일한 특허의 유효성에 대해 서로 다른 사건에서 정반대의 판결을 하였습니다. 어떻게 이와 같은 상반된 판결이 나올 수 있었을까요? 이는 상반된 판결을 방지하는 기판력 제도에 반하는 것은 아닐까요?

 

2. CAFC의 판결


위 문제에 대하여 CAFC는, 지방법원의 특허침해 판결은 최종 확정된 것이 아니기 때문에 기판력 위반이 아니라고 판단하였습니다. Baxter는 손해배상 산정 쟁점만 확정되지 않았을 뿐 특허유효 및 침해판단은 확정되었다고 주장하였습니다만, CAFC 3인 재판부 중 2명의 판사는 위 사항들이 모두 확정되지 않았다고 보았습니다. 따라서, 특허 무효인 이상 더 이상 소인(cause of action)이 없어졌기 때문에 지방법원의 판결 전부를 파기할 수 있다고 하였습니다.


여기에서 미국법원 CAFC는 최종 확정의 개념에 대하여 상당히 엄격한 기준을 제시하였는데, 판결의 확정이란 판결을 집행하는 것 이외 어떠한 법원의 판단이 필요 없는 상태를 의미한다고 하였습니다. 이에 대해서 소수의견 1인 판사는, 3권 분립이라는 헌법적인 원칙에 따라 확정된 법원의 판결을 USPTO의 결정으로 변경할 수 없다는 점과 법원의 유무효판단이 USPTO를 구속한다는 점을 지적하였습니다. 이번 CAFC의 판결은 법원 판결의 확정에 대한 매우 중대한 법리 쟁점에 관한 의견 대립이 있으므로, 이후 CAFC 전원합의체 심리 (En Banc Review) 또는 미국 연방대법원의 심리를 받을 가능성도 있습니다. 이와 같은 추가 판결을 통해 최종 법리가 설정될 것으로 기대합니다.

 

3. 미국 특허소송에 관한 시사점


침해자로서 다툴 수 있는 수단이 더 많이 확보되었다는 의미가 있습니다. 설령 침해소송에서 패소하여 손해배상 판결을 받았다고 해도, 가능한 한 최종 판결의 집행을 중지시켜서 시간을 확보하면서 USPTO의 특허 재심사를 최대한 이용해야 할 것입니다. 다만, 특허에 대한 재심사의 결과는 손해배상액이 최종 확정되기 전에 나와야 합니다

작성일시 : 2013. 9. 10. 18:55
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