최근 다양한 기술이 복합된 제품 내에 특허기술과 다른 기술이 혼재되어 있고 이러한 기술들이 제품의 성능에 직간접적으로 영향을 주고 있으므로, 제품 내에서 특허가 미치는 영향을 올바르게 판단하고 적정한 배상액을 판단하는 것이 어려워지고 있습니다.

 

FRAND 확약을 표준특허에 대한 실시료의 판단과 손해배상액 결정의 기준을 마련한 판례인 미국의 마이크로소프트 vs. 모토로라 사건은 기존의 조지아 퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors) 수정하여 실시료와 손해액 판단의 기준을 제시하고 있습니다. 이에 대하여 살펴보겠습니다.

 

사건에서 법원은 FRAND 실시료율의 산정에 있어서 조지아 퍼시픽 요소를 이용하였으나 표준특허와 FRAND 조건의 취지에 맞게 다음의 요소를 적절히 수정하였습니다. 표준특허권자는 러이선스를 거절할 수는 없습니다.

 

 

조지아 퍼시픽 요소

마이크로소프트 사건의 경우

1

이미 받는 실시료

FRAND 조건으로 협상된 실시료

2

대체 특허의 실시료

-

3

라이선스의 성질과 범위

-

4

라이선서가 실시불허, 독점 유지

라이선서 실시허여 의무

5

특허권자와 실시자의 관계

경쟁관계, 비차별 실시허여 의무

6

라이선서 제품의 판매가 미칠 영향, 기술 파급효과

표준특허 자체의 가치

7

특허 존속기간, 라이선스 조건

-

8

특허제품의 이익율, 상업적 성고, 인지도

표준특허 자체의 가치

9

종래기술에 대한 우월성

표준특허가 대체기술에 대한 우수성

10

특허발명의 내용, 상업적 가치

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

11

침해자가 이용한 정도

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

12

동종업계의 관행적 실시료, 수익배분

-

13

특허발명만의 잠재적 수익성

표준특허 자체 가치와 표준 채택으로 발생하는 가치 구별

14

전문가의 의견

-

15

합의하였을 가상실시료

표준특허권자가 FRAND 의무에 따른 합의된 실시료

 

 

사건 이후에 FRAND 조건에 따른 실시료 산정에서는 위와 같이 수정된 조지아 퍼시픽 요소, 마이크로소프트 요소가 적용되는 것으로 보입니다. 사건에서 인정된 실시료액은 180 달러로 모토로라 측이 제시한 실시료율 2.25% 근거한 40 달러 수준에 훨씬 미치는 수준으로 결정되었습니다. 이는 실시료 누적(royalty stacking) 따른 실시자의 불이익을 고려한 것으로 보입니다.

 

위와 같이 표준특허권자도 실시료를 받을 있으므로, 표준특허의 발명자도 직무발명 보상금을 청구할 근거가 있다고 보입니다. 우리 발명진흥법은 15 1항에서 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 6 단서에서 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정합니다. 위와 같이 법령에서 특허에는 일반특허와 표준특허를 구별하지 않으며, 사용자가 얻을 이익에 표준특허로 인한 실시료가 포함되는 것은 틀림이 없습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_표준특허 침해시의 배상액의 산정과 직무발명 보상금.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 3. 12. 14:51
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사건에서 이미 2017. 4. 5. FRNAD 조건 실시료에 합의하지 않는 경우에 Huawei 대하여 금지청구를 인정할 있다는 영국 특허법원의 판결이 있었습니다. 판결은 이에 대한 후속 판결입니다.

 

판결에서는 새로운 형태의 금지명령인 ‘FRAND 금지명령’(FRAND Injunction) 도입되었습니다. FRAND 금지명령도 해당 표준특허의 침해를 막기 위한 것이지만 침해자가 FRAND 라이선스 계약을 인정하고 이행하는 경우에는 효력을 상실한다는 조건을 포함하게 됩니다.

 

그래서 일단 최종적으로 금지명령이 결정되면 당사자들은 동일 사안으로 다시 법원에 금지명령의 당부를 물을 방법이 없는 통상적인 금지명령과는 달리 해석됩니다. 경우에 FRAND 라이선스의 유효기간은 해당 표준특허의 보호기간보다 짧으며 장래의 금지명령은 법원이 FRAND 라이선스 유효기간의 종료 시에 새롭게 결정되도록 합니다. , FRAND 특성에 의거하여 FRAND 금지명령은 당사자가 FRAND 라이선스 기간의 만료 시에 다시 법원의 판단을 받을 있도록 규정한 것입니다. 다만, 단계에서 법원이 FRAND 라이선스의 효력이 상실되는 경우에 발생할 사안을 미리 판단해서는 안된다고 보고 있습니다.

 

또한 판결에서 FRAND 라이선스 만료일 전에 라이선스 만료 후를 대비한 이행 사항을 시작해야하는 특허권자의 의무를 강조했습니다. , 특허권자가 현재 FRAND 라이선스가 만료되기 전에 FRAND 협상 과정을 정상적으로 진행하지 않으면 해당 FRAND 라이선스가 종료한 이후에는 이상 FRAND 라이선스는 물론 금지명령도 인정받지 못할 수도 다는 것입니다.

 

FRAND 조건에 의한 로열티율은 판결에 첨부된 FRAND 라이선스 계약에 기재되어 있고, 라이선스 기간은 2020. 12. 31.까지입니다. 무선통신 분야의 표준특허에 대한 라이선스 협상에서는 판결의 당사자 간에 맺도록 결정된 판결문 첨부 FRAND 라이선스 계약을 참고할 있을 것입니다.

 

표준특허에 관한 침해분쟁에서 앞으로 법원이 단순히 금지청구를 인용하거나 배척하지 않고 당사자 간의 적절한 라이선스 계약이 이루어질 있도록 새로운 형태인 FRAND 금지명령을 이용할 있다고 보입니다. 표준특허를 사용해야하는 중소기업들에게는 통신표준을 장악하고 있는 거대 기업과 직접 협상에 나서기 보다는 법원에 의지할 있게 되었고, 표준특허에 대한 FRAND 로열티율이 공개되어 협상에서 이용할 수도 있게 되었습니다.

 

UK-Unwired-Planet-v-Huawei-remedies.docx

 

정회목 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 13. 10:42
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