-- 외형상 기술료 수익이 없지만 사용자의 실질적 이익을 인정할 수 있는 상황 --

 

직무발명 관련 기술이전 또는 라이선스 계약으로 기술료 수익이 발생한 경우라면 외형상으로도 사용자 이익이 분명하게 존재합니다. 나아가 외형상 사용자의 기술료 수익이 없더라도 다음과 같은 경우라면 직무발명으로 인한 사용자 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액까지 제시된 특허소송에서 사용자의 직무발명에 대한 상대방의 특허침해를 이유로 반격하여 화해(settlement)로 끝난 경우가 종종 있습니다. 외형상 사용자의 수익은 없지만, 직무발명으로 인한 사용자가 일정한 이익을 얻었다는 점은 쉽게 인정됩니다.

 

특허소송이나 분쟁협상이 크로스라이선스(cross-license)로 종결된 경우, 상호간 기술료 지급이 없는 경우는 물론 사용자가 상대방에게 일정한 액수의 기술료를 지급하기로 하는 경우조차도 그와 같은 크로스라이선스(cross-license)에 포함된 직무발명으로 사용자가 이익을 얻었다는 점도 분명합니다.

 

, 사용자 회사는 외형상 직무발명으로 인한 기술료를 받은 사실은 없지만, 원래 상대방에게 지불해야만 하는 손해배상액 또는 기술료 상당의 비용을 지불하지 않거나 절감한 결과이므로 그 차이만큼 이익을 얻게 된 것입니다.

 

직무발명보상청구권은 해외특허에도 적용됩니다. 따라서, 우리나라뿐만 아니라 미국 등 해외특허분쟁에서 사용자 회사의 이익을 위해 활용된 직무발명은 모두 직무발명보상 중 실적보상/처분보상의 대상이라고 할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2016. 9. 26. 15:36
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-- 미국 바이오 벤처와 기술이전 계약을 체결한 제약회사에서 동일한 기술이전 협상 대상이었던 경쟁회사를 상대로 제기한 영업비밀 침해소송 -- 

 

최근 미국 Massachusetts 소재 신생 바이오의약품 개발전문 제약회사 Alnylam에서 경쟁회사 Dicerna를 상대로 영업비밀침해소송을 제기했다는 뉴스입니다. 기술유출분쟁 전 2014년에 Alnylam Merck 자회사 Sirna Therapeutics로부터 upfront payment $175 million ( 19백억원), 추가 milestone payment $105 million ( 12백억원) 조건으로 siRNA therapies and delivery 기술이전 계약을 체결하였습니다.

 

참고로, siRNA small interfering RNA 약자로 RNAi (RNA interference)를 매개하는 물질을 의미합니다. RNAi (RNA interference) 2006년 노벨상을 받을 정도로 획기적 과학적 발견으로 평가되며, 신약 개발의 새로운 영역으로서 많은 관심을 받고 있는 분야라고 합니다.

 

기술유출 분쟁의 배경을 살펴보면, 기술유출 혐의를 받고 있는 회사 Dicerna 또한 2013년에 동일한 기술에 대해 Sirna와 기술이전 협상을 진행하였으나 종국적으로 실패한 신약개발 제약회사입니다. 또한, 기술이전 경쟁에서 실패한 후 Sirna Therapeutics의 모회사 Merck의 경영판단으로 더 이상 이 분야 연구개발을 지속하지 않기로 결정하고 연구원을 정리하자 그 전직 연구원을 채용하였다는 내용도 있습니다.

 

이와 같은 배경에서 Alnylam에서는 기술이전 경쟁에서 승리한 후 경쟁회사를 상대로 기술이전 협상과정과 전직 연구원 채용 등으로 자사가 인수한 중요한 영업비밀 정보가 경쟁사에 불법적으로 유출되어 사용되었다고 주장하는 것입니다.

 

참고자료로 Alnylam에서 제출한 소장을 첨부합니다. 바이오 신약 개발에 관한 기술이전 배경, 협상과정 및 조건, 경쟁회사에 대한 기술유출 주장 등등 흥미로운 사항이 자세하게 기재되어 있습니다.

 

*첨부파일: Alnylam 제출 영업비밀 침해사건 소장

Alnylam-Dicerna-complaint.pdf

 

작성일시 : 2015. 8. 11. 12:00
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-- [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million ( 6천억원) 인정 배심평결 --

 

Texas Advanced Optoelectronic Solutions Inc.(TAOS)는 외부 환경의 밝기에 따라 디스플레이 패널의 밝기를 조절하는 광센서 기술을 보유하고 있었습니다. 상대방 회사 Intersil에서 광센서 관련 공동사업을 제안하여, 양사는 NDA 사인 후 합병조건, 기술개발, 사업내용 등을 구체적으로 협의하였습니다.

 

그러나 최종적으로 협상은 결렬되었고, 그 후 Intersil에서 TAOS 제품의 경쟁품을 시장에 출시하였습니다. 이에 TAOS에서 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 7년이라는 장기간의 소송을 거쳐 결국 미국법원 배심은 IntersilBreach of Confidentiality Agreement를 이유로 TAOS에게 $58 Million 손해배상을 하라고 평결하였습니다.

 

TAOS는 관련 특허도 보유하고 있었지만, 최종적으로 협상 전에 체결한 CA (NDA)가 가장 중요한 권리구제 근거로 되었다고 합니다. 이와 같이 공동사업, 합병이나 라이선스 등 협상이 결렬된 후 발매되는 유사제품의 경우, 통상 특허침해 Risk를 사전에 체크하기 때문에 특허침해 책임이 인정되는 경우는 거의 없습니다. 특허제품을 그대로 카피하는 것이 아니라 그 개량제품, 적어도 design around 제품을 출시하기 때문입니다.

 

우리나라에서도 특허출원 후 대기업에 기술제안서를 제출하고 PT까지 한 후 채택되지 않았으나, 그 후 유사제품이 시장에 출시되고, 이에 대해 특허침해 주장을 해도 특허회피 또는 특허무효로 결국 특허침해 책임이 없다고 판결된 사례가 있습니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허침해 주장보다 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 훨씬 유효하고 위협적입니다. 그와 같은 권리주장을 하려면 기술공개 전에 CA 또는 NDA를 체결해 두는 것이 바람직합니다. 상대방에게 CA 또는 NDA 사인을 요구하기 어려운 사정이라면 제공하는 제안서, 기술문서, 발표자료의 파일을 영업비밀원본증명 서비스를 통해 등록함으로써 그 존재 및 시점을 확정해 두면 영업비밀 보유사실을 입증하는 유용한 증거가 될 것입니다.

 

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 13:00
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