해외사례연구__글8건

  1. 2014.02.06 [사례연구] Medtronic사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 – 장기간 연속된 우선권주장을 수반한 일련의 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단
  2. 2014.01.14 [사례연구] 제약 startup인 Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006)
  3. 2013.12.23 [사례연구] 공동연구개발 프로젝트 무산 후 제기된 영업비밀 침해소송 - 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 약 1조원의 손해배상액을 청구한 사건
  4. 2013.11.05 [사례연구] 디자인 관련 분쟁에서 가장 중요한 쟁점 - 등록무효의 판단기준과 침해여부의 판단기준 차이점에 관한 미국 CAFC 최근 판결 소개
  5. 2013.10.08 미국소송에서 디스커버리 관련 위반행위에 대한 제재조치(sanction)에 관한 판결 소개
  6. 2013.09.13 [사례연구] 특허권이 미치지 않는 범위(Safe Harbor 조항)에 관한 미국 CAFC 판결 소개
  7. 2013.09.10 [사례연구] 미국법원에서 특허유효/침해로 판결 후 미국특허청에서 특허재심사를 통해 특허무효로 결정한 경우, 상호간 그 결정의 효력 문제-Fresenius USA v. Baxter Int’l 사건
  8. 2013.08.09 [사례연구] 발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례

-- Medtronic CoreValve LLC사의 인공심장용 의료기구 미국특허의 침해주장 및 무효주장 반소에 관한 중간판결 장기간 연속된 우선권 주장을 수반한 일련의 복수 특허출원 사이 우선권 인정범위 판단 --

 

미국에서 의료기구 및 기기 분야의 특허소송은 어느 기술분야보다 치열합니다. 예를 들어, Medtronic, Boston Scientific Corp., Cordis 등 대표적 회사들이 다양한 stent에 관한 특허침해 소송을 10년이 넘는 장기간 동안 치열한 법적 다툼을 하고 있습니다. 통상 손해배상 금액이 몇천억원에 이르는 중대한 특허사건입니다. 참고로, 최근 제기된 stent 특허침해소송에서는 한국중소기업까지 피고에 포함되어 현재 미국법원에서 특허소송이 진행 중입니다.

 

의료기기 분야의 대표적 회사인 Medtronic사는 신기술을 보유한 벤처회사에 대한 활발한 M&A로 유명합니다. 여기서 문제된 인공심장 및 대동맥용 인공판막(prosthetic aortic valve stents) 기술도 벤처기업을 특허와 함께 매입하였습니다. 그 후, 경쟁회사 Edwards Lifesciences Corporation와 사이에 특허소송이 시작되었고, 최근 델라웨어 연방지방법원에서 패소하여 약 4천억원에 이르는 거액의 손해배상 평결을 받았습니다. 위 분쟁과 관련하여 Medtronic CoreValve입장에서 매우 중요한 특허가 미국특허 제7,892,281호입니다.

 

그런데, 소송 중에 다음과 같은 우선권 주장에 관련된 심각한 하자가 발견되었습니다. 그와 같은 하자가 단순실수로 발생하였을지 모르지만, 그 결과는 수천억원의 이해관계가 달려있는 심대한 것입니다. 기술이전, 특허매입, 벤처 M&A에 있어서 특허관련 due diligence 가 얼마나 중요한지 상징적으로 보여주는 사례입니다. 잘못하면 소위 “buying litigation” 결과를 낳습니다. 또한, 장기간 계속된 일련의 CA 또는 CIP 등 연속출원은 그 우선권 인정 고리(chain of priority)에 문제가 발생하는 경우가 상당히 많습니다. 특히 모든 나라에서 특허 심사관이 우선권 인정의 적법여부를 적극적으로 심사하지 않는 관행이 있습니다. 따라서, 실제 우선권 인정의 대상이 되지 않는 수많은 특허가 심사를 통과하여 등록되고 있습니다. 이해당사자가 모든 청구항을 구체적으로 조사하고 살펴보면 수많은 특허에서 우선권 인정의 하자가 발견될 가능성이 매우 높습니다. 우선권 불인정의 사례는 흔하지만 그 원인이 실무자의 실무로 발생하였다는 사실이 특이한 점입니다.

 

간단하게 배경사실과 판결내용을 살펴보겠습니다. 다양한 쟁점이 많지만, 여기서 문제된 사안은 일련의 연속된 출원들 사이의 우선권 인정여부입니다. 특허등록까지 일련의 우선권 주장 및 연속 출원 현황을 정리하면, 그 시작점은 최초 1999. 11. 17. 프랑스 특허출원으로 거슬러 올라가고, 10년이 넘어서까지 우선권 주장을 동반한 미국 출원이 계속되었습니다. 이와 같은 미국 특허실무의 특이한 현상은 바이오 분야와 의약 분야에서 자주 볼 수 있습니다. 복잡한 tree 중에서 미국 CAFC에서 판결한 chain of priority는 다음과 같습니다.

 

1.    French Application 1b (FR 00/14028) filed October 31, 2000

2.    International Application 2b (PCT/FR 01/03258) filed October 19, 2001

3.    U.S. Application 4 (10/412,634) filed Apr. 10, 2003

4.    U.S. Application 6 (11/352,614) filed February 13, 2006

5.    U.S. Application 8 (12/029,031) filed Feb. 11, 2008

6.     U.S. Application 10 (12/348,892대상특허 ’281 patent) filed January 5, 2009

 

문제는 위3번의 특허출원(4번째 미국출원) 이후 출원된 미국출원에서 그 앞쪽 명세서 기재를 복사하여 붙이는 방식으로 작성하면서 해당 정보를 수정하지 않는 치명적 실수를 범한 것입니다. 구체적으로 4번째 미국출원 명세서 중 “this application ~” 시작하는 부분을 그대로 복사하여 사용하면서 우선권 주장의 고리가 단절되는 결과를 낳게 되었습니다. Medtronic에서는 특허업계의 합리적 실무자로서는 충분히 앞선 관계를 이해할 수 있다고 주장했으나 미국법원은 받아들이지 않았습니다. 불행한 일이지만, 사후적으로 수정할 수 없는 치명적 실수로 판명된 것입니다. 다시 한번 특허실무의 무거움을 실감하게 하는 판결입니다.

 

참고로, 우선권 주장에 관한 정리글을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

The present application claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 12/029,031, filed Feb. 11, 2008, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 11/352,614 filed Feb. 13, 2006, now U.S. Pat. No. 7,329,278, which is a continuation of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355,  now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed on Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844. The present application also claims priority under 35 U.S.C. § 120 as a continuation of U.S. application Ser. No. 11/434,506 filed May 15, 2006, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/772,101 filed Feb. 4, 2004, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, now U.S. Pat. No. 7,018,406, which is a continuation-in-part of U.S. application Ser. No. 10/130,355, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which has a 371(c) date of Nov. 26, 2002 and is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; application Ser. No. 10/412,634 is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English and which claims priority from French Application No. 00/14028 filed Oct. 31, 2000, now French Patent No. 2,815,844.

 

또한, 참고로 문제가 된 6번째 미국특허출원의 우선권 주장 기재를 인용하면 다음과 같습니다.

 

The priority claim in Application 6 reads in its entirety as follows: “The present application is a continuation of U.S. Ser. No. 10/412,634 filed Apr. 10, 2003, which is a continuation-in-part of U.S. Ser. No. 10/130,355 filed on May 17, 2002, now U.S. Pat. No. 6,830,584, which is the U.S. national phase under § 371 of International Application No. PCT/FR00/03176, filed on Nov. 15, 2000, which was published in a language other than English and which claimed priority from French Application No. 99/14462 filed on Nov. 17, 1999, now French Patent No. 2,800,984; this application is also a continuation-in-part of International Application No. PCT/FR01/03258 filed on Oct. 19, 2001, which was published in a language other than English.”  

 

** 4번 출원 명세서 기재를 그대로 복사하여 사용함으로써 this application 4번 출원에서는 문제되지 않으나, 6번 및 그 이후 연속출원에서 정작 주장하려는 우선권 기초가 되는 출원을 누락하게 된 결과를 초래함.

작성일시 : 2014.02.06 14:51
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-- 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006) --

 

1. 배경사실

 

미국의 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발계약을 체결하고 연구를 진행하던 중, Eli Lilly가 양사 공동연구개발 프로젝트의 연구 성과에 기해 유사 연구를 비밀리에 진행, 특허를 출원하여 분쟁이 발생한 사안입니다.

 

Emisphere는 기존에 주사로만 인체에 투여하는 단백질 약물을 경구투여할 수 있는 기술을 연구하는 회사입니다. 단백질을 주성분으로 하는 약제가 경구투여되면, 소화기관 내에서 대부분 아미노산으로 분해되어 약효를 발휘할 수 없습니다. 따라서 혈관에 직접 주사하는데, 주사제제는 그 제조 단가가 비싸고 병원에서만 투여가 가능하다는 단점을 극복하기 위해, 많은 제약회사들이 경구투여 기술을 개발하려고 노력해 왔습니다.

 

Emisphere가 개발한 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도록 하는 획기적인 화합물이었습니다. Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly, 우선 당시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와 협력하기로 하고, 1997년 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA)의 체결과 함께 그에 따른 라이선싱 계약도 체결한 뒤, 2000년 두번째 RCOA까지 체결하였습니다.

 

그런데 2001 Eli Lilly는 비밀리에 관련 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제(Glucagon-like Peptide, GLP) 에 대한 carrier 화합물을 개발, 특허까지 출원하였습니다. 이 사실을 알게 된 Emisphere, Eli Lilly가 출원한 특허를 분석하여 Eli Lilly의 출원발명에 자사의 기술이 사용되었다고 판단하고, Eli Lilly의 계약 위반을 주장하며 RCOA 등 양사간 계약을 해지하였습니다. Eli Lilly에서는 Emisphere가 계약을 해지할 권리가 없다는 점을 확인해 달라는 이 사건 소송(DJ Action)을 제기하였고, Emisphere Eli Lilly가 양사간의 계약을 위반하였다는 확인을 구하는 반소를 제기하였습니다.

 

2. 양사간 체결된 공동연구개발 계약의 주요조항

 

. RCOA I (1997)의 체결

 

이 계약에 따르면, Eli Lilly Emisphere carrier 기술에 대한 전용실시권을 부여받을 옵션을 가지며, 이러한 옵션은 그 취지를 Emisphere에 통보하고 자금을 제공함으로써 행사할 수 있도록 되어 있었습니다. 전용실시권의 대상이 된 Emisphere 기술은 계약 문언상 다음과 같이 정의되어 있습니다.

 

“an exclusive license to use (a) the Emisphere Patents, the Emisphere Program Patents and Emisphere’s share of the Joint Patents for the Field, and (b) the Emisphere Know-How, the Emisphere Program Know-How and Emisphere’s share of the Joint Know-How for the Field.”

 

. 라이선싱 계약의 체결

 

RCOA I 체결 후 PTH에 대한 carrier 연구에 진척이 있자, Eli Lilly 1998년에 4백만$의 자금을 제공함으로써 옵션을 행사하고, 별도의 라이선싱 계약을 체결하였습니다. 라이선싱 계약은 다음과 같이 Eli Lilly의 권리를 제한하고 있었습니다. 이후 소송에서 Emisphere, Eli Lilly가 비밀 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제에 대한 carrier 기술을 연구함으로써 아래 강조처리된 문언상 의무를 위반하였다고 주장하였습니다. 이때 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구를 의미합니다.

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

또한 라이선싱 계약은 아래와 같은 비밀유지의무 조항도 포함하고 있었습니다. Emisphere Eli Lilly PTH carrier 개발 프로그램에 소속되어 있던 연구원을 비밀 연구팀에서 일하게 함으로써 아래 11.2의 비밀유지의무 조항도 위반하였다고 주장하였습니다.

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

. RCOA II (2000)

 

이후 연구가 더 진척되자 양사는 1999 2월에 만료된 RCOA I 을 대신하는 계약으로서RCOA II 를 체결하였습니다. 먼저 계약서 전문(preamble), 기술이전의 대상이 되는 “Emisphere Technology”를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

 

“proprietary synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (including all related patents, patent applications and Know-How presently owned by Emisphere and all patents, patent applications, and Know-How relating to inventions developed by Emisphere pursuant to the Program ... )”

 

이를 전제로, 위 계약은 Emisphere Eli Lilly의 권리 및 의무를 아래와 같이 규정하였습니다.

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

그런데 위 계약은, Emisphere Technology와 밀접하게 관련된 새로운 carrier 기술이나 기타 발명이 있는 경우 이는 다시 Emisphere Technology가 된다는 규정을 두고 있었습니다.

 

1.5(c)

It will not be Lilly’s responsibility or intent to develop new synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (the “Carriers”) as part of the Programs. Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

소송에서 Emisphere, 자사의 기술을 바탕으로 GLP를 위한 carrier를 개발한 Eli Lilly의 비밀 프로젝트의 결과물도 위 1.5(c)의 적용대상이 된다고 하면서, 그렇다면 Emisphere GLP를 위한 carrier 기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가져야 하는데 Eli Lilly가 그 양도를 거부하였으므로, 이는 위 1.5(c) 위반이라고 주장하였습니다(위 특허는 56개의 carrier가 될 수 있는 화합물들을 개시하고 있는데, 그 중 하나가 Emisphere가 개발한 carrier였습니다).

 

3. Eli Lilly“Firewall”

 

처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly Emisphere간의 공동 연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan 입니다. 그는 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한 연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀 프로젝트를 진행하였습니다. 그런데 OPD 팀의 구성원 가운데에는 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함되어 있었습니다.

 

한편 Eli Lilly Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을 인지하고 있었습니다. 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 자사의 비밀 프로젝트간에 일종의 방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 하였습니다. 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에서 제외하는 등의 조치를 취하였습니다. 하지만 Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양 프로젝트의 리더 역할을 수행하였습니다.

 

4. 법원의 판단

 

. 라이선스 계약의 위반여부

 

(1) Section 2.1

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

Eli Lilly측은, 위 조항 후문은 계약서에 명시된 권리 이외의 묵시적인 라이선스 권리를 배제하는 조항일 뿐으로서, 계약서에 명시적으로 금지되어 있지 않다면 Eli Lilly의 그에 대한 실시권을 인정할 수 있다고 주장하였습니다. 그러나 법원은 Eli Lilly측 주장을 배척하면서, 위 문언에 충실하게 Eli Lilly의 기술 실시권을 계약서에 명시되어 있으며 동시에 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련된 분야로 한정하였습니다. 이에 따라 Eli Lilly Emisphere Technology를 기반으로 OPD 팀을 구성하여 PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련이 없는 GLP의 경구투여방법을 연구하도록 한 것은 위 조항 위반이 되는바, 법원도 같은 취지로 판단하여 Emisphere의 주장을 받아들였습니다.

 

(2) Section 11. 2

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

위 조항에 따르면 비밀유지의무의 적용대상인 “Confidential Information”은 비밀표시가 있는 정보로 한정되지 않으며 매우 넓은 범위의 정보를 포함합니다. 또한 위 밑줄 부분은 정해진 목적 외 사용을 금지하는 일반적인 비밀유지의무 규정입니다

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

한편 위 11.2에 따르면, 각 당사자는 비밀정보를 위 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 각 당사자의 임직원, 대표 또는 대리인에게만 공개하여야 합니다. 그런데 현출된 증거에 의하면, 양사간 공동 프로젝트의 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에 참여하면서, Emisphere의 비밀 정보라는 점이 명기된 PTH carrier 관련 자료를 OPD 팀원들에게 PT하였다는 점 등이 인정되었습니다. OPD 팀원들은 위 라이선싱 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 자에 해당하지 않으므로, Eli Lilly는 위 규정상 의무를 위반한 것이 됩니다. 이에 따라 법원은 Eli Lilly의 위 조항 위반을 인정하였습니다.

 

. RCOA II section 1.5 위반 여부

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

Emisphere Eli Lilly에 경고장을 발송하면서, Eli LillyEmisphere GPL carrier 기술에 대한 특허를 받을 권리를 양도하지 않음으로써 위 1.5(b)를 위반했다고 주장한 바 있었습니다. 그러나 이때 “the Programs”는 양사간의 공동연구 프로젝트를 의미하는 것으로 정의되어 있습니다. , 공동연구 프로젝트의 결과물만이 1.5(b)의 적용대상입니다. 반면 Eli Lilly의 비밀 프로젝트인 OPD 팀은 양사간 공동연구 프로젝트가 아님이 명백합니다. 이에 Emisphere는 소송에서 1.5(b) 위반을 주장하지 않았고, 법원도 방론으로 OPD 팀의 연구 결과물은 위 1.5(b)의 적용대상이 아니라고 판단하였습니다.

 

1.5(c)

Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

그런데 1.5(c)는 규정상 공동연구 프로젝트만을 그 적용대상으로 제한하지 않고 있었습니다. 이에 법원은, 현출된 정황증거들에 비추어, 1.5(c)가 요구하는 요건, OPD 팀의 연구 결과물인 GPL carrier가 적어도 부분적으로 Emisphere carrier 기술에 근거한 것이라는 점이 입증되었다고 보아 Emisphere의 계약 위반 주장을 받아들였습니다. 1.5(c)가 비록 구체적인 특허를 받을 권리의 이전의무를 규정하고 있지는 않지만, 위 조항에 따른 연구 결과물이 “Emisphere Technology”가 된다는 문언에 따라 위와 같이 결론짓고 있는 것입니다.

 

법원이 위와 같은 결론을 내리는데 사용한 정황증거들은 다음과 같습니다.

 

1) Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을 구성하고 감독한 점

2) 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly“firewall” 셋업 조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서 상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따른 PTH carrier와 관련된 교육을 진행한 점

3) 비록 OPD 팀이 PTH carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는 하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던 정보들을 사용하여 GLP carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점

4) Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로 연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라는 점

 

. 계약해지 가부

 

법원은 위와 같이 Eli Lilly의 계약 위반이 있었고, 이는 계약의 중대한 위반이자 회복 불가능한 위반으로서 Emisphere는 위 계약을 해지할 수 있다고 하였습니다.

 

5. 양사 화해로 소송 종결

 

위와 같이 Eli Lilly측에 불리한 법원의 opinion이 나온 뒤, Emisphere Eli Lilly는 화해(settlement)로서 소송을 종결하였습니다. Emisphere사가 받게 된 화해금액은 18mil$(원화 약 190억원 상당)이었는데, startup Emisphere사에게는 상당히 큰 금액이라 할 수 있습니다. Emisphere사는 이후 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트를 종료하고 다시 Novartis사와 PTH 1-34의 경구투여방법을 연구하고 있다고 알려져 있습니다.  

 

6. 시사점

 

Emisphere는 규모가 작은 startup이었지만, 사업의 초기 단계에서부터 공동연구개발계약/라이선싱 전문 법률가들의 도움을 받아 매우 자세하고 구체적인 계약서를 작성하여 사용하였습니다. 뿐만 아니라 Emisphere, 하나의 대형 제약회사와만 계약하여 carrier 관련 기술을 모두 라이선싱하지 않고, 각 대형 제약회사를 상대로 범위가 제한적인 각각 별개의 계약을 체결함으로써 자사의 기술을 지킬 수 있었습니다. 계약 실무 및 라이선싱 전략의 측면에서는 매우 바람직한 사례라 할 수 있을 것입니다.

 

사안의 경우 Emisphere,

1) Eli Lilly에 공동연구개발 프로젝트 결과물에 대해 전용실시권을 설정해 주는 대신 공동연구에 따른 결과물 및 그에 기반한 다른 연구 결과물에 대해 특허를 받을 권리 등은 Emisphere에 귀속됨을 명시하였고,

2) Eli Lilly의 전용실시권의 범위를 공동연구개발 프로젝트와 직접적으로 관련되어 있으며 계약서에 명시된 분야로 한정하였으며,

3) 매우 넓은 범위의 정보를 비밀유지의무의 적용대상으로 규정한 한편 비밀정보의 공개가 가능한 인적 대상을 매우 구체적으로 한정하였습니다.

 

이때 비밀유지의무 규정과 관련하여, 11.1에 이미 비밀유지의무가 규정되어 있는데도 불구하고 11.2를 통하여 공개가 가능한 인적 범위를 더 한정하고 있다는 점 또한 주목할 만 합니다. 11.1은 일반적인 비밀유지의무 조항으로서 Any Confidential Information ... shall be used ... exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement” 라는 규정을 두고 있는데, 만일 소송에서 비밀유지의무 위반이 문제되는 경우 위 조항에 따른다면 목적범위 외 사용이라는 점을 비밀유지의무 위반에 대해 손해배상을 청구하는 당사자가 입증해야 하는 부담을 안게 됩니다. 그러나 11.2에 따르면 공개 가능한 인적 범위 외의 임직원 등에게 비밀정보가 공개되었다는 점만 입증하면 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있습니다. 기술 공여자 입장에서 상당히 유리한 조항입니다.

작성일시 : 2014.01.14 12:14
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-- 공동연구개발 프로젝트가 무산된 후 제기된 영업비밀 침해소송 사례미국 바이오 약품회사 N8 Medical Colgate-Palmolive를 상대로 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 약 1조원을 청구한 사건 소개 -- 

 

1. 문제의 소지

 

공동연구개발을 위해 비밀유지약정(NDA)을 체결한 후 아이디어와 개발 자료를 제공하였으나, 그 개발 프로젝트가 성공하지 못하고 중도 탈락한 경우 법적 분쟁의 소지가 많습니다. 특히, 법무지원 여력이 충분하지 않는 중소기업이나 벤처회사의 경우에는 귀중한 아이디어만 탈취당했다는 허탈한 상황에 직면할 수도 있습니다. 중견기업이라고 해도 촉박한 개발 일정에 쫓기거나 법률비용을 아끼려는 마음에 법적 보호장치를 소홀히 한 탓에 자신의 사업 아이디어를 보호할 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

한편, 공동개발 제안을 받은 회사 입장에서는 공동개발 프로젝트를 성실하게 수행하여 그 결과를 평가하여, 계속 추진여부를 판단한 결과 그 프로젝트를 중단하기로 결정한 것에 불과한데, 이와 같은 중단 상황에서 발생 가능한 법적분쟁에 미리 대비하지 않는 탓에 심각한 리스크가 있는 법적 분쟁에 휘말리는 경우도 많습니다.

 

우리나라 기업 사이에도 흔히 발생하는 사안이지만, 특히 한쪽 당사자가 미국회사인 경우에는 영업비밀 침해 또는 계약 위반 등을 이유로 천문학적 손해배상을 청구하는 경우도 있습니다. 최종 승패를 떠나 미국 소송은 법률비용만으로도 우리나라와는 비교가 되지 않는 큰 부담입니다. 현재 소장이 제출된 단계에 불과하지만 최근 언론에 보도된 공동연구개발 중단에 관련된 영업비밀 침해소송 사례를 참고로 소개합니다.

 

2. 공동연구개발 프로젝트

 

문제된 Ceragenin은 광범위 항생작용을 포함한 다양한 효능을 갖고 있는 물질로서, 최초 Brigham Young University에서 개발되었고, N8 Medical로 라이선스되어 상업적 제품으로 개발되고 있었습니다. 개발과정에서 축적된 Ceragenins에 관한 다양한 영업비밀 보유자인 N8 Medical사는 치약, 구강세정제 등 분야 매출만 연8조원을 넘어서는 거대기업 Colgate-Palmolive와 공동으로 제품개발 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 양사는 NDA를 체결한 후 개발정보 및 실험데이터 등을 제공하였고, material-transfer agreement를 체결한 후 필요한 시료를 제공하였습니다. 프로젝트가 성공한다면 양사에 더 없인 좋은 결과로 연결되었을 것입니다.

 

그런데, Colgate에서는 추가적인 연구개발 실험을 진행한 결과를 평가한 후, ceragenins의 효능이 충분하지 않고, 보관 안정성이 부족하고, 가격 경쟁력도 없다는 이유로 해당 프로젝트를 중단하였습니다. 한편, 해당 프로젝트를 중단하려면 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘겨달라는 N8 Medical의 요구도 거절하였습니다. Colgate로서는 거액의 연구비와 시간이 투입된 결과물을 넘겨줄 수 없었기 때문입니다. 이에 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것입니다.

 

3. N8 Medical 주장의 요지

 

중요 계약조항은 다음과 같습니다. "N8 Medical to make a confidential and limited transfer of ceragenins to Colgate for limited testing purposes, as well as to provide Colgate access to N8 Medical's information and confidential information regarding all ceragenins, while at the same time protecting and safeguarding N8 Medical's extremely valuable proprietary information and ceragenin compounds." 그런데, Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용하여 추가적인 실험을 한 후 그 결과를 제공하지도 않은 채 단지 효능과 보관 안정성이 좋지 않기 때문에 규제당국으로부터 필요한 허가를 받기 어렵고, 가격도 비싸다는 이유로 해당 프로젝트를 중단한다는 것입니다. 이에 대해 N8 Medical은 자신들로부터 필요한 영업비밀 및 데이터를 모두 제공받은 후 정당한 대가 또는 로열티를 주지 않기 위한 핑계라고 주장합니다. 비밀리에 출원한 후속 특허출원이 그에 대한 유력한 증거라고 합니다. 해당 제품의 시장 규모 및 제품 개발이 성공했을 때 점유율, 통상의 로열티 비율 등을 감안하여 손해배상 규모는 US$ 1 billion ( 1조원)이라고 주장하는 소장을 제출하였습니다.

 

N8 Medical, 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험결과를 바탕으로 비밀리에 독자적 특허출원을 하는 등 자신의 기술을 탈취하려고 시도했다 주장합니다. 흥미로운 점은, 우리나라에서도 공동개발 프로젝트와 연관된 후속 특허출원을 하는 경우 이와 같은 기술탈취 주장이 흔히 제기된다는 사실입니다. 법리적으로는, 특허법에 따라 후속 특허출원 발명의 기술내용을 특정한 후, 그 특허발명에 실질적으로 기여한 발명자가 누구인지를 판단한 후, 그 발명자의 사용자가 누구인지에 따라 그 특허권에 관한 최종 권리자를 정하면 권리관계가 명확하게 됩니다. 통상은 특허법에 기초한 논리적 주장이 아니라 막연하게 후속 개량발명도 최초로 기술제공자로부터 유래된 것이므로 모두 기술탈취라고 주장하는 경우가 많다는 점입니다. 이와 같은 분쟁을 피하려면 특허출원 당시에, 특허청구항에 기재된 발명에 실질적으로 기여한 발명자를 엄격하게 판별한 후 특허법리에 따라 특허를 받을 권리를 양수하는 절차를 정상적으로 밟는 것이 필요합니다. , 관련 연구기록 및 양도증 등 법적 문서 관리가 중요합니다.

 

4. 시사점

 

모든 기술분야에서 아이디어 단계에서 출발하여 상용화 제품 단계까지 도달하려면 많은 추가 연구개발이 필요하고 수많은 난관이 존재합니다. 아이디어 단계에서 공동연구개발을 추진하는 경우 중도 탈락할 경우에 대비한 법적 장치를 마련해 두는 것이 필요합니다. 성공사례보다 실패사례가 많은 현실을 감안하면 반드시 필요하다고 생각합니다. 그 과정에 소요되는 법률비용을 아깝다고 생각하면 장래에 거액의 손해배상 위험에 직면할 수 있습니다. 특히 요즈음 key word로 등장한 open innovation에서는 다수 당사자의 참여를 유도하여야 하는데, 참여한 당사자의 이익을 지켜주고 법적 리스크를 회피할 수 있는 법적 지원시스템이 필수적입니다. open innovation 분야를 선도하는 다국적 회사 담당자의 발표에서도 이와 같은 법적 지원시스템을 필수적 장치로 설명하고 있습니다. 우리나라 기업에서도 반드시 필요한 부분으로 생각합니다

작성일시 : 2013.12.23 11:00
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-- 디자인 관련 분쟁에서 가장 중요한 쟁점 - 등록무효의 판단기준과 침해여부의 판단기준 차이점에 관한 미국 CAFC 최근 판결 소개 --

 

디자인 분야에서 가장 어려운 문제는 디자인의 유사 여부를 판단하는 기준에 관한 것입니다. 언뜻 생각하면 어려울 것이 없어 보이지만, 실제 분쟁사건에서는 객관적이고 합리적인 기준을 설정하는 것이 매우 어렵습니다. 구체적 사건에서 법원 판결에 대해 많은 경우 당사자들이 승복하기 어렵거나 제3자의 시각에서 볼 때도 그 판결이유를 수긍하기 어려울 수 있습니다. 대비되는 디자인 사이의 유사여부가 판단자의 시각에 따라 그 결론이 달라질 수 있기 때문입니다. 원칙적으로는 판단자가 누구든지 똑같은 결론에 도달하여야 하지만, 디자인 유사여부는 본질적으로 일의적 판단이나 객관적 판단이 어려운 문제입니다. 따라서, 어떻게 자의적 판단을 배제할 수 있는지, 또한 판단자의 주관과는 무관하게 객관적으로 평가할 수 있는 요소를 도입할 수 있는지 등이 디자인 분야의 핵심 과제입니다.

 

최근 미국 CAFC은 디자인 침해소송 사건에서 하급심 지방법원 판결을 파기하면서 디자인 유사여부 판단기준을 상세하게 제시한 판결을 하였습니다. High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., No. 2012-1455 (Sept. 11, 2013) 우리나라에도 참고가 될만하다 생각되므로 판결 요지를 소개하고 판결문을 첨부해드립니다.

 

첫째, 등록 디자인이 공지 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효를 판단할 때에는 통상의 지식을 가진 디자이너”, designer of ordinary skill의 시각에서 용이한지 여부를 판단해야 한다고 판결하였습니다. 여기서 통상의 디자이너는 해당 디자인 분야에서 디자인 개발을 담당하면서 공지된 관련 디자인을 모두 알고 해당 분야 디자인 개발경험을 충분히 쌓은 상상의 디자이너를 말합니다. 특허법의 통상의 지식을 가진 기술자와 동일한 개념으로 상정합니다.

 

둘째, 등록디자인을 침해한 것인지 여부를 판단할 때에는 통상의 관찰자즉 일반 소비자의 시각에서 판단해야 한다고 판결하였습니다. (소위 “ordinary observer” standard) 디자인 침해여부를 판단하기 위한 전제로 하는 디자인 유사판단은 디자인 창작자 시각이 아니라 디자인 제품을 소비하는 일반인의 시각에서 판단해야 합니다.

 

셋째, 해당 디자인 분야의 전문가 의견서를 디자인 등록무효를 판단하는 증거자료로 사용할 수 있다고 판결하였습니다. , 해당 디자인 분야의 수준, 공지 디자인의 내용 및 등록 디자인과의 차이점, 디자인 개발 경향, 디자인의 난이도 등을 판단하는데 고려할 수 있습니다. 당연하게 예상되는 것처럼, 해당 분야의 디자인 전문가의 시각에서 공지 디자인으로부터 용이창작할 수 있는지 여부를 판단하면 일반인의 시각에서 판단할 때와 비교하여 해당 등록디자인이 용이창작할 수 있다고 볼 가능성이 높습니다. 구체적 판단방법으로는 법원에서 해당 분야 디자인 전문가의 의견을 고려한다는 것입니다. 해당분야 디자인에 익숙하고 수많은 디자인 개발을 담당하였던 디자이너에게 해당 등록디자인의 용이창작 여부를 묻는다면 일반인보다 훨씬 용이하다고 답할 가능성이 높습니다. , 등록무효 가능성이 훨씬 높아질 것입니다.

 

위 판결문에는 문제된 등록 디자인 사진과 침해품의 사진에 포함되어 있습니다. 판결 이유도 구체적이고 상세하게 설명되어 있습니다. 디자인 등록요건을 이해하는데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 또한, 디자인 분야에서 중요한 쟁점인 기능성 판단에 관한 부분도 상세하게 설명되어 있습니다


*관련 판결: High Point Design LLC et al. v. Buyers Direct Inc., 2013 CAFC

디자인_유사여부_판단기준_High_Point_Design_et_al_v._Buyers_Direct_판결문.pdf

작성일시 : 2013.11.05 10:21
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-- 미국소송에서 디스커버리 관련 위반행위에 대한 제재조치(sanction)에 관한 판결 소개 --

 

미국소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery 입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서 상상할 수 없는 가혹한 것입니다


미국 연방민사소송규칙(FRCP)은, 소송의 청구(claim) 또는 항변(defense)에 관련된 사항이라면 정당한 이유를 불문하고 discovery 범위에 포함된다고 규정하고 있습니다. 또한 위 규칙은 소송의 subject matter에 관련된 사항으로서 정당한 사유가 있는 경우에는 모두 discovery 범위에 해당한다고 규정합니다. 실무상 소송의 사안에 관련될 수 있는 거의 모든 자료는 원칙적으로 discovery 대상이라고 생각하는 것이 안전합니다. 그리고 위 규칙에는, 법원이 discovery 위반시 제재조치를 할 수 있는 근거 및 제재내용도 규정되어 있습니다. 이하에서는 관련 규정을 소개하면서, 실제 위반행위에 대한 제재조치를 명령한 사례를 간략하게 소개합니다. 


1. Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결) 

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 디스커버리 절차에서 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence을 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment) - 저작권 침해 인정 및 침해금지명령 - 을 하였습니다. 디스커버리 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 동안 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

2. GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 디스커버리에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그런데 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서, 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

3. Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. 그런데 E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

4. z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

5. US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

6. Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.


[참고자료] 미연방민사소송규칙


범위 - Rule 26. Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery


(b) Discovery Scope and Limits.


(1) Scope in General. Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense—including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26(b)(2)(C).


위반행위에 대한 제재조치 - Rule 37. Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions


(b) Failure to Comply with a Court Order.


(1) Sanctions in the District Where the Deposition Is Taken. If the court where the discovery is taken orders a deponent to be sworn or to answer a question and the deponent fails to obey, the failure may be treated as contempt of court.


(2) Sanctions in the District Where the Action Is Pending.


(A) For Not Obeying a Discovery Order. If a party or a party's officer, director, or managing agent-or a witness designated under Rule 30(b)(6) or 31(a)(4)-fails to obey an order to provide or permit discovery, including an order under Rule 26(f), 35, or 37(a), the court where the action is pending may issue further just orders. They may include the following:

(i) directing that the matters embraced in the order or other designated facts be taken as established for purposes of the action, as the prevailing party claims;

(ii) prohibiting the disobedient party from supporting or opposing designated claims or defenses, or from introducing designated matters in evidence;

(iii) striking pleadings in whole or in part;

(iv) staying further proceedings until the order is obeyed;

(v) dismissing the action or proceeding in whole or in part;

(vi) rendering a default judgment against the disobedient party; or

(vii) treating as contempt of court the failure to obey any order except an order to submit to a physical or mental examination. ... 


(C) Payment of Expenses. Instead of or in addition to the orders above, the court must order the disobedient party, the attorney advising that party, or both to pay the reasonable expenses, including attorney's fees, caused by the failure, unless the failure was substantially justified or other circumstances make an award of expenses unjust.

작성일시 : 2013.10.08 11:17
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-- 특허권이 미치지 않는 범위(Safe Harbor 조항)에 관한 미국 CAFC 판결 소개 --

 

미국 특허법상 Safe Harbor 조항 -


제약회사가 FDA로부터 의약품 판매승인을 받기 위해 제출해야 하는 비교실험 자료 등을 도출하는 과정에서 제3자의 특허를 침해하는 일이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 미국 특허법은 FDA 승인을 받기 위한 행위에 대해서는 ‘Safe Harbor라는 면책 규정(35 U.S.C. § 271(e)(1))을 두고 있습니다.


‘Safe Harbor’ 규정의 내용은 아래와 같습니다. 

의약품 또는 가축용 생물학적 제품의 생산, 사용 또는 판매를 규제하는 연방법에 의하여 이들의 개발 또는 정보 제출과 합리적으로 관련된 목적으로만 사용되는 경우특허 발명을 생산, 사용, 판매의 청약, 특허된 발명의 미국 내에서의 판매 또는 미국으로의 수입하는 행위는 특허침해에 해당하지 아니한다.” 


‘Safe Harbor’ 조항과 관련하여서 그 적용범위가 문제되어 왔는데, 과거 판례의 태도와는 달리 그 적용 범위가pre-market approval’ 뿐만 아니라post-market approval’을 위한 행위에도 미친다고 판시한 최근 판결(Momenta 사건)을 소개해 드립니다.

 

-  Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC 사건 -


과거 Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC 사건에서 연방항소법원은, FDA 승인을 얻기 위한 행위에는 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용되지만, FDA 승인일로부터 장시간이 지난 이후 FDA에 관례적(routinely)으로 보고되는 정보를 얻기 위한 행위에 대해서는 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용되지 아니한다고 판단하였습니다.


본 사안에서 피고는 FDA 승인 후에 자사 제품의 소아에 대한 vaccination 1형 당뇨 발병 부작용의 관계 및 vaccination 시점이 부작용에 미치는 영향을 연구하기 위하여 원고의 특허를 침해하였습니다. 이에 대하여 법원은 위와 같은 이유 및 피고의 행위는 IND NDA 또는 승인을 받기 위한 행위가 아니라는 점을 근거로 ‘Safe Harbor’ 가 규정한 행위의 범위에 포함되지 아니한다고 보았습니다.

 

-  Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc 사건 -


위 Classen 사건과는 달리, 본 사안에서 연방항소법원은 FDA 승인 이후 특허 침해 행위도 ‘Safe Harbor’의 범위에 속한다고 보았습니다.


본 사안에서 원고는 피고가 원고회사 로베녹스의 제네릭인 에녹사파린을 생산하기 위하여 품질관리(quality control) 배치를 시험 하는 과정에서 원고의 제조공정에 관한 특허를 침해하였다고 주장하였습니다. 피고가 위 시험이 ‘Safe Harbor’의 범위에 포함된다고 반박하자, 원고는 비록 피고의 행위가 FDA에 제출하기 위한 자료를 얻기 위한 것이었기는 하나 생성된 자료가 실제 FDA에 제출되지 않았고, FDA 승인 후에 시험이 수행되었으며, 원고의 시험은 비침해적인 시험법으로 대체가능하기 때문에 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용될 수 없다고 반박하였습니다.


이에 대하여 연방항소법원은, 의약품의 생산, 사용 또는 판매를 규제하는 연방법에 따른 자료제출과 합리적인 연관성이 있는 자료를 도출하기 위하여 수행되는 연구는 FDA 승인 이후에 행해지더라도 ‘Safe Harbor’ 규정의 범위 내에 속한다고 판단하였습니다. 특히, 법원은 합리적인 연관성이라는 것은 반드시 해당 자료가 FDAANDA 소송에서 실제 제출될 것을 요건으로 하지 않고, 침해자가 해당 행위가 FDA 제출용으로 적절한 자료를 얻기 위한 것이라는 합리적인 믿음에 근거한 경우에도 합리적 연관성이 인정된다고 보았습니다. 또한, 특허를 침해하지 아니하는 대체 가능한 방법이 존재하더라도 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용된다고 보았습니다.    


법원은 Classen 사건과 본 사안의 차이점에 대하여도 판단하였는데, Classen 사건의 침해행위는 연방법에 따라 FDA에 제출되어야 하는 자료가 아니라 FDA에 관례적으로 보고되는 정보를 생성하기 위한 것이었다는 점에서 본 사안과는 상이하다고 보았습니다.

 

-  정리 -


제네릭사가 FDA에 의무적으로 제출해야 하는 자료를 얻기 위한 시험을 수행하면서 불가피하게 오리지널사의 특허를 침해하는 행위는 FDA 승인 이후에 이루어 지더라도 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용 되어 면책됩니다. 그러나, 제네릭사가 FDA에 대한 필수 제출 자료와 무관한 자료를 얻기 위하여 시험을 수행하는 과정에서 오리지널사의 특허를 침해하는 행위는 비록 FDA 보고를 위하여 수행되었다 하더라도 ‘Safe Harbor’ 규정이 적용되지 아니하여 면책되지 않습니다.

작성일시 : 2013.09.13 17:04
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-- 미국법원에서 특허유효 및 침해라고 판결한 후 미국특허청에서 특허재심사를 통해 해당 특허를 무효로 결정한 경우, 상호간 그 결정의 효력이 어떻게 되는지 - Fresenius USA v. Baxter Intl (Fed. Cir. 2013) 판결 : 특허무효 결정의 효력 우선 -- 

 

Apple vs. Samsung 사건에 관한 뉴스에서 보도된 바와 같이 미국 1심 법원에서 애플 특허의 유효 및 침해라는 결정이 난 후에도 삼성전자는 미국특허청에 해당 특허의 무효를 주장하는 재심사를 청구하여 심리가 진행 중입니다. 그것은 비록 1심 법원에서의 배심재판 결과 특허침해라는 판결이 있었더라도, 해당 특허가 무효로 된다면 1심 법원 판결을 뒤집을 수 있다는 전략입니다. 이와 같은 삼성전자의 전략을 뒷받침하는 중요한 판결이 최근 CAFC에서 나왔습니다.


미국 CAFC에서는, 특허침해 사건 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 확정된 뒤 그 후속절차로 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 심리가 진행 중인 사건에서, 침해자가 병렬적으로 청구한 해당 특허의 무효를 구하는 미국특허청 USPTO의 재심사(ex parte reexamination) 결정이 이미 존재하는 법원 판결과는 달리 특허무효라고 나왔을 때 그 효력을 어떻게 할 것인지 대해, 많은 논란에도 불구하고 결국 특허무효의 대세적 효력을 인정하는 판결을 하였습니다


 특허가 무효로 확정되어 손해배상청구의 소는 근거가 없게 되었다는 것을 이유로, 이미 특허침해 판결 후 손해액 산정만 남은 사건의 판결을 파기한 것입니다우리나라에서 무효심결의 소급효를 인정하여 재심사유로 보는 것과 유사합니다. 이는 확정 및 집행 전이기만 하면 최종단계에 진입한 침해금지 및 손해배상 청구소송을 무효소송으로 뒤집을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 판결은 또한, AIA를 통해 기존의 Ex Parte Re-examination 이외에도 새롭게 우리나라의 무효심판과 유사한 Inter Partes Review가 도입된 상황에서 많은 관심을 불러일으키고 있습니다

 

1. 사실관계


Fresenius Baxter는 모두 혈액투석기 등 의료기기를 제조하는 업체입니다. 이 사건은 2003 Fresenius Baxter US 5,247,434 특허에 대해 무효와 비침해에 대한 확인의 소를 제기하면서 시작되었습니다. Baxter Fresenius의 제소에 대하여 반소로 침해소송을 제기하였습니다. 지방법원은 2007 434 특허는 유효하며 Fresenius Baxter의 특허를 침해하였다고 판단하였고, CAFC 2009년 지방법원의 판단을 유지하였으나 손해액의 산정 부분은 파기환송하였습니다. 다시 지방법원은 2012 $24m의 손해배상을 명하였는데, 이에 대해 양 당사자가 항소를 제기하였습니다.


그런데 Fresenius 434특허에 대하여 (최초 소 제기일로부터 약 3년이 지난 후인2006 USPTO ex parte reexamination을 신청하였고, BPAI는 이미 법원에서 특허 유효 및 침해라는 판결이 나온 후인 2010년에 해당 claim들에 대해 무효로 판단하였습니다. CAFC 2012 11월에 무효 판단을 확정하였고, USPTO 2013. 4. 30. 434특허를 취소하였습니다.

 

위 사건을 시간 순서대로 정리하면 다음과 같습니다. 

i) 지방법원이 434특허의 청구항을 유효라 판단하였고, CAFC도 이를 유지하였는데, 

ii) 이후 USPTO가 해당 청구항이 무효라고 판단하였습니다. 

iii) 지방법원이 손해액을 산정하였으나 이에 대하여 항소가 제기되었고, 

iv) 이후 CAFC USPTO의 무효결정을 확정하였으며, USPTO는 해당 청구항을 취소하였습니다.


, 특허침해 사건의 1심 법원 및 CAFC는 특허 유효라고 판결하였으나, 특허청 및 CAFC는 이와 상반되게 특허 무효라고 판결한 것입니다. CAFC는 동일한 특허의 유효성에 대해 서로 다른 사건에서 정반대의 판결을 하였습니다. 어떻게 이와 같은 상반된 판결이 나올 수 있었을까요? 이는 상반된 판결을 방지하는 기판력 제도에 반하는 것은 아닐까요?

 

2. CAFC의 판결


위 문제에 대하여 CAFC는, 지방법원의 특허침해 판결은 최종 확정된 것이 아니기 때문에 기판력 위반이 아니라고 판단하였습니다. Baxter는 손해배상 산정 쟁점만 확정되지 않았을 뿐 특허유효 및 침해판단은 확정되었다고 주장하였습니다만, CAFC 3인 재판부 중 2명의 판사는 위 사항들이 모두 확정되지 않았다고 보았습니다. 따라서, 특허 무효인 이상 더 이상 소인(cause of action)이 없어졌기 때문에 지방법원의 판결 전부를 파기할 수 있다고 하였습니다.


여기에서 미국법원 CAFC는 최종 확정의 개념에 대하여 상당히 엄격한 기준을 제시하였는데, 판결의 확정이란 판결을 집행하는 것 이외 어떠한 법원의 판단이 필요 없는 상태를 의미한다고 하였습니다. 이에 대해서 소수의견 1인 판사는, 3권 분립이라는 헌법적인 원칙에 따라 확정된 법원의 판결을 USPTO의 결정으로 변경할 수 없다는 점과 법원의 유무효판단이 USPTO를 구속한다는 점을 지적하였습니다. 이번 CAFC의 판결은 법원 판결의 확정에 대한 매우 중대한 법리 쟁점에 관한 의견 대립이 있으므로, 이후 CAFC 전원합의체 심리 (En Banc Review) 또는 미국 연방대법원의 심리를 받을 가능성도 있습니다. 이와 같은 추가 판결을 통해 최종 법리가 설정될 것으로 기대합니다.

 

3. 미국 특허소송에 관한 시사점


침해자로서 다툴 수 있는 수단이 더 많이 확보되었다는 의미가 있습니다. 설령 침해소송에서 패소하여 손해배상 판결을 받았다고 해도, 가능한 한 최종 판결의 집행을 중지시켜서 시간을 확보하면서 USPTO의 특허 재심사를 최대한 이용해야 할 것입니다. 다만, 특허에 대한 재심사의 결과는 손해배상액이 최종 확정되기 전에 나와야 합니다

작성일시 : 2013.09.10 18:55
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--  발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례 - Kimble v. Marvel Enterprises Inc. (9th Circuit 2013) --


발명자가 자신의 발명에 관한 사업 아이디어를 기업에 제안, 설명하였으나 채택이 거절된 후, 그 아이디어 관련 제품이 발매된 상황에서, 발명자가 기업으로부터 로열티를 받아낸 미국소송 사례를 소개합니다. 


 


사실관계 -


발명가 Kimble은 1990년 스파이더맨처럼 그물을 발사하는 장난감 제품(Web Blaster)을 발명하였습니다. Kimble은 그 발명을 특허출원하여 심사를 거쳐 특허등록(US5,072,856)을 받았습니다.


Kimble은 특허출원 후 1990. 12.경에 해당 분야 기업인 Marvel(당시에는 Toy Biz.)사에 위 아이디어를 사업화할 것을 제안하였으나, Marvel사는 거절하였습니다. 기술이전 제안을 거절한 것입니다.

 

그러나 수년 후 Kimble은 Marvel 제품에 자신의 아이디어가 채용되었다는 사실을 알게 되었고, 1997년 Marvel을 상대로 특허권 침해를 주장하는 한편, 사업 아이디어를 제안할 때 아이디어 사용대가를 지불하기로 하는 구두 계약이 성립되었다고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 즉, 발명자 Kimble은 제품을 판매하는 기업인 Marvel을 상대로 자신의 아이디어를 사용하는 대가로서 로열티에 해당하는 손해배상을 청구하는 소송을 한 것입니다.


소송 결과 -


첫째, 소송에서 특허침해는 인정되지 않는다는 판단이 있었습니다. 실제 제품은 넓은 의미에서는 Kimble의 아이디어를 사용한 것은 맞지만, Kimble이 등록받은 USP5,072,856의 청구항을 기준으로 판단할 때 특허침해로 볼 수 없다는 판결이었습니다.

 

둘째, 배심 재판의 결과, 당사자 사이에서 기업에 제안된 아이디어를 사용하는 경우 대가를 지불하겠다는 구두 계약이 인정될 수 있고, 그럴 경우 로열티 수준은 제품 판매액의 3.5%에 해당한다는 배심 평결이 났습니다.

 

셋째, 양 당사자는 항소하였으나 결국 Marvel사가 총액 6백만달러에 이르는 로열티를 발명자 Kimble에게 지급하기로 하는 화해로 소송을 종결하였습니다.

 

기업에 대한 사업제안의 현황과 문제점 및 본 사례의 시사점 -


개인 발명가 또는 벤쳐 등이 참신한 아이디어나 새로운 기술을 개발한 후 성급하게 기업에 사업제안을 하지만, 그 아이디어가 상용화되기에는 부족한 경우가 많습니다. 따라서, 기업은 해당 아이디어의 채택을 거절하거나 추가 연구, 개발을 해야만 합니다. 그와 같은 추가 개발을 하여 사업화에 적합한 제품을 만든 단계에서 최초 제안받은 아이디어와 상당히 다른 기술로 평가될 때 당사자 사이 권리 관계가 복잡해지고, 분쟁이 빈번하게 발생하게 됩니다.

 

발명자가 제안 아이디어에 대한 특허를 등록받은 경우에도 Kimble 사례와 같이 제품이 특허권을 침해하지 않게 되는 경우는 많이 있습니다. 부실한 특허출원 전략 때문이지만, 최초 발명한 아이디어로부터 실제 시장에 출시되는 제품까지 커버하는 특허권 또는 일련의 특허로 구성되는 포트폴리오를 구축하려면 충분한 특허실무 경험과 많은 비용이 필요합니다. 또한, 예상되는 특허무효 공격에도 무너지지 않을 강한 특허를 확보해야만 합니다. 이와 같은 특허권 확보전략은 이론적으로 바람직하지만 실무적으로는 실현하는 것이 정말 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 특허침해 주장이 성공하기 어려운 경우가 많습니다. 우리나라에서도 유명한 실패 사례가 많습니다.

 

따라서, 기업에 아이디어를 제공하는 제안자로서는 보완책이 반드시 필요합니다.


첫째, 기업에 제안서를 보내거나 PT를 하기 전에 NDA를 체결한 후, 공개할 최종 문서에 대한 영업비밀원본증명을 받아두면 유익할 것입니다. 인터넷을 통해 쉽게 저렴한 비용으로 할 수 있습니다. 


둘째, 제안자측에서 2명 이상이 참석하는 것이 바람직합니다. 발표자가 아닌 사람은 제안회의 내용을 상세하게 기록하는 것이 바람직합니다.


셋째, 제안회의 후 후속 연락을 기록으로 하는 것이 유리합니다. 전화의 경우에도 메모를 남기도록 합니다. 이와 같은 상황에서 진행된 아이디어 제안은 추후 어떤 아이디어를 제공하였는지, 그 제공된 아이디어가 제품에 실제 사용된 것인지, 제품에 그대로 직접 채용된 것은 아니지만 개량발명의 토대로 사용된 것인지 등등 분쟁의 핵심쟁점을 밝히는데 결정적 근거가 될 것입니다. 제안된 아이디어를 사용한다는 사실이 객관적으로 입증된다면, 영업비밀의 부당사용에 의한 책임, 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하더라도 재산적 가치가 있는 타인 자산을 부당 사용한 것에 대한 민법상 불법행위 책임 등이 인정될 수 있으므로, 당사자가 굳이 소송까지 하지 않더라도 그 사용대가를 주고 받는데 별다른 문제는 없을 것입니다.

 

Kimble 사례는 Marvel 제품이 Kimble의 아이디어를 사용하였다고 인정되는 상황에서 비록 특허침해는 인정되지 않더라도 여전히 그 아이디어를 사용하는데 대한 대가를 지불해야 한다는 판단을 한 것입니다. 그 근거로 단지 아이디어에 관한 사업제안 과정에서 참석한 당사자 사이 구두 계약을 인정할 만한 사정이 있었다는 이유를 들었다고 생각합니다.

작성일시 : 2013.08.09 15:59
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