1. 특허발명의 개요   

 

2. 특허발명(우측)과 실시제품(좌측)의 구성상 차이점 대비  

 

3. 특허발명의 보정 및 정정 내용과 출원경과 금반언 적용 여부

실시자 피고의 주장요지 – “산성용액 용해물질이 센싱홀 주변부까지 겹쳐지는 구성”은 심사과정 중 보정 및 무효심판 중 정정청구에 비추어 볼 때 특허발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것임

 

심사과정 중의 청구범위 보정 및 분할출원의 내용과 무효심판 중의 정정내용  

 

4. 서울중앙지방법원의 판결요지

기본 법리: “특허청구범위가 수개의 항으로 이루어진 경우 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정해야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

구체적 판단의 요지:

(1) 심사관의 거절이유를 극복하기 위한 청구항 1 내지 3에 대한 보정내용은 의식적 제외로 봄이 상당함.

(2) 그러나 그 과정에서 분할출원된 청구항 4은 제1항 내지 제3항과는 서로 별개라고 인식한 것.

(3) 따라서 보정을 통해 의식적으로 제외된 구성과는 대응되는 것임.

(4) 분할출원된 내용까지 특허권의 보호범위에서 제외된 것으로 볼 수 없음.

(5) 감축 보정과 동시에 이루어진 분할출원의 경우도 마찬가지

 

KASAN_[균등침해분쟁] 균등침해 판단 및 출원경과 금반언의 원칙 청구범위 감축보정과 일부청구항 분할출원 의식

 

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작성일시 : 2018. 8. 6. 16:31
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(1) 출원경과 금반언의 원칙 – “출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하대상제품이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.”

 

(2) 금반언 적용의 범위 판단기준 – “특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 200451771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014638 판결 등 참조).”

 

(3) 특허등록 후 정정에도 금반언 원칙 적용 – “이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

(4) 구체적 정정사항 – “특허권자가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함

 

(5) 피고 실시제품과 대비 판단 – “피고 실시제품에 적용된 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다.” 균등침해 불성립 + 비침해 판결

 

첨부: 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015244517 판결

 

KASAN_[특허균등침해] 특허권 균등침해 여부 판단 - 정정 사항과 금반언 원칙 의식적 제외사항 적용 실시제품

대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 6. 15:30
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