-- 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 미국 Ethicon 판결 -- 

 

미국 특허법은 별도의 특약이 없는 한 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 지분을 양도할 수 있고, 통상실시권 설정을 할 수 있으며, 이 경우 다른 공유자에게 수익을 배분해줄 의무도 없습니다. 우리나라 특허법과 근본적으로 다른 입장입니다. 따라서, 특약이 없으면 다른 공유자의 경쟁사에게도 지분양도, 통상실시권 설정 등을 해줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 제약회사 Schering이 경쟁회사 AstraZeneca에 특허침해소송을 제기하였으나 공유자가 피고에게 통상실시권을 허여함으로써 특허권 행사가 무산된 사례도 있습니다. 우리나라 특허법에서는 공유자의 동의 없이는 이와 같은 라이선스 허용은 가능하지 않습니다.

 

한편, 미국 특허법뿐만 아니라 우리나라 특허법에서도 공동발명자 중 1인이 전체 발명 중 극히 일부 청구항에만 기여한 경우에도 전체 특허권에 대한 공유특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 미국 회사 또는 연구기관과 공동연구개발을 추진하는 경우 반드시 우리나라 특허법뿐만 아니라 미국 특허법을 고려한 특약 조항을 둘 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서는 실제 미국에서 발생한 공동발명 관련 분쟁사례를 살펴보면서 참고할 점을 검토하는 세미나를 개최하였습니다. 내시경 수술기기 발명을 한 유명한 한국인 의사이자 발명가로부터 J&J 의료기기 분야 계열사인 Ethicon가 라이선스를 체결한 후 제기한 특허소송에서 공동발명자 누락이 문제된 사안입니다. 50개 청구항 중 2항만 공동발명에 해당하고. 또한 특허침해소송에서 해당 청구항은 침해와 관련이 없었지만, 최종적으로 공동발명자 문제로 인해 전체 특허권 행사가 무산된 유명한 판결입니다. 세미나 자료를 실무자들이 참고할 수 있도록 올려드립니다.

 

*첨부파일:  미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 공유특허권자의 권리 - Ethicon v. USSC 사례

미국 Ethicon_발표자료.pdf 

 

작성일시 : 2014. 3. 25. 18:27
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요