기술개발자 ""와 투자자 """공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

 

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

 

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

 

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 ""은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

 

한편, ""A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, ""은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

 

여기서, "공동사업 참여자()는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

 

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

 

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

 

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 15천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

 

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

 

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

 

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 14:34
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서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 선고 2018가합527553 판결

 

사안의 개요

(1) 기술개발자 특허기술 제공 vs 투자자 자본제공 협력 약속

(2) 양자의 공동출원으로 특허권 공유자 지위

(3) 특허기술 사업을 위한 새로운 법인설립 약속

(4) 동업관계 파탄으로 기술개발자가 투자자 상대로 동업계약 해지되었으므로 원상회복조치로서 특허권 공유지분의 이전등록을 청구하는 소송을 제기함

 

서울지방법원 판결요지 청구기각, 기술개발자 패소

 

판결이유 동업계약, 조합계약의 해제 및 원상회복청구 불가, 조합청산으로 해결해야 함

 

동업관계 법리 조합의 특별한 법리 유의

 

동업관계는 민법상 조합계약관계에 해당합니다. 민법 제703(조합의 의의) "조합은 2인 이상이 금전 기타 재산 또는 노무를 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다." 따라서 동업종료에도 민법상 조합규정이 적용됩니다.

 

동업자(조합원)는 기간을 정하지 않은 경우 언제든지 자유롭게 조합에서 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제1항 전단). 다만, 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지는 못한다(716조 제1항 후단)는 제한을 받습니다. 조합의 존속기간을 정한 경우에도 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제2).

 

2인 동업계약에서 동업자 1인이 탈퇴하면 동업조합관계는 곧바로 종료됩니다. 다만, 조합 자체는 해산되지 않고, 남아있는 동업자가 단독으로 기존 공동사업을 청산절차를 거치지 않고 계속 유지할 수 있습니다.

 

동업조합에서 탈퇴한 동업자는 다음과 같이 잔여재산분배를 청구할 수 있습니다. "조합이 해산된 경우 당사자 사이에 별도의 약정이 없는 이상 조합원들에게 분배할 잔여재산과 그 가액은 청산절차가 종료된 때에 확정되는 것이므로 원칙적으로 청산절차가 종료되지 아니한 상태에서 잔여재산의 분배를 청구할 수는 없고, 다만 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 각 조합원은 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있다. 나아가 이러한 분배청구가 가능하기 위해서는 조합의 전체 잔여재산의 내역과 그 정당한 분배비율 및 조합원 각자의 현재의 잔여재산 보유내역 등이 먼저 확정될 수 있어야 한다."(대법원 201329714 판결)

 

동업자에 대한 손해배상청구는 원칙적으로 할 수 없습니다. "동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 201329714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

 

조합관계가 종료되어 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 상대방에게 공동사업약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다(서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 201452362 판결)."

 

정리하면, 동업 종료 당시 동업조합의 채권을 받거나 채무를 변제하는 등 동업조합이 운영해오던 사업관계의 뒷정리(청산사무)를 조합명의로 마치고, 남은 총 재산을 정리한 잔여재산을 동업비율로 분배해야 합니다. 동업자는 위와 같은 잔여재산분배청구 이외에는 동업자 상대방의 채무불이행을 이유로 하는 동업계약의 해제 또는 해지 및 원상회복청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 없습니다. 다만 불법행위에 대한 손해배상청구는 가능합니다.

KASAN_기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 13:00
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-- 회사의 이사인 연구소장 공동발명자가 회사와 공동 출원한 경우 상법상 이사의 자기거래 규정 위반여부: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 201522771 판결 -- 

 

아래 판결사안의 쟁점 중에는 공동발명자 이사와 회사법인 사이의 공유권리 양도계약의 효력을 판단한 부분입니다. 벤처나 중소기업에서 회사와 대표이사의 공동 출원의 경우도 마찬가지 쟁점이 있습니다.

 

1.    상법상 기본법리

 

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2.    대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결

 

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3.    서울고등법원 판결사안

 

가.  회사법인의 무효주장

 

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

나.  서울고등법원 판결: 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효인정

 

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4.    실무적 의미

 

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

비슷한 선례를 찾아보기 어려운 판시내용인데, 특허법 분야의 특칙으로 유지될지 향후 대법원 판결이 주목됩니다. 이래 저래 복잡한 분쟁사안이지만, 특허법리 정립에 기여하는 바도 크다 생각합니다.

 

작성일시 : 2016. 1. 29. 16:12
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-- 신약공동연구개발 계약관련 특허분쟁에서 3번째 서울고등법원 판결과 이에 대한 3번째 대법원 상고 제기: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 201522771 판결 -- 

 

앞서 블로그에서 소개한 적이 있는 치열한 특허관련 분쟁사례입니다. 항암제 신약연구개발에 관한 법적 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중입니다. 첨부한 판결이 3번째 항소심 판결인데, 이미 대법원에 상고되었기 때문에 3번째 대법원 판결이 나올 예정인 보기 드문 사례입니다. 3번째 대법원 판결로 사건이 종결될 수도 있지만 만약 대법원이 원심을 파기 환송한다면 다시 한번 서울고등법원과 대법원 재판을 거쳐야 하는 경우도 배제할 수 없습니다.

 

이 사건은 공동연구개발에 관한 계약 쟁점과 공동 발명자 특정 등 특허법 쟁점이 결합된 복잡한 분쟁사안입니다. 초기 단계에 적절한 법무적 서비스가 얼마나 중요한지를 보여주는 사례이기도 합니다. 관련 판결문을 검토해 보면, 기술이전, 라이선스, 공동연구개발, 특허업무를 담당하는 실무자에게 주는 교훈적 내용이 많다는 점을 알 수 있습니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 201522771 판결

서울고등법원 2015나22771 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 1. 28. 14:25
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-- 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결 --

 

장기간에 걸쳐 진행된 공동개발과 그 과정에서 발생한 계약 관련 쟁점과 특허법 쟁점이 결합된 복잡한 분쟁 사안입니다. 참고자료로 1심 판결문을 첨부해 드립니다. 조만간 서울고등법원 항소심 판결도 나올 예정입니다.

 

기술이전, 라이선스, 공동연구개발 실무자에게 타산지석으로 삼을 내용이 포함되어 있습니다. 찬찬히 읽어 보고, 나중에 항소심 판결이 나오면 그것도 읽어 보시길 권합니다.

 

간략하게 사실관계와 쟁점을 살펴봅니다. 독일 X사의 대표이사 연구원 A 박사와 한국 Y 사의 연구소장 B 박사는 외국학회에서 만나 비소 대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정 암치료 효능에 관해 아이디어를 교환하였습니다. B 박사는 귀국 후 한국 Z사 대표이사 C박사와 공동연구개발 계약을 체결하고 신약개발 프로젝트를 진행하였습니다. 그 과정에서 독일박사 A에게 효능 효과의 확인실험을 의뢰하였습니다.

 

그 결과를 받아 B, C를 공동발명자, B, C, Z사를 공동 출원인으로 하는 1차 특허출원을 한 후, B Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직하였고, PCT 출원도 진행하였습니다. 그런데, B C 사이에 분쟁이 발생하여, B 박사는 연구소장에서 해임되었고, 상호 치열한 소송이 시작되었습니다.

 

그 후 진행된 2 PCT 출원에서는 독일 연구원 A를 발명자로, Z사의 해외법인을 출원인으로 기재하였습니다. 참고로, Z사는 국내등록 특허를 단독 소유라고 주장하면서 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판을 제기하였으나, 대법원 2015. 1. 15. 선고 20122432 판결에서 소각하 판결을 받았습니다. 특허무효 자체가 아닌 공유지분 무효는 무효심판의 대상이 아니라는 취지입니다.

 

동시에 진행된 민사소송 1심 판결의 주문은, B 박사는 등록 특허권의 공유자라는 확인 + 등록 전 출원의 출원인이라는 확인 + 계약위반으로 인한 공유계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 후속연구금지 조항에 따른 추가 연구개발금지 명령 등이 핵심 내용입니다.

 

이 사건 분쟁에서 특허법의 공동발명 및 공유에 관한 쟁점도 중요하지만, 공동개발계약의 해지 조항 및 해지 후 연구개발금지 조항에 관한 쟁점도 매우 중요합니다. 기술이전 라이선스 및 공동연구개발 계약에서 후속 연구금지조항은 흔히 보기 어려운 규정입니다. 계약자유의 원칙도 중요하지만, 통상 장기간 진행되는 연구개발계약을 중도에 발생할 수 있는 분쟁 상황까지 예상하여 정밀하게 구성하지 않는다면, 향후 복잡하고 심각한 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2008가합60921 판결

서울중앙지방법원 2008가합60921 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 10. 08:56
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