-- 제약분야 특허침해 손해배상액 산정에 관한 최근 판결 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결 -- 

 

특허침해 및 손해배상청구 소송과 관련하여 에서 제약산업 분야에서는 의사의 처방을 통해 환자에게 투여되는 전문 의약품의 경우 국민건강보험법을 적용하는데 따른 여러 특이사항이 있습니다. 예를 들면, 특허 의약품과 침해 의약품 모두 건강보험심사평가원에 그 약가(판매가격)를 각 등재하고, 각 환자에게 투여된 일시, 수량, 금액을 기록으로 남깁니다. , 의약품의 최종 소비자인 환자에게 판매된 수량, 금액, 일시 등 판매실적이 공적 기록으로 남습니다. 뿐만 아니라 그 이전 단계인 제품생산에 관한 기록, 제품 출하 등 유통에 관한 기록도 모두 있습니다.

 

또한 특허 침해품(제네릭)이 시장에 출시되면서 특허제품의 독점상태가 무너지면 즉시 특허제품의 판매가격(약가)을 강제로 인하합니다. 특허제품 약가를 제네릭 발매일로부터 첫 1년 동안 기존 금액의 80%로 조정하므로, 특허침해품이 발매되면 침해 발생 전 특허제품의 판매수량을 그대로 유지하더라도, 특허침해품 발매개시만으로도 특허제품의 기존 매출액 20%가 순식간에 사라지는 결과를 낳습니다. 특허침해로 이익의 20%가 감소하는 것이 아니라 매출의 20%가 사라지는 것입니다. 당연히 위 판결 사안에서도 똑 같습니다.

 

잘 알려져 있는 바와 같이, 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제5항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 빈번하게, 가장 자주 채택하여 활용합니다. 법원에서는 위 특허법 규정을 재판부 재량으로 특허침해 손해액을 적당히 결정할 수 있다고 해석하는 것 같습니다.

 

이와 같이 재판부 재량으로 손해액수를 적당하게 결정한 판결금액을 그 계산의 배경을 대강 짐작하여 전체적으로 수긍할 수 있는 경우도 있지만, 때로는 그와 같은 금액을 결정한 배경이나 이유를 쉽게 이해하기 어려운 경우도 있습니다. 올란자핀 자이프렉사 특허침해 손해배상 판결도 그 손해액 산정의 배경과 이유에 대해 의문이 있는 경우입니다. 물론 판결문에서 들고 있는 산정이유 자체를 이해하지 못한다는 얘기는 아닙니다.

 

법원은 위 판결에서 특허침해 당시 국세청 발표 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%를 침해품의 총 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판결하였습니다. 먼저 침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정한 것입니다. 이제까지 자주 사용된 방법으로 언뜻 문제가 없어 보이지만, 제약분야의 특이상황을 감안하면 수긍하기 어려운 점이 많습니다.

 

먼저, 국세청의 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%는 특허권으로 보호받는 독점 의약품과 수많은 동일한 제품이 경쟁하고 있는 제네릭 의약품을 모두 포함하여 산정하는 것입니다. 독점제품의 수익률이 다수 경쟁제품의 평균 수익률보다 높다는 것은 상식입니다. 숫자도 독점 특허제품보다 제네릭 제품이 훨씬 많습니다. 또한, 특허침해품의 발매 즉시 특허제품의 매출 중 20%에 해당하는 약가 인하라는 고려요소도 있었습니다. 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다. , 다른 산업분야와 달리 제약분야에서 건강보험이 적용되는 전문의약품의 경우에는 독점 특허제품의 판매손실로 인한 손해액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액을 같다고 볼 수 없습니다. 이와 같은 점은 어느 정도 자명하다 싶습니다.

 

건강보험이 적용되는 전문의약품 시장은 다른 산업분야와는 분명한 차이점이 있습니다. 이와 같은 확연한 차이점, 제약산업의 특성을 전혀 반영하지 않고, 법원에서 평소 자주 사용하는 손해액 산정방식(가장 편리하고 간명한 방식이지만)을 의약분야 특허침해 손해배상청구 사건에도 똑 같이 적용하는 재판은 법원의 무심한 처사로 보입니다. 제약산업 분야의 특이한 상황과 이 분야의 상식에 맞는 합리적이고 적절한 손해액 산정방식을 모색해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결

올란자핀 자이프렉사 특허침해손해배상 사건 서울지법 2014가합526972 판결.pdf

작성일시 : 2015.07.14 17:00
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-- 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용 --

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익 기준이 가장 큰 액수, 침해자 이익 기준이 그 다음, 로열티 액수 기준이 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다. 실제 미국특허침해사건에서 적용된 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     Astrazeneca의 블록버스터 Prilosec 제품 (약효성분 omeprazole)의 제네릭 회사에 대해 제네릭 제품 매출의 50%를 특허침해로 인한 손해배상액으로 산정한 사례 - Astrazeneca AB, et al v. Apotex Corporation, et. al., 1-01-cv-09351 (NYSD December 3, 2013, Order)

 

3년 동안 제네릭 회사 Apotex 등이 오리지널 제품 Prilosec 특허를 침해한 이유로 특허권자에게 인정된 손해배상액은 US$76 million( 8백억원)입니다. 3가지 손해액 산정 방법 중에서 침해자의 이익을 기준으로 하였는데, 침해품 제네릭 매출의 50%를 침해자의 이익으로 산정한 것이 특이합니다. 통상 의약품의 수익률이 높다고 하더라도 50% 이익율을 인정한 것은 한국기준에서 볼 때 놀랍습니다. 참고로, 우리나라 국세청에서 고시한 완제의약품 업종 평균 이익율은 13.5% 내외입니다.

 

회계상 이익 개념에는 몇 가지 종류가 있습니다. 국세청에서 소득세를 부과하기 위한 고시는 매출을 포함한 총수입에서 모든 비용을 뺀 최종 이익, 즉 순이익을 의미합니다. 특허존속기간 중에 독점시장에 발매된 제네릭 의약품으로 얻을 이익을 위와 같은 기준으로 산정한다면 논리적으로 문제가 있다는 점은 분명합니다. 그 이유를 구차하게 설명하지 않더라도 자명하다 싶습니다. 따라서, 상식적으로 문제가 있다는 점이 분명하지만, 특허권자가 다른 적절한 산정기준을 제시하지 못했거나 별다른 대안이 없었기 때문에 할 수 없이 채택한다는 정도로 선해할 수 있습니다. 우리나라 법원에서 문제가 있음이 분명한 위 국세청 고시의 이익율 기준을 가장 자주 채택한다는 점에서 우리나라 특허소송의 후진적 실상을 스스로 밝히고 있는 것과 다름없습니다.

 

특허침해로 인한 손해배상은 특허제품을 대체하는 침해품으로 발생한 침해자의 이익을 기준으로 산정되어야 합니다. 독점적 시장에서 얻을 수 있는 이익이 통상의 경쟁 시장에서 다른 제품을 판매하여 얻을 이익보다 높게 산정될 것은 논리와 경험칙상 쉽게 짐작됩니다. 그러나, 구체적 사건에서 어느 기준으로 이익액을 산정할 것인지는 특허보호에 관한 법원의 태도에 크게 좌우됩니다. 항상 침해자의 이익에 관한 당사자의 주장과 증거는 크게 엇갈릴 수 밖에 없기 때문입니다. 미국법원은 특허권을 강하게 보호하는 것으로 유명합니다. 단지 배심재판의 문제가 아닙니다. 위 사건은 배심재판이 아니라 판사 1인이 재판하는 소위 bench trial이었습니다.

 

2.     특허권자의 기존 라이선스상 3% 로열티 기준의 2배인 6% 로열티를 특허 침해자에게 적용하여 손해배상액을 산정하는 것도 적법하다는 판결 - Enzo Biochem, Inc., et. al. v. Applera Corp., et. al., 3-04-cv-00929 (CTD August 1, 2013, Order)

 

3가지 산정방법 중 로열티를 기준으로 손해배상액을 산정할 때 가장 확실한 기준은 해당 특허에 대한 기존의 license 계약내용입니다. 이 산정방법은, 침해자와 특허권자가 협상을 통해 라이선스를 체결했다면 얼마를 지급하게 될지를 논리적 전제로 하기 때문입니다. 따라서, 기존의 라이선스에서 정해진 로열티 기준을 따르는 것이 일반적입니다.

 

그런데, 이 사건 배심은 기존의 3% 로열티 기준보다 2배로 높은 6%를 적용하여 손해배상액수를 산정하였습니다. 이에 대해 피고 침해자가 반론을 제기한 것인데, 미국법원 판사는, 배심이 침해자와의 라이선스 상황, 계약조건 결정요소, 계약에 이른 맥락 등을 고려하여 침해자와의 라이선스는 통상보다 높은 6% 로열티를 조건으로 하는 것이 합리적이라고 결정하였고, 그것은 배심의 권한으로 적법하다고 판결하였습니다. 말 그대로 특허권자를 강하게 보호하는 pro-patent 태도를 여실히 엿볼 수 있습니다.

 

특허 침해자를 선의로 라이선스를 체결한 회사와 똑같이 취급한다면 특허침해를 억제할 수 없습니다. 손해배상액이 어차피 지급해야 할 로열티 정도에 그친다면 특허침해를 주저할 어떤 리스크도 없다고 생각할 것이기 때문입니다. 이와 같은 방식으로 특허침해소송 재판을 한다면 법원이 특허침해를 조장하는 꼴이 됩니다. 우리나라 학계와 법원에서도 이와 같은 문제점을 잘 알고 있으며 그 해결책을 고민하는 문제입니다. 최근 우리나라 특허침해 손해배상 판결을 살펴보면, 로열티 기준으로 손해배상을 인정한 판결은 거의 없고, 가능하면 통상의 로열티 rate보다 높은 수익율을 적용하여 손해배상액수를 높게 산정하려는 경향이 엿보인다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.02.11 11:02
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-- 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법 --

 

지재권 침해로 인한 손해배상에 관한 이론적 학술적 논의는 화려하고 복잡해 보여도, 결국 실제 소송에서는 침해자 이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 방법이 가장 자주 활용됩니다. 그런데, 실무상 문제의 핵심은 원고(권리자)에게 침해자의 이익을 입증할 책임을 지우는데 있습니다. 입증책임에 관한 학설과 판례는 권리자가 침해자의 이익을 입증할 책임이 있다는 확고한 입장입니다. 하지만 침해자의 이익에 관한 자료가 침해자의 수중에 있고, 그것을 입수할 방법도 현실적으로 없는 상황에서, 어떻게 침해자의 이익을 입증할 수 있겠습니까? 현실적으로 허망한 말장난에 가깝습니다.

 

성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님이 2013 9월 한국지식재산연구원 발간 지식재산정책 제16 83~92면에 기고하신 글에는 침해자 이익 산정에 관한 영국 판결이 소개되어 있습니다. 실무가들에게 도움이 될 만한 내용이 잘 정리되어 있다고 생각됩니다. 영국 판결의 요지는, 원고에게 침해자의 매출액(또는 총이익)을 입증하게 하고, 피고 침해자에게 여기서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 지운다는 것입니다. 이렇게 한다면 권리자의 입증부담이 훨씬 경감될 것이고, 실제 그 입증이 가능한 경우가 많을 것입니다. 예를 들면, 의약품은 생산량을 신고해야 하거나 또는 처방 수량이 건강보험 관련기관에 그대로 보고되는 등 이유로 매출을 쉽게 입증할 수 있는 경우도 많고, 그렇지 않더라도 문서제출명령으로 매출액 자료를 제출하도록 하면 되므로 매출액을 입증하는 것은 크게 어렵지 않습니다.

 

실제 어려운 문제는 매출에서 공제할 비용 부분입니다. 피고에게 공제할 비용을 입증하도록 책임을 부담시켜 피고가 관련 자료를 제출하면 원고는 그 비용 자료를 검토하고 타당성 여부를 다툴 수 있도록 함으로써 침해자 이익산정에 관한 입증문제를 해결하는 것입니다.

 

정차호 교수님은 위 글에서 미국 저작권법은 그러한 원고의 총이익 증명책임 피고의 비용 증명책임에 대하여 명확하게 규정하고 있다. 미국 특허법에 의한 디자인 특허권 침해에 대한 침해자의 이익을 산정하는 경우, 법에서 비용 증명책임에 대하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 판례는고가 책임을 지는 것으로 인정한다.”라고 소개하고 있습니다. 참고로 미국 저작권법에서 침해자 이익 산정에 관한 규정은 다음과 같습니다.

 

17 U.S.C. §504(b) - In establishing the infringers profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringers gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

 

이와 같은 외국의 법규정이나 판결은 참고자료에 불과하지만, 우리나라 사건에서도 재판부를 설득하는 논리를 개발하는데 활용할 수 있을 것입니다. 권리자에게 침해자의 이익을 엄격하게 입증할 것을 요구한다면 현실적으로 불가능한 것을 요구하는 것과 다를 바 없다는 점을 모두 알고 있습니다. 이론적이고 원칙적 입장을 고수하지 않아도 좋을 명분과 논리를 제공한다면 좋은 결과로 연결될 수 있을 것입니다.

 

그런 측면에서, 법규정에서 단지 이익으로 표현된 용어의 해석이 중요합니다. 총이익 또는 조이익(gross profit)은 침해품의 매출에서 침해품을 생산하고 판매하기 위해 지출된 직접비용으로 공제하는 것입니다. 직접비용이란, 침해품을 제조하기 위하여 직접적으로 필요한 재료비, 연료비, 전기료, 제조 인건비 등의 비용을 말합니다. 순이익(net profit)은 침해품 매출에서 직접비용뿐만 아니라 간접비용(overhead cost)까지 공제한 것을 말합니다. 통상 간접비용에는 임대료, 행정인건비, 임대료, 감가상각비, 보험료, 법률비, 수리비, 등이 포함됩니다. 간접비용에는 한편으로는 해당 침해품의 생산 및 판매로 인해 추가 지출된 것도 있지만, 침해품이 없더라도 여전히 지출되었을 부분이 있습니다. 당연히 간접비용 중에서도 전자는 비용으로 공제할 있지만, 후자는 비용으로 공제할 수 없습니다.

 

우리나라의 판결과 학설은 순이익설 입장입니다. 그 순이익 산정할 때 공제할 비용 중 간접비용을 어떻게 취급하는가에 따라 실제 이익액이 크게 달라지게 될 것입니다. 영국 판결은 순이익 산정을 위해 침해자의 직접비용과 침해행위로 인하여 증가된 간접비용(overhead) 공제될 있다고 하였습니다. 이론상으로는 매출에서 간접비용까지 공제한 것이므로 총이익이 아닌 순이익 범주에 해당합니다. 그렇지만, 경우에 따라 명목상 순이익이지만 실질적으로는 총이익에 가까운 금액이 산정될 수도 있습니다. 그렇게 산정하면, 그 금액은 미국 저작권법 규정, 미국 디자인 침해사건에서의 손해액 산정, 영국 판결에서의 손해액 산정과 실질적으로 크게 다를 것 없는 결론에 도달할 것입니다.

 

이와 같은 방법으로 산정되는 액수는, 침해품의 매출에 국세청 고시 업종 표준소득율을 곱하여 산정하는 이익액, 또는 침해자의 재무제표에 따른 해당 기간의 이익율에 곱하여 산정하는 이익액과 비교하였을 때 훨씬 많은 금액이 될 가능성이 높습니다.

 

참고로, 손해액 산정방법 중 하나인 로열티 기준은 통상 권리자가 받을 수 있는 최소한 금액으로 봅니다. 따라서, 특별한 경우를 제외하고는 위와 같이 제2항으로 산정되는 금액은 제3항의 로열티 상당 액수보다 훨씬 많은 금액이 될 것입니다.


*관련링크: 지식재산정책 제16호, 한국지식재산연구원, 2003. 9.

http://goo.gl/sjGCBM

작성일시 : 2013.11.08 15:05
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