-- 직무발명을 종업원이 회사에 신고하지 않고 무단 유출하여 제3자 명의로 특허등록을 받은 경우 사용자가 특허권 이전 등록을 통해 직접 회수할 수 있는지 여부 --

 

1.      원칙 특허권이전등록청구권 불인정

 

발명이 곧 특허는 아닙니다. 예를 들면, 발명을 특허출원하지 않고 영업비밀로 보유하거나 조건 없이 공개함으로써 그 권리를 포기하기도 합니다. 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만이 허용되는 것이 원칙입니다.

 

이와 같은 특허법 법리를 대법원 2014. 5. 16. 선고 201211310 판결에서 다시 한번 명확하게 판시하였습니다. 대법원 판결문의 해당 부분을 참고로 인용합니다. "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고, 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."

 

2.     예외 특허대상은 확정된 후 중간 양도행위만 무효인 경우

 

발명에 대해 누군가 특허출원을 한 결과, 그것이 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 무효 후 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

 

대법원 2004. 1. 16. 선고 200347218 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였습니다.

 

3.     예외 공동 발명자 중 외부인에게 그 지분을 무단 양도하여 특허 출원한 경우

 

종업원이 공동 발명자인 경우 사용자는 그 종업원의 지분권을 승계합니다. 그런데, 공동발명자인 종업원이 그 직무발명을 회사에 신고하자 않고 외부인 공동 발명자의 단독 발명인 것처럼 꾸며 외부인 공동 발명자 명의로 특허 출원한 경우가 많습니다. 그런데, 이와 같은 경우 공동 발명자 중 1인의 특허출원이 있었으므로, 진정한 권리자의 특허출원이 없었던 원칙적 상황과는 구별됩니다. 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결과 구체적 사실관계는 다르지만, 그 전제조건 "특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명"이라는 상황은 동일합니다. 따라서, 직무발명의 진정한 권리자인 사용자는 그 종업원이 갖는 공동 발명자의 지분에 기초하여 외부 공동 발명자가 출원한 특허출원 또는 등록특허에 대해 직접 지분권의 이전등록청구가 가능합니다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결에서 이와 같은 법리를 다시 한번 명확하게 설시하였습니다. 다만, 특허권 지분 이전등록의 방법으로 중간생략 등록이 아니라 순차 등록이전을 해야 하고, 이를 위해 사용자는 종업원의 이전등록청구권을 채권자로서 대위행사할 수 있다고 판시하였습니다.

 

위 판결에 대한 소개 글을 이미 포스팅하였지만, 그 핵심내용을 다시 인용하면 다음과 같습니다. 종업원 B 회사와 체결한 직무발명 사전승계에 관한 약정을 , 직무발명 Q22 합금 발명을 하였으나, 종업원 B 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 외부인 A에게 양도하였습니다. 나중에 이를 알게 사용자 회사가 소송을 제기한 것입니다.

 

대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 판시하고, 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아니라 특허에 관한 지분권을 사용자 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

작성일시 : 2014. 12. 3. 09:05
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