언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

 

 

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4. 최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

첨부: 미국 CAFC 판결

 

HTC CAFC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 FinFET 미국특

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 16:58
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PACER (Public Access to Court Electronic Record)로 공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)을 보면, 아래와 같이 삼성전자의 고의침해를 인정하고 있습니다.

 

미국 특허법 제284조에서는 고의침해의 경우 실제 손해액의 3배까지 증액하여 징벌적 손해배상을 명할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 위 규정에서 1심 재판부(통상 1인 판사)에는 법문상 “may”로 기재된 표현에 따라 징벌적 손해배상 여부 및 그 증액정도를 결정할 재량권이 있음을 분명하게 밝히고 있습니다.

 

징벌적 손해배상에 관한 1심 법원의 재량권 행사요건을 둘러싸고 많은 다툼이 있었습니다. 최근에 나온 미국연방대법원 Halo vs Pulse 판결에서는 징벌적 손해배상요건을 다소 엄격하게 해석하는 CAFC 판결을 파기하였습니다. 따라서 미국 특허법상 고의침해요건이 종래의 Seagate 판결에 따른 기준보다 완화되었다고 볼 수 있습니다. Halo 판결문 등은 종래 블로그 포스팅 참고 - 고의 특허침해에 대한 징벌적 3 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결

 

정리하면, 배심에서 삼성전자의 고의침해를 인정하였으므로, 재판장 판사는 배심이 인정한 실손해액 $400 million(44백억원) 3배까지 증액한 손해배상 판결을 할 수 있습니다. 참고로 다른 고위침해 사례를 보면, 실제로 징벌적 손해배상으로 3배까지 증액하는 경우는 거의 없고, 2배 증액한 사례는 흔히 볼 수 있습니다. 예를 들어, 판사가 고의침해에 대한 징벌적 손해배상으로 2배만 증액한다고 해도 약 9천억원에 이르는 금액입니다. 특허침해로 인한 손해배상액으로 우리나라에서는 상상할 수 없는 규모입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018. 6. 19. 11:00
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